{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__33-05","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2007-09-13","aktenzeichen":"I ZR 33/05","doktyp":"Urteil","leitsatz":"GMV Art. 9 Nr. 1 Verkündet am: 13. September 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle THE HOME STORE a) Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt. b) Ein auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat ge- stützter Unterlassungsanspruch besteht jedenfalls in der Regel für das ge- samte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 33/05 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nGMV Art. 9 Nr. 1 \n\nVerkündet am: \n13. September 2007 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nTHE HOME STORE \n\na) Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch \n\ngeschützt. \n\nb) Ein auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem Mitgliedstaat ge-\nstützter Unterlassungsanspruch besteht jedenfalls in der Regel für das ge-\nsamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft. \n\nBGH, Urt. v. 13. September 2007 - I ZR 33/05 - OLG Hamburg \nLG Hamburg \n\nBerichtigung des Leitsatzes\n\nDer Leitsatz des Urteils vom 13. September 2007 - I ZR 33/05 - wird in der Wei-\nse berichtigt, dass es in der Normenzeile richtig heißt: \"GMV Art. 9 Abs. 1\" \n(nicht Nr. 1). \n\nBundesgerichtshof \nGeschäftsstelle des I. Zivilsenats \nKarlsruhe, den 7. Januar 2008 \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 13. September 2007 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, \n\nPokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen \n\nOberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 27. Januar 2005 \n\nim Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Be-\n\nklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückge-\n\nwiesen worden ist. Im übrigen wird die Revision zurückgewiesen. \n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung \n\nund Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Beru-\n\nfungsgericht zurückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin zu 2 betreibt in den USA, Kanada und Mexiko Bau- und \n\nHeimwerkermärkte unter der Kennzeichnung \"THE HOME DEPOT\". Die Kläge-\n\nrin zu 1 ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 2 und Inhaberin der am \n\n1. April 1996 angemeldeten und am 16. Februar 2000 eingetragenen Gemein-\n\nschaftswortmarke Nr. 51458 \"THE HOME DEPOT\" und der nachfolgend wie-\n\ndergegebenen, am 1. April 1996 angemeldeten und am 24. März 2000 einge-\n\ntragenen (schwarz-weißen) Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482: \n\n2 \n\nBeide Marken sind eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen: \n\nBau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall; Werbung, betriebswirt-\n\nschaftliche Beratung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Direktversand von \n\nWerbematerial; Verkaufsförderung; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; \n\nLandschaftsgartengestaltung; Beratung auf dem Gebiet des Bauwesens, der \n\nReparatur, Wartung und Installation von Wohnraumeinrichtungen, Dekoratio-\n\nnen, Befestigungen und Bestandteilen. \n\n3 \n\nDie Beklagte ist die Zweigniederlassung deutschen Rechts der schweize-\n\nrischen Bauhaus AG. Unter dem Namen BAUHAUS werden 114 Bau- und \n\nHeimwerkermärkte in Deutschland, 22 in Österreich, 6 in Dänemark, 3 in Spa-\n\nnien sowie je ein Markt in der Tschechischen Republik und in der Türkei betrie-\n\nben. Die BAUHAUS-Märkte haben Ende der 1990er Jahre begonnen, an die \n\nBezeichnung BAUHAUS den Zusatz \"THE HOME STORE\" in einem roten Feld \n\nmit schräggestellten weißen Buchstaben anzufügen. Zudem wurden in diesem \n\nZeichen dem Namen BAUHAUS drei Häuschensymbole vorangestellt: \n\n4 \n\n5 \n\nDie Klägerin zu 2 und die Beklagte verhandelten Anfang des Jahres 2000 \n\nergebnislos über eine Kooperation in Europa. \n\nDie Klägerinnen sind der Auffassung, dass die Benutzung der BAU-\n\nHAUS-Kennzeichnung mit dem Wort-/Bildbestandteil \"THE HOME STORE\" ihre \n\nMarken- und Firmenrechte verletze. Der Verkehr fasse diesen Bestandteil als \n\nZweitzeichen auf. Zudem drohe die \n\nisolierte Verwendung des Wort-/ \n\nBildbestandteils \"THE HOME STORE\" auch deshalb, weil die Beklagte durch \n\ndie niederländische D. B.V. entsprechende Marken angemeldet habe. \n\n6 \n\nDie Klägerinnen haben - soweit für das Revisionsverfahren noch von Be-\n\ndeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu \n\nverurteilen, \n\n1. es zu unterlassen, \n\n1.1. \n\nzur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten \ngerichteten Geschäftsbetriebes einschließlich des zugehöri-\n\ngen Katalog- und Internethandels, die Kennzeichnung \"THE \nHOME STORE\" wie nachfolgend abgebildet \n\nin den Ländern der Europäischen Union zu benutzen; \n\n… \n\n2. \n\ndie Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den \nUmfang der Benutzungshandlungen gemäß vorstehender \nZiffer 1 durch Angabe der mit dem Betrieb von BAUHAUS-\nMärkten und BAUHAUS-Kataloghandel erwirtschafteten \nUmsätze seit dem 14. Dezember 2000, und zwar unter An-\ngabe der jeweils in einem Mitgliedstaat der EU erwirtschaf-\nteten Bruttoverkaufsumsätze abzüglich nach Kostenarten \naufgesplitterter Betriebskosten sowie unter weiterer Angabe \nvon Werbemitteln, gegliedert nach Werbeträgern und Kos-\nten für Werbeaufwendungen; \n\n3. \n\nSchadensersatz wegen sämtlicher Benutzungshandlungen \ngemäß Ziffer 1 seit dem 14. Dezember 2000 in einer nach \nAuskunftserteilung zu bestimmenden Höhe zu leisten. \n\n7 \n\n8 \n\nDie Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat gegen die Klägerin \n\nzu 1 Widerklage erhoben und beantragt, deren Gemeinschaftsmarken \n\nNr. 51458 und Nr. 51482 für nichtig zu erklären. \n\nDas Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftser-\n\nteilung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Die \n\nWiderklage hat es abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblie-\n\nben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 251). \n\n9 \n\nMit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-\n\nklagte ihre Anträge auf Klageabweisung und aus der Widerklage weiter. Die \n\nKlägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n10 \n\n11 \n\nA. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch für das ge-\n\nsamte Gebiet der Europäischen Union zuerkannt und dazu ausgeführt: \n\nDie Beklagte sei, obwohl sie die Baumärkte nicht selbst betreibe, passiv-\n\nlegitimiert. Die Klägerinnen hätten ausreichend dargelegt, dass die Beklagte für \n\nden Markenauftritt des gesamten BAUHAUS-Konzerns verantwortlich sei. \n\n12 \n\nDas Wort-/Bildzeichen \"THE HOME STORE\" sei zwar bisher nur zu-\n\nsammen mit dem Kennzeichen BAUHAUS und dem Dreihäuschensymbol ver-\n\nwendet worden. Es bestehe aber Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Ver-\n\nwendung des Wort-/Bildzeichens \"THE HOME STORE\", weil die D. B.V. \n\n- der Beklagten zurechenbar - das Wortzeichen \"THE HOME STORE\" in \n\nDeutschland und den Beneluxstaaten angemeldet habe. Da das Wort-/ \n\nBildzeichen bereits seit einigen Jahren zusammen mit dem Namen \"BAUHAUS\" \n\nund dem Dreihäuschensymbol in einer bestimmten graphischen Gestaltung \n\nverwendet werde, sei zu erwarten, dass die Beklagte auch die angemeldeten \n\nWortzeichen in entsprechender Gestaltung benutzen werde. Die von der Be-\n\nklagten vor dem Landgericht abgegebene Erklärung, die Marken seien lediglich \n\naus prozesstaktischen Gründen angemeldet worden, reiche nicht aus, um die \n\nErstbegehungsgefahr auszuräumen. Ebensowenig genüge die von der Beklag-\n\nten in der Berufungsinstanz abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklä-\n\nrung, weil sie sich nur auf das Wortzeichen, nicht jedoch auf die Benutzung von \n\n\"THE HOME STORE\" in der graphischen Gestaltung gemäß dem Klageantrag \n\nzu 1.1. beziehe. \n\n13 \n\nDie Beklagte benutze zudem das Wort-/Bildzeichen \"THE HOME STO-\n\nRE\" nicht nur als Firmennamen, sondern auch markenmäßig und verletze da-\n\ndurch die Gemeinschaftsmarke Nr. 51482 der Klägerinnen. Werde der Bestand-\n\nteil \"THE HOME STORE\" neben der bekannten Unternehmensbezeichnung \n\nBAUHAUS verwendet, erscheine er innerhalb der mit dem Dreihäuschensymbol \n\nzusammengesetzten Bezeichnung wie ein selbständiger Bestandteil. Dieser sei \n\nräumlich abgetrennt sowie in anderer Sprache und anderer graphischer Gestal-\n\ntung gehalten. Es bestehe daher die Gefahr, dass jedenfalls rechtlich erhebli-\n\nche Teile des Verkehrs das Wort-/Bildelement als selbständige Zweitkenn-\n\nzeichnung verstünden, zumal die Beklagte den Unternehmensnamen BAU-\n\nHAUS seit Jahrzehnten ohne diesen Zusatz in gleichbleibender graphischer \n\nGestaltung verwende. Die Beklagte benutze zudem den Unternehmensnamen \n\nBAUHAUS seit einiger Zeit nach Art eines Stammbestandteils für die Produkt-\n\nbereiche \"THE HOME STORE\" für Endverbraucher und \"PROFI DEPOT\" für \n\nFachhandwerker. Die Kennzeichnung BAUHAUS könne auch deshalb für recht-\n\nlich erhebliche Teile des Verkehrs in den Hintergrund treten. \n\n14 \n\nEs bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Kennzeich-\n\nnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Ihr Begriffsinhalt sei nicht rein \n\nbeschreibend; die besondere graphische Gestaltung bewirke eine zusätzliche \n\nUnterscheidungskraft. Es sei weitgehend Warenidentität gegeben. Die Klage-\n\nmarke und das isolierte Zeichen \"THE HOME STORE\" in seiner graphischen \n\nAusgestaltung seien hochgradig zeichenähnlich. \n\n15 \n\nJedenfalls sei aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu be-\n\njahen, obwohl die Klägerin zu 2 ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der Euro-\n\npäischen Union sei und im Inland noch keine dauernde wirtschaftliche Betäti-\n\ngung aufgenommen habe. Der Verkehr rechne aufgrund der Globalisierung mit \n\neiner Kooperation mit ausländischen Unternehmen; diese dürften nicht bereits \n\nwährend der Benutzungsschonfrist dazu gezwungen werden, unter ihrem Fir-\n\nmennamen in Europa tätig zu werden, um zu verhindern, dass ein Verletzer ihre \n\nMarke mit seinem Firmennamen kombiniere. Es sei nicht rechtsmissbräuchlich, \n\ndass die Klägerinnen aus Marken vorgingen, die sich noch in der Benutzungs-\n\nschonfrist befänden. \n\n16 \n\nDas Berufungsgericht hat die Beklagte nach deutschem Recht auch im \n\nHinblick auf Benutzungshandlungen ihrer Baumärkte in anderen EU-Ländern \n\nzur Auskunft verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. \n\nEs bestehe die Besonderheit, dass die Markenverwendung in einem Konzern-\n\nverbund einheitlich erfolge und von Deutschland aus bestimmt werde. Dies \n\nrechtfertige eine einheitliche Anknüpfung der Folgeansprüche an das deutsche \n\nRecht. Jedenfalls aber hätten die Parteien stillschweigend die Anwendbarkeit \n\ndeutschen Rechts vereinbart. \n\n17 \n\nDie Widerklage sei nicht begründet. Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 7 \n\nAbs. 1 lit. b und c GMV lägen nicht vor. \n\n18 \n\nB. Die Revision ist begründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung der \n\nBeklagten richtet. Dagegen hat sie keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht \n\n19 \n\n20 \n\ndie Widerklage abgewiesen hat. \n\nI. Klage \n\n1. Das Berufungsurteil hat hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten be-\n\nreits deshalb keinen Bestand, weil sich der mit dem Klageantrag verfolgte Un-\n\nterlassungsanspruch auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch des an-\n\ngegriffenen Zeichens richtet, gegen den die Gemeinschaftsmarke keinen \n\nSchutz gewährt. \n\n21 \n\na) Nach dem Wortlaut ihres Antrags wenden sich die Klägerinnen gegen \n\neinen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Sie begehren, der \n\nBeklagten die Benutzung des Zeichens \"THE HOME STORE\" allgemein \"zur \n\nKennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäfts-\n\nbetriebs\" zu verbieten. Auch aus dem Klagevortrag, der zur Antragsauslegung \n\nheranzuziehen ist (vgl. BGHZ 168, 179 Tz. 15 - Anschriftenliste; BGH, Urt. v. \n\n2. 7. 1998 - I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 - Die Luxus-\n\nklasse zum Nulltarif), ergibt sich kein anderes Verständnis des gestellten Unter-\n\nlassungsantrags. \n\n22 \n\nb) Ein rein firmenmäßiger Gebrauch ist jedoch keine Benutzungshand-\n\nlung i.S. von Art. 9 GMV. Eine Benutzung \"für Waren oder Dienstleistungen\" i.S. \n\nvon Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht gegeben, wenn ein Firmen-\n\nzeichen nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet wird (vgl. EuGH, \n\nUrt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 21 - Céline; Urt. v. 21. 11. 2002 - C-23/01, Slg. \n\n2002, I-10913 Tz. 27 ff. = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco; vgl. \n\nauch BGH, Urt. v. 21. 7. 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO, \n\nzur rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 MarkenG). Für Art. 9 Abs. 1 GMV \n\ngilt kein anderer Benutzungsbegriff. Nach Art. 14 Abs. 1 GMV bestimmt sich die \n\nWirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmar-\n\nkenverordnung. Die durch Art. 5 Abs. 5 der Markenrechtsrichtlinie unter be-\n\nstimmten Voraussetzungen eröffnete ergänzende Anwendung des nationalen \n\nRechts, um ein Zeichen gegen die Verwendung zu anderen Zwecken als der \n\nUnterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu schützen - also auch ge-\n\ngen einen firmenmäßigen Gebrauch - ist damit für Gemeinschaftsmarken aus-\n\ngeschlossen. Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen rein firmenmäßigen \n\nGebrauch geschützt. \n\n23 \n\n2. Aus dem Vorbringen der Klägerinnen geht aber hervor, dass sie sich \n\nmit ihrer Klage auch gegen firmenmäßige Benutzungshandlungen wenden, die \n\nzugleich eine Benutzung \"für Waren oder Dienstleistungen\" i.S. von Art. 9 GMV \n\nsind. Dies ist der Fall, wenn eine Verbindung zwischen dem firmenmäßig ge-\n\nnutzten Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm \n\nerbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11.9.2007 \n\n- C-17/06, Tz. 23, 36 - Céline). Eine solche Verbindung zu einzelnen angebote-\n\nnen Waren oder Dienstleistungen kann grundsätzlich auch in einem Katalog \n\noder im Rahmen eines Internetauftritts geschaffen werden (vgl. BGH GRUR \n\n2005, 1047, 1049 - OTTO). Nach dem Vortrag der Klägerinnen, die dazu insbe-\n\nsondere einen Katalog der BAUHAUS-Märkte vorgelegt haben (Anlage K 4), \n\nbezog sich ihr Unterlassungsbegehren auch auf solche Fälle. \n\n24 \n\nDie Klage kann deshalb beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als ins-\n\ngesamt unbegründet abgewiesen werden. Vielmehr ist die Sache insoweit an \n\ndas Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Berufungsgericht hätte den Klä-\n\ngerinnen nach § 139 Abs. 1 ZPO Gelegenheit geben müssen, auf die konkret \n\nbeanstandeten Verletzungsformen bezogene Klageanträge zu stellen und ge-\n\ngebenenfalls weiteren sachdienlichen Vortrag dazu zu halten. Dementspre-\n\nchend ist hier im Hinblick auf den Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichts-\n\nverfahren von der Abweisung der Klage als insgesamt unbegründet abzusehen. \n\n25 \n\n26 \n\n3. Für die erneute Verhandlung wird das Berufungsgericht auf Folgendes \n\nhingewiesen: \n\na) Nach dem Klagevorbringen benutzt die Beklagte das Wort-/Bild-\n\nzeichen \"THE HOME STORE\" nicht selbst. Die Klägerinnen werfen ihr vielmehr \n\nvor, die Benutzung durch die rechtlich selbständigen BAUHAUS-Niederlas-\n\nsungen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zu steuern und damit deren \n\nRechtsverletzungen zu veranlassen. Dem muss die Fassung von Unterlas-\n\nsungsanträgen Rechnung tragen. \n\n27 \n\nb) Das Berufungsgericht hat die Passivlegitimation der Beklagten in tat-\n\nrichterlicher Würdigung anhand der Umstände des Falls ohne Rechtsfehler be-\n\njaht. Die von ihm festgestellten Tatsachen reichen in ihrer Gesamtschau für die \n\nAnnahme aus, dass die Beklagte den Marken- und Firmenauftritt der BAU-\n\nHAUS-Märkte zentral steuert und daher jedenfalls als Teilnehmerin der behaup-\n\nteten Markenverletzungen anzusehen ist. So umfasst der im Handelsregister \n\neingetragene Geschäftszweck der Beklagten insbesondere die Entwicklung und \n\nErrichtung von Facheinkaufszentren für den Bau- und Hausbedarf sowie den \n\nDo-it-yourself-Bedarf, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Aus-\n\nland sowie sämtliche Geschäfte, die mit den vorgenannten Zielen zusammen-\n\nhängen. Das Berufungsgericht hat weiter dargelegt, dass einige der Geschäfts-\n\nführer der Beklagten zugleich Geschäftsführer der einzelnen Regionalgesell-\n\nschaften sind, die die Baumärkte unmittelbar betreiben, dass der einheitliche \n\nMarken- und Firmenauftritt der BAUHAUS-Märkte zentral gesteuert werden \n\nmüsse und dass der Bestandteil \"THE HOME STORE\" auf Initiative des Vorsit-\n\nzenden des Verwaltungsrats der Beklagten an das in den Baumärkten verwen-\n\ndete Zeichen angefügt worden sei. Schließlich habe die D. B.V. die Anmel- \n\ndung der Wortmarken \"THE HOME STORE\" für die Beklagte vorgenommen. \n\n28 \n\nc) Die Benutzung eines Zeichens kann aufgrund einer Gemeinschafts-\n\nmarke nur verboten werden, wenn sie die Funktionen der Marke und insbeson-\n\ndere ihre Hauptfunktion, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren \n\noder Dienstleistungen zu gewährleisten, beeinträchtigt oder beeinträchtigen \n\nkann. Das ist der Fall, wenn das angegriffene Zeichen in der Weise benutzt \n\nwird, dass die Verbraucher es als Ursprungsbezeichnung für die betreffenden \n\nWaren oder Dienstleistungen auffassen. Als Benutzungshandlung kommt außer \n\neiner Anbringung auf Waren auch ein firmenmäßiger Gebrauch in Betracht, der \n\nzugleich eine Verbindung zu den vertriebenen Waren oder Dienstleistungen \n\nherstellt (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 23, 26 f., 36 - Céline). \n\n29 \n\nDas Berufungsgericht wird daher, falls entsprechende Anträge gestellt \n\nwerden, zu prüfen haben, wie der Verkehr die Verwendung des angegriffenen \n\nKennzeichens bei den von den Klägerinnen vorgetragenen Benutzungshand-\n\nlungen auffasst. So kann der Verkehr etwa die Verwendung des Zeichens in \n\ndem BAUHAUS-Katalog nur als Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der \n\nBAUHAUS-Märkte oder des von vielen verschiedenen Herstellern stammenden \n\nGesamtsortiments dieser Märkte auffassen. Es ist aber auch möglich, dass der \n\nVerkehr das Zeichen - etwa in Abgrenzung zu Markenartikeln - konkret auf be-\n\nstimmte der in dem Katalog angebotenen Produkte bezieht. Im letzteren Fall \n\nläge ein markenmäßiger Gebrauch vor (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - \n\nOTTO). \n\n30 \n\nd) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Gemein-\n\nschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482 und dem von der Beklagten benutzten Zei-\n\nchen Verwechslungsgefahr bestehe. Das begegnet keinen Bedenken. \n\n31 \n\naa) Das Berufungsgericht hat seiner Prüfung zutreffend eine durch-\n\nschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt. Unter Be-\n\nrücksichtigung ihrer graphischen Gestaltung ist deren von Haus aus beste-\n\nhende Kennzeichnungskraft nicht als gering anzusehen (vgl. BGH, Beschl. v. \n\n19.3.1998 - I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 - Bisotherm-Stein). Dem Begriff \n\n\"THE HOME DEPOT\" kommt bereits als solchem für die Waren und Dienstleis-\n\ntungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, Unterscheidungskraft zu. Unab-\n\nhängig davon, ob der Begriff als Gattungsbezeichnung für ein Depot oder La-\n\ngerhaus für Waren, die in Heim oder Wohnung benötigt werden, zu verstehen \n\nist, ist er wegen seiner Unschärfe und Verschwommenheit in Bezug auf die von \n\nder Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht rein beschreibend. \n\nEr weist vielmehr insoweit allenfalls geringe beschreibende Anklänge auf. Denn \n\nder Verkehr kann ihn nicht ohne weiteres und eindeutig den konkreten Waren \n\nund Dienstleistungen der Klagemarke zuordnen (vgl. BGH, Beschl. v. 7.6.1996 \n\n- I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT). \n\n32 \n\nDass für die amerikanischen Eintragungen ein Disclaimer abgegeben \n\nworden ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Disclaimer bezieht sich \n\nauch nach dem Vortrag der Revision allein darauf, dass kein Ausschließlich-\n\nkeitsrecht an dem Zeichenbestandteil \"HOME\" beansprucht wird (vgl. BGH, \n\nBeschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 \n\n- HOUSE OF BLUES). \n\n33 \n\nbb) Keinen Bedenken begegnet auch die tatrichterliche Würdigung des \n\nBerufungsgerichts, erhebliche Teile des Verkehrs könnten das Wort-/Bild-\n\nelement \"THE HOME STORE\" in dem Zeichen der Beklagten als Zweitkenn-\n\nzeichnung verstehen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, \n\nI-8551 Tz. 28 f. = GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 \n\n- C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker; BGH, Urt. v. 5.4.2001 \n\n- I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; \n\nUrt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 \n\n- Mustang; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 f. = WRP \n\n2007, 958 - bodo Blue Night; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 803). Bei \n\ndem Bestandteil BAUHAUS handelt es sich um den bekannten Unternehmens-\n\nnamen der Beklagten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das Element \n\n\"THE HOME STORE\" von dem Element BAUHAUS räumlich abgetrennt ist und \n\nin einer anderen Sprache sowie anderen graphischen Gestaltung - schräg in \n\nsogenannter Westernschrift - ausgeführt ist. Dass der Zusatz \"THE HOME \n\nSTORE\" die Abteilung für Endverbraucher von der für Profihandwerker unter-\n\nscheiden soll, steht einem Verständnis als Zweitmarke nicht entgegen, sondern \n\nbestätigt es. \n\n34 \n\n35 \n\ncc) Die Klagemarke ist weitgehend für dieselben Waren eingetragen, für \n\ndie das Zeichen der Beklagten verwendet wird. \n\ndd) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das als selbständiges \n\nZweitkennzeichen aufzufassende Wort-/Bildelement \"THE HOME STORE\" in \n\nbildlicher und begrifflicher Hinsicht eine hohe Zeichenähnlichkeit mit der Klage-\n\nmarke Nr. 51482 \"THE HOME DEPOT\" aufweist. Rechtsfehler sind auch inso-\n\nweit nicht ersichtlich. \n\n36 \n\n(1) Das Berufungsgericht hat zutreffend neben dem Wortbestandteil auch \n\ndie graphischen Elemente für den Gesamteindruck der Klagemarke berücksich-\n\ntigt. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamtein-\n\ndruck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur \n\num eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphi-\n\nsche Gestaltung (Verzierung) handelt (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, \n\nGRUR 2000, 506, 509 \n\n- ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 22.4.2004 \n\n- I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). \n\nDie graphische Gestaltung ist vorliegend keine bloße Verzierung. Selbst wenn \n\ndas graphische Einzelelement der Westernschrift - wie die Revision geltend \n\nmacht - für die Heimwerkerbranche typisch sein sollte, ist der Schriftzug \"THE \n\nHOME DEPOT\" in die graphische Gesamtgestaltung derart einbezogen, dass \n\ner zugleich ein tragendes graphisches Element der Marke bildet (vgl. BGH \n\nGRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). \n\n37 \n\n(2) Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens entspricht sehr \n\nweitgehend demjenigen der Klagemarke. In beiden Marken wird eine von links \n\nunten nach rechts oben verlaufende, schräge \"Westernschrift\" verwendet, die \n\nausschließlich aus Großbuchstaben besteht und in der jeweils das Wort \n\n\"HOME\" durch deutlich größere Schrifttypen hervorgehoben wird. Bei beiden \n\nZeichen ist die Schrift weiß und in ein einfarbig dunkleres Viereck eingefügt. \n\nDemgegenüber fallen die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht maßgeblich \n\nins Gewicht. Die Worte \"DEPOT\" und \"STORE\" haben die gleiche Anzahl \n\nBuchstaben. Sie stimmen außerdem inhaltlich überein und werden im Engli-\n\nschen als Synonyme für Lager(haus) gebraucht (vgl. Dietl/Lorenz, Wörterbuch \n\nfür Recht, Wirtschaft und Politik, Englisch-Deutsch, 6. Aufl. 2000; Langen-\n\nscheidts Handwörterbuch Englisch, Englisch-Deutsch, 2000; Collins/Pons, \n\nGroßwörterbuch für Experten und Universität, 4. Aufl. 1999). Dass dem Be-\n\ntrachter durch die andere Füllfarbe der Quader (rot bei der Beklagten statt \n\nschwarz in der Wort-/Bildmarke der Klägerin zu 1) ein anderes Bild des Kenn-\n\nzeichens vermittelt wird, ist nicht ersichtlich (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 23 - Malte-\n\nserkreuz). Ebensowenig begründet die Verwendung eines Rechtecks mit einem \n\nSeitenverhältnis von 3:2 gegenüber dem Quadrat der Klagemarke einen we-\n\nsentlichen Unterschied. \n\n38 \n\nee) Die hohe Zeichenähnlichkeit und die weitgehende Warenidentität be-\n\ngründen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auf die hilfsweisen Ausfüh-\n\nrungen des Berufungsgerichts zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne \n\nund die dagegen vorgebrachten Angriffe der Revision wird es daher nicht an-\n\nkommen. \n\n39 \n\ne) Das Berufungsgericht wird in der erneuten Verhandlung gegebenen-\n\nfalls auch den Einwand der Nichtbenutzung zu prüfen haben. Sollte es wieder-\n\num zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, hat es den Unterlassungsan-\n\nspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu gewähren. \n\nDie Gemeinschaftsmarke ist einheitlich und im gesamten Gebiet der Gemein-\n\nschaft wirksam (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 GMV; vgl. die Zweite und die Fünf-\n\nzehnte Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung). Das \n\nSchutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist damit das Gebiet der gesamten Ge-\n\nmeinschaft. Eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedstaat begangen \n\nwird, begründet jedenfalls in der Regel eine Begehungsgefahr für das ganze \n\nGebiet der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, \n\n980, 982 f.; Bumiller, ZIP 2002, 115, 117; Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 1 \n\nRdn. 36; Knaak in Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht \n\nder EU-Mitgliedstaaten, GMV, Rdn. 307). Es ist nicht erforderlich, dass eine \n\nVerletzung tatsächlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt \n\nist oder droht. \n\n40 \n\nUmstritten ist allerdings, ob es die Gemeinschaftsmarkenverordnung in \n\nbesonders gelagerten Fällen zulässt oder sogar erfordert, territorial begrenzte \n\nVerbote auszusprechen. Dabei geht es um Fälle, in denen die Verwechslungs-\n\ngefahr wegen sprachlicher Unterschiede, einer räumlich abweichenden Ver-\n\nkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzel-\n\nnen, regional begrenzten Gebieten vorliegt, in anderen hingegen nicht (vgl. zur \n\ndiesbezüglichen Diskussion v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, \n\n§ 6 Rdn. 3 bis 7; Knaak, GRUR 2001, 21, 22 f.; ders. in Schricker/Bas-\n\ntian/Knaak aaO GMV Rdn. 192, 193 ff.; Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 983 ff.; \n\nHye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 ff.; Lange, Marken- und Kennzei-\n\nchenrecht, Rdn. 210). Dafür ist hier nichts ersichtlich. \n\n41 \n\nf) Im Unterschied zum autonom geregelten Unterlassungsanspruch ent-\n\nhält die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine Regelungen zu den Ansprü-\n\nchen auf Auskunft und Schadensersatz (im Weiteren: Folgeansprüche), die sich \n\naus Verletzungshandlungen ergeben. Art. 98 Abs. 2 GMV verweist insoweit auf \n\ndas Recht des Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlungen begangen \n\nworden sind oder drohen, einschließlich dessen Internationalen Privatrechts. \n\n42 \n\nInsoweit wird entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ein deutscher \n\nHandlungsort nicht schon dadurch begründet, dass die Beklagte von Deutsch-\n\nland aus die Markenverwendung in den einzelnen Märkten steuert. Denn das \n\nstellt keine relevante Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 Abs. 2 GMV dar (vgl. \n\nauch Sack, WRP 2000, 269, 271). \n\n43 \n\nDie nach dem Klagevortrag allein in Betracht kommenden Verletzungs-\n\nhandlungen durch den vorgelegten Katalog dürften sich nur auf die Tätigkeit \n\nvon BAUHAUS-Märkten in Deutschland beziehen und deshalb nur einen deut-\n\nschen Begehungsort begründen. Es besteht deshalb kein Anlass, auf die Frage \n\neinzugehen, welches Recht bei Verletzungshandlungen in verschiedenen Staa-\n\nten der Europäischen Union auf die Folgeansprüche anwendbar wäre. In einem \n\nsolchen Fall könnte nach Art. 98 Abs. 2 GMV jedenfalls nicht ohne weiteres von \n\nder Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgegangen werden. \n\n44 \n\nAllerdings durfte das Berufungsgericht nicht von einer Parteivereinbarung \n\nzur Anwendung deutschen Rechts auf die Folgeansprüche ausgehen (wobei \n\nderen Zulässigkeit im Anwendungsbereich des Art. 98 Abs. 2 GMV ohnehin \n\nfraglich ist; vgl. dazu Tilmann, GRUR Int. 2001, 673, 676; v. Mühlendahl/Ohlgart \n\naaO § 26 Rdn. 8). Eine stillschweigende Rechtswahl kann nur angenommen \n\nwerden, wenn die Parteien während des Rechtsstreits von der Anwendung ei-\n\nner bestimmten Rechtsordnung, vor allem durch Anführen ihrer Vorschriften, \n\nausgehen (vgl. BGH, Urt. v. 12.12.1990 - VIII ZR 332/89, NJW 1991, 1292, \n\n1293). Im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch haben die Klägerinnen we-\n\nder in der Klageschrift noch sonst Ausführungen zu dem auf die Folgeansprü-\n\nche anwendbaren Recht gemacht. Die Beklagte hat sich bereits in erster In-\n\nstanz gegen eine europaweite Verurteilung zur Unterlassung gewandt, was zu-\n\nmindest nahelegt, dass dies auch für die Folgeansprüche gelten soll. In ihrer \n\nBerufungsschrift hat die Beklagte sich auch ausdrücklich gegen die Anwendung \n\ndes deutschen Rechts auf die Folgeansprüche verwahrt. \n\n45 \n\ng) Gegen die Bestimmtheit des Auskunftsantrags bestehen keine Beden-\n\nken (vgl. BGHZ 159, 66, 70 f. - Taxameter; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche \n\nAnsprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 52 Rdn. 5). Soweit nach der erneuten \n\nVerhandlung allein ein Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzana-\n\nlogie in Betracht kommen sollte, kann zwar Auskunft über den Umfang der un-\n\nter dem verletzenden Kennzeichen erzielten Umsätze verlangt werden. Anga-\n\nben über die Betriebskosten und deren Aufschlüsselung sind dann aber nicht \n\nerforderlich (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 = \n\nWRP 1995, 393 \n\n- Objektive Schadensberechnung; Urt. v. 29.9.1994 \n\n- I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal). Dasselbe gilt für die \n\nbegehrte Auskunft über die Werbemittel. \n\n46 \n\nh) Bei den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz wird hinsicht-\n\nlich der Aktivlegitimation der Klägerin zu 2 zu berücksichtigen sein, dass diese \n\nnicht Inhaberin, sondern lediglich Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarken \n\nist, aus denen sie klagt (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, \n\n877 Tz. 27 ff. = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate). \n\n47 \n\n48 \n\nII. Widerklage \n\nDas Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Ausführungen des \n\nLandgerichts die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung der Gemeinschaftsmar-\n\nken Nr. 51458 und Nr. 51482 gemäß Art. 96, 51, 52 GMV abgewiesen, weil we-\n\nder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 7 \n\nAbs. 1 lit. b GMV vorliege noch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c \n\nbestehe. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. \n\n49 \n\n1. Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf die Waren- und Dienstleis-\n\ntungsverzeichnisse festgestellt, dass die Bezeichnung \"THE HOME DEPOT\" für \n\ndie von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen keine rein beschrei-\n\nbende Gattungsbezeichnung ist. Rechtsfehler liegen insoweit nicht vor (siehe \n\noben unter I 3 d aa). \n\n50 \n\n2. Das Landgericht hat auch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 \n\nlit. c GMV zu Recht verneint. Die Bezeichnung \"THE HOME DEPOT\" ist wegen \n\nihres unklaren und unspezifischen Begriffsinhalts keine beschreibende Angabe, \n\ndie für die Allgemeinheit freizuhalten ist (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE \n\nHOME DEPOT). \n\n51 \n\n3. Zu dem für die Beurteilung der Widerklage maßgeblichen Zeitpunkt der \n\nletzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Januar 2005) war \n\ndie fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Klagemarken noch nicht abgelau-\n\nfen. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist kann in der Revisionsinstanz kei-\n\nne Berücksichtigung finden. Dass die Klägerinnen keinen ernsthaften Benut-\n\nzungswillen haben, hat die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. dazu BGH, Urt. v. \n\n23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 245 = WRP 2001, 160 - Classe E). \n\nInsbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Klägerinnen Pläne, ihre Ge-\n\nschäftstätigkeit nach Europa auszudehnen, endgültig aufgegeben haben. So-\n\nweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Wür-\n\ndigung durch ihre eigene. \n\n52 \n\nC. Das Urteil des Berufungsgerichts ist danach im Kostenpunkt und in-\n\nsoweit aufzuheben, als die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung \n\ndurch das Landgericht zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung \n\nwird die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen hat die \n\nAbweisung der Widerklage Bestand. \n\nv. Ungern-Sternberg \n\n Pokrant \n\n Schaffert \n\n Bergmann \n\nKirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Hamburg, Entscheidung vom 20.01.2004 - 312 O 360/02 - \n\nOLG Hamburg, Entscheidung vom 27.01.2005 - 5 U 36/04 u. 5 U 152/04 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__33-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-09-13/i-zr-33-05","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 139","ref_norm":"139","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__33-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__33-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-09-13/i-zr-33-05","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR__33-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 21:59:59.419597+00:00"}}