{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_162-05","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-02-14","aktenzeichen":"I ZR 162/05","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 14. Februar 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle HEITEC MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2 a) Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Mono- polisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die frei- zuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang nicht begrenzt. b) Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbe- ne Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfol- ger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat. c) Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 162/05 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n14. Februar 2008 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nHEITEC \n\nMarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 4; BGB § 242 Cc; UmwG \n§ 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2 \n\na) Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder \nsonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Mono-\npolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu \nvermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die frei-\nzuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang \nnicht begrenzt. \n\nb) Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für \nden Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbe-\nne Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfol-\nger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der \nFirma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat. \n\nc) Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform \nsowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber \ndem Klagezeichen gewahrt bleibt. \n\nBGH, Urt. v. 14. Februar 2008 - I ZR 162/05 - OLG Frankfurt a.M. \nLG Frankfurt a.M. \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 14. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des \n\nOberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 4. August 2005 aufge-\n\nhoben. \n\nAuf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 6. Zivilkammer des \n\nLandgerichts Frankfurt am Main vom 12. Januar 2000 abgeändert: \n\nI. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, \n\n1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeich-\nnung des auf den Vertrieb und die Herstellung von Network-\nComputing, CAE-Lösungen, Systemintegration, Hardware, \ne-Business sowie Services, insbesondere Consulting, Pla-\nnung, Installation, Wartung, Systemservice, Konstruktions- \nund NC-Programmierungsservice, Outsourcing und Schu-\nlungen gerichteten Unternehmens die Bezeichnung \"HAITEC \nAG\" zu benutzen oder benutzen zu lassen, \n\n2. \n\nin die Löschung des Bestandteils \"HAITEC\" in ihrer im Han-\ndelsregister des Amtsgerichts M. unter HR B \neingetragenen Firma \"HAITEC Aktiengesellschaft\" einzuwilli-\ngen, \n\n3. der Klägerin für die Zeit ab 15. Oktober 1998 \n\na) über den Umfang der vorstehend unter 1. bezeichneten \nHandlungen Rechnung zu legen unter Angabe des erziel-\nten Umsatzes sowie der Art und des Umfangs betriebe-\nner Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und \nWerbemitteln, der Stückzahl und den Verteilungs- und \nErscheinungsdaten für die einzelnen Kalendervierteljahre, \n\nb) Auskunft zu erteilen über den Vertrieb der unter der Be-\nzeichnung \"HAITEC\" und/oder der Firma \"HAITEC AG\" \nvertriebenen Waren und/oder Dienstleistungen, insbe-\n\nsondere unter Angabe der Namen und Anschriften der \nHersteller, der Lieferanten und deren Vorbesitzer, der \ngewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter \nAngabe der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten \nWaren bzw. zur Verfügung gestellten Dienstleistungen. \n\nII. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der \nKlägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorste-\nhend unter I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und ent-\nstehen wird. \n\nIII. Der Beklagten zu 1 wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung ge-\ngen die vorstehend unter I 1 bezeichnete Unterlassungsver-\npflichtung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord-\nnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu \nsechs Monaten und im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren an-\ngedroht, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen Vorstands-\nmitgliedern der Beklagten zu 1 zu vollziehen ist. \n\nDie Klägerin hat die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 \n\nbis 4, 3/4 der im ersten und zweiten Rechtszug angefallenen ge-\n\nrichtlichen Kosten und 3/20 der im dritten Rechtszug angefallenen \n\ngerichtlichen Kosten zu tragen. \n\nDie Beklagte zu 1 hat jeweils 1/4 der im ersten und zweiten \n\nRechtszug angefallenen gerichtlichen Kosten und der dort angefal-\n\nlenen außergerichtlichen Kosten der Klägerin sowie 17/20 der im \n\ndritten Rechtszug angefallenen Gerichtskosten und außergerichtli-\n\nchen Kosten der Klägerin zu tragen. \n\nIhre weiteren außergerichtlichen Kosten haben die Klägerin und die \n\nBeklagte zu 1 selbst zu tragen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin betreibt seit 1984 - ursprünglich als Gesellschaft mit be-\n\nschränkter Haftung mit dem Firmenschlagwort \"HEITEC\" und seit ihrer Um-\n\nwandlung in eine Aktiengesellschaft zum 28. Januar 2000 unter der Firma \"HEI-\n\nTEC AG\" - ein EDV-Systemhaus, das im Bereich der Industrieplanung, der Be-\n\nratung und der Schulung auf den Geschäftsfeldern Systemberatung und \n\n-integration, Analyse, Automatisierungsplanung und -technik, Vermittlung von \n\ntechnischem und wirtschaftlichem Know-how, Unternehmensberatung, Kon-\n\nstruktions- und Anlagenplanung, Netz- und Prüftechnik, Hard- und Software-\n\nentwicklung, Dokumentenmanagement und Archivierung tätig ist. Sie ist Inha-\n\nberin der für Computer, Unternehmensberatung und weitere Waren und Dienst-\n\nleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 am 13. Juli 1991 angemeldeten \n\ndeutschen Wortmarke \"HEITEC\". Des Weiteren ist die Klägerin Inhaberin der \n\nam 14. August 1998 für entsprechende Waren und Dienstleistungen der ge-\n\nnannten Warenklassen angemeldeten Gemeinschaftsmarke \"HEITEC\". Wider-\n\nspruch und Beschwerde der Beklagten zu 1 gegen die Eintragung dieser Ge-\n\nmeinschaftsmarke blieben ohne Erfolg. \n\n2 \n\nDie am 15. Oktober 1998 errichtete und am 1. Dezember 1998 mit ihrer \n\nFirma \"HAITEC Aktiengesellschaft\" in das Handelsregister eingetragene Be-\n\nklagte zu 1 betreibt ebenfalls ein EDV-Systemhaus. Sie befasst sich mit der \n\nEntwicklung und dem Vertrieb EDV-gestützter Lösungen und Systeme, vor al-\n\nlem für technische Anwendungsbereiche, und bietet damit verbundene Dienst-\n\nleistungen an. Zuvor hatte seit 1989 die HAITEC Gesellschaft für Entwicklung \n\nund Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC I) bestan-\n\nden. Deren im Jahr 1993 gegründete Tochtergesellschaft HAITEC Gesellschaft \n\nfür den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC II) firmierte im \n\nJahr 1997 in \"HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH\" \n\num. Mit Vertrag vom 26. Januar 1998 wurde die HAITEC I auf die HAITEC II \n\nverschmolzen. Diese Gesellschaft wurde dann durch Vertrag vom 11. März \n\n1999 rückwirkend zum 31. Dezember 1998 auf die Beklagte zu 1 verschmolzen. \n\nUrsprünglich hatte die Klägerin auch die Vorstandsmitglieder der Beklagten \n\nzu 1 verklagt. Nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen im Berufungs-\n\nverfahren richtet sich die Klage nur noch gegen die Beklagte zu 1 (nachfolgend: \n\nBeklagte). \n\n3 \n\nMit Schreiben vom 28. Juni 1990 mahnte die Klägerin die HAITEC I we-\n\ngen der Verwendung des Firmenbestandteils \"HAITEC\" ab. Die HAITEC I lehn-\n\nte die Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung mit Schreiben vom \n\n4. Juli 1990 ab. Auf eine weitere, mit Schreiben vom 6. Dezember 1994 erfolgte \n\nAufforderung zur Unterlassung der Firmenbezeichnung \"HAITEC\" ging die HAI-\n\nTEC I nicht ein. \n\n4 \n\nMit Schreiben vom 8. Oktober 1996 wandte sich die Klägerin mit Berech-\n\ntigungsanfragen an die HAITEC II und die ebenfalls zur Unternehmensgruppe \n\nder Beklagten gehörende ARCAD HAITEC GmbH. Nachdem die Adressaten \n\nder Schreiben eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und auf die Rege-\n\nlung der Verwirkung in § 21 MarkenG hingewiesen hatten, teilte die Klägerin \n\nihnen mit Schreiben vom 12. März 1997 mit, dass sich die Angelegenheit nun-\n\nmehr endgültig erledigt habe. \n\n5 \n\nIm vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der \n\nBenutzung des Zeichens \"HAITEC\" auf Unterlassung, Löschung der Firma der \n\nBeklagten, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch. Sie \n\nstützt sich dabei insbesondere auf ihre Unternehmensbezeichnung und ihre \n\nnationale Marke. \n\n6 \n\nDie Klägerin hat vorgetragen, zwischen den maßgeblichen Zeichen bzw. \n\nZeichenbestandteilen \"HEITEC\" und \"HAITEC\" bestehe in schriftbildlicher und \n\nbegrifflicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit und in klanglicher Hinsicht \n\nÜbereinstimmung. Das Firmenschlagwort \"HEITEC\" sei überaus kennzeich-\n\nnungskräftig und habe zudem aufgrund der Größe und Bekanntheit des Unter-\n\nnehmens der Klägerin Verkehrsgeltung erlangt. Die Parteien böten insbesonde-\n\nre auf den Geschäftsfeldern Hardware, Software, Network-Computing, CAE-\n\nLösungen, Systemintegration, Konstruktions- und NC-Programmierungsservice, \n\nOutsourcing und Schulungen gleichartige oder einander nahestehende Waren \n\nund Dienstleistungen an. Auch markenrechtlich bestehe Verwechslungsgefahr. \n\nDie Klagemarke sei zudem als bekannte Marke zu qualifizieren. Die Beklagte \n\nkönne sich als neu gegründete juristische Person mit neuer Firmierung auch \n\nnicht im Hinblick auf das frühere Verhalten der Klägerin gegenüber anderen \n\nHAITEC-Firmen auf Verwirkung berufen. Die Verschmelzung der HAITEC II auf \n\ndie Beklagte ändere daran nichts; die Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 20 \n\nAbs. 1 UmwG umfasse Firmenrechte und damit zusammenhängende Rechts-\n\npositionen nicht. Auch seien der von der Beklagten behauptete schutzwürdige \n\nBesitzstand nicht übertragbar und die Verwechslungsgefahr gerade seit der \n\nExistenz der Beklagten und der Berichterstattung im Zusammenhang mit deren \n\nbeabsichtigtem Börsengang evident geworden. \n\n7 \n\nDie Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - \n\nim ersten Rechtszug beantragt, \n\n1. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu un-\ntersagen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des auf den Vertrieb \n\nund die Herstellung von Network-Computing, CAE-Lösungen, Systemintegra-\ntion, Hardware, e-Business sowie Services, insbesondere Consulting, Pla-\nnung, \nInstallation, Wartung, Systemservice, Konstruktions- und NC-\nProgrammierungsservice, Outsourcing und Schulungen gerichteten Unter-\nnehmens die Bezeichnung \"HAITEC AG\" zu benutzen oder benutzen zu las-\nsen, \n\n2. die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung des Bestandteils \"HAITEC\" in ih-\n\nrer Firma einzuwilligen, \n\n3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der unter 1. be-\nzeichneten Handlungen ab 15. Oktober 1998 Rechnung zu legen unter An-\ngabe des erzielten Umsatzes sowie der Art und des Umfangs betriebener \nWerbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern und Werbemitteln, der Stück-\nzahl, den Verteilungs- und Erscheinungsdaten für die einzelnen Kalendervier-\nteljahre, \n\n4. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin ab 15. Oktober 1998 Auskunft über \nden Vertrieb der unter der Bezeichnung \"HAITEC\" und/oder der Firma \"HAI-\nTEC AG\" vertriebenen Waren/Dienstleistungen, insbesondere unter Angabe \nder Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und deren Vorbe-\nsitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe \nder ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren bzw. zur Verfügung ge-\nstellten Dienstleistungen zu erteilen, \n\n5. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu \nersetzen, der ihr aus den unter 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist \nund künftighin entstehen wird. \n\n8 \n\n9 \n\n10 \n\n11 \n\nDie Beklagten haben das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwi-\n\nschen den sich gegenüberstehenden Zeichen in Abrede gestellt. Außerdem \n\nseien die möglichen Klageansprüche jedenfalls verwirkt. \n\nDas Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die \n\nmöglichen Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt. \n\nDas Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. \n\nMit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihre \n\nKlageansprüche gegen die Beklagte weiter. Diese beantragt, das Rechtsmittel \n\nzurückzuweisen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n12 \n\nI. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den \n\nKlagezeichen und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten verneint. Hilfs-\n\nweise hat es eine Verwirkung der Klageansprüche angenommen. Zur Begrün-\n\ndung hat es ausgeführt: \n\n13 \n\nAuch wenn man zugunsten der Klägerin von zwischen den Parteien be-\n\nstehender Branchennähe und teilweiser Branchenidentität ausgehe und die \n\nKennzeichnungskraft der Geschäftsbezeichnung \"HEITEC\" im Hinblick auf de-\n\nren langjährige intensive Benutzung als durchschnittlich anzusehen sei, fehle es \n\nan einer die Annahme einer Verwechslungsgefahr rechtfertigenden Zeichen-\n\nähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen \"HEITEC\" und \n\n\"HAITEC\". Auf deren Ähnlichkeit oder Identität in klanglicher Hinsicht könne \n\nnicht abgestellt werden, weil das mit dem Begriff \"High Tech\" übereinstimmen-\n\nde Klangbild für im Hochtechnologiebereich tätige Unternehmen beschreibend \n\nwirke und insoweit auch ein Freihaltebedürfnis bestehe. Auf der Grundlage des \n\nKlagevortrags könne nicht ermittelt werden, ob der für den Erwerb einer klangli-\n\nchen Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung erforderliche hohe Zuord-\n\nnungsgrad im Kollisionszeitpunkt erreicht gewesen sei. Dem bestehenden Frei-\n\nhaltebedürfnis sei bereits durch die enge Bemessung des Schutzumfangs \n\nRechnung zu tragen. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr könne daher \n\nnicht darauf gestützt werden, dass der angesprochene Verkehr, wenn er den \n\nsich gegenüberstehenden Zeichen in schriftbildlicher Form begegne, jeweils \n\nauch den Begriff \"High Tech\" assoziieren werde. In schriftbildlicher Hinsicht wi-\n\nchen die Zeichen zwar nur in einem einzigen Buchstaben voneinander ab. Die \n\nAnlehnung an den geläufigen Begriff \"High Tech\" halte den Verkehr aber dazu \n\nan, auf geringe Unterschiede in der Schreibweise zu achten. Die angegriffene \n\nBezeichnung \"HAITEC\" weiche von der Bezeichnung \"HEITEC\", die wie die \n\neingedeutschte Schreibweise der englischen Wortfolge wirke, schon insofern \n\nsignifikant ab, als ein im Englischen wie \"ei\" ausgesprochener Vokal bei Umset-\n\nzung in die deutsche Schreibweise üblicherweise nicht mit \"ai\" wiedergegeben \n\nwerde. Vor allem verbinde sich mit der Silbe \"HAI-\" des angegriffenen Kennzei-\n\nchens die Vorstellung eines allgemein bekannten Raubfischs, der im übertrage-\n\nnen Sinne in alltagssprachlichen Wortbildungen und Redewendungen im Zu-\n\nsammenhang mit Phänomenen des Geschäftslebens eine Rolle spiele. Dies \n\nwerde dem Verkehr noch dadurch zusätzlich nahegebracht, dass die Beklagte \n\nihre Geschäftsbezeichnung vielfach in Verbindung mit ihrem markenrechtlich \n\ngeschützten Hai-Logo verwende. \n\n14 \n\nMögliche Ansprüche der Klägerin wären im Übrigen verwirkt. Der Be-\n\nklagten als Rechtsnachfolgerin der HAITEC I und der HAITEC II komme der auf \n\ndiese Unternehmen entfallende Duldungszeitraum und der von diesen erwor-\n\nbene Besitzstand zugute. Die Klägerin habe, obwohl sie seit 1990 gewusst ha-\n\nbe, dass die HAITEC I die Bezeichnung \"HAITEC\" als Firmenschlagwort geführt \n\nhabe, ihren deswegen in Betracht kommenden Unterlassungsanspruch erst \n\nüber vier Jahre nach dem diesen Anspruch ablehnenden Schreiben der Gegen-\n\nseite wieder aufgegriffen, nach der erneuten Anspruchsablehnung wiederum \n\nfast zwei Jahre zugewartet und nach der dritten Anspruchsablehnung sogar \n\nausdrücklich bestätigt, dass sich die Angelegenheit endgültig erledigt habe. Die \n\nBeklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hätten bis zu der mit Schreiben vom \n\n11. Juni 1999 erfolgten Abmahnung einen wertvollen Besitzstand erworben. Die \n\nKlageansprüche seien auch nicht deshalb teilweise begründet, weil die Beklag-\n\nte mit dem Verwirkungseinwand eine Ausdehnung ihres Besitzstandes seit der \n\nBekräftigung des für sie entstandenen Vertrauenstatbestandes nicht verteidigen \n\nkönne. Der mit der Gründung der Beklagten verbundene Wechsel der Rechts-\n\nform und der sodann beabsichtigte Börsengang hätten sich in den Bahnen einer \n\n1997 bereits angelegten natürlichen Unternehmensfortentwicklung bewegt. \n\n15 \n\nII. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin führt zur \n\nAufhebung des angefochtenen Urteils und zur Verurteilung der Beklagten nach \n\nden Klageanträgen. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sind \n\naus § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB begründet \n\n(nachfolgend unter II 1) und auch weder gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG wegen \n\nlediglich beschreibender Benutzung der Angabe durch die Beklagte ausge-\n\nschlossen (nachfolgend unter II 2) noch gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit \n\n§ 242 BGB verwirkt (nachfolgend unter II 3). \n\n16 \n\n1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass es an einer \n\nfür die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit der \n\nsich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien fehle. Auf der Grundlage der \n\ngetroffenen Feststellungen kann das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwi-\n\nschen den sich gegenüberstehenden Zeichen \"HEITEC\" und \"HAITEC\" jedoch \n\nnicht verneint werden. \n\n17 \n\na) Das Berufungsgericht hat im rechtlichen Ansatz zutreffend angenom-\n\nmen, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 \n\nMarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, \n\nwobei von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich \n\ngegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren \n\nZeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien \n\nauszugehen ist und ein größerer Abstand der Tätigkeitsgebiete durch einen \n\nhöheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kenn-\n\nzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden kann und umge-\n\nkehrt (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, \n\n888 Tz. 15 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom, m.w.N.). \n\n18 \n\nb) Im Blick auf die im Streitfall gegebenen Verhältnisse ist das Beru-\n\nfungsgericht von zwischen den Parteien bestehender Branchennähe bzw. teil-\n\nweise auch Branchenidentität und von einer durchschnittlichen Kennzeich-\n\nnungskraft der von der Klägerin benutzten Geschäftsbezeichnung \"HEITEC\" \n\nausgegangen. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird \n\nvon den Parteien auch nicht angegriffen. \n\n19 \n\nc) Bei der Prüfung der Frage, inwieweit die sich gegenüberstehenden \n\nZeichen der Parteien übereinstimmen oder ähnlich sind, hat das Berufungsge-\n\nricht allein auf die Firmenschlagworte \"HEITEC\" und \"HAITEC\" abgestellt. Dies \n\nentspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt, längere Firmen-\n\nbezeichnungen auf ihre unterscheidungskräftigen Bestandteile zu verkürzen, \n\ndie ihrer Art nach geeignet sind, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf \n\ndas Unternehmen verwendet zu werden; beschreibende Zusätze in den Firmie-\n\nrungen bleiben daher regelmäßig außer Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 \n\n- I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.; BGHZ \n\n168, 28 Tz. 13 - Impuls). Dementsprechend hat auch der von der Beklagten \n\nvorgenommene Wechsel der Rechtsform keinen Einfluss auf die Beurteilung \n\nder Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien \n\neine Verwechslungsgefahr besteht. \n\n20 \n\nd) Das Berufungsgericht hat angenommen, die sich gegenüberstehen-\n\nden Zeichen stimmten in klanglicher Hinsicht und - soweit der angesprochene \n\nVerkehr, wenn ihm das betreffende Zeichen in schriftbildlicher Form begegne, \n\nden geläufigen Begriff \"High Tech\" assoziieren werde - auch in begrifflicher Hin-\n\nsicht überein und seien in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Es hat aber die von \n\nihm festgestellte Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Zeichen in \n\nklanglicher Hinsicht und in begrifflicher Hinsicht für ungeeignet und deren Ähn-\n\nlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht für zu gering erachtet, um eine Verwechs-\n\nlungsgefahr zu begründen. Dem kann nicht beigetreten werden. \n\n21 \n\naa) Bei der Beurteilung der Frage, ob kennzeichenrechtliche Verwechs-\n\nlungsgefahr besteht, ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden \n\nZeichen im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermit-\n\nteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig bereits die \n\nhinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Li-\n\nons; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, \n\n1436 - Kelly; Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP \n\n2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). \n\n22 \n\nbb) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon \n\nausgegangen, dass der Schutzumfang eines Zeichens, das sich - wie hier das \n\nKlagezeichen \"HEITEC\" an \"High Tech\" - an eine beschreibende oder sonst \n\nfreizuhaltende Angabe anlehnt, nach Maßgabe der Eigenprägung und Unter-\n\nscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit \n\nverleihen, eng zu bemessen ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR \n\n2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Es hat indessen \n\nnicht berücksichtigt, dass die Begrenzung des Schutzumfangs dazu dient, eine \n\nErstreckung des aus dem geschützten Zeichen fließenden Ausschließlichkeits-\n\nrechts auf die beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe zu vermeiden. \n\nDagegen unterliegt der Schutzumfang eines solchen Zeichens keiner besonde-\n\nren Beschränkung, wenn es um das Verhältnis zu anderen Bezeichnungen \n\ngeht, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder \n\nfreizuhaltenden Begriff anlehnen und ihn verfremden. \n\n23 \n\ncc) Das Berufungsgericht hat die für die Begründung einer Verwechs-\n\nlungsgefahr seiner Ansicht nach zu geringe Zeichenähnlichkeit in schriftbildli-\n\ncher Hinsicht insbesondere damit begründet, dass die Beklagte ihre Geschäfts-\n\nbezeichnung in der Regel in Verbindung mit ihrem markenrechtlich geschützten \n\nHai-Logo verwende. Es hat hierbei vernachlässigt, dass die Beklagte ihre Ge-\n\nschäftsbezeichnung nach den getroffenen Feststellungen nicht durchgängig, \n\nsondern nur in der Regel mit dem Hai-Logo verwendet, sofern eine solche bild-\n\nliche Ergänzung möglich und passend erscheint. Soweit das Berufungsgericht \n\nzur Begründung seiner Auffassung, die Zeichenähnlichkeit sei für die Annahme \n\neiner Verwechslungsgefahr zu gering, ferner auf die Senatsentscheidung \n\n\"Bally/BALL\" (Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP \n\n1992, 96) und darauf verweist, dass der Aussagegehalt der ersten Silbe des \n\nangegriffenen Zeichens (Hai) die Erfassung der schriftbildlichen Abweichung \n\nerheblich erleichtere, liegt dem eine zergliedernde, nicht - wie es geboten wä-\n\nre - eine auf den Gesamteindruck abstellende Betrachtung zugrunde. \n\n24 \n\ne) Nach allem ist davon auszugehen, dass zwischen den Parteien Bran-\n\nchennähe und teilweise sogar Branchenidentität besteht, das Klagezeichen ei-\n\nne durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und die sich gegenüberste-\n\nhenden Zeichen in klanglicher Hinsicht identisch und in bildlicher Hinsicht ähn-\n\nlich sind. Bei diesen Gegebenheiten kann eine Verwechslungsgefahr zwischen \n\nden sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien nicht verneint werden. \n\n25 \n\n2. Die Ansprüche der Klägerin sind nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG \n\n26 \n\n27 \n\nausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift ist es dem Inhaber eines Zeichens \n\nverwehrt, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit dem \n\nZeichen identisches oder diesem ähnliches Zeichen als Angabe über die \n\nMerkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, \n\nsofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Freistellung \n\nvom Zeichenschutz gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG setzt daher eine - zumindest \n\nauch - beschreibende Angabe voraus \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 24.6.2004 \n\n- I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional \n\nPost, m.w.N.). Eine solche beschreibende Angabe verwendet die Beklagte \n\nnicht. \n\n3. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass die streitge-\n\ngenständlichen Ansprüche zumindest verwirkt wären. \n\na) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon aus-\n\ngegangen, dass bei einer Rechtsnachfolge, die - wie im Streitfall - die Fortfüh-\n\nrung eines Unternehmens durch einen anderen Rechtsträger umfasst, in den \n\nVerwirkungszeitraum auch die Zeit einzubeziehen ist, während deren der \n\nRechtsvorgänger des Verletzers die Kennzeichnung benutzt hat, gegen deren \n\nBenutzung durch den Verletzer sich der Inhaber des älteren Rechts nunmehr \n\nwendet (vgl. BGH, Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 62 - Sitex). \n\nDamit kommen die für den Rechtsvorgänger aufgelaufene Zeitdauer und der \n\nvon diesem erworbene Besitzstand dem Rechtsnachfolger zugute, soweit mit \n\nder Rechtsnachfolge keine zeichenrechtlich relevante Veränderung des bis da-\n\nhin bestehenden Zustands verbunden ist (vgl. BGH, Urt. v. 27.6.1980 \n\n- I ZR 70/78, GRUR 1981, 66, 68 - MAN/G-man). Der Umstand, dass von der \n\nMöglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens ge-\n\nmäß § 18 Abs. 1 UmwG weder bei der Verschmelzung der HAITEC I auf die \n\nHAITEC II noch bei der Verschmelzung dieses Unternehmens auf die Beklagte \n\nGebrauch gemacht worden ist und die Firmenbezeichnungen, die jeweils Ge-\n\ngenstand der Abmahnung waren, damit nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 UmwG erlo-\n\nschen sind, steht dem nicht entgegen. \n\n28 \n\nb) Das Berufungsgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich \n\ndie Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und \n\ndass die angegriffene Verwendung des Zeichens \"HAITEC\" nicht der Verwen-\n\ndung entspricht, für die die Beklagte den Schutz der Verwirkung in Anspruch \n\nnehmen kann. \n\n29 \n\nDer Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benut-\n\nzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, \n\ndarf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu \n\nschaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahms-\n\nweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese \n\nGrenzen hinaus zu erweitern (BGH, Urt. v. 4.3.1993 - I ZR 65/91, GRUR 1993, \n\n576, 578 - Datatel, m.w.N.; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 21 \n\nMarkenG Rdn. 46 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 53). Die \n\nrechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verlet-\n\nzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger \n\nHinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ur-\n\nsprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern \n\ndiese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen (Hacker in Ströbele/ \n\nHacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 21 Rdn. 56 i.V. mit Rdn. 25 und 28; vgl. auch \n\nTeplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 17 \n\nRdn. 23 m.w.N.). \n\n30 \n\nIm Streitfall bezogen sich die Beanstandungen der Klägerin, die Anlass \n\nfür eine Verwirkung der Ansprüche sein konnten, auf die Firmierungen \"HAITEC \n\nGesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH\" \n\n(= HAITEC I) und \"HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen \n\nmbH\" (= HAITEC II). Während die Firma der Klägerin lediglich \"HEITEC GmbH\" \n\nlautete, zeichneten sich die zunächst beanstandeten Firmierungen der Beklag-\n\nten dadurch aus, dass sie neben dem Schlagwort \"HAITEC\" längere beschrei-\n\nbende Angaben enthielten. Auf diesen Umstand wurde auch in den Erwiderun-\n\ngen, mit denen die Ansprüche der Klägerin zurückgewiesen wurden, ausdrück-\n\nlich hingewiesen. Die nunmehr mit der Klage angegriffene Bezeichnung stimmt \n\nzwar mit den damals beanstandeten Firmierungen HAITEC I und HAITEC II im \n\nSchlagwort (\"HAITEC\") überein, sie enthält aber - außer dem Rechtsformhin-\n\nweis - keinerlei beschreibende Angaben mehr. Auch wenn die Ansprüche der \n\nKlägerin hinsichtlich der Firmierungen, die sie 1990 und 1996 beanstandet hat-\n\nte, verwirkt sind, braucht sie sich den Verwirkungseinwand nicht entgegenhal-\n\nten zu lassen, wenn sich die Beklagte dem Unternehmenskennzeichen der Klä-\n\ngerin weiter annähert, und sei es auch nur durch das Fallenlassen beschrei-\n\nbender, das Zeichen nicht prägender Bestandteile. \n\n31 \n\nIII. Die Klägerin kann von der Beklagten danach Unterlassung der Be-\n\nnutzung der (isolierten) Bezeichnung \"HAITEC AG\" (§ 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 \n\nAbs. 2 Satz 1 MarkenG), Einwilligung in die Löschung des Bestandteils \"HAI-\n\nTEC\" der für die Beklagte im Handelsregister des Amtsgerichts M. unter \n\nHR B eingetragenen Firma \n\n\"HAITEC Aktiengesellschaft\" \n\n(vgl. BGH \n\nGRUR 1981, 60, 64 - Sitex; GRUR 2002, 898, 900 - defacto, jeweils m.w.N.), \n\nFeststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (§ 15 Abs. 2, 4 und 5, § 5 \n\nAbs. 2 Satz 1 MarkenG) sowie zur Vorbereitung der Durchsetzung ihres Scha-\n\ndensersatzanspruchs Auskunftserteilung (§ 242 BGB) verlangen. \n\n32 \n\nDie Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1, § 92 Abs. 1, § 97 \n\nAbs. 1 ZPO sowie § 565 i.V. mit § 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog. \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nKoch \n\nVorinstanzen: \n\nLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 12.01.2000 - 2/6 O 321/99 - \n\nOLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 04.08.2005 - 6 U 33/00 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_162-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-02-14/i-zr-162-05","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":2},{"jurabk":"UmwG 1995","ref":"§ 20","ref_norm":"20","n":2},{"jurabk":"UmwG 1995","ref":"§ 18","ref_norm":"18","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 516","ref_norm":"516","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_162-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_162-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-02-14/i-zr-162-05","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_162-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:20:36.080009+00:00"}}