{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_151-05","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2008-03-13","aktenzeichen":"I ZR 151/05","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 13. März 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Metrosex MarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Ver- letzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbe- gehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 151/05 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nVerkündet am: \n13. März 2008 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nMetrosex \n\nMarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 \n\nDie Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche \nnoch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch \ngenommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Ver-\nletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 \nund 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbe-\ngehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des \nälteren Zeichenrechts begründen. \n\nBGH, Urt. v. 13. März 2008 - I ZR 151/05 - OLG Hamburg \nLG Hamburg \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 13. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen \n\nOberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 28. Juli 2005 im \n\nKostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagte auf die Kla-\n\nge gemäß dem Urteilstenor zu I 1 und I 2 verurteilt worden ist. \n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts \n\nHamburg, KfH 16, vom 16. Juli 2004 im Kostenpunkt und im Um-\n\nfang der Aufhebung des Berufungsurteils abgeändert. \n\nDie Klage wird auch insoweit abgewiesen. \n\nDie Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin ist ein Tochterunternehmen der Metro AG und von dieser \n\nermächtigt worden, deren Kennzeichenrechte an der Unternehmensbezeich-\n\nnung \"METRO\" gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Sie selbst \n\nist Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten und am 17. November 1995 \n\nfür eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 36 und 38 \n\nbis 42 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 mit den gelben \n\nBuchstaben \"METRO\". Aufgrund eines Widerspruchs wurde das Eintragungs-\n\nverfahren erst am 27. März 2002 abgeschlossen. \n\n2 \n\nDie Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und bietet au-\n\nßerdem EDV- und Internetdienstleistungen an. Ein \"Tochterunternehmen\" der \n\nBeklagten, die T. P. GmbH (im Folgenden: T. P. GmbH), hat über \n\n10.000 Domainnamen für sich registrieren lassen. Die T. P. GmbH befasst \n\nsich mit E-Commerce und ist als Verwalter von Domainnamen sowie als Portal-\n\nanbieter und \n\nInternet-Dienstleister \n\ntätig. Unter der Domainadresse \n\n\"www.e. .de\" bietet sie pornografisches Material und Sexartikel an. Die Be- \n\nklagte ließ für sich am 9. Juli 2003 die Domainnamen \"metrosex.de\", \"metrose-\n\nxuality.de\" und \"metro-sex.de\" registrieren, die sie bislang nicht in Benutzung \n\ngenommen hat. Ferner meldete die Beklagte am 22. Oktober 2004 die Wort-\n\nmarke \"METROSEX\" für folgende Waren der Klassen 3, 14 und 18 an: \"Seifen, \n\nParfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, \n\nHaarwässer, Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren \n\nund Zeitinstrumente; Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme, \n\nSonnenschirme und Spazierstöcke\". Die Marke wurde am 2. Dezember 2004 \n\neingetragen und aufgrund einer Verzichtserklärung der Beklagten am 13. Mai \n\n2005 wieder gelöscht. \n\n3 \n\nDie Klägerin sieht in der Registrierung der Domainnamen der Beklagten \n\neine Verletzung ihrer Kennzeichen- und Namensrechte. \n\n4 \n\nDie Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - \n\nbeantragt, \n\n1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im ge-\nschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen \"metrosex\" und/oder \"metrosexuality\" \nund/oder \"metro-sex\", insbesondere die Domainadressen \"www.metrosex.de\" \nund/oder \"www.metrosexuality.de\" und/oder \"www.metro-sex.de\" zu verwen-\nden und/oder verwenden zu lassen; \n\n2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC in die Löschung der Do-\nmainadressen \"www.metrosex.de\", \"www.metrosexuality.de\" und \"www.metro-\nsex.de\" einzuwilligen. \n\nDie Beklagte ist der Klage entgegengetreten. \n\nDas Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt. \n\nDie Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg \n\nMMR 2006, 476). \n\nMit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr auf \n\nAbweisung der Klage gerichtetes Begehren weiter. Die Klägerin beantragt, das \n\nRechtsmittel zurückzuweisen. \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\n8 \n\nEntscheidungsgründe: \n\n9 \n\nI. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin gegen die Be-\n\nklagte auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen \n\nund auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen bejaht. Zur Begrün-\n\ndung hat es ausgeführt: \n\n10 \n\nDer Klägerin stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der \n\nbeanstandeten Bezeichnungen aus dem Unternehmensschlagwort \"METRO\" \n\nsowohl nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG als auch nach § 15 Abs. 3 und 4 \n\nMarkenG zu. Bei \"METRO\" handele es sich um eine besondere Geschäftsbe-\n\nzeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Klägerin könne insoweit ein eige-\n\nnes und aufgrund der Ermächtigung auch das Kennzeichenrecht ihrer Mutter-\n\ngesellschaft geltend machen. Es bestehe die (Erstbegehungs-)Gefahr, dass die \n\nBeklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen werde. Die \n\nVeranlassung der Registrierung eines Domainnamens sei zwar als solche noch \n\nkeine Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr. Im Streitfall ergebe sich \n\njedoch aus den tatsächlichen Umständen, dass die Beklagte die Domainnamen \n\nim geschäftlichen Verkehr nutzen wolle. Zwischen den für die Beklagte regis-\n\ntrierten Domainnamen und dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin be-\n\nstehe Verwechslungsgefahr. Das Unternehmensschlagwort \"METRO\" sei als \n\nbekannte geschäftliche Bezeichnung auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG \n\ngeschützt. Die Benutzung der Domainnamen der Beklagten beeinträchtige die \n\nUnterscheidungskraft der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin in unlauterer \n\nWeise, weil die Verwendung des der geschäftlichen Bezeichnung \"METRO\" \n\nähnlichen Domainbestandteils \"metro\" jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs \n\neine Zuordnungsverwirrung auslöse. Da die Beklagte nicht in substantiierter \n\nWeise dargelegt habe, zu welchem Zweck sie die Domainnamen nutzen wolle, \n\nsei der Unterlassungsanspruch nicht nach § 23 Nr. 2 oder 3 MarkenG ausge-\n\nschlossen. \n\n11 \n\nDer Unterlassungsanspruch der Klägerin sei auch aus ihrer Wort-/Bild-\n\nmarke \"METRO\" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet. Zwischen \n\nder Marke der Klägerin und den Bezeichnungen der Beklagten bestünden unter \n\nBerücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der \n\nZeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht und der Ähnlichkeit der Waren und \n\nDienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inver-\n\nbindungbringens über ein Serienzeichen sowie eine mittelbare Verwechslungs-\n\ngefahr. \n\n12 \n\nDa die Klägerin im Rahmen der Erstbegehungsgefahr die Beeinträchti-\n\ngung ihrer durch die §§ 14, 15 MarkenG geschützten Kennzeichenrechte zu \n\nbefürchten habe, könne sie entsprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB von der \n\nBeklagten Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verlangen. \n\n13 \n\nII. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie füh-\n\nren im angefochtenen Umfang zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur \n\nKlageabweisung. \n\n14 \n\n1. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, \n\ndass die mit Schriftsatz vom 16. August 2004 von der \"T. P. GmbH\" \n\neingelegte Berufung zulässig ist, obwohl das erstinstanzliche Urteil gegen die \n\nP. GmbH als Beklagte ergangen ist. Handelt es sich bei der \"T. \n\nP. GmbH\" nicht um eine selbständige juristische Person, sondern ledig- \n\nlich um eine unselbständige Einrichtung oder Abteilung der Beklagten, wie die \n\nRevision unter Bezugnahme auf das Vorbringen des Prozessbevollmächtigten \n\nder Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht vom \n\n24. März 2005 geltend macht, ist die Berufung durch die Beklagte eingelegt \n\nworden. Es kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen zutrifft oder ob es \n\nsich bei der im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils als \"Tochterfirma\" der \n\nBeklagten bezeichneten \"T. P. GmbH\" um eine selbständige juristi- \n\nsche Person handelt. In diesem Fall läge eine offensichtliche Falschbezeich-\n\nnung der Partei vor, die es gleichfalls nicht rechtfertigte, die Berufung als unzu-\n\nlässig zu behandeln. Denn dem Berufungsschriftsatz vom 16. August 2004 war \n\neine Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils beigefügt. Daraus war für das \n\nBerufungsgericht und für die Klägerin ohne weiteres erkennbar, dass durch die-\n\nses Urteil nur die \"P. GmbH\" als Beklagte, nicht jedoch deren \"Tochter- \n\nfirma\" beschwert war. Da sich somit jedenfalls im Wege der Auslegung der Be-\n\nrufungsschrift und des beigefügten erstinstanzlichen Urteils hinreichend klar die \n\nBeklagte als die Person der Rechtsmittelklägerin ergab, wäre die falsche Be-\n\nzeichnung der Berufungsklägerin auch bei dieser Sachlage unschädlich (vgl. \n\nBGH, Beschl. v. 30.5.2000 - VI ZB 12/00, NJW-RR 2000, 1661, 1662 m.w.N.). \n\n15 \n\n2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-\n\nfungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Marke sowie aus ihrem Recht an der \n\ngeschäftlichen Bezeichnung \"METRO\" - zumindest aufgrund einer Erstbege-\n\nhungsgefahr - ein (vorbeugender) Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte \n\naus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, die \n\nbeanstandeten Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr nicht zu verwenden \n\nund/oder verwenden zu lassen. \n\n16 \n\na) Die Registrierung eines Domainnamens stellt, wie auch das Beru-\n\nfungsgericht nicht verkannt hat, noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im \n\ngeschäftlichen Verkehr und damit auch keine Verletzung eines mit dieser Be-\n\nzeichnung identischen oder ähnlichen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urt. v. \n\n2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 - welt-\n\nonline.de). Die Auffassung des Berufungsgerichts, im vorliegenden Fall lägen \n\njedoch hinsichtlich der Domainnamen Umstände vor, die den konkreten Schluss \n\nzuließen, die Beklagte wolle diese Domainnamen im geschäftlichen Verkehr \n\nbenutzen und verletze dadurch die Marke und das Unternehmenskennzeichen \n\nder Klägerin, findet, wie die Revision mit Recht rügt, in den Feststellungen des \n\nBerufungsgerichts und im unstreitigen Vorbringen der Parteien keine hinrei-\n\nchende Grundlage. \n\n17 \n\naa) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlas-\n\nsungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche An-\n\nhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher \n\nZukunft rechtswidrig verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1992 - I ZR 84/90, GRUR \n\n1992, 318, 319 = WRP 1992, 314 - Jubiläumsverkauf; Urt. v. 14.7.1993 \n\n- I ZR 189/91, GRUR 1994, 57, 58 = WRP 1993, 749 - Geld-zurück-Garantie; \n\nUrt. v. 15.4.1999 - I ZR 83/97, GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133 \n\n- Preissturz ohne Ende; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, \n\n1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe, m.w.N.). Dabei muss sich die \n\nErstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die \n\nErstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verlet-\n\nzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale \n\nzuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1970 \n\n- I ZR 48/68, GRUR 1970, 305, 306 - Löscafé; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/ \n\nBornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.25; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche \n\nAnsprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 m.w.N.). \n\n18 \n\nbb) Solche Umstände sind entgegen der Auffassung des Berufungsge-\n\nrichts hinsichtlich eines aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 \n\nAbs. 2 MarkenG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs der Klägerin aus ihrer \n\nMarke und ihrer geschäftlichen Bezeichnung \"METRO\" nicht gegeben. \n\n19 \n\n(1) Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als ei-\n\nnem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann nicht herge-\n\nleitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem Han-\n\ndeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen \n\nder § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 \n\n- I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). \n\nDer Schutz dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in An-\n\nspruch genommene Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzei-\n\nchenmäßig verwendet (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, \n\n419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). An einer kennzeichenmä-\n\nßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie \n\nvom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unter-\n\nnehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang \n\nmit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. \n\n6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspiel-\n\nhaus; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, \n\n985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). \n\n20 \n\n(2) Eine solche nur beschreibende Verwendung der beanstandeten Be-\n\nzeichnungen kommt in Betracht, weil der Begriff \"metrosexuell\" oder \"Metrose-\n\nxualität\", wie die Beklagte dargelegt hat und wovon auch das Berufungsgericht \n\nausgegangen ist, mit der Bedeutung benutzt werden kann, dass damit ein neu-\n\ner Männertyp - heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und \n\nvornehmlich in Metropolen lebend - beschrieben wird. Das Berufungsgericht ist \n\ndabei zwar dem Vorbringen der Beklagten nicht gefolgt, die Wortschöpfung \n\n\"metrosex\" sei zu einem Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. \n\nEs hat vielmehr festgestellt, dass sich diese neue Wortschöpfung in Deutsch-\n\nland sprachlich noch nicht allgemein durchgesetzt hat, sondern einem Teil des \n\nangesprochenen Verkehrs diese Bedeutung des Begriffs \"metrosexuell\" nicht \n\nbekannt ist. Darin ist jedoch die Feststellung enthalten, dass zumindest ein Teil \n\ndes Verkehrs bereits jetzt den Begriff \"metrosex\" in dem von der Beklagten dar-\n\ngelegten Sinne versteht. Auch die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten \n\nlediglich insoweit entgegengetreten, als diese behauptet hat, \"metrosex\" werde \n\ndurchweg als Sachhinweis für einen bestimmten Männertyp verstanden. Es \n\nhandele sich, so die Klägerin, vielmehr um ein Modewort, das letztlich nur ei-\n\nnem ganz kleinen trendbewussten Verkehrskreis zugänglich und bekannt sein \n\ndürfte. \n\n21 \n\n(3) Der Umstand, dass nur ein (bislang noch geringer) Teil des Verkehrs \n\nden Begriff \"metrosex\" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne mit einem \n\nbestimmten Männertyp verbindet, schließt jedoch nicht aus, dass der Begriff \n\nbereits jetzt in einer Art und Weise verwendet werden kann, bei der diese Be-\n\ndeutung auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird, \n\ndenen sie bislang noch unbekannt ist. Das reicht für die Verneinung der Erstbe-\n\ngehungsgefahr aus. Es kommt insoweit nicht darauf an, dass schon jetzt ein \n\nerheblicher Teil des Verkehrs den von der Beklagten dargelegten beschreiben-\n\nden Gehalt des Begriffes \"metrosex\" kennt. \n\n22 \n\nAus denselben Gründen, aus denen das Berufungsgericht eine be-\n\nschreibende Bedeutung der Zeichenbestandteile \"sex\" und \"sexuality\" für die \n\nder Markeneintragung der Beklagten zugrunde liegenden Waren sowie für por-\n\nnografisches Material und Sexartikel angenommen hat, ist ein Verständnis der \n\nGesamtbezeichnungen \"metrosex\", \"metro-sex\" und \"metrosexuality\" als be-\n\nschreibende Angaben insbesondere im Zusammenhang mit diesen Waren na-\n\nheliegend, wenn durch die Art und Weise der Verwendung dem Verkehr das \n\nVerständnis dieses Begriffs als Umschreibung des genannten neuen Männer-\n\ntyps hinreichend verdeutlicht wird und durch den Bezug zu den betreffenden \n\nProdukten etwa zum Ausdruck gebracht wird, dass sie von Männern dieses \n\nTyps verwendet werden. Kann den beanstandeten Bezeichnungen aber in be-\n\nstimmten Zusammenhängen eine beschreibende Bedeutung zukommen, dann \n\nlassen sich die Fragen des kennzeichenmäßigen Gebrauchs und auch der \n\nVerwechslungsgefahr nur an Hand konkreter Sachverhalte ausreichend beurtei-\n\nlen. Solche konkreten Sachverhalte hat die Klägerin nicht hinreichend dargetan. \n\nAuch der vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter angeführte \n\nUmstand, dass die Beklagte über verschiedene Unternehmensbereiche verfügt, \n\nbesagt nichts darüber, ob eine Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen \n\nin einem dieser Unternehmensbereiche kennzeichenmäßig oder beschreibend \n\nerfolgt. \n\n23 \n\nb) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, \n\nAbs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gegen die Beklagte, die beanstandeten Be-\n\nzeichnungen nicht zu verwenden, ist auch nicht deshalb begründet, weil die \n\nBeklagte die Bezeichnung \"METROSEX\" als Wortmarke für Waren der Klas-\n\nsen 3, 14 und 18 angemeldet hat und diese sodann eingetragen worden ist. \n\n24 \n\naa) Ein auf Wiederholungsgefahr gegründeter Verletzungsunterlas-\n\nsungsanspruch scheidet aus, weil die bloße Markenanmeldung und -eintragung \n\nnoch keine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt und darin schon deshalb \n\nweder eine Verletzung der Marke der Klägerin noch deren Geschäftsbezeich-\n\nnung gesehen werden kann. \n\n25 \n\n(1) Zwar hat das Reichsgericht - beiläufig und ohne nähere Begrün-\n\ndung - auch in der bloßen Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzei-\n\nchens eine Verletzungshandlung gesehen, gegen die Abwehransprüche (auf \n\nLöschung des verwechslungsfähigen Zeichens) begründet seien (RG GRUR \n\n1942, 432, 437 - Liebig). Im Schrifttum zum Warenzeichengesetz ist unter Beru-\n\nfung auf diese Entscheidung des Reichsgerichts angenommen worden, dass \n\nschon die Anmeldung eines verwechselbaren Zeichens für gleiche oder gleich-\n\nartige Waren eine Unterlassungsklage nach §§ 15, 24 Abs. 1 WZG rechtfertigen \n\nkönne, ohne allerdings ausdrücklich klarzustellen, ob der Unterlassungsan-\n\nspruch aus einer bereits in der Anmeldung liegenden Verletzungshandlung her-\n\ngeleitet oder ob von einer aufgrund der Anmeldung erst drohenden Verlet-\n\nzungshandlung ausgegangen wird (vgl. etwa Baumbach/Hefermehl, Warenzei-\n\nchenrecht, 12. Aufl., § 24 WZG Rdn. 10, 29; Burhenne, GRUR 1955, 74, 75). \n\n26 \n\n(2) Der Bundesgerichtshof hat bei der Prüfung, ob bereits die Anmel-\n\ndung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens einen Schaden des Inhabers \n\neines prioritätsälteren Kennzeichens und somit einen Anspruch aus § 24 Abs. 2 \n\nWZG auf Rücknahme der Warenzeichenanmeldung unter dem Gesichtspunkt \n\ndes Schadensersatzes begründe, die Auffassung des Reichsgerichts schon für \n\ndie Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz als nicht unzweifelhaft angese-\n\nhen, weil die Rechtsfolge aus § 24 Abs. 2 WZG lediglich für Benutzungshand-\n\nlungen i.S. des § 24 Abs. 1 WZG vorgesehen sei, nicht aber auch schon für die \n\nEintragung eines Warenzeichens (BGHZ 121, 242, 246 - TRIANGLE). Die \n\nüberwiegende Ansicht im Schrifttum zum Warenzeichen- und zum Markenge-\n\nsetz geht in Übereinstimmung damit davon aus, dass die Anmeldung und Ein-\n\ntragung eines Warenzeichens oder einer Marke selbst noch keine Benutzungs-\n\nhandlung darstellen, sie vielmehr allenfalls die Erstbegehungsgefahr einer \n\nrechtsverletzenden Benutzung und einen darauf gestützten vorbeugenden Un-\n\nterlassungsanspruch begründen können (vgl. zum WZG v. Gamm, Warenzei-\n\nchengesetz, § 24 Rdn. 29; in diesem Sinne wohl auch Busse/Starck, Warenzei-\n\nchengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 22; Bauer, GRUR 1965, 350, 351; Bobsin, \n\nGRUR 1954, 290, 292 f.; Zeller, GRUR 1959, 115, 117; zum MarkenG Hacker \n\nin Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Ingerl/Rohnke, MarkenG, \n\n2. Aufl., § 14 Rdn. 142; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 1840; \n\nMarx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., \n\nRdn. 914; Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 2884; \n\nSchweyer in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 252; a.A. Fezer, Mar-\n\nkenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 510; Schulz, WRP 2000, 258, 260). \n\n27 \n\n(3) Eine Verletzungshandlung i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG \n\n(Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) kann in der bloßen Anmeldung und Eintragung \n\neines Zeichens als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht ge-\n\nsehen werden, weil darin noch keine markenmäßige Benutzungshandlung liegt. \n\nNach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist die \n\nBenutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen erforderlich. Eine \n\nBenutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 \n\nNr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist eine Benutzung zur \n\nUnterscheidung der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu \n\nEuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 20 ff. = WRP 2007, 95 \n\n- Céline). Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) beispielhaft \n\naufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Wa-\n\nren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 \n\nAbs. 3 MarkenRL) eine Benutzung zur Kennzeichnung bestimmter Waren oder \n\nDienstleistungen. Das Zeichen muss in der Weise benutzt werden, dass eine \n\nVerbindung zwischen ihm und den vom Zeichenbenutzer vertriebenen Waren \n\noder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH \n\nGRUR 2007, 971 Tz. 23 - Céline). Durch die bloße Benennung der Waren oder \n\nDienstleistungen in dem mit der Anmeldung einzureichenden Waren- oder \n\nDienstleistungsverzeichnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), das - wie auch im \n\nStreitfall - gewöhnlich weit gefasst ist und häufig nur Oberbegriffe von Waren \n\nund Dienstleistungen enthält, wird eine solche für eine Benutzungshandlung i.S. \n\ndes § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) erforderli-\n\nche kennzeichnende Verbindung zwischen der Marke und bestimmten Waren \n\noder Dienstleistungen dahingehend, dass der angesprochene Verkehr die an-\n\ngemeldete und eingetragene Marke bereits mit ihrer Anmeldung und Eintragung \n\nals Bezeichnung des Ursprungs bestimmter Waren oder Dienstleistungen des \n\nMarkenanmelders auffasst, noch nicht hergestellt. \n\n28 \n\n(4) In der Markenanmeldung und -eintragung als solcher liegt auch keine \n\nBenutzung des angemeldeten Zeichens als Unternehmenskennzeichen i.S. des \n\n§ 15 Abs. 2 MarkenG. Das bloße Begehren markenrechtlichen Schutzes für \n\neine Bezeichnung hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen stellt \n\nkeine Inanspruchnahme dieser Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen \n\ndar (vgl. BGH, Beschl. v. 17.3.1994 - I ZR 304/91, GRUR 1994, 530, 531 = \n\nWRP 1994, 543 - Beta, zur Aufnahme und Benutzung einer Firmenbezeichnung \n\ndurch Registrierung dieser Bezeichnung als internationale Marke nach Art. 3 \n\nMMA). Insofern unterscheidet sich die Anmeldung eines Zeichens als Marke \n\nvon der Anmeldung und Eintragung einer Bezeichnung als Firma in das Han-\n\ndelsregister. Denn aus der Anmeldung zum Handelsregister ergibt sich nicht \n\nnur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmens-\n\nkennzeichen zu benutzen; der Anmelder tut vielmehr bereits damit kund, dass \n\nsein Unternehmen diese Bezeichnung führt. Anmeldung und Eintragung im \n\nHandelsregister sind deshalb bereits als Gebrauch der Firma anzusehen, wenn \n\nder Rechtsträger des Unternehmens im Zeitpunkt der Anmeldung oder Eintra-\n\ngung besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.1956 - I ZR 49/54, GRUR 1957, 426, 427 f. \n\n- Getränke Industrie). \n\n29 \n\nbb) Ein auf die Markenanmeldung der Beklagten gestützter vorbeugen-\n\nder Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 \n\nAbs. 2 und 4 MarkenG ist im Streitfall gleichfalls nicht gegeben. \n\n30 \n\n(1) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im \n\nRegelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetrage-\n\nnen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine kon-\n\nkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, \n\n763 - d-c-fix/CD-FIX, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 109; \n\nLange aaO Rdn. 3156). Die drohende Benutzung für die angemeldeten Waren \n\noder Dienstleistungen kann dann die drohende Gefahr der Verletzung eines mit \n\nder Marke identischen oder ihr ähnlichen Kennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 \n\nund 2, § 15 Abs. 2 MarkenG begründen. Es bedarf im vorliegenden Fall nicht \n\nder Entscheidung, unter welchen Umständen im Einzelnen eine Markenanmel-\n\ndung hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür bietet, dass die Marke in naher \n\nZukunft für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt werden wird. Denn \n\nauch ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vor-\n\nbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr weg-\n\nfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich we-\n\nniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Ver-\n\nletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der \n\nZukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP \n\n1991, 719 - Topfgucker-Scheck; BGH GRUR 2001, 1174, 1176 - Berühmungs-\n\naufgabe). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wie-\n\nderholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine \n\nVermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 = \n\nWRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungs-\n\ngefahr genügt daher grundsätzlich ein \"actus contrarius\", also ein der Begrün-\n\ndungshandlung entgegengesetztes Verhalten. Bei der durch eine Markenan-\n\nmeldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr führt demnach im \n\nRegelfall die Rücknahme der Markenanmeldung oder der Verzicht auf die Ein-\n\ntragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (vgl. Lange aaO \n\nRdn. 1840; Teplitzky aaO Kap. 10 Rdn. 21). \n\n31 \n\n(2) Die Beklagte hat hier eine durch die Anmeldung und Eintragung ihrer \n\nMarke \"METROSEX\" (möglicherweise) begründete Erstbegehungsgefahr je-\n\ndenfalls dadurch beseitigt, dass sie später auf die Eintragung verzichtet hat und \n\ndie Eintragung der Marke daraufhin gelöscht worden ist. Es kann dahinstehen, \n\nob die Verzichtserklärung der Beklagten dadurch veranlasst worden ist, dass \n\ndas Berufungsgericht die Beklagte zuvor auf die Bedeutung der Eintragung für \n\ndie Annahme einer Begehungsgefahr hingewiesen hat. Denn auch in diesem \n\nFall hat die Verzichtserklärung der Beklagten jedenfalls die aufgrund der Eintra-\n\ngung drohende Gefahr beseitigt, dass die Beklagte die Bezeichnung \"METRO-\n\nSEX\" in Form einer Marke für die angemeldeten Waren benutzen wird. Dass \n\ndie Beklagte bei ihren Erklärungen während des Verfahrens wiederholt aus-\n\ndrücklich offengelassen hat, ob und in welcher Weise eine Nutzung der Do-\n\nmainnamen erfolgen soll, begründet demgegenüber nicht die sich konkret ab-\n\nzeichnende, greifbar nahe Gefahr einer kennzeichenmäßigen Verwendung. \n\n32 \n\n3. Aus den oben genannten Gründen besteht entgegen der Auffassung \n\ndes Berufungsgerichts auch kein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen \n\nder Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens nach § 14 \n\nAbs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG. \n\n33 \n\na) Die Anmeldung und Eintragung der Marke \"METROSEX\" stellt inso-\n\nweit gleichfalls noch keine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 \n\nMarkenG dar. Aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs (vgl. dazu BGH, \n\nUrt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-\n\nPostkarte) gilt für das Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs des Kollisi-\n\nonszeichens beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG inso-\n\nweit nichts anderes als bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Auch der Wortlaut \n\ndes § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der darauf abstellt, ob \"die Benutzung der einge-\n\ntragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekann-\n\nten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder \n\nbeeinträchtigen würde\", spricht dafür, dass die Eintragung der Marke als solche \n\nnach Auffassung des Gesetzgebers noch keine Benutzungshandlung darstellt. \n\nEntsprechend ist der Begriff der Benutzung des Unternehmenskennzeichens in \n\n§ 15 Abs. 2 und 3 MarkenG einheitlich zu verstehen. \n\n34 \n\nAllerdings sind in der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. auf Unterlas-\n\nsung und Löschung gerichtete Ansprüche wegen Rufausbeutung durch Anmel-\n\ndung eines mit einer älteren Marke identischen Zeichens für ungleichartige Wa-\n\nren unter dem Gesichtspunkt einer bereits erfolgten Verletzung als begründet \n\nangesehen worden, sofern bereits die Zeichenanmeldung in der Absicht unlau-\n\nteren Anhängens an den guten Ruf der älteren Marke erfolgt und deshalb mit \n\ndem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet war (BGH, Urt. v. 29.11.1984 \n\n- I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit \n\nnicht in BGHZ 93, 96). Diese zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung \n\nkann indessen nicht auf den Benutzungsbegriff nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 \n\nAbs. 3 MarkenG übertragen werden (a.A. wohl Hacker in Ströbele/Hacker aaO \n\n§ 14 Rdn. 110). Derartige Ansprüche werden sich nach neuem Recht aber in \n\nder Regel unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ergeben. \n\n35 \n\nb) Auch ein in Betracht kommender vorbeugender Unterlassungsan-\n\nspruch wegen Erstbegehungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 \n\nund 4 MarkenG ist aus den oben genannten Gründen nicht gegeben. Das Beru-\n\nfungsgericht hat eine drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der \n\nKennzeichen der Klägerin darin gesehen, dass durch die beabsichtigte Ver-\n\nwendung des mit dem Klagezeichen übereinstimmenden Bestandteils (\"metro\") \n\nder in Rede stehenden Domainnamen jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs in \n\nunlauterer Weise eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werde. Eine solche Zu-\n\nordnungsverwirrung ist jedoch jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Be-\n\nklagte die für sie registrierten Domainnamen so verwendet, dass der Verkehr \n\nsie als beschreibende Angaben versteht. Auch hinsichtlich einer drohenden \n\nAusnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Kennzeichen der \n\nKlägerin fehlt es an einer sich konkret abzeichnenden Verletzungshandlung. \n\n36 \n\n4. Für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB ist die \n\ndrohende Gefahr einer Namensanmaßung nicht hinreichend konkret dargetan. \n\nDie Frage, ob der Klägerin allein gegen die Registrierung der Domainnamen ein \n\nAnspruch aus Namensrecht zusteht (§ 12 BGB), kann dahinstehen. Denn ein \n\nsolcher Anspruch setzt voraus, dass mit der Registrierung der Domainnamen \n\neine erhebliche Beeinträchtigung der aus dem Kennzeichenrecht fließenden \n\nnamensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (vgl. BGHZ 149, 191, 198, 201 \n\n- shell.de; BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de). Dafür bestehen im \n\nStreitfall keine Anhaltspunkte. Die Klägerin, deren Internetauftritt über den Do-\n\nmainnamen \"metro.de\" zugänglich ist, wird nicht dadurch nennenswert behin-\n\ndert, dass die beanstandeten Bezeichnungen für sie als weitere Domainnamen \n\ngesperrt sind. Die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vorbringen kein Interesse \n\nan einer Benutzung der für die Beklagte als Domainnamen registrierten Be-\n\nzeichnungen, da sie mit dem Gebiet des \"Sex\" nicht in Verbindung gebracht \n\nwerden will. \n\n37 \n\n5. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung der \n\nBeklagten in die Löschung der Domainnamen ist gleichfalls unbegründet. Das \n\nbloße Halten der Domainnamen durch die Beklagte ist, auch wenn die Beklagte \n\nals juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt, nicht schon für \n\nsich gesehen eine Rechtsverletzung (vgl. BGH GRUR 2007, 888 Tz. 13 - Euro \n\nTelekom). Dass jede Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen eine Ver-\n\nletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin darstellt, kann aus den oben dar-\n\ngelegten Gründen nicht angenommen werden. \n\n38 \n\nIII. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und das landgerichtliche \n\nUrteil abzuändern, soweit die Beklagte zur Unterlassung der Verwendung der \n\nbeanstandeten Bezeichnungen und zur Einwilligung in die Löschung der Do-\n\nmainnamen verurteilt worden ist. Insoweit ist die Klage abzuweisen. \n\n39 \n\nDie Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. \n\nBornkamm \n\nRiBGH Pokrant ist in Urlaub und \nkann daher nicht unterschreiben. \n\nBüscher \n\nBornkamm \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nVorinstanzen: \n\nLG Hamburg, Entscheidung vom 16.07.2004 - 416 O 300/03 - \n\nOLG Hamburg, Entscheidung vom 28.07.2005 - 5 U 141/04 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_151-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-03-13/i-zr-151-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":6},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":3},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":2},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 12","ref_norm":"12","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 1004","ref_norm":"1004","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 32","ref_norm":"32","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_151-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_151-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2008-03-13/i-zr-151-05","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZR_151-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 19:24:27.402586+00:00"}}