{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZB_100-05","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2006-09-28","aktenzeichen":"I ZB 100/05","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Verkündet am: 28. September 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle COHIBA MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2 a) Zwischen der Ware \"Zigarren\" und der Dienstleistung \"Verpflegung\" besteht keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. b) Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienst- leistungen ergeben. c) Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist kein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1 Satz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der je- weiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 100/05 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 300 53 481 \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nVerkündet am: \n28. September 2006 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nCOHIBA \n\nMarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2 \n\na) Zwischen der Ware \"Zigarren\" und der Dienstleistung \"Verpflegung\" besteht \nkeine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 \nMarkenG. \n\nb) Ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke i.S. von § 26 \nAbs. 1 MarkenG kann sich aus einem für einen vorübergehenden Zeitraum \ngeltenden Werbeverbot für die von der Marke erfassten Waren oder Dienst-\nleistungen ergeben. \n\nc) Ein nur vorübergehender Hinderungsgrund für eine Markenbenutzung ist \nkein Tatbestand, der den Lauf der Benutzungsschonfrist hemmt. Ob ein in \nden Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinderungsgrund für eine \nMarkenbenutzung ausreicht, um vom Vorliegen berechtigter Gründe für eine \nNichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG während des in § 43 Abs. 1 \nSatz 2 bestimmten Zeitraums auszugehen, ist unter Berücksichtigung der je-\nweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. \n\nBGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 28. September 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. \n\nDr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 23. \n\nund 24. August 2005 zugestellten Beschluss des 25. Senats (Mar-\n\nken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten \n\nder Widersprechenden zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf \n\n50.000 € festgesetzt. \n\nGründe:\n\n1 \n\nI. Gegen die Eintragung der am 19. Juli 2000 für die Waren und Dienst-\n\nleistungen \"Biere, Fruchtgetränke und -säfte; Geschäftsführung, Büroarbeiten; \n\nVerpflegung\" angemeldeten Wort-/Bildmarke \n\nhat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November \n\n1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 398 59 108 \n\nCOHIBA \n\nund ihrer ebenfalls prioritätsälteren farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 \n\n2 \n\nDie Wortmarke \"COHIBA\" (Nr. 398 59 108) ist eingetragen für die Waren \n\nund Dienstleistungen \n\n. \n\n\"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Verpflegung; Be-\n\nherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und \n\nSchönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und \n\nder Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche \n\nund industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Daten-\n\nverarbeitung\". \n\n3 \n\nDie Wort-/Bildmarke \"COHIBA\" (Nr. 1188739) ist eingetragen für die Wa-\n\nren \n\n\"Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, sämtliche vorgenann-\n\nten Waren aus oder unter Verwendung von Tabaken kubanischer Pro-\n\nvenienz; Raucherartikel, nämlich Zigarrenspitzen und -etuis und \n\nAschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, \n\nderen Legierungen oder damit plattiert, Zigarrenabschneider, Tabak-\n\nfeuchthalter, nämlich solche für Zigarren; Streichhölzer\". \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\nDas deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der angegriffe-\n\nnen Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke Nr. 398 59 108 hin-\n\nsichtlich \"Biere, Fruchtgetränke und -säfte; Verpflegung\" angeordnet. Im Übri-\n\ngen hat es die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zurückgewiesen. \n\nDie Parteien haben die Entscheidung des Deutschen Patent- und Mar-\n\nkenamts angefochten. \n\nDer Markeninhaber hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die \n\nBenutzung der Widerspruchsmarke Nr. 398 59 108 bestritten. Die Widerspre-\n\nchende hat sich auf berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (nur) hinsichtlich \n\nder Dienstleistungen \"Verpflegung, Rechtsberatung und -vertretung, Erstellen \n\nvon Programmen für die Datenverarbeitung\" berufen. Hierzu hat sie geltend \n\ngemacht, die Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 sei eine seit Jahrzehnten intensiv \n\ngenutzte Zigarrenmarke, die im Verkehr für hochwertigste Zigarren bekannt sei. \n\nAufgrund europäischer Richtlinienvorschriften habe sie mit einem nationalen \n\nWerbeverbot für die Verwendung von Tabakmarken für andere Waren und \n\nDienstleistungen \n\nrechnen müssen. Eine Benutzung der Wortmarke \n\nNr. 398 59 108 sei ihr deshalb wegen des Risikos, diese wieder einstellen zu \n\nmüssen, nicht zumutbar gewesen. \n\n7 \n\nDas Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Markeninhabers \n\nden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit \n\ndarin die Löschung der Marke angeordnet worden ist, und hat den Widerspruch \n\naus der Marke Nr. 398 59 108 zurückgewiesen. Die Beschwerde und die An-\n\nschlussbeschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zu-\n\nrückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 24.8.2005 - 25 W (pat) 240/03 - zitiert nach \n\njuris). \n\n8 \n\n9 \n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende \n\nihre Widersprüche weiter. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch aus der Wortmarke \n\nNr. 398 59 108 nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen, weil eine \n\nrechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gegeben sei. Den \n\nWiderspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 hat das Bundespatentge-\n\nricht wegen fehlender Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für \n\nunbegründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt: \n\n10 \n\nDie Widersprechende, die eine rechtserhaltende Benutzung der Wort-\n\nmarke Nr. 398 59 108 nicht geltend gemacht habe, könne sich auch nicht mit \n\nErfolg auf berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 \n\nMarkenG berufen. Sie sei zu keinem Zeitpunkt gehindert gewesen, tabakfremde \n\nWaren und Dienstleistungen mit der Marke zu kennzeichnen und zu bewerben. \n\nZwar habe Art. 3 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 98/43/EG des Europäischen Parla-\n\nments und des Rates vom 6. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts- und Ver-\n\nwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und Sponsoring zu-\n\ngunsten von Tabakerzeugnissen (ABl. EG Nr. L 213 v. 30.7.1998, S. 9) ein indi-\n\nrektes Werbeverbot enthalten. Dieses sei jedoch nicht in eine nationale Ver-\n\nbotsnorm umgesetzt worden. Durch Urteil des Gerichtshofs der Europäischen \n\nGemeinschaften sei die Richtlinie sodann für nichtig erklärt worden. Auch an-\n\nschließend habe es kein Werbeverbot bei der Verwendung von Marken, die \n\nauch für Tabakerzeugnisse eingetragen seien, für andere Produkte und Dienst-\n\nleistungen gegeben. Auch wenn für die Hersteller von Tabakerzeugnissen auf-\n\ngrund der öffentlichen Diskussion nicht vorhersehbar gewesen sei, ob die Wer-\n\nbung für Marken, die für Tabakerzeugnisse geschützt seien, für andere Waren \n\nund Dienstleistungen eingeschränkt oder verboten werde, stelle dies keine \n\nRechtfertigung für eine Nichtbenutzung dar. Ansonsten könnten sich die Inha-\n\nber von für Tabakerzeugnisse eingetragenen Marken Markenschutz für eine \n\nVielzahl von Waren und Dienstleistungen ohne Markenbenutzung auf unabseh-\n\nbare Zeit sichern. Ob ein drohendes Verbot grundsätzlich nicht als berechtigter \n\nGrund für eine Nichtbenutzung angesehen werden könne, bedürfe indes keiner \n\nabschließenden Entscheidung. Jedenfalls habe sich hinsichtlich der Wortmarke \n\nNr. 398 59 108 ein indirektes Verbot zu keinem Zeitpunkt so konkretisiert, dass \n\neine Benutzung der Marke nicht habe verlangt werden können. Im Hinblick auf \n\ndie Klage der Bundesrepublik Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäi-\n\nschen Gemeinschaften gegen die Richtlinie 98/43/EG sei deren Umsetzung von \n\nAnfang an ungewiss gewesen. Bis zum Abschluss des Klageverfahrens sei der \n\nWidersprechenden die Benutzung der Marke nicht so erschwert gewesen, dass \n\nsie diese für die registrierten Waren und Dienstleistungen aus wirtschaftlichen \n\nGründen nicht habe verwenden können. Spätestens seit der Entscheidung des \n\nGerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 \n\n(Rs. C-376/98, GRUR 2001, 67) seien Gründe für eine Nichtbenutzung i.S. von \n\n§ 26 Abs. 1 MarkenG weggefallen. Im Übrigen bestünden erhebliche Bedenken, \n\nein umfassendes und generelles Verbotsgesetz zur Kennzeichnung anderer \n\nWaren und Dienstleistungen mit Marken von Tabakerzeugnissen als Rechtferti-\n\ngung für eine Nichtbenutzung anzusehen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG seien \n\nsolche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung nach \n\nsonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden könne. Zu \n\ndiesen Vorschriften rechneten generelle Werbeverbote. \n\n11 \n\nDen Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 habe das Deut-\n\nsche Patent- und Markenamt zu Recht zurückgewiesen. Zwischen den im Wa-\n\nrenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren und den Waren und \n\nDienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe keine Ähnlichkeit. Auch bei \n\ngroßer Bekanntheit der Widerspruchsmarke und unterstellter Zeichenidentität \n\nhabe der Verkehr bei den sich gegenüberstehenden Waren \"Zigarren\" auf Sei-\n\nten der Widerspruchsmarke und \"Biere, Fruchtgetränke und -säfte\" bei der an-\n\ngegriffenen Marke keinen Anlass anzunehmen, diese stammten aus demselben \n\noder miteinander verbundenen Unternehmen. Es bestünden gravierende Unter-\n\nschiede in Herstellung, Art und Verwendungszweck, so dass allein die mögliche \n\nGleichzeitigkeit der Einnahme von Getränken und des Genusses einer Zigarre \n\neine Warenähnlichkeit nicht begründen könne. \n\n12 \n\nZwischen dem Produkt \"Zigarren\" und der Dienstleistung \"Verpflegung\" \n\nbestehe ebenfalls keine Ähnlichkeit. Auch wenn in den von der Widersprechen-\n\nden angeführten Raucherklubs neben Zigarren auch Verpflegungsdienstleis-\n\ntungen angeboten würden, unterliege der Verkehr nicht der Fehlvorstellung, \n\ndass Hersteller von Zigarren auch als Anbieter der Dienstleistung \"Verpflegung\" \n\nin Erscheinung träten oder ein entsprechendes Dienstleistungsunternehmen \n\nZigarren herstelle und vertreibe. Es bestehe auch keine Übung von Zigarren-\n\nherstellern, Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot \n\nvon Zigarren zu erbringen. Selbst wenn es im Einzelfall einmal in den von der \n\nWidersprechenden angeführten Raucherklubs zu der unzutreffenden Annahme \n\neiner Zuordnung der dort erbrachten Verpflegungsdienstleistungen zum Her-\n\nsteller von Zigarren kommen sollte, könne daraus angesichts der Exklusivität \n\nsolcher Klubs und des nur geringen Teils der insgesamt angesprochenen Ver-\n\nkehrskreise keine generelle Ähnlichkeit von \"Zigarren\" mit der Dienstleistung \n\n\"Verpflegung\" hergeleitet werden. \n\n13 \n\nKeine Ähnlichkeit bestehe schließlich auch zwischen \"Zigarren\" und den \n\nDienstleistungen \"Geschäftsführung, Büroarbeiten\", für die die angegriffene \n\nMarke eingetragen sei. \n\n14 \n\n15 \n\n16 \n\n17 \n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. \n\n1. Der Markeninhaber ist in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten \n\ngewesen. Gleichwohl ist in der Sache zu entscheiden, weil Säumnisfolgen im \n\nRechtsbeschwerdeverfahren nach dem Markengesetz nicht vorgesehen sind \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP \n\n2001, 1082 - marktfrisch). \n\n2. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke Nr. 1188739 \n\nDas Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr \n\ni.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke \n\nNr. 1188739 und der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei verneint, so dass der \n\nWiderspruch aus der Wort-/Bildmarke erfolglos bleiben muss (§ 43 Abs. 2 \n\nSatz 2 MarkenG). \n\n18 \n\na) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die \n\nFrage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, \n\nebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände \n\ndes Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung \n\nzwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem \n\nGrad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-\n\nteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit \n\nder Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der \n\nMarken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke \n\nausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 \n\n- I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone; Beschl. \n\nv. 11.5.2006 - I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 Tz 16 = WRP 2006, 1227 \n\n- Malteserkreuz). \n\n19 \n\nb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-\n\ngen und hat in nicht zu beanstandender Weise eine Ähnlichkeit zwischen den \n\nWaren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, und den für die angegrif-\n\nfene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen verneint. \n\n20 \n\naa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen \n\nsind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen \n\nden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere \n\ndie Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung \n\nsowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende \n\nWaren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Wa-\n\nren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter \n\nihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Be-\n\nrührungspunkte aufweisen (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, \n\n428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, \n\nGRUR 2004, 241, 243 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Von einer Unähnlichkeit \n\nder Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz \n\n(unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr \n\nwegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausge-\n\nschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähn-\n\nlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeich-\n\nnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, \n\nUrt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 \n\n- Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz 13 = WRP \n\n2006, 1235 - TOSCA BLU). \n\n21 \n\nbb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Verkehr bei \n\nden sich gegenüberstehenden Waren \"Zigarren\", für die die Widerspruchsmar-\n\nke eingetragen ist, und den für die angegriffene Marke registrierten Waren \"Bie-\n\nre, Fruchtgetränke und -säfte\" keinen Anlass hat anzunehmen, sie stammten \n\naus denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen, weil sie aus ver-\n\nschiedenen Stoffen bestehen, völlig verschieden hergestellt werden und aus \n\nunterschiedlichen Betrieben stammen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu be-\n\nanstanden. \n\n22 \n\ncc) Zu Recht hat das Bundespatentgericht auch eine Ähnlichkeit zwi-\n\nschen den Waren \"Zigarren\" der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen \n\n\"Verpflegung, Geschäftsführung, Büroarbeiten\", für die die angegriffene Marke \n\ngeschützt ist, verneint. \n\n23 \n\n(1) Zwischen der Herstellung von Zigarren und der Erbringung von Ver-\n\npflegungsdienstleistungen besteht kein Zusammenhang. Nach den Feststellun-\n\ngen des Bundespatentgerichts werden im Allgemeinen nicht von denselben Un-\n\nternehmen oder unter ihrer Qualitätskontrolle Zigarren hergestellt und Verpfle-\n\ngungsdienstleistungen erbracht. Der Verkehr hat deshalb keinen Anlass, etwas \n\nanderes anzunehmen. \n\n24 \n\nBei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit der \n\nDienstleistung \"Verpflegung\" mit der Ware \"Zigarren\" hat das Bundespatentge-\n\nricht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht einseitig auf die Zuberei-\n\ntung von Speisen abgestellt. Es hat vielmehr auch die Versorgung mit Geträn-\n\nken in seine Beurteilung einbezogen und festgestellt, dass bei den Herstellern \n\nvon Zigarren, anders als bei den Unternehmen, die Bier, Wein, Sekt und Spiri-\n\ntuosen produzieren, nicht bekannt ist, dass sie zugleich Hotels, Gaststätten und \n\nRestaurants betreiben, und dass umgekehrt die Gastronomie auch keine Zigar-\n\nren herstellt. Bei der Ermittlung des daraus folgenden Verkehrsverständnisses \n\nkonnte das Bundespatentgericht Gastronomieformen wie Raucherklubs außer \n\nBetracht lassen, weil diese wegen ihrer geringen Zahl und ihrer Exklusivität kei-\n\nnen relevanten Einfluss auf das Verkehrsverständnis haben. Dasselbe Ergebnis \n\ngilt für die von der Rechtsbeschwerde angeführte Trendgastronomie, zu der ein \n\ndas Verkehrsverständnis prägender Einfluss ebenfalls nicht dargelegt ist. \n\n25 \n\nEntgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde wird der Abstand der Wa-\n\nren und Dienstleistungen auch nicht durch den Zeichenbestandteil \"Lounge\" in \n\nder angegriffenen Marke verringert. Selbst wenn dieser Zeichenbestandteil vom \n\nangesprochenen Publikum als beschreibend erkannt wird, bleibt er ohne Ein-\n\nfluss auf das Verkehrsverständnis zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, \n\nweil aus dem Begriff \"Lounge\" keine Aussage über dieselbe Herkunftsstätte \n\noder eine einheitliche Qualitätskontrolle der Waren und Dienstleistungen folgt. \n\nDie Frage, ob ein beschreibender Bestandteil des Zeichens Einfluss auf die \n\nWaren- oder Dienstleistungsähnlichkeit haben kann oder dies nicht schon aus \n\nRechtsgründen ausgeschlossen ist, weil in diesem Zusammenhang Zeichen-\n\nidentität und erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke unterstellt werden \n\n(hierzu oben unter III 2 b aa), braucht danach nicht entschieden zu werden. \n\n26 \n\nOhne Einfluss auf die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zwischen \n\n\"Zigarren\" und \"Verpflegung\" ist schließlich auch, ob Gastronomiebetriebe ver-\n\nsuchen, den Ruf bekannter Zigarrenmarken auszunutzen. \n\n27 \n\n(2) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde zur Darlegung einer \n\nÄhnlichkeit der Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, gegen-\n\nüber den Dienstleistungen \"Geschäftsführung, Büroarbeiten\" auf eine angebli-\n\nche Praxis, Betrieben der Gastronomie, insbesondere solchen der Trend-\n\ngastronomie, die Benutzung von Marken, die für Zigarren eingetragen sind, zu \n\ngestatten. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten bleibt der Waren- und \n\nDienstleistungsähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt (vgl. BGH, Urt. v. \n\n19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-\n\nPferd; BGH GRUR 2006, 941 Tz 14 - TOSCA BLU). \n\n28 \n\n29 \n\n3. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 398 59 108 \n\nDie Rechtsbeschwerde bleibt ebenfalls ohne Erfolg, soweit sie sich ge-\n\ngen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Wortmarke Nr. 398 59 108 \n\nrichtet. Die Annahme des Bundespatentgerichts, es lägen keine berechtigten \n\nGründe für eine Nichtbenutzung dieser Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG \n\nvor, hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand. Für den nach § 43 \n\nAbs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Fünfjahreszeitraum vor der mündlichen \n\nVerhandlung vor dem Bundespatentgericht am 9. Juni 2005 kann nicht vom \n\nVorliegen berechtigter Gründe für eine Nichtbenutzung ausgegangen werden. \n\n30 \n\na) Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der \n\nMarke, der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Her-\n\nkunft zu dienen, und in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle \n\nvon unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die \n\nLage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für \n\nsich eintragen zu lassen (BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR \n\n2000, 890, 891 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Als berechtigte Grün-\n\nde für die Nichtbenutzung sind in der Senatsrechtsprechung Umstände aner-\n\nkannt, die der Markeninhaber nicht beeinflussen kann, wie Tatbestände höherer \n\nGewalt (BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 6/95, GRUR 1997, 747, 749 = WRP \n\n1997, 1089 - Cirkulin) oder auch die Unmöglichkeit, mit der Marke gekenn-\n\nzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulas-\n\nsungsverfahrens in den Verkehr zu bringen (BGH GRUR 2000, 890, 891 \n\n- IMMUNINE/IMUKIN), sowie ein unberechtigtes Einfuhrverbot (BGH, Urt. v. \n\n21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 514 = WRP 1994, 621 - Simmen-\n\nthal). \n\n31 \n\nDurch die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehene Regelung über die \n\nNichtbenutzung wird Art. 10 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, der seinerseits \n\nArt. 5 C Abs. 1 PVÜ Rechnung trägt. Nach dieser Vorschrift der PVÜ darf eine \n\ndem Benutzungszwang unterliegende eingetragene Marke nach Ablauf einer \n\nangemessenen Frist nur für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine \n\nUntätigkeit nicht rechtfertigt. In Art. 19 Abs. 1 Satz 2 TRIPS werden als triftige \n\nGründe für die Nichtbenutzung einer Marke Umstände anerkannt, die unabhän-\n\ngig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Be-\n\nnutzung der Marke bilden, wie z.B. Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staat-\n\nliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren oder Dienstleistungen. \n\n32 \n\nEin berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung kann sich auch aus ei-\n\nnem nur für einen vorübergehenden Zeitraum geltenden gesetzlichen Werbe-\n\nverbot ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 \n\nRdn. 66). Ein entsprechendes Werbeverbot fällt nicht in die Risikosphäre des \n\nMarkeninhabers und macht ihm die Benutzung der Marke während des nur vor-\n\nübergehenden Zeitraums, in dem das Werbeverbot gilt, unzumutbar. Ist die \n\nWerbung für mit einer bestimmten Marke gekennzeichnete Waren oder Dienst-\n\nleistungen untersagt, kann von einem Unternehmen die Benutzung dieser Mar-\n\nke für den Produktabsatz regelmäßig nicht erwartet werden. \n\n33 \n\nVon einer Unzumutbarkeit der Markenbenutzung kann auch auszugehen \n\nsein, wenn zwar ein nationales Werbeverbot für mit der Marke gekennzeichnete \n\nWaren oder Dienstleistungen (noch) nicht besteht, mit seinem Erlass aber auf-\n\ngrund europarechtlicher Rechtsakte jederzeit gerechnet werden muss (a.A. \n\nStröbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 66). Dem betroffenen Unternehmen \n\nist es nicht zuzumuten, die mit der Einführung einer Marke häufig verbundenen \n\nerheblichen Kosten aufzuwenden, wenn ein Werbeverbot und daraus folgend \n\ndie Einstellung der Markenbenutzung droht. \n\n34 \n\nb) Es kann offenbleiben, ob sich aus Art. 3 der Richtlinie 98/43/EG, der \n\nWerbebeschränkungen für Marken vorsah, die für ein Tabakerzeugnis verwen-\n\ndet werden, ein berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung i.S. von § 26 Abs. 1 \n\nMarkenG ergab. Jedenfalls wäre dieser mit der Entscheidung des Gerichtshofs \n\nder Europäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 (Rs. C-376/98, GRUR \n\n2001, 67), durch die die Richtlinie für nichtig erklärt worden ist, entfallen. Für die \n\nfolgende Zeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein nationales Wer-\n\nbeverbot für die Benutzung von Marken für Waren oder Dienstleistungen, die \n\nnicht in einem Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen standen, drohte, wenn \n\neine entsprechende Marke für ein Tabakerzeugnis benutzt wurde. Die Ankündi-\n\ngung des für Gesundheits- und Verbraucherschutz zuständigen Kommissars \n\nder Europäischen Gemeinschaft nach der Entscheidung des Gerichtshofs der \n\nEuropäischen Gemeinschaften vom 5. Oktober 2000 - Rs. C-376/98 zur Nich-\n\ntigkeit der Richtlinie 98/43/EG, neue Maßnahmen vorzuschlagen, und die Emp-\n\nfehlung des Rates vom 2. Dezember 2002 zur Prävention des Rauchens und \n\nfür Maßnahmen zur gezielten Eindämmung des Tabakkonsums (ABl. EG \n\nNr. L 22 v. 25.1.2003, S. 31) waren unverbindlich. Anhaltspunkte dafür, dass \n\nauf der Grundlage dieser Empfehlung oder aus anderen Gründen ein nationales \n\nWerbeverbot für Marken umgesetzt werden könnte, die mit Tabakmarken iden-\n\ntisch waren, bestanden nicht. \n\n35 \n\nc) Drohte seit dem 5. Oktober 2000 kein nationales Werbeverbot für die \n\nWaren und Dienstleistungen \n\n(mehr), \n\nfür die die Widerspruchsmarke \n\nNr. 398 59 108 eingetragen ist, kann sich die Widersprechende nicht mit Erfolg \n\nauf berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung während des Zeitraums von \n\nfünf Jahren vom 9. Juni 2000 bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Bun-\n\ndespatentgericht am 9. Juni 2005 berufen (§ 26 Abs. 1, § 43 Abs. 1 Satz 2 \n\nMarkenG). Dies gilt auch, wenn davon ausgegangen wird, dass die Widerspre-\n\nchende im Zeitraum vom 9. Juni 2000 bis zur Entscheidung des Gerichtshofs \n\nder Europäischen Gemeinschaften über die Nichtigkeit der Richtlinie 98/43/EG \n\nam 5. Oktober 2000 gehindert war, die Widerspruchsmarke zu benutzen. \n\n36 \n\nOb ein in den Fünfjahreszeitraum fallender vorübergehender Hinde-\n\nrungsgrund für eine Markenbenutzung ausreicht, um davon auszugehen, dass \n\nberechtigte Gründe i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vorlagen, die Marke während \n\ndes in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestimmten Zeitraums nicht zu benutzen, ist \n\nunter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen \n\n(vgl. BPatG GRUR 1999, 1002, 1004; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., \n\n§ 26 Rdn. 166). Dagegen führt das Vorliegen eines nur vorübergehenden Hin-\n\nderungsgrundes nicht dazu, dass der Lauf der Benutzungsschonfrist gehemmt \n\nwird (a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 47; Stuckel in v. Schultz, Mar-\n\nkenrecht, § 26 Rdn. 44; Bous in HK-MarkenR, § 26 Rdn. 62). Eine Hemmung \n\nder Fristen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ist im Markengesetz nicht \n\nausdrücklich vorgesehen. Auch Sinn und Zweck der Bestimmungen über den \n\nBenutzungszwang sprechen gegen die Annahme einer Fristenhemmung, wenn \n\nfür einen vorübergehenden Zeitraum berechtigte Gründe für eine Nichtbenut-\n\nzung vorliegen. Die Benutzungsschonfrist ist der Zeitraum, der dem Markenin-\n\nhaber zur Vorbereitung und Aufnahme der Benutzung zur Verfügung steht \n\n(Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 62 u. § 43 Rdn. 6). Eine Benut-\n\nzungsschonfrist von fünf Jahren wird vom Gesetz grundsätzlich als dafür aus-\n\nreichend angesehen. Würde der vorübergehende Zeitraum, in dem berechtigte \n\nGründe für eine Nichtbenutzung vorliegen, zu einer Hemmung der Fünfjahres-\n\nfrist des § 43 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 MarkenG führen, könnte dadurch eine \n\nVerlängerung dieses Zeitraums eintreten, die im Gesetz nicht vorgesehen ist. \n\n37 \n\nIm Streitfall lag während der Benutzungsschonfrist allenfalls in einem \n\nverhältnismäßig kurzen Zeitraum von annähernd vier Monaten ein Grund vor, \n\nder die Benutzung der Widerspruchsmarke hinderte. Dies reicht nicht aus, um \n\nanzunehmen, dass die Widersprechende berechtigte Gründe i.S. von § 26 \n\nAbs. 1 MarkenG hatte, die Marke während des Zeitraums des § 43 Abs. 1 \n\nSatz 2 MarkenG nicht zu benutzen. Der Widersprechenden war es ohne Weite-\n\nres möglich, während des verbliebenen Zeitraums von vier Jahren und acht \n\nMonaten, der den vollen Fünfjahreszeitraum annähernd erreichte, die Benut-\n\nzung der Widerspruchsmarke aufzunehmen. \n\n38 \n\nIV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nBornkamm \n\nBüscher \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 24.08.2005 - 25 W(pat) 240/03 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZB_100-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-09-28/i-zb-100-05","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":9},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 43","ref_norm":"43","n":6},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZB_100-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZB_100-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-09-28/i-zb-100-05","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2005/I_ZB_100-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 20:56:56.411291+00:00"}}