{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZR__71-04","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2007-02-08","aktenzeichen":"I ZR 71/04","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 8. Februar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle bodo Blue Night MarkenG § 26 Abs. 3 Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehre- re Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend be- nutzt werden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nURTEIL UND VERSÄUMNISURTEIL \n\nI ZR 71/04 \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nVerkündet am: \n8. Februar 2007 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nbodo Blue Night \n\nMarkenG § 26 Abs. 3 \n\nBesteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehre-\nre Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende \nHauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende \nZweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend be-\nnutzt werden. \n\nBGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - OLG Hamm \n\nLG Bochum \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 8. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm \n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und \n\nDr. Kirchhoff \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 4. Zivilsenats des \n\nOberlandesgerichts Hamm vom 1. Juni 2004 aufgehoben. \n\nDie Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch \n\nüber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-\n\nwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\n1 \n\nDie Klägerin ist Inhaberin der am 25. Oktober 1996 angemeldeten und \n\nam 7. März 1997 unter anderem für \"Parfümerien, Eau de Toilette, After Shave\" \n\neingetragenen Wortmarke \"Blue Night\". Sie geht aus dieser Marke gegen die \n\nBenutzung des Zeichens \n\nvor, das die Beklagte zu 2 für von der Beklagten zu 1 vertriebene Duftwässer \n\n(After Shave und Eau de Toilette) verwendet. Darüber hinaus ist die Klägerin \n\nInhaberin der am 18. August 1998 für \"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur \n\nKörper- und Schönheitspflege, Haarwässer\" eingetragenen Wortmarke \"Bodo\". \n\n2 \n\nDie Klägerin verwendet die Marke \"Blue Night\" wie nachstehend wieder-\n\ngegeben in Verbindung mit ihrer Marke \"Bodo\": \n\n3 \n\nDie Klägerin sieht in der oben wiedergegebenen Verwendung der Kenn-\n\nzeichnung \"MAN BLUE NIGHT\" eine Verletzung ihrer Marke \"Blue Night\". Das \n\nzusammengesetzte Zeichen \"MAN BLUE NIGHT\" werde durch den Bestandteil \n\n\"Blue Night\" geprägt. Dagegen sei der Bestandteil \"MAN\" ein rein beschreiben-\n\nder Gattungsbegriff, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um einen Duft \n\nfür Männer handele. Bei der von ihr verwendeten Marke stelle \"bodo\" den \n\nOberbegriff für eine Vielzahl von Parfümartikeln dar, die sie vertreibe. \n\nDie Klägerin macht Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und \n\nFeststellung der Schadensersatzpflicht gegen die Beklagten geltend. \n\nDie Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben eine rechts-\n\nerhaltende Benutzung der Marke \"Blue Night\" durch die Klägerin in Abrede ge-\n\nstellt, da sie ausschließlich die Marke \"bodo Blue Night\" verwendet habe. Durch \n\ndas Hinzufügen des ebenfalls prägenden Bestandteils \"bodo\" sei ein neues Ge-\n\nsamtzeichen entstanden, das der Verkehr nicht mehr mit der Marke \"Blue \n\nNight\" gleichsetze. \n\nDas Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Beru-\n\nfungsgericht hat die Klage abgewiesen. \n\nMit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Be-\n\nklagte zu 1 beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstin-\n\nstanzlichen Urteils. Die Beklagte zu 2 war im Revisionsverfahren nicht vertre-\n\nten. \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nEntscheidungsgründe: \n\n8 \n\nI. Über den gegen die Beklagte zu 2 gerichteten Revisionsantrag ist - da \n\ndie Beklagte zu 2 trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungs-\n\n9 \n\n10 \n\ntermin nicht vertreten war - auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu \n\nentscheiden. \n\nII. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke \n\n\"Blue Night\" durch die Klägerin verneint. Dazu hat es ausgeführt: \n\nDie Klägerin habe die Wortmarke \"Blue Night\" nicht benutzt, sondern nur \n\ndas - im Tatbestand wiedergegebene - Zeichen \"bodo Blue Night\". Gemäß § 26 \n\nAbs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke zwar auch die Verwendung \n\neiner Form, die von der Eintragung abweiche, soweit der kennzeichnende Cha-\n\nrakter der Marke durch die Abweichungen nicht verändert werde. Der Verkehr \n\nverstehe \"bodo\" als Hinweis auf eine bestimmte Duftserie der Klägerin und \n\n\"Blue Night\" als die Bezeichnung einer Duftnote aus dieser Serie, zumal bei \n\nDuftwässern eine derartige Kennzeichnungspraxis nicht unüblich sei. Mit \"bodo\" \n\nwerde auf die gemeinsame Qualität der Produkte dieser Duftserie verwiesen \n\nund das Produkt gleichsam als Serienmitglied zusätzlich gekennzeichnet. Dem \n\nBestandteil \"bodo\", der selbst als Wortmarke für die Klägerin eingetragen sei, \n\nmesse der Verkehr eine eigene kennzeichnende Wirkung bei und sehe daher in \n\nder Eintragung (\"Blue Night\") und der tatsächlichen Benutzungsform (\"bodo \n\nBlue Night\") nicht mehr ein und dasselbe Zeichen. Der Bestandteil \"bodo\" trete \n\nauch nicht aus anderen Erwägungen in dem Maße in den Hintergrund, dass der \n\nVerkehr ihm keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse. \n\n11 \n\nIII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben \n\nErfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-\n\nverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hätte in \n\nBetracht ziehen müssen, dass der Verkehr in der Verwendung des Zeichens \n\n\"Blue Night\" neben \"bodo\" möglicherweise eine zweite Marke erkennt. \n\n12 \n\n1. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 \n\nMarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-\n\nre verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 13.6.2002 \n\n- I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; Urt. v. \n\n21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). \n\nWird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt \n\neine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die \n\nAbweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. \n\nDas ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen ge-\n\nrade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit \n\nder eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe \n\nMarke sieht (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = \n\nWRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). \n\n13 \n\n2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zei-\n\nchen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei \n\nTeilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber \n\nauch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunfts-\n\nhinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. \n\nBGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 \n\n- Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP \n\n2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch \n\nderen Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 \n\n- I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 \n\n- I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese Mög-\n\nlichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hilde-\n\nbrandt, Marken und andere Kennzeichen, § 12 Rdn. 24 f.). \n\n14 \n\nDer Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen ge-\n\nwöhnt (BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana, m.w.N.; GRUR 2000, \n\n510 f. - Contura; BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 \n\n= WRP 2005, 620 - FERROSIL). Ohne weiteres wird die Verwendung einer \n\nZweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den \n\ndem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt. Die Verwendung \n\neiner Zweitmarke liegt aber auch bei Serienzeichen nahe, bei denen das eine \n\nZeichen die Produktfamilie, das andere das konkrete Produkt benennt. Bei \n\nDuftwässern entspricht eine solche Kennzeichnungspraxis - wie auch das Beru-\n\nfungsgericht festgestellt hat - durchaus dem Üblichen. \n\n15 \n\nDie Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder \n\nDienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. \n\nInsbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden \n\nHauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Arti-\n\nkel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die \n\nZweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide \n\nfür sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 1993, \n\n972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura; Ströbele in Ströbele/ \n\nHacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 81). \n\n16 \n\n3. Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, \n\nob das mit der Klagemarke \"Blue Night\" kombinierte Zeichen \"bodo\" vom Ver-\n\nkehr als eigenständiges Zeichen aufgefasst wird. Ist dies der Fall, kommt es bei \n\nder Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht darauf an, \n\ndass die Produkte der Klägerin auch noch das Zeichen \"bodo\" tragen. Für die \n\nAnnahme, dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil \"bodo\" eine selbständi-\n\nge Zweitmarke erblickt, könnten im Streitfall etwa die häufige Verwendung von \n\nZweitmarken auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet (vgl. BGH GRUR \n\n1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach) und \n\ninsbesondere eine entsprechende Verwendung des Zeichens \"bodo\" im Zu-\n\nsammenhang mit anderen Duftnoten sprechen. Die Revision rügt mit Erfolg, \n\ndass das Berufungsgericht dem entsprechenden Vorbringen der Klägerin nicht \n\nnachgegangen ist. Hat die Klägerin - wie von ihr vorgetragen und vom Landge-\n\nricht festgestellt - unter dem Zeichen \"bodo\" eine Vielzahl von Düften verschie-\n\ndener, gesondert gekennzeichneter Duftserien vertrieben, liegt die Annahme \n\nnahe, dass der Verkehr in dem Zeichen \"Blue Night\" die eingetragene Wort-\n\nmarke der Klägerin wiedererkennt. Diese Frage bedarf der Klärung. \n\n17 \n\nIV. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin auf-\n\nzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über \n\ndie Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. \n\nBornkamm \n\nv. Ungern-Sternberg \n\n Pokrant \n\n Schaffert \n\nKirchhoff \n\nVorinstanzen: \n\nLG Bochum, Entscheidung vom 01.10.2003 - 13 O 100/03 - \n\nOLG Hamm, Entscheidung vom 01.06.2004 - 4 U 134/03 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZR__71-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-02-08/i-zr-71-04","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":3}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZR__71-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZR__71-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2007-02-08/i-zr-71-04","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZR__71-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 21:23:06.237780+00:00"}}