{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZB___9-04","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2005-11-17","aktenzeichen":"I ZB 9/04","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 162 Abs. 2; WZG §§ 1, 4 Abs. 3 Verkündet am: 17. November 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Scherkopf Bei der Prüfung, ob eine vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke auf einen nach diesem Zeitpunkt gestellten Antrag wegen Schutzunfähigkeit zu löschen ist, ist davon auszugehen, dass der Abbildung einer Ware oder von Teilen einer Ware, die sich auf die Wiedergabe von technisch bedingten Gestaltungsmerk- malen beschränkt, die das Wesen der Ware ausmachen, nach dem Warenzei- chengesetz der Schutz als Warenzeichen grundsätzlich zu versagen war, weil sie zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung gegenüber gleichartigen Erzeug- nissen anderer Hersteller ungeeignet ist und derartige Merkmale im Allgemein- interesse freizuhalten sind. Dieses Schutzhindernis konnte daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 9/04 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 1 034 262 \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nMarkenG § 162 Abs. 2; \nWZG §§ 1, 4 Abs. 3 \n\nVerkündet am: \n17. November 2005 \nFühringer \nJustizangestellte \nals Urkundsbeamtin \nder Geschäftsstelle \n\nScherkopf \n\nBei der Prüfung, ob eine vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke auf einen \nnach diesem Zeitpunkt gestellten Antrag wegen Schutzunfähigkeit zu löschen \nist, ist davon auszugehen, dass der Abbildung einer Ware oder von Teilen einer \nWare, die sich auf die Wiedergabe von technisch bedingten Gestaltungsmerk-\nmalen beschränkt, die das Wesen der Ware ausmachen, nach dem Warenzei-\nchengesetz der Schutz als Warenzeichen grundsätzlich zu versagen war, weil \nsie zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung gegenüber gleichartigen Erzeug-\nnissen anderer Hersteller ungeeignet ist und derartige Merkmale im Allgemein-\ninteresse freizuhalten sind. Dieses Schutzhindernis konnte daher auch nicht \ndurch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. \n\nBGH, Beschl. v. 17. November 2005 - I ZB 9/04 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann \n\nund die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und \n\nDr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am \n\n15. April 2004 an Verkündungs statt zugestellte Beschluss des \n\n28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts \n\naufgehoben. \n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung \n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1982 die Bildmarke \n\nNr. 1 034 262 \n\nfür die Waren \"Rasierapparate; Einzelteile der genannten Waren, soweit in \n\nKlasse 8 enthalten\" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. \n\nDie Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 nach § 50 Abs. 1 MarkenG \n\ndie Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, der Marke fehle \n\nals bloßer Wiedergabe des Kopfs eines elektrischen Rasierapparats nach § 3 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG die Markenfähigkeit. \n\nDie Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen. \n\nDie Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den \n\nLöschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne \n\nErfolg geblieben. \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr \n\nLöschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-\n\nschwerde zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für \n\neine Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen nicht \n\nvor. Zur Begründung hat es ausgeführt: \n\nNach § 162 Abs. 2 MarkenG müsse für die Löschung von vor dem \n\n1. Januar 1995 eingetragenen Altmarken die Schutzunfähigkeit nach altem und \n\nneuem Recht vorliegen. Die Voraussetzungen für die Markenfähigkeit im Wa-\n\nrenzeichengesetz, unter dessen Geltung die Marke eingetragen worden sei, \n\nund im Markengesetz wichen insoweit voneinander ab, als der Ausschluss-\n\ngrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Warenzeichengesetz keine direkte An-\n\nwendung gehabt habe und nicht als Fall der Zeichenfähigkeit, sondern lediglich \n\nder konkreten Unterscheidungskraft geregelt gewesen sei. Dieses Eintragungs-\n\nhindernis habe aber ohne weiteres im Wege der Verkehrsdurchsetzung im \n\nZeitpunkt der Eintragung überwunden werden können, wie es vorliegend der \n\nFall gewesen sei. Eine andere nunmehr an § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG orientierte \n\nrechtliche Betrachtungsweise sei im Nachhinein nicht mehr möglich, da zumin-\n\ndest insoweit die Zehn-Jahres-Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG \n\neingreife. Andere Einwände gegen die Markenfähigkeit im Zeitpunkt der Eintra-\n\ngung seien nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich, so dass bereits \n\nnicht davon ausgegangen werden könne, dass die Eintragung nach den Be-\n\nstimmungen des Warenzeichengesetzes zu Unrecht erfolgt sei. Eine Prüfung, \n\nob die angegriffene Marke den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 3 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfalle, sei damit nicht mehr erforderlich. \n\n8 \n\n9 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die bislang vom Bun-\n\ndespatentgericht getroffenen Feststellungen tragen seine Auffassung, von einer \n\nSchutzunfähigkeit der Marke nach den Bestimmungen des Warenzeichenge-\n\nsetzes könne nicht ausgegangen werden, nicht. \n\n1. Der Antrag auf Löschung der vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen \n\nStreitmarke gemäß § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach dem \n\n1. Januar 1995 gestellt worden. Gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Satz 1 \n\nMarkenG ist daher, wovon das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen \n\nist, die Eintragung der Streitmarke zu löschen, wenn sie sowohl nach den bis \n\nzum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als \n\nauch nach den Vorschriften des Markengesetzes nicht schutzfähig ist. \n\n10 \n\n2. Das Bundespatentgericht hat eine Schutzunfähigkeit der Streitmarke \n\nnach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichenge-\n\nsetzes verneint. Dem kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. \n\n11 \n\na) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der von der Antrag-\n\nstellerin geltend gemachte Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus der bildlichen \n\nDarstellung eines Produktteils - nämlich eines Scherkopfansatzes mit drei rotie-\n\nrenden Scherköpfen, der zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich \n\nsei - nach der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes gegebenen \n\nRechtslage nicht die Frage der Zeichenschutzfähigkeit an sich betreffe. Viel-\n\nmehr habe es sich um eine Frage der Unterscheidungskraft i.S. von § 4 Abs. 2 \n\nNr. 1 WZG gehandelt, so dass gemäß § 4 Abs. 3 WZG die Eintragung zuzulas-\n\nsen gewesen sei, wenn sich das Zeichen - wie die Streitmarke - im Verkehr als \n\nKennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt gehabt habe. Wie die \n\nRechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, geben diese Ausführungen des \n\nBundespatentgerichts die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht zu-\n\ntreffend wieder. \n\n12 \n\nb) Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war vielmehr ein Wa-\n\nrenzeichen- oder Ausstattungsschutz an Merkmalen, die das Wesen einer Wa-\n\nre bestimmen, grundsätzlich ausgeschlossen. Der Kennzeichenschutz war \n\nnach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs in \n\ndiesen Fällen zu versagen, weil derartige Merkmale nicht geeignet sind, die \n\nbetreffende Ware von gleichen Erzeugnissen anderer Hersteller zu unterschei-\n\nden, und weil die Anerkennung eines Warenzeichenschutzes an solchen das \n\nWesen der Ware bestimmenden Merkmalen einem Alleinherstellungsrecht an \n\nder Ware gleichkäme und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher \n\noder gleichartiger Waren durch andere auswirkte, was mit dem begrenzten \n\nZweck eines Warenkennzeichnungsmittels unvereinbar wäre (zum Warenzei-\n\nchen vgl. RGZ 115, 235, 239 - Bandmaster; BGH, Urt. v. 8.5.1959 - I ZR 16/58, \n\nGRUR 1959, 423, 424 - Fußballstiefel; Urt. v. 21.1.1977 - I ZR 49/75, GRUR \n\n1977, 602, 606 - Trockenrasierer; zum Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG \n\nvgl. BGHZ 5, 1, 6 f. - Hummel; 11, 129, 132 - Zählkassette; 35, 341, 345 - Bunt-\n\nstreifensatin; BGH, Urt. v. 19.3.1971 - I ZR 102/69, GRUR 1972, 122, 123 \n\n- Schablonen). Dieses Schutzhindernis bestand auch bei Abbildungen der Ware \n\noder von Warenteilen (vgl. BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer). Den \n\nGestaltungsmitteln der Ware, die deren Wesen ausmachen, und deren Abbil-\n\ndung fehlte der Zeichencharakter i.S. von § 1 WZG, so dass eine Eintragung \n\nauch nicht wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG erfolgen \n\nkonnte (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG \n\nRdn. 42; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl. 1990, § 4 Rdn. 20; zum \n\nfehlenden Zeichencharakter der Darstellung einer im Verkehr durchgesetzten \n\nVerpackung einer Ware vgl. BGHZ 41, 187, 191 - Palmolive). Auch ein Ausstat-\n\ntungsschutz gemäß § 25 WZG war bei solchen Merkmalen, selbst wenn sie \n\nVerkehrsgeltung erlangt hatten, grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGH, Urt. \n\nv. 6.11.1963 - Ib ZR 37/62, GRUR 1964, 621, 623 - Klemmbausteine I; vgl. fer-\n\nner v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 25 Rdn. 5 f. m.w.N.). Zu den Elementen, \n\ndie das Wesen der Ware selbst ausmachen und für die Warenkennzeichen-\n\nschutz - auch bei Verkehrsdurchsetzung - grundsätzlich zu versagen war, wur-\n\nden solche Merkmale gezählt, die der Ware ihre charakteristische Eigenart ver-\n\nleihen, insbesondere durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt sind \n\n(BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; BGHZ 35, 341, 345 - Bunt-\n\nstreifensatin). Andere Elemente des äußeren Gesamtbilds der Ware konnten \n\nGegenstand des Warenzeichen- oder Ausstattungsschutzes sein, also etwa \n\nVerzierungen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, \n\n384 - BMW-Niere; Baumbach/Hefermehl aaO) oder Merkmale, die zwar techni-\n\nsche Zwecke erfüllen, ohne aber allein durch sie bedingt zu sein (vgl. BGHZ 11, \n\n129, 132 - Zählkassette). \n\n13 \n\nc) Die Antragstellerin hat unter Darlegung im Einzelnen und unter Vorla-\n\nge eines Sachverständigengutachtens geltend gemacht, es handele sich so-\n\nwohl bei den einzelnen Merkmalen als auch bei der Gesamtkonfiguration des \n\nabgebildeten Gegenstands der angegriffenen Marke um Gestaltungsmerkmale, \n\ndie ausschließlich rein funktional oder technisch bedingt seien. Die als Bildmar-\n\nke eingetragene Gestaltung mache das Wesen der hiervon erfassten Ware \n\nselbst aus und könne auch nicht willkürlich gewählt werden. Da das Bundespa-\n\ntentgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob und in welchem Umfang \n\ndie Produktteile, die die Streitmarke abbildet, technisch bedingt sind, ist dieses \n\nVorbringen der Antragstellerin für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbe-\n\nschwerdeinstanz zugrunde zu legen. Danach ist davon auszugehen, dass der \n\nStreitmarke wegen Fehlens der Zeichenfähigkeit i.S. von § 1 WZG die Eintra-\n\ngung zu versagen war und dieses Eintragungshindernis auch nicht durch Ver-\n\nkehrsdurchsetzung überwunden werden konnte. Entgegen der Auffassung des \n\nBundespatentgerichts kann somit auf der Grundlage der bisherigen Feststel-\n\nlungen die Schutzfähigkeit der Streitmarke nach den Vorschriften des Waren-\n\nzeichengesetzes nicht bejaht werden. \n\n14 \n\n3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen \n\nGründen als richtig dar. Sollte die Streitmarke nach den Vorschriften des Wa-\n\nrenzeichengesetzes schutzunfähig gewesen sein, weil es ihr schon an der Zei-\n\nchenfähigkeit i.S. von § 1 WZG fehlte, dann kann sich die Markeninhaberin ins-\n\nbesondere nicht auf einen Bestands- oder Vertrauensschutz berufen. Nach \n\n§ 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG war ein Zeichen, dessen Eintragung hätte ver-\n\nsagt werden müssen, zu löschen, wenn ein Dritter die Löschung formgerecht \n\nbeantragt hatte (vgl. BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II). Der Lö-\n\nschungsantrag war weder an eine Frist gebunden noch konnte ihm grundsätz-\n\nlich mit dem Einwand des Vertrauens auf den rechtlichen Bestand der Ent-\n\nscheidung über die Eintragung begegnet werden (BGHZ 42, 151, 162 - Rippen-\n\nstreckmetall II). Bei dem im vorliegenden Fall in Betracht kommenden Eintra-\n\ngungshindernis der Zeichenunfähigkeit kann auch nicht ausnahmsweise ein \n\nBestands- oder Vertrauensschutz aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) gewährt \n\nwerden (vgl. dazu BGHZ 42, 151, 162 f. - Rippenstreckmetall II; Baumbach/ \n\nHefermehl aaO § 10 Rdn. 7). Denn dieses Schutzhindernis beruht auf dem All-\n\ngemeininteresse an der Freihaltung der das Wesen der Ware ausmachenden \n\nGestaltungselemente, das einem etwaigen Vertrauens- oder Bestandsschutz \n\ndes Zeicheninhabers vorgeht. Aus diesem Grunde können auch sonstige auf \n\nVerfristung oder Verwirkung gestützte Einwände dem Löschungsbegehren nicht \n\nentgegengehalten werden. Ebenso scheidet eine (entsprechende) Anwendung \n\nder Zehn-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aus. Bestandsschutz \n\nbesteht nach dieser Vorschrift nur bei den in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG \n\ngenannten Eintragungshindernissen, dagegen nicht im Falle des Schutzhinder-\n\nnisses des § 3 Abs. 2 MarkenG, dem das nach § 1 WZG gegebene Eintra-\n\ngungshindernis der Zeichenunfähigkeit wegen technischer Bedingtheit der ab-\n\ngebildeten Gestaltungsmerkmale der Sache nach entspricht. Die Frage, ob § 50 \n\nAbs. 2 Satz 2 MarkenG überhaupt auf Altmarken anwendbar ist, kann daher \n\noffen bleiben. \n\n15 \n\nIV. Danach war die angefochtene Entscheidung auf die Rechtsbe-\n\nschwerde aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-\n\nscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 \n\nMarkenG). \n\nUllmann \n\nBornkamm \n\n Büscher \n\nSchaffert \n\nBergmann \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 15.04.2004 - 28 W (pat) 2/02 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZB___9-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-11-17/i-zb-9-04","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":8},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":4},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZB___9-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZB___9-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-11-17/i-zb-9-04","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2004/I_ZB___9-04.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 17:10:49.070389+00:00"}}