{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2004-12-02","aktenzeichen":"I ZB 8/04","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"LOKMAUS MMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 a) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre Schutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzu- teilen hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits sämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversa- gung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im an- schließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hier- durch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. b) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen Steuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 8/04 \n\nBESCHLUSS \n\nvom \n\n2. Dezember 2004 \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die IR-Marke 646 783 \n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nLOKMAUS \n\nMMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 \n\na) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre \nSchutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach \nder internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzu-\nteilen hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits \nsämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversa-\ngung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im an-\nschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hier-\ndurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. \n\nb) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen \n\nSteuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage. \n\nBGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 – I ZB 8/04 – Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2004 durch \n\nden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Stern-\n\nberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert \n\nbeschlossen: \n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des \n\n32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom \n\n18. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Ver-\n\nweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der \n\nKlasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden \n\nist. \n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhand-\n\nlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. \n\nIm übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festge-\n\nsetzt. \n\nGründe: \n\nI. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland \n\nfür ihre mit Priorität vom 15. November 1994 (Ursprungsland Österreich) für eine \n\nVielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 28 und 42 internatio-\n\nnal registrierte Wortmarke 646 783 \n\nLOKMAUS \n\nNachstehend ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die \n\nMarkeninhaberin Schutz beansprucht, im französischen Original und in einer (von \n\nder Markeninhaberin zu den Akten gereichten) deutschen Übersetzung nach Wa-\n\nrenklassen geordnet wiedergegeben: \n\n9 Pièces de construction relevant de la technique de \nréglage pour les modèles réduits cites en classe \n28 et pour leurs installations de commande; trans-\nformateurs; postes de commande géographique à \ntouches; circuits pour boucles de retour; com-\nmandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus \n(électriques et/ou électroniques) et leurs éléments \nde commutation pour la commande, le réglage et \nla surveillance d'installations de rails et/ou de véhi-\ncules miniatures avec raccordement de ligne ou \navec transmission sans fil; appareils électroniques \nd'entrée tels qu'appareils de commande sur écran \n(souris); parties des produits précités non com-\nprises dans d'autres classes. \n\n9 Konstruktionsteile, die in den Bereich der Regel-\ntechnik fallen, für reduzierte Modelle, die in Klasse \n28 genannt sind, und für Steueranlagen; Transfor-\nmatoren; geographische Steuerposten mit Tasten; \nSchaltungen für Wendeschleifen; Funktionssteue-\nrungen für Blöcke und/oder Busse (elektrische \nund/oder elektronische) und ihre Schaltelemente \nfür die Steuerung, Regelung und Überwachung \nvon Schienenanlagen und/oder Miniaturfahrzeugen \nmit Leitungsanschluß oder drahtloser Übertragung; \nelektronische Eingabegeräte, wie beispielsweise \nBildschirmsteuergeräte (Maus); Teile der vorge-\nnannten Produkte, die nicht in anderen Klassen \nenthalten sind. \n\n11 Générateurs électriques de vapeur. \n28 Modèles réduits de chemin de fer notamment lo-\ncomotives, wagons, tramway; matériel de voies \npour modèles réduits de véhicules notamment \npour modèles réduits de chemin de fer et de véhi-\ncules; modèles réduits de véhicules militaires, no-\ntamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; \nparcours en tant de jouets; installations de rails \npour modèles réduits de véhicules à entraînement \nélectrique, notamment pour voitures, tous les pro-\nduits précités étant avec ou sans générateur élec-\ntrique ou avec générateur à vapeur pour modèles \nréduits de véhicules, modèles réduits de véhicules \nsur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; \nmodèles réduits de construction; modèles réduits \nde dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispo-\nsitifs de commande pour systèmes de voies de \nmodèles réduits de véhicules, notamment installa-\ntions de rails pour modèles réduits de véhicules \nsur rails et/ou sur routes; tous les produits précités \nayant des échelles et des écartements de voies \ndifférentes; dispositifs de commande par calcula-\nteur et autoprogrammables avec ordinateurs, no-\n\n11 Elektrische Dampferzeuger. \n28 Reduzierte Eisenbahnmodelle, insbesondere Loko-\nmotiven, Wagons, Straßenbahnen; Wegeausrü-\nstung für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesonde-\nre für reduzierte Eisenbahn- und Fahrzeugmodelle; \nreduzierte Militärfahrzeugmodelle, \ninsbesondere \nTanks, LKWs, Schiffe Flugzeuge; Spielzeugpar-\ncours; Schienenanlagen für reduzierte Fahrzeug-\nmodelle mit elektrischem Antrieb, insbesondere für \nAutos, wobei alle vorgenannten Produkte mit oder \nohne Elektrogenerator oder mit Dampferzeuger für \nreduzierte Fahrzeugmodelle, reduzierte Schienen- \noder Straßenfahrzeugmodelle mit Dampfantrieb \nsind; reduzierte Konstruktionsmodelle; reduzierte \nModelle von Beleuchtungs- und Anzeigeeinrichtun-\ngen; Steuereinrichtungen für Wegesysteme für re-\nduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere Schie-\nnenanlagen \nfür reduzierte Schienen- und/oder \nStraßenfahrzeugmodelle; wobei alle vorgenannten \nProdukte unterschiedliche Maßstäbe und Wegab-\nstände aufweisen; Rechnersteuereinrichtungen, \ndie mit Computer selbstprogrammierbar sind, ins-\nbesondere mit PCs; wobei alle vorgenannten Pro-\n\ntamment ordinateurs individuels; tous les produits \nprécités étant destines à des modèles réduits de \nvéhicules et/ou à des installations en modèle ré-\nduit pour modèles réduits de véhicules, notam-\nment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes \nou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, \ncomposants électriques pour modèles réduits, no-\ntamment pour modèles réduits de véhicules; appa-\nreils d'éclairage et de commutation pour les mo-\ndèles réduits précités ainsi que leurs installations \nde commande; tous les produits précités étant des \njouets. \n\ndukte für reduzierte Fahrzeugmodelle und/oder re-\nduzierte Modellanlagen für reduzierte Fahrzeug-\nmodelle bestimmt sind, insbesondere für Schie-\nnen- und/oder Straßenfahrzeuge oder für Militär-\nfahrzeuge, Schiffe und/oder Flugzeuge, elektrische \nBauteile für reduzierte Modelle, insbesondere für \nreduzierte Fahrzeugmodelle; Beleuchtungs- und \nSchaltgeräte für die vorgenannten reduzierten Mo-\ndelle sowie ihre Steuereinrichtungen; wobei alle \nvorgenannten Produkte Spielzeuge sind. \n\n42 Élaboration de logiciels pour la commande, le ré-\nglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures \net/ou d'installations de voies pour véhicules mini-\natures notamment sous utilisation d'appareils élec-\ntroniques d'entrée tels qu'appareils de commande \nsur écran (souris). \n\n42 Entwicklung von Software für die Steuerung, Re-\ngelung und/oder Überwachung von Miniaturfahr-\nzeugen und/oder Wegeanlagen für Miniaturfahr-\nzeuge, insbesondere unter Verwendung von elek-\ntronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise \nBildschirmsteuergeräten (Maus). \n\nDie Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke \n\nnach einer vorangegangenen Anzeige der Schutzverweigerung gegenüber dem \n\nInternationalen Büro (refus de protection provisoire) den Schutz wegen Vorliegens \n\neines Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Bundespatentgericht hat die Be-\n\nschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen (Mitt. 2004, 372 [Ls.]). \n\nHiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Mar-\n\nkeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schut-\n\nzes der IR-Marke in Deutschland stehe für sämtliche Waren und Dienstleistungen, \n\nfür die Schutz beansprucht werde, das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses \n\nnach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 5 \nAbs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begrün-\n\ndung hat es ausgeführt: \n\nEs könne offenbleiben, ob der materielle Regelungsgehalt des Art. 6quinquies \n\nAbschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von dem des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweiche. \n\nDenn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts der Bestimmung der Pariser Ver-\n\nbandsübereinkunft stelle LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der \n\nArt, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Wertes der Erzeugnisse und \n\nDienstleistungen dienen könne, für die Schutz beansprucht werde. \n\nBei dem Wort LOKMAUS handele es sich um ein neues, bis Mitte des letzten \n\nJahrzehnts unbekanntes Kunstwort, das aus den Bestandteilen „Lok“ – der im \n\ndeutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive – und \n\n„Maus“ gebildet sei. „Maus“ sei hierbei im übertragenden Sinn als ein von Hand zu \n\nbedienendes Steuerungsinstrument zu verstehen, wie es vor allem bei Computern \n\nbekannt und gebräuchlich sei. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für \n\ndie Schutz beansprucht werde, bezeichne LOKMAUS demnach ein elektronisches \n\nSteuerungs- oder Regelungsgerät, mit dem die Funktionen einer Modelleisen-\n\nbahnanlage mit allen Bestandteilen gelenkt und kontrolliert werden könnten. Ob \n\ndieser Sinngehalt für den Verkehr von Anfang an im Vordergrund gestanden habe \n\noder ob der Begriff LOKMAUS ursprünglich als ungewöhnlich und originell emp-\n\nfunden worden sei und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kun-\n\nden als Herkunftshinweis verstanden werde, könne offenbleiben. Denn der IR-\n\nMarke werde der inländische Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft \n\nversagt, sondern wegen ihrer Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschrei-\n\nbende Sachangabe zu dienen. \n\nSämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen be-\n\nzögen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) \n\nEisenbahn- oder sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere \n\nFunktionen der Anlage digital gesteuert und überwacht werden könnten. Das als \n\nLOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stelle die zentrale technische Inno-\n\nvation dieser Anlagen dar. Möglicherweise habe sich gerade deshalb, weil diese \n\nArt der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit \n\nals gleichsam revolutionär empfunden worden sei sowie große Aufmerksamkeit \n\nund großen Anklang gefunden habe, die von der Markeninhaberin als Marke im \n\nSinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen gedachte Bezeichnung bin-\n\nnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter)entwickelt. \n\nFür das digitale Handsteuerungsgerät und dessen Bauteile bezeichne LOK-\n\nMAUS die Art der Ware selbst. Das ergebe sich aus den Nachweisen über die \n\nVerwendung des Wortes LOKMAUS, die Gegenstand des patentamtlichen und \n\ndes gerichtlichen Verfahrens gewesen seien. Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 \n\nMMA, wonach die nationale Behörde innerhalb einer Frist von einem Jahr dem In-\n\nternationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen \n\nhabe, besage nicht, daß im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Ver-\n\nfahrens gefundene tatsächliche Belege, die die (Rechts-)Gründe der Schutzver-\n\nweigerung bestätigten, unberücksichtigt bleiben müßten. \n\nAuch für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mit \n\ndem als „Lokmaus“ bezeichneten Handsteuerungsgerät gesteuert oder überwacht \n\nwürden, sei die IR-Marke nicht schutzfähig. Zwar bezeichne LOKMAUS insoweit \n\nnicht die Art der Waren selbst. Der Begriff könne aber dazu dienen, ein wesentli-\n\nches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per „Lokmaus“ steuerbar \n\nund somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein. \n\nDie Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, beträfen die Ent-\n\nwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen \n\nund Schienenanlagen und somit die Entwicklung von Programmen, wie sie insbe-\n\nsondere auch in den durch eine „Lokmaus“ gesteuerten Modellbahnanlagen zum \n\nEinsatz kämen. Bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungen mit dem Begriff \n\nLOKMAUS liege daher eine Bestimmungsangabe vor. \n\nDie Eintragung der IR-Marke im Ursprungsland Österreich entfalte keine In-\n\ndizwirkung. \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Mit Recht hat das \n\nBundespatentgericht der IR-Marke den Schutz in Deutschland insoweit verweigert, \n\nals Schutz für Waren der Warenklassen 9 und 28 beansprucht wurde. Dagegen \n\nhält die angefochtene Entscheidung der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit \n\nder Schutz für bestimmte Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klas-\n\nse 42 beansprucht wird. \n\n1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der \n\nauch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß \n§§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B \n\nSatz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Wie der Senat wiederholt entschieden hat, stimmt \n\ndieser Prüfungsmaßstab mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein (vgl. BGH, \n\nBeschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in \n\nBlütenform, m.w.N.). \n\n2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der angefochtene \n\nBeschluß könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentge-\n\nricht die Schutzverweigerung auf einen Rechtsgrund gestützt habe, der dem Inter-\n\nnationalen Büro nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA mitgeteilt \n\nworden sei. \n\na) Aus der Regelung in Art. 5 MMA ergibt sich, daß die beabsichtigte Ver-\n\nweigerung des Schutzes einer international registrierten Marke dem Internationa-\n\nlen Büro unter Angabe aller Gründe spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der \n\ninternationalen Registrierung der Marke mitgeteilt werden muß und die Begrün-\n\ndung der Schutzverweigerung mit anderen als den fristgerecht mitgeteilten \n\nSchutzversagungsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 – \n\nI ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 44 = WRP 1993, 9 – Römigberg, m.w.N.; Fezer, Mar-\n\nkenrecht, 3. Aufl., Art. 5 MMA Rdn. 10). Entgegen der Auffassung der Rechtsbe-\n\nschwerde hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung keine anderen als die \n\ninnerhalb der Jahresfrist mitgeteilten Schutzversagungsgründe zugrunde gelegt. \n\nInsbesondere hat es seine Entscheidung nicht auf das absolute Schutzhindernis \n\ndes § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt. Unter diesen Umständen kann offenblei-\n\nben, ob es ausreichend gewesen wäre, diesen Schutzverweigerungsgrund in der \n\nAnzeige lediglich durch ein Zitat der gesetzlichen Bestimmung („§ 8 alinéa 2 \n\nnos. 1, 2, 3 de la loi sur les marques“) mitzuteilen. \n\nb) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht \n\nseine Entscheidung auch auf erst im Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Ver-\n\nfahrens eingeführte Tatsachenbelege gestützt hat. Hieran war das Bundespatent-\n\ngericht nicht gehindert. Aus Art. 5 Abs. 2 MMA ergibt sich lediglich, daß die \n\nSchutzversagung nur auf die dem Internationalen Büro fristgerecht mitgeteilten \n\nRechtsgründe gestützt werden kann. Der Vorschrift ist dagegen nicht zu entneh-\n\nmen, daß die rechtliche Beurteilung nur auf Tatsachen beruhen darf, die dem In-\n\nternationalen Büro innerhalb der Frist mitgeteilt worden sind. Das folgt aus dem \n\nWortlaut, dem Sinn und Zweck sowie dem Gesamtzusammenhang der in Art. 5 \n\nMMA getroffenen Einzelregelungen. \n\nNach Art. 5 Abs. 2 MMA hat die nationale Behörde dem Internationalen Büro \n\ndie Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe (in der maßgeblichen franzö-\n\nsischen Fassung: „avec indication de tous les motifs“) fristgerecht mitzuteilen. Die-\n\nse Bestimmung nimmt Bezug auf die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, wo-\n\nnach die Schutzverweigerung nur auf die in der Pariser Verbandsübereinkunft ge-\n\nregelten Schutzversagungsgründe gestützt werden kann. Gegenstand der Mittei-\n\nlung muß daher der Schutzversagungsgrund sein. Dagegen verlangt Art. 5 Abs. 2 \n\nMMA nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung auch sämtliche Tatsa-\n\nchen angeführt werden, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. \n\nDie Berücksichtigung neuer, dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Frist \n\nmitgeteilter Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren \n\nist danach möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung \n\nnicht ausgetauscht wird. Dies steht auch mit dem Zweck der Regelung in Ein-\n\nklang, dem Internationalen Büro und dem Markeninhaber ein ausreichendes Bild \n\nvon der Rechtslage zu vermitteln (vgl. Fezer aaO Art. 5 MMA Rdn. 10). Einer Be-\n\nrücksichtigung neuer Tatsachen zur Begründung einer Schutzversagung steht \n\nschließlich die Regelung in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MMA nicht entgegen. Danach \n\nkann der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung mit denselben Rechtsmit-\n\nteln vorgehen wie bei einer unmittelbaren Anmeldung beim Deutschen Patent- und \n\nMarkenamt. Sowohl in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt \n\nals auch in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Sach-\n\nverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dort sind daher auch neue Tatsachen zu be-\n\nrücksichtigen (vgl. §§ 59, 73 Abs. 1 MarkenG). \n\n3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Zeichen LOKMAUS sei \n\nfür alle Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, eine be-\n\nschreibende Sachangabe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung \n\nnicht in vollem Umfang stand. \n\na) Die Rechtsbeschwerde greift die Beurteilung des Bundespatentgerichts \n\nin erster Linie mit der Begründung an, es sei zu Unrecht davon ausgegangen wor-\n\nden, die IR-Marke der Markeninhaberin habe sich zu einem „Freizeichen“ i.S. von \n\n§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt. Auf Erwägungen, wonach sich die internatio-\n\nnale Marke zu einem Freizeichen entwickelt habe, ist die angefochtene Entschei-\n\ndung indessen nicht gestützt. \n\nWie bereits dargelegt, hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung al-\n\nlein damit begründet, daß es sich bei LOKMAUS um ein Zeichen handele, das im \n\nVerkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen könne, für die \n\nder Schutz beansprucht werde (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Etwas anderes läßt \n\nsich auch dem Umstand nicht entnehmen, daß die Bezeichnung LOKMAUS – wie \n\nvom Bundespatentgericht erwogen – von einem Mitarbeiter der Markeninhaberin \n\nerdacht und von ihr zunächst wie ein Herkunftshinweis verwendet worden ist, sich \n\ndann aber binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe entwickelt hat. \n\nDamit hat das Bundespatentgericht allein den Vorgang der Schaffung eines Gat-\n\ntungsbegriffs für einen neuen Gegenstand umschrieben, für den es bislang keine \n\ntreffende Kurzbezeichnung gibt. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Ver-\n\nkehr das Kunstwort LOKMAUS – was naheliegt – so verstanden, daß es sich da-\n\nbei um einen mit einer Computermaus vergleichbaren Handregler zur digitalen \n\n(Einzel-)Steuerung von Lokomotiven einer Modelleisenbahnanlage handelt. Dieser \n\nVorgang ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der Entwicklung einer von Haus \n\naus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Bezeichnung zu ei-\n\nnem Gattungsbegriff und damit zu einem Freizeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 \n\nMarkenG. Dabei kann offenbleiben, ob der vom Bundespatentgericht zur Begrün-\n\ndung eines Freihaltebedürfnisses geschilderte Vorgang ebenfalls einen Anwen-\n\ndungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 \n\n– I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT). Jedenfalls kön-\n\nnen die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Umwandlung eines unter-\n\nscheidungskräftigen, nicht freihaltebedürftigen Zeichens in ein Freizeichen gestellt \n\nhat, nicht auf den Fall übertragen werden, in dem ein neugeschaffener Begriff für \n\nein neues Produkt vom Verkehr sogleich als beschreibende Angabe verstanden \n\nwird. \n\nb) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind die – im wesentlichen auf \n\ntatrichterlichem Gebiet liegenden – Erwägungen, mit denen das Bundespatentge-\n\nricht eine beschreibende Verwendung des Begriffs LOKMAUS für Waren der \n\nKlassen 9 und 28 begründet hat. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Ver-\n\nfahrensrügen hat der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Soweit \n\nsich das Bundespatentgericht auf den Umstand gestützt hat, daß im Jahre 1996 in \n\neinem Artikel in der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ über ein neues Angebot des \n\nModellbahnherstellers LGB (Lehmann) von dem „Set aus Lok, Digitalzentrale, Lok-\n\nmaus, Bedienungsanleitung und Zubehör“ die Rede war, kann dem die Rechtsbe-\n\nschwerde nicht entgegenhalten, das Bundespatentgericht habe dabei den Vortrag \n\nübergangen, wonach Lehmann ein Lizenznehmer der Markeninhaberin gewesen \n\nsei. Denn die Stellung als Lizenznehmer ändert nichts daran, daß die Darstellung \n\nin dem vom Bundespatentgericht als redaktionell angesehenen Artikel den Begriff \n\nLOKMAUS unzweifelhaft als eine beschreibende Angabe verwendet. \n\nc) Das Bundespatentgericht hat nicht verkannt, daß die Waren und Dienst-\n\nleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, deutlich über den \n\nHandregler zur digitalen Steuerung einer Modelleisenbahnanlage hinausgehen \n\nund lediglich im Zusammenhang mit dessen Verwendung stehen. Es hat auch hin-\n\nreichend beachtet, daß ein wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Zei-\n\nchens bestehendes Freihaltebedürfnis gerade für diejenigen Waren und Dienstlei-\n\nstungen nachgewiesen sein muß, für die der markenrechtliche Schutz bean-\n\nsprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 \n\n= WRP 1999, 1038 – HOUSE OF BLUES; Beschl. v. 1.2.2001 – I ZB 51/98, \n\nGRUR 2001, 1046, 1047 = WRP 2001, 1084 – GENESCAN; Beschl. v. 5.7.2001 \n\n– I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 – AC, jeweils m.w.N.; EuGH, \n\nUrt. v. 4.5.1999 – Rs. C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR \n\n1999, 723 = WRP 1999, 629 – Chiemsee). \n\naa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu bean-\n\nstanden, daß das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung über die \n\nSchutzverweigerung nicht maßgeblich dadurch hat bestimmen lassen, daß die IR-\n\nMarke im Ursprungsland Österreich eingetragen ist. Für die Frage, ob ein absolu-\n\ntes Schutzhindernis der Eintragung eines Zeichens entgegensteht, hat es im all-\n\ngemeinen keinen Einfluß, daß ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitglied-\n\nstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-363/99, GRUR \n\n2004, 674 Tz. 43 f. – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen \n\nMarke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat \n\nkann allenfalls eine \n\nIndizwirkung ausgehen \n\n(EuGH, Urt. v. 12.2.2004 \n\n– Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel). Eine solche liegt nahe, wenn \n\nbeispielsweise die Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung darauf hindeu-\n\ntet, daß die Bezeichnung nicht einmal in dem Sprachraum, aus dem sich die Be-\n\nzeichnung ableitet, als beschreibend angesehen wird (vgl. BGH GRUR 2001, \n\n1046, 1047 – GENESCAN). Im Streitfall brauchte sich das Bundespatentgericht \n\ndagegen nicht von dem Umstand leiten lassen, daß die IR-Marke LOKMAUS in \n\neinem anderen deutschsprachigen Staat eingetragen worden ist. \n\nbb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das aus den Bestandteilen \n\nLOK und MAUS gebildete Markenwort nach der Vorstellung eines erheblichen \n\nTeils der beteiligten Verkehrskreise ein elektronisches Handsteuerungsgerät be-\n\nzeichnet, das der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Mo-\n\ndelleisenbahn und ihrer Bestandteile zu dienen bestimmt ist. Ein derartiger Hand-\n\nregler wird von dem der Warenklasse 9 zugeordneten Teil des angemeldeten Wa-\n\nrenverzeichnisses (Steueranlagen für Modellfahrzeuge u.a.) erfaßt. Die Angabe \n\nLOKMAUS ist dabei für den Handregler beschreibend, und zwar nicht nur inso-\n\nweit, als es um die Steuerung einer Lokomotive geht. Es liegt auf der Hand, daß \n\nein solcher Regler auch zur Steuerung anderer Fahrzeuge einer Modellbahn, etwa \n\nvon Modellautos, eingesetzt werden kann und daß mit ihm auch andere Funkti-\n\nonsteile der Anlage wie Signale, Bahnübergänge, Weichen etc. gesteuert werden \n\nkönnen. \n\ncc) Auch soweit im Warenverzeichnis Waren der Klassen 28 erfaßt sind (Ei-\n\nsenbahnmodelle, Modellbahnanlagen u.a.), ist die Annahme des Bundespatentge-\n\nrichts nicht zu beanstanden, daß der Eintragung der Schutzversagungsgrund des \n\n§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Zwar weist die Rechtsbeschwerde mit \n\nRecht darauf hin, daß die hier angeführten Waren nicht den Regler selbst, son-\n\ndern das Objekt der Regelung, also die einzelnen Fahrzeuge sowie die gesamte \n\nModellbahnanlage, betreffen. Die Verwendung des Zeichens LOKMAUS für derar-\n\ntige Fahrzeuge und Anlagen kommt indessen wegen des beschreibenden Gehalts \n\ndes Markenwortes LOKMAUS nur in Betracht, soweit es sich um Fahrzeuge und \n\nAnlagen handelt, die von einer „Lokmaus“ gesteuert werden können. Der Verkehr \n\nwird daher die Bezeichnung LOKMAUS für Modellbahnen und -anlagen stets so \n\nverstehen, daß es sich um eine Bahn oder Anlage handelt, die eine digitale Steue-\n\nrung mit Hilfe einer „Lokmaus“ ermöglicht. Unter diesen Umständen ist die An-\n\nnahme des Bundespatentgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß \n\ndie Bezeichnung auch für Wettbewerber freizuhalten ist, die ebenfalls durch eine \n\n„Lokmaus“ gesteuerte Modellbahnen und -anlagen anbieten. Das Bundespatent-\n\ngericht brauchte in diesem Zusammenhang nicht danach zu differenzieren, ob in \n\ndas Warenverzeichnis auch Anlagen fallen, für die die Bezeichnung LOKMAUS \n\nnicht beschreibend ist. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-\n\nkenG steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenver-\n\nzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis \n\nals Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, un-\n\nter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 \n\n– I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 – Turbo II; BGH GRUR \n\n2002, 261, 262 – AC). \n\ndd) Dagegen kann das Zeichen LOKMAUS für elektrische Geräte, mit deren \n\nHilfe Dampf erzeugt wird („générateurs électriques de vapeur“), nicht mehr als be-\n\nschreibend angesehen werden, selbst wenn die Steuerung eines solchen Geräts \n\ndurch einen Handregler in der Art einer „Lokmaus“ in Betracht kommt. Die Vorstel-\n\nlung, der Verkehr könne die Bezeichnung LOKMAUS für ein solches Gerät als \n\nSachhinweis auf ein durch einen Handregler gesteuertes Gerät verstehen, liegt \n\nderart fern, daß eine Notwendigkeit, diese Bezeichnung als Sachangabe freizuhal-\n\nten, nicht festgestellt werden kann. \n\nee) Entsprechend verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, für \n\ndie die Markeninhaberin ebenfalls Schutz beansprucht. Auch wenn die zu entwik-\n\nkelnde Software für Modellbahnen und -anlagen bestimmt ist, kann das Zeichen \n\nLOKMAUS nicht als beschreibend für die Dienstleistung der Entwicklung einer \n\nSoftware angesehen werden, die mit Hilfe einer „Lokmaus“ gesteuert wird. Zu be-\n\nachten ist, daß die Markeninhaberin den Schutz nicht für Software beansprucht, \n\ndie für den Betrieb einer „Lokmaus“ benötigt wird, sondern für die Entwicklung ei-\n\nner derartigen Software. Ein Bedürfnis, die Bezeichnung LOKMAUS für eine sol-\n\nche Dienstleistung freizuhalten – etwa als Name eines auf derartige Leistungen \n\nspezialisierten Softwarebüros –, ist nicht ersichtlich. \n\nUllmann \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nSchaffert","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-12-02/i-zb-8-04","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":9},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 37","ref_norm":"37","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 59","ref_norm":"59","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 73","ref_norm":"73","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 113","ref_norm":"113","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-12-02/i-zb-8-04","retrieved":"2026-07-10 16:13:14.492132+00:00"},"card":{"id":"bgh/2004-12-02/i-zb-8-04","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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