{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2003/I_ZB__10-03","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2005-09-15","aktenzeichen":"I ZB 10/03","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 26 Abs. 1 Verkündet am: 15. September 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle NORMA Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller verse- hen, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetrage- ne, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungs- anzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Mar- ke im Einzelfall ein \"R\" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Han- delsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nI ZB 10/03 \n\nBESCHLUSS \n\nin der Rechtsbeschwerdesache \n\nbetreffend die Marke Nr. 395 06 940\n\nNachschlagewerk: \nBGHZ \nBGHR \n\nja \n : nein \nja \n : \n\nMarkenG § 26 Abs. 1 \n\nVerkündet am: \n15. September 2005 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nNORMA \n\nEin Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils \nmit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller verse-\nhen, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetrage-\nne, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren \nVerwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf \nEinkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungs-\nanzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Mar-\nke im Einzelfall ein \"R\" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu \nder Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Han-\ndelsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung \nvon Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 \n- I ZR 293/02 - OTTO). \n\nBGH, Beschl. v. 15. September 2005 - I ZB 10/03 - Bundespatentgericht \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 15. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann \n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann \n\nbeschlossen: \n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats \n\n(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom \n\n19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zu-\n\nrückgewiesen. \n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € \n\nfestgesetzt. \n\nGründe: \n\n1 \n\nI. Gegen die für \"Strumpfwaren\" eingetragene und am 5. Februar 1996 \n\nveröffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940 \n\n\"Nora\" \n\nhat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a. \n\nfür die Waren \"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen\" eingetrage-\n\nnen Wortmarke DD 647 137 \n\n\"NORMA\". \n\n2 \n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat \n\nzunächst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Lö-\n\nschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markenin-\n\nhaberin ist der Widerspruch zurückgewiesen worden, weil es an einer Ver-\n\nwechslungsgefahr fehle. \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\nDie Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben \n\n(BPatGE 46, 108). \n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende \n\nihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwer-\n\nde zurückzuweisen. \n\nII. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für i.S. von § 43 Abs. 2 \n\nSatz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende eine rechts-\n\nerhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nicht \n\nglaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgeführt: \n\nEs könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor \n\nder Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jah-\n\nren auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht gewesen seien, \n\nrechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG verwendet worden sei. Jedenfalls ent-\n\nspreche die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem Fünfjahres-\n\nzeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde verwendet worden sei, \n\nnicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung. \n\n7 \n\nDie Marke müsse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine \n\nkennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe, \n\nweil Ausgangspunkt für die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder \n\nDienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von den-\n\njenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und Unter-\n\nscheidungsfunktion erfüllen zu können, müsse die Marke allerdings nicht not-\n\nwendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechen-\n\nden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. \n\nHändlermarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Haupt-\n\nfunktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem Na-\n\nmen ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke \"NORMA\" für ihr \n\ngesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den \n\neinzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur für die Anbringung der Marke an \n\nden Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf \n\nEinkaufstüten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbe-\n\nunterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen \n\nständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechen-\n\nden eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar \n\ndargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der \n\nMarke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmit-\n\ntelbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in \n\ndem Kennzeichen \"NORMA\", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im \n\nAllgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst, \n\nder unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen \n\nFilialen aktuell zu günstigem Preis anbiete. Nach ständiger Rechtsprechung \n\nkönne die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er \n\n- auch - markenmäßig i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG sein möge, ihre betriebli-\n\nche Herkunftsfunktion in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen. Sie \n\nrepräsentiere die Waren nicht und sei für diese auf dem Markt nicht tatsächlich \n\nund ernsthaft präsent, sondern weise allenfalls mittelbar über den Namen der \n\nEinkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. Für den Verkehr \n\nstelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterschei-\n\ndungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermögliche und nach dem \n\ner die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filia-\n\nlen der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der \n\nVerpackung befindlichen Marken \"Manou\", \"Whisper\" und \"Verena\". \n\n8 \n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Rechtsfehlerfrei \n\nhat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem \n\nZeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht ge-\n\nmäß § 26 MarkenG für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. Für den \n\nEintritt der Löschungsreife reicht gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus, wenn \n\ndie Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fünf \n\nJahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die Widerspruchsmar-\n\nke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke bereits seit mindestens \n\nfünf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung \n\nauch nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben werden könnte (vgl. BGH, Urt. \n\nv. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; \n\nBeschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 \n\n- IMMUNINE/IMUKIN; Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 940 \n\n- DRAGON). \n\n9 \n\n1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, \n\ndass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke für Waren eingetragen \n\nist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke ent-\n\nspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie \n\nihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden \n\n(EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, \n\n425 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO, Urteilsumdruck \n\nS. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware \n\nangebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion \n\nkann vielmehr durch jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der \n\nMarke für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt werden (BGH aaO \n\n- OTTO, Urteilsumdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der \n\nMarke für die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen \n\nausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich \n\nauch als Marke für die konkret vertriebene Ware verwendet wird (BGH aaO \n\n- OTTO, Urteilsumdruck S. 9; BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR \n\n2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Diese Grundsätze gelten \n\nunabhängig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handels-\n\nunternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei für bestimmte Wa-\n\nren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung für den Gegen-\n\nstand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend \n\n(BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9). \n\n10 \n\n11 \n\n2. Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht im Streitfall rechtsfeh-\n\nlerfrei angewandt. \n\na) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des \n\nmit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen \n\nZeichens \"NORMA\" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den \n\nSchaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Ein-\n\nkaufstüten, Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf \n\nHandzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, \n\nsondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst \n\nsieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in \n\nseinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt \n\neinen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der ange-\n\nfochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Un-\n\nternehmensbezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für \n\neinzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers \n\nsowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S. \n\nvon § 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in \n\ndem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produk-\n\nten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt \n\nin einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das \n\nvon einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unterneh-\n\nmenskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher \n\nWaren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von \n\nunbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den \n\nVertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO \n\n- OTTO, Urteilsumdruck S. 11). \n\n12 \n\nFür die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der Widerspruchs-\n\nmarke durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die Widerspre-\n\nchende verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kenn-\n\nzeichen \"NORMA\" gleichfalls für ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren \n\nbestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit \n\nEigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke \n\nvertrieben. Unter diesen Umständen stellt der Verkehr bei der Verwendung der \n\nmit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung \"NORMA\" in der \n\nvom Bundespatentgericht festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der \n\nHerkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern \n\nsieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch \n\ndort, wo eine räumliche Nähe zu einzelnen von der Widersprechenden vertrie-\n\nbenen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf \n\nEinkaufstüten und Regalaufklebern, liegt es für den Verkehr fern, in der Kenn-\n\nzeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der Widerspre-\n\nchenden als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer \n\nbestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen. \n\n13 \n\nb) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte prü-\n\nfen müssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der \n\nHandzettel- und Zeitungswerbung mit einem \"R\" im Kreis das Verständnis des \n\nVerkehrs im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sei, vermag ihr \n\nnicht zum Erfolg zu verhelfen. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass \n\ndie Art und Weise der Benutzung der Marke \"NORMA\" in den Werbeunterlagen \n\nallenfalls als Benutzung des Zeichens für die von der Widersprechenden er-\n\nbrachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden \n\nkönnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderli-\n\nchen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese \n\nrechtlich nicht zu beanstandende Erwägung des Bundespatentgerichts gilt auch \n\nund gerade für den Fall, dass durch die Anfügung des \"R\" im Kreis das Ver-\n\nständnis des Verkehrs von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines \n\nHerkunftshinweises beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug \n\nzur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung \n\ndes Händlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von \n\nWaren anderer Herkunft. \n\n14 \n\nc) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausführt, \n\nhinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von fünf \n\nJahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, son-\n\ndern auch in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwer-\n\nde auf Preisetiketten die Marke \"NORMA\" deutlich sichtbar angebracht war, \n\nkann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete \n\nVerwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom Bundespatentgericht \n\nim Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umständen gleichfalls keine rechtser-\n\nhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren dar. \n\n15 \n\naa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der \n\nBezeichnung \"NORMA Stark reduziert\" bzw. \"NORMA AKTUELL\" immer wieder \n\nim Rahmen von Aktionsverkäufen auf den Verpackungen der Waren angebracht \n\nwürden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke \"Manou\" vertriebenen \n\nStrumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der Auf-\n\nschrift: \"NORMA Stark reduziert DM 2.98\" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst \n\nweist lediglich die Marke \"Manou\" auf. Ferner hat die Widersprechende entspre-\n\nchende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weite-\n\nren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der \n\nMarke der Widersprechenden \"Whisper\" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu se-\n\nhen. Ein weiteres mit der Aufschrift \"NORMA AKTUELL DM 9.98\" versehenes \n\nPreisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die für Damenwäsche mit der \n\nBezeichnung \"TOP SENSO BUSTIER-SLIP\" bestimmt ist. \n\n16 \n\nbb) Das Bundespatentgericht hat es im Rahmen seiner Erwägungen zu \n\ndem auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützten Nichtbenutzungseinwand offen \n\ngelassen, ob die Verwendung des Zeichens \"NORMA\" auf den Preisetiketten \n\nvom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterschei-\n\ndung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird. \n\n17 \n\nEine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch für diesen Fall zu ver-\n\nneinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten Verwendungsbeispiele \n\nund des vom Bundespatentgericht festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs \n\nselbst beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, \n\n170 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der \n\nerkennbar nachträglich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen \"NORMA\" \n\nlediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Un-\n\nternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert \n\n(\"NORMA-Preis\"). \n\n18 \n\nIV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden \n\n(§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen. \n\nUllmann \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nBergmann \n\nVorinstanz: \n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2003/I_ZB__10-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-09-15/i-zb-10-03","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 43","ref_norm":"43","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2003/I_ZB__10-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2003/I_ZB__10-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2005-09-15/i-zb-10-03","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2003/I_ZB__10-03.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 16:59:47.226763+00:00"}}