{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2002/I_ZR__98-02A","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2006-01-19","aktenzeichen":"I ZR 98/02","doktyp":"Urteil","leitsatz":"BGB § 823 Abs. 1 Ai Verwarnung aus Kennzeichenrecht II Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem Schutzrecht grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts kei- ne absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt vor der Eintragung zu prüfen hatte.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 98/02 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nVerkündet am: \n19. Januar 2006 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nNachschlagewerk: ja \nBGHZ: \nBGHR: \n\nnein \nja \n\nBGB § 823 Abs. 1 Ai \n\nVerwarnung aus Kennzeichenrecht II \n\nDer Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem \nSchutzrecht grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts kei-\nne absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das Deutsche \nPatent- und Markenamt vor der Eintragung zu prüfen hatte. \n\nBGH, Urt. v. 19. Januar 2006 - I ZR 98/02 - OLG Düsseldorf \nLG Düsseldorf \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 19. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann \n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und \n\nDr. Schaffert \n\nfür Recht erkannt: \n\nDie Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge-\n\nrichts Düsseldorf vom 21. Februar 2002 wird auf Kosten der Be-\n\nklagten zu 1 zurückgewiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand:\n\n1 \n\nDie Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und ver-\n\ntreibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Pa-\n\ntent- und Markenamt jeweils für \"Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen\" einge-\n\ntragen waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen \n\nam 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen \n\nam 12.2.1997; im Folgenden: Klagemarken). \n\nDie Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer der \n\nBeklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen her, die am Auslauf mit \n\nRundgittern versehen sind. \n\nMit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der \n\nBeklagten geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlang-\n\nte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte wies \n\ndiese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Pa-\n\ntent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken. \n\nDie Klägerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die \n\nBeklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunfts-\n\nerteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen. \n\nMit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das \n\nDeutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgespro-\n\nchen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 \n\nMarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der \n\nBeklagten aufzuerlegen. Das Bundespatentgericht hat mit Beschlüssen vom \n\n15. Dezember 1999 die Beschwerden der Klägerin und die auf Änderung der \n\nKostenentscheidungen gerichteten Anschlußbeschwerden der Beklagten zu-\n\nrückgewiesen. \n\nDie Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten \n\nzurückgenommen. \n\nBereits vorher hatte die Beklagte ihre Widerklage mit Schriftsatz vom \n\n25. April 2000 erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n5 \n\n6 \n\n7 \n\nden Löschungsverfahren aufgewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die \n\nKlägerin sei ihr insoweit schadensersatzpflichtig, weil ihre Abmahnung vom \n\n13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei. \n\nDie Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Ab-\n\nmahnung nicht schuldhaft gehandelt. \n\nDas Landgericht hat der Widerklage stattgegeben. \n\n8 \n\n9 \n\n10 \n\nAuf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil des \n\nLandgerichts abgeändert und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf \n\nGRUR-RR 2002, 213). \n\n11 \n\nMit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurück-\n\nweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des \n\nlandgerichtlichen Urteils. \n\n12 \n\nMit Beschluss vom 12. August 2004 (GRUR 2004, 958 = WRP 2004, \n\n1366 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht I) hat der I. Zivilsenat dem Großen \n\nSenat für Zivilsachen folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: \n\nKann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichen-\nrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den \neingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 \nAbs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine \nSchadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem \nRecht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 \nUWG) ergeben? \n\n13 \n\nMit Beschluss vom 15. Juli 2005 (GSZ 1/04, GRUR 2005, 882 = WRP \n\n2005, 1408 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, für BGHZ vorgesehen) \n\nhat der Große Senat für Zivilsachen diese Frage wie folgt beantwortet: \n\nDie unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann \nebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung \nunter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften \nEingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-\nbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. \n\nEntscheidungsgründe: \n\n14 \n\nI. Das Berufungsgericht hat die Widerklage als unbegründet angesehen. \n\nDie Klage könne allenfalls auf einen Anspruch wegen schuldhaften Eingriffs in \n\nden eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten gestützt \n\nwerden, weil sich die Schutzrechtsverwarnung der Klägerin vom 13. Oktober \n\n1997 als unberechtigt erwiesen habe. Ein solcher Anspruch sei jedoch schon \n\ndeshalb nicht gegeben, weil der geltend gemachte Schaden (die Kosten der \n\nLöschungsverfahren) nicht in den Schutzbereich eines Schadensersatzan-\n\nspruchs wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb \n\nfalle. \n\n15 \n\nDie Klägerin habe zudem bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Ver-\n\nwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Deutsche Patent- und Markenamt ha-\n\nbe die Unterscheidungskraft dieser Marken, die später in den Löschungsverfah-\n\nren verneint worden sei, vor der Eintragung von Amts wegen geprüft. Die Klä-\n\n16 \n\n17 \n\ngerin habe danach darauf vertrauen dürfen, dass ihre dreidimensionalen Kla-\n\ngemarken unterscheidungskräftig seien. \n\nII. Die Revisionsangriffe gegen diese Beurteilung haben keinen Erfolg. \n\n1. Für die Widerklage fehlt es nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Die Be-\n\nklagte könnte die Kosten der zur Löschung der Klagemarken betriebenen Ver-\n\nfahren nicht einfacher im Kostenfestsetzungsverfahren als Kosten der im vorlie-\n\ngenden Rechtsstreit betriebenen Rechtsverteidigung geltend machen. Nach \n\n§ 91 ZPO bezieht sich die Kostenpflicht der unterliegenden Partei auf die Kos-\n\nten des Rechtsstreits. Dazu gehören nicht die Kosten von Verfahren, die betrie-\n\nben werden, um den im Rechtsstreit zugrunde zu legenden Sachverhalt zu ver-\n\nändern (vgl. MünchKomm.ZPO/Belz, 2. Aufl., § 91 Rdn. 16). \n\n18 \n\n2. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Beklagten \n\ngegen die Klägerin wegen deren Schutzrechtsverwarnung kein Schadenser-\n\nsatzanspruch zusteht. \n\n19 \n\na) Der Beklagten steht kein Anspruch gegen die Klägerin aus § 823 \n\nAbs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt zu, dass die Schutzrechtsverwarnung \n\nrechtswidrig und schuldhaft in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-\n\nbetrieb eingegriffen habe. \n\n20 \n\naa) Nach dem Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen vom 15. Juli \n\n2005 ist davon auszugehen, dass auch die unbegründete Verwarnung aus ei-\n\nnem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und \n\nschuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-\n\nbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann. \n\n21 \n\nbb) Die Verwarnung der Beklagten aus den Klagemarken war unbegrün-\n\ndet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Klagemarken erst später \n\ngelöscht worden sind, weil die Löschung der Marken wegen Nichtigkeit (§ 50 \n\nAbs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zur Folge hat, dass die Wirkungen der Ein-\n\ntragung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG; vgl. \n\ndazu auch - zum Patentrecht - BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR \n\n1976, 715, 716 = WRP 1976, 682 - Spritzgießmaschine, m.w.N.). \n\n22 \n\n23 \n\ncc) Die Frage, ob die Verwarnung aus den Klagemarken bereits deshalb \n\nals rechtswidrig anzusehen ist, weil sie unbegründet war, kann offenbleiben. \n\nDas Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein of-\n\nfener Tatbestand, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus einer Interessen- \n\nund Güterabwägung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden Interessen-\n\nsphäre anderer ergeben (st. Rspr.; vgl. BGHZ 138, 311, 318 m.w.N.). Die \n\nRechtswidrigkeit eines Eingriffs wird nicht indiziert, sondern ist in jedem Einzel-\n\nfall unter Heranziehung aller Umstände zu prüfen (vgl. BGHZ 59, 30, 34; BGH, \n\nBeschl. v. 14.4.2005 - V ZB 16/05, ZIP 2005, 1195, 1197). \n\n24 \n\nDer Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen legt die Annahme na-\n\nhe, dass dies auch bei einem unbegründeten Vorgehen aus einem Schutzrecht \n\ngilt. So wird darin dargelegt, weshalb für unbegründete Klagen aus einem \n\nSchutzrecht, die fahrlässig erhoben worden sind, anders als für eine unbegrün-\n\ndete Verwarnung grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Hand-\n\nlung gehaftet wird (BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutz-\n\nrechtsverwarnung). Danach können, je nachdem, ob in der Form einer Verwar-\n\nnung oder einer Klage unbegründet aus dem Schutzrecht vorgegangen wird, \n\nbei der Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB unterschiedliche Abwägungsge-\n\nsichtspunkte zum Tragen kommen. Dies spricht dafür, dass auch ein unbegrün-\n\ndetes Vorgehen aus einem Schutzrecht nicht ohne weiteres, sondern erst auf-\n\ngrund einer Interessen- und Güterabwägung als rechtswidrig beurteilt werden \n\nsoll (vgl. dazu Sack, BB 2005, 2368, 2370 f.; vgl. weiter MünchKomm.BGB/ \n\nWagner, 4. Aufl., § 823 Rdn. 192; Wagner/Thole, NJW 2005, 3470, 3471 f.; \n\nSpickhoff, LMK 2004, 230, 231; Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14; ders., WRP 2005, \n\n1433 f.). Diese Rechtsansicht weicht allerdings von früheren Entscheidungen \n\ndes Bundesgerichtshofs ab (vgl. etwa - jeweils zu einer Klage aus einem ge-\n\nwerblichen Schutzrecht - BGHZ 38, 200, 206 f. - Kindernähmaschinen; BGH, \n\nUrt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813, insoweit nicht in \n\nBGHZ 131, 233; vgl. weiter - zu einer Schutzrechtsverwarnung und der nach-\n\nfolgenden Klage - BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Die Fra-\n\nge, ob nach der Feststellung der Unbegründetheit einer Schutzrechtsverwar-\n\nnung ihre Rechtswidrigkeit noch gesondert zu prüfen ist, muss im vorliegenden \n\nFall aber nicht näher erörtert werden, weil der Klägerin - wie nachstehend dar-\n\ngelegt - jedenfalls kein Verschulden vorgeworfen werden kann. \n\n25 \n\ndd) Die Klägerin hat bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Schutz-\n\nrechtsverwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Art und Umfang der Sorgfalts-\n\npflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er \n\nauf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Die \n\nKlägerin konnte bei der Schutzrechtsverwarnung von der Rechtsbeständigkeit \n\nihrer Marken ausgehen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt vor deren \n\nEintragung das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG \n\nzu prüfen hatte. Die Sorgfaltspflichten eines Markenrechtsinhabers würden im \n\nallgemeinen überspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Be-\n\nurteilung der Rechtslage verlangt würde, als sie der Eintragungsbehörde mög-\n\nlich war (vgl. dazu auch BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Be-\n\nsondere Umstände, aufgrund deren die Klägerin ausnahmsweise eine besonde-\n\nre Sorgfaltspflicht getroffen hätte, sind nicht gegeben. \n\n26 \n\nb) Der Beklagten steht wegen der vor Inkrafttreten des Gesetzes gegen \n\nden unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 ausgesprochenen Schutzrechts-\n\nverwarnung auch kein Schadensersatzanspruch aus § 1 UWG a.F. zu. Die Klä-\n\ngerin hat - wie dargelegt - jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt, als sie ihre \n\nvermeintlichen Rechte aus den für sie eingetragenen Marken im Wege der \n\nSchutzrechtsverwarnung geltend gemacht hat. \n\n27 \n\n3. Entgegen der Ansicht der Revision kann die Beklagte Schadensersatz \n\naus § 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten \n\nGewerbebetrieb auch nicht deshalb verlangen, weil die Klägerin das vorliegen-\n\nde Verfahren betrieben und ihre Markenrechte in den Löschungsverfahren ver-\n\nteidigt hat. Das Betreiben dieser Verfahren kann der Klägerin nicht als rechts-\n\nwidriges Verhalten angelastet werden (vgl. BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 \n\n- Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dies gilt unabhängig davon, ob die \n\nKlägerin während der Verfahren Anlass hatte, an der Rechtsbeständigkeit ihrer \n\nMarkenrechte zu zweifeln. \n\n28 \n\n4. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch zu-\n\ntreffend entschieden, dass der Beklagten kein Anspruch aus §§ 677, 683 BGB \n\ndarauf zusteht, dass ihr die durch die Löschungsverfahren entstandenen Kos-\n\nten als Aufwendungen aus berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt \n\nwerden. Ein solcher Anspruch besteht schon deshalb nicht, weil die Klägerin \n\ndurch die Schutzrechtsverwarnung und ihr Verhalten in den beiden Löschungs-\n\nverfahren klargestellt hat, dass die Durchführung dieser Verfahren nicht ihrem \n\nWillen entsprach. \n\n29 \n\nIII. Die Revision der Beklagten war danach auf ihre Kosten zurückzuwei-\n\nsen (§ 97 Abs. 1 ZPO). \n\nUllmann \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nBornkamm \n\nPokrant \n\nSchaffert \n\nVorinstanzen: \n\nLG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.01.2001 - 4 O 217/98 - \n\nOLG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.02.2002 - 2 U 33/01 -","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2002/I_ZR__98-02A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-01-19/i-zr-98-02","cited_norms":[{"jurabk":"BGB","ref":"§ 823","ref_norm":"823","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":3},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 826","ref_norm":"826","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 52","ref_norm":"52","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 677","ref_norm":"677","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 683","ref_norm":"683","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2002/I_ZR__98-02A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2002/I_ZR__98-02A.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2006-01-19/i-zr-98-02","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2002/I_ZR__98-02A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 20:14:52.819709+00:00"}}