{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2003-04-03","aktenzeichen":"I ZB 37/02","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 140 Abs. 3 Kosten des Patentanwalts Hat eine Partei in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt, sind ihr auch die entstandenen Patentanwaltsgebühren gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG zu erstatten.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 37/02\n\nBESCHLUSS\n\nvom\n\n3. April 2003\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nja\nnein\n\nMarkenG § 140 Abs. 3\n\nKosten des Patentanwalts\n\nHat eine Partei in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und als\n\nPatentanwalt zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt, sind ihr\n\nauch die entstandenen Patentanwaltsgebühren gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG\n\nzu erstatten.\n\nBGH, Beschl. v. 3. April 2003 - I ZB 37/02 - OLG Düsseldorf\n\nLG Düsseldorf\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 3. April 2003 durch\n\nden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-\n\nSternberg, Prof. Starck, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nbeschlossen :\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Zivilsenats\n\ndes Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16. September 2002 wird\n\nauf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1.413,73 \n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Parteien streiten im Rahmen der Kostenfestsetzung um die Er-\n\nstattungsfähigkeit einer Patentanwaltsgebühr eines als Rechtsanwalt und zu-\n\ngleich als Patentanwalt zugelassenen Prozeßbevollmächtigten.\n\nDie Klägerin ist in einer Kennzeichenstreitsache unterlegen und hat die\n\nKosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Beklagte war durch einen Prozeßbe-\n\nvollmächtigten vertreten, der als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt\n\nzugelassen ist und mit der Klageerwiderung angezeigt hatte, seinen Mandanten\n\nauch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt zu vertreten.\n\nDer Beklagte hat im Kostenfestsetzungsantrag neben der Festsetzung\n\nder 10/10 Prozeß- und Verhandlungsgebühr seines Prozeßbevollmächtigten als\n\nRechtsanwalt \"die Festsetzung einer 10/10 Patentanwaltsgebühr gemäß § 140\n\nAbsatz 5 MarkenG\" geltend gemacht. Die Kostenfestsetzung ist antragsgemäß\n\nerfolgt.\n\nDie dagegen gerichtete sofortige Beschwerde der Klägerin ist ohne Er-\n\nfolg geblieben.\n\nMit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Klägerin ihr Be-\n\ngehren, die Gebühr gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG a.F. von der Festsetzung\n\nauszunehmen, weiter. Der Beklagte beantragt, die Rechtsbeschwerde zurück-\n\nzuweisen.\n\nII. Das Beschwerdegericht hat im wesentlichen ausgeführt:\n\nDurch die Beauftragung und das Auftreten des Patent- und Rechtsan-\n\nwalts des Beklagten in beiden Funktionen sei diesem auch aus seiner Tätigkeit\n\nals Patentanwalt ein Gebührenanspruch erwachsen. Der zusätzliche Gebüh-\n\nrenanspruch sei nicht mit der für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenen\n\nGebühr abgegolten. Dies sei jedenfalls dann der Fall, wenn es in dem Rechts-\n\nstreit gerade auf besondere marken- oder kennzeichenrechtliche Fragen an-\n\nkomme und der Patent- und Rechtsanwalt sie im Prozeß auch tatsächlich be-\n\nhandle. Nachdem die gesonderte Gebühr angefallen sei, sei sie nach § 140\n\nAbs. 5 MarkenG a.F. auch zu erstatten.\n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.\n\n1. Die Frage, ob ein als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt zu-\n\ngelassener Prozeßbevollmächtigter auch die Gebühren für seine Tätigkeit als\n\nPatentanwalt erstattet erhält, ist umstritten. Es wird die Auffassung vertreten,\n\ndaß in derartigen Fällen keine zusätzliche Gebühr anfalle (Fezer, Markenrecht,\n\n3. Aufl., § 140 Rdn. 19; BPatG für das Patentnichtigkeitsverfahren zuletzt in\n\nGRUR 1991, 205, 206; vgl. auch Keller in: Riedel/Sußbauer, BRAGO, 8. Aufl.,\n\n§ 31 Rdn. 22 a.E.), daß dies von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere\n\nder tatsächlich erbrachten Mehrleistung des Prozeßbevollmächtigten als Pa-\n\ntentanwalt abhänge (OLG Schleswig JurBüro 1987, 1729, 1731; vgl. auch\n\nZöller/Herget, ZPO, 23. Aufl., § 91 Rdn. 13 \"Patentanwaltskosten\") oder daß die\n\nGebühr im Fall der doppelten Mandatierung und Vertretung generell zu erstat-\n\nten sei (OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107; OLG München JurBüro 1972,\n\n988 f.; JurBüro 1983, 1815, 1816; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 140 Rdn. 63;\n\nAlthammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 140 Rdn. 18; Benkard/\n\nRogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 144 Rdn. 24; Gött-\n\nlich/Mümmler, BRAGO, 20. Aufl., S. 1060 f. \"Patentsachen\", 7.3.3. \"Doppel-\n\nfunktion\"; von Eicken in: Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., § 31 Rdn. 28).\n\n2. Die Patentanwaltsgebühr steht dem Prozeßbevollmächtigten des Be-\n\nklagten zu, weil er in beiden Funktionen als Rechtsanwalt und als Patentanwalt\n\nbeauftragt wurde und an dem Rechtsstreit mitgewirkt hat, wobei er sowohl als\n\nRechtsanwalt als auch als Patentanwalt in der jeweiligen Funktion Organ der\n\nRechtspflege ist. Zu Unrecht meint die Klägerin, der Beklagte sei im Fall der\n\nPersonenidentität des Rechts- und Patentanwalts zur Zahlung der Patentan-\n\nwaltsgebühren nicht verpflichtet. Die Annahme eines \"Doppelmandats\" sei kon-\n\nstruiert und lebensfremd; vielmehr komme ein einheitliches Mandatsverhältnis\n\nzustande.\n\nZutreffend hat das Beschwerdegericht ausgeführt, daß einem Rechtsan-\n\nwalt und Patentanwalt, der im Rahmen seiner Beauftragung in beiden Funktio-\n\nnen in einer Kennzeichenstreitsache seine Partei vertritt, aus seiner Tätigkeit\n\nals Patentanwalt ein gesonderter Gebührenanspruch erwächst. Die Beratung\n\nund die Vertretung gegenüber Dritten sind typische Aufgaben eines Patentan-\n\nwalts in einem Kennzeichenstreit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwO). Zwischen den\n\nParteien ist nicht im Streit, daß der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten tat-\n\nsächlich sowohl in seiner Funktion als Rechtsanwalt als auch in seiner Funktion\n\nals Patentanwalt beauftragt worden war und daß die Beauftragung eines (ande-\n\nren) Patentanwalts einen Gebührenanspruch in der geforderten Höhe ausgelöst\n\nhätte. An der Begründung des Gebührenanspruchs gegenüber seinem Man-\n\ndanten ändert der Umstand nichts, daß der Prozeßbevollmächtigte in dieser\n\nKennzeichenstreitsache als Rechts- und Patentanwalt ein und dieselbe Person\n\nist. Denn es besteht kein Verbot, das es einem Rechtsanwalt und Patentanwalt\n\nverwehren würde, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen.\n\nZu Unrecht meint die Klägerin, es sei eine Selbstverständlichkeit und ge-\n\nhöre zum \"Betreiben des Geschäfts\" eines zum Prozeßbevollmächtigten be-\n\nstellten Rechtsanwalts im Sinne von § 31 Abs. 1 BRAGO, daß der mit der Pro-\n\nzeßvertretung beauftragte Rechts- und Patentanwalt seine besonderen marken-\n\nrechtlichen Kenntnisse - ebenso wie ein Fachanwalt für Steuerrecht seine be-\n\nsonderen steuerrechtlichen Kenntnisse - einsetze. Dies sei mit den Gebühren\n\nals Rechtsanwalt abgegolten. Die Klägerin läßt dabei unberücksichtigt, daß der\n\nim Streitfall tätige Rechtsanwalt nicht nur über Spezialwissen auf dem Gebiet\n\neines Patentanwalts verfügt, sondern - wie das Beschwerdegericht zutreffend\n\nausgeführt hat - als solcher ein unabhängiges Organ der Rechtspflege nach § 1\n\nPatAnwO ist. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufli-\n\nche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjeni-\n\ngen eines Rechtsanwalts und wird - im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder\n\nin einer Person - durch diese auch nicht verdrängt (OLG Karlsruhe AnwBl.\n\n1989, 106, 107; OLG München JurBüro 1972, 988, 989). Auf die Abgrenzbar-\n\nkeit der einzelnen Handlungen des Rechts- und Patentanwalts nach ihrer Zu-\n\ngehörigkeit zu seinem einen oder anderen Funktionsbereich kommt es dabei\n\nnicht an (OLG München JurBüro 1972, 988, 989).\n\nDas Beschwerdegericht hat offengelassen, ob ein Rechts- und Patent-\n\nanwalt, der für seine Partei in einer Kennzeichenstreitsache aufgrund eines\n\ndoppelten Mandates tätig wird, stets einen Gebührenanspruch erwirbt oder ob\n\ndies davon abhängt, daß dieser die besonderen marken- oder kennzeichen-\n\nrechtlichen Fragen behandelt, auf die es im Rechtsstreit ankommt. Das Be-\n\nschwerdegericht hat jedenfalls das Eingehen auf die besonderen kennzeichen-\n\nrechtlichen Fragen durch den Beklagtenvertreter bejaht. Dies beanstandet die\n\nRechtsbeschwerdeführerin mit der Rüge, der Beklagtenvertreter habe keine\n\n\"Mehrleistung\" erbracht, denn ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zei-\n\nchen Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne bestehe, habe der Pro-\n\nzeßbevollmächtigte bereits in seiner Funktion als Rechtsanwalt prüfen müssen.\n\nHierauf kommt es indessen nicht an, weil eine besondere Prüfung einer \"Mehr-\n\nleistung\" angesichts der formalisierten Regelung nicht in Betracht kommt.\n\n3. Der gegenüber dem Beklagten entstandene Gebührenanspruch des\n\nBeklagtenvertreters als Patentanwalt ist von der Klägerin auch zu erstatten\n\n(§ 140 Abs. 5 MarkenG a.F., wegen Streichung der Abs. 3 und 4 mit Wirkung\n\nvom 1. August 2002 jetzt § 140 Abs. 3 MarkenG).\n\nDer Prozeßbevollmächtigte des Beklagten hatte seine Mitwirkung als\n\nPatentanwalt im Verfahren in der Klageerwiderung angezeigt.\n\nDie gegebene Personenidentität von Rechts- und Patentanwalt steht der\n\nAnnahme einer Mitwirkung im Sinne des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht entgegen.\n\nZwar geht der Wortlaut der Vorschrift (\"Mitwirkung\") davon aus, daß neben dem\n\neigentlichen Prozeßbevollmächtigten (Rechtsanwalt) ein Patentanwalt \n\nim\n\nRechtsstreit mit tätig wird (BPatG GRUR 1991, 205, 206). Die Vorschrift\n\nschließt aber eine Anwendung auf den doppelqualifizierten Prozeßbevollmäch-\n\ntigten nach ihrem Sinn und Zweck nicht aus. Andernfalls wäre dieser, obwohl er\n\ngleichermaßen qualifiziert und in beiden Funktionen jeweils Organ der Rechts-\n\npflege ist, in nicht nachvollziehbarer Weise benachteiligt, da sein Mandant im\n\nFall des Obsiegens eine Erstattung der Patentanwaltskosten vom Gegner nicht\n\nverlangen könnte.\n\nDie Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG sieht ausdrücklich vor, daß in\n\nKennzeichenstreitsachen von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Pa-\n\ntentanwalts entstehen, die Gebühren nach § 11 BRAGO und außerdem die\n\nnotwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind. Die ursprünglich in\n\nder Regelung enthaltene Begrenzung der Erstattung (\"bis zur Höhe einer vollen\n\nGebühr\") ist zuvor mit Gesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656, 3675)\n\nmit Wirkung vom 1. Januar 2002 gestrichen worden. Sie ist im Streitfall nicht\n\nüberschritten, so daß es auf die Frage der Geltung der neuen Regelung für den\n\nStreitfall nicht ankommt. Eine Prüfung, ob die durch die Mitwirkung des Patent-\n\nanwalts entstandenen Gebühren notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1\n\nZPO sind, findet aufgrund der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG (§ 140\n\nAbs. 5 MarkenG a.F.) nicht statt (vgl. OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107;\n\nIngerl/Rohnke, Markengesetz, § 140 Rdn. 66; Althammer/Klaka, Markengesetz,\n\n6. Aufl., § 140 Rdn. 18).\n\nIV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Klägerin mit der Kostenfolge\n\naus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.\n\nUllmann\n\nv. 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