{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2001/I_ZR_172-01","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2004-02-19","aktenzeichen":"I ZR 172/01","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 19. Februar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Ferrari-Pferd MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 a) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zu- behör zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit. b) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht. c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar- kenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der Feststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu er- füllen. d) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF \n\nIM NAMEN DES VOLKES \n\nI ZR 172/01 \n\nURTEIL \n\nin dem Rechtsstreit \n\nNachschlagewerk: \n\nja \n\nBGHZ \n\nBGHR \n\n : nein \n\n : \n\nja \n\nVerkündet am: \n19. Februar 2004 \nWalz \nJustizamtsinspektor \nals Urkundsbeamter \nder Geschäftsstelle \n\nFerrari-Pferd \n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 \n\na) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zu-\n\nbehör zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von \n\nAutorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit. \n\nb) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der \n\nMarkenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht. \n\nc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar-\n\nkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses \n\nTatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der \n\nFeststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die \n\nFrage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, \n\num die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu er-\n\nfüllen. \n\nd) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen. \n\nBGH, Urt. v. 19. Februar 2004 - I ZR 172/01 - OLG Frankfurt am Main \n\n LG Frankfurt am Main \n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-\n\nlung vom 19. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann \n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann \n\nfür Recht erkannt: \n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des \n\nOberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. April 2001 aufge-\n\nhoben. \n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, \n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen. \n\nVon Rechts wegen \n\nTatbestand: \n\nDie Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt \n\nSport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats \"Ferrari\" her. Sie ist \n\nInhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für \"Automobiles et pièces \n\nde rechange pour automobiles\" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) einge-\n\ntragenen IR-Marken \n\nNr. 338 988 \n\nNr. 338 989 \n\nund Nr. 338 990 \n\nDie Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den \n\nZusatz \"Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair\" (bean-\n\nspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb). \n\nDie Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr \n\nhergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie \n\ndie Verwendung der Marken für sogenannte \"Merchandising-Artikel\" (u.a. Be-\n\nkleidungsstücke, Uhren und Schreibgeräte) gestattet. \n\nDie Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und \n\nPedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung \"T. \" \n\nmit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-\n\ndes und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klagean-\n\ntrag wiedergegeben sind. \n\nDie Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und ei-\n\nnen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung \n\nder Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbe-\n\nwehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat. \n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Ab-\n\nbildungen mit \"Ferrari-Pferd\") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildun-\n\ngen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten \n\ndie Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die \n\nAbmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden. \n\nDie Klägerin hat beantragt, \n\n1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens \n\nverpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, \n\ndaß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Peda-\n\nle für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Ver-\n\nkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt \n\nund/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein \n\nPferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen \n\njedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages; \n\nhilfsweise, \n\nfestzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr \n\ndurch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung he-\n\nrauszugeben; \n\n2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und \n\nRechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar \n\nhinsichtlich: \n\na) Name und Adresse des Herstellers; \n\nb) Name und Adresse des Lieferanten; \n\nc) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer; \n\nd) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer; \n\ne) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten \n\nPlagiate; \n\nf) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise; \n\ng) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten; \n\nh) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise; \n\ni) erzielter Umsatz; \n\nj) erzielter Gewinn; \n\nk) Name und Anschriften von Angebotsempfängern; \n\nl) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben; \n\nm) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Ka-\n\nlendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern; \n\nund zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lie-\n\nferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer; \n\n3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zin-\n\nsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen. \n\nDie Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der \n\nKennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt. \n\nDas Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-\n\nklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit \n\nden vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen. \n\nDagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte bean-\n\ntragt, die Revision zurückzuweisen. \n\nEntscheidungsgründe: \n\nI. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbe-\n\nwerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt: \n\nEs fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 \n\nMarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zei-\n\nchen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten \n\n(Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertrie-\n\nbenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen \n\nSinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstel-\n\nlung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergä-\n\nben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer \n\nKlagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte \"Merchandising\" erschöpfe \n\nsich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähn-\n\nlichkeitsbereich auszuweiten. \n\nDie Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 \n\nMarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegan-\n\ngen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 \n\nMarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern \n\nund Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken \n\nin unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den bean-\n\nstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das \n\nauf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise kei-\n\nnes der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. \n\nWährend das \"Ferrari-Pferd\" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrah-\n\nle, erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturali-\n\nstischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbe-\n\nreich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten \n\nAusgestaltung des \"Ferrari-Pferdes\" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich \n\naufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete \n\nBildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwand-\n\nten Bezeichnung \"T. \" benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu \n\nerkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele. \n\nDie Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge \n\nebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IR-\n\nMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. \n\nDas Wappen und die zusätzlichen Buchstaben \"S\" und \"F\" der IR-Marke \n\nNr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichen-\n\nden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt. \n\nNeben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein \n\nAnspruch nach § 1 UWG aus. \n\nII. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-\n\nnen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. \n\n1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch \n\nder Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken \n\nNr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähn-\n\nlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand. \n\na) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-\n\nstimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu be-\n\nnutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähn-\n\nlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstlei-\n\nstungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurtei-\n\nlung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Be-\n\nrücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine \n\nWechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-\n\nre der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-\n\nneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren \n\nMarke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstlei-\n\nstungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine \n\nerhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und \n\numgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 \n\n= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist \n\nauch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen. \n\nb) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen \n\nKraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur \n\nSteuerung von Computerspielen verneint. \n\nBei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren \n\nzu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; \n\nhierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und \n\nihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander \n\nergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regel-\n\nmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt wer-\n\nden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in densel-\n\nben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, \n\nGRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Wa-\n\nrenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität \n\noder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr \n\nwegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, \n\nUrt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 \n\n- EVIAN/REVIAN). \n\nNach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des \n\nBerufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Auto-\n\nmobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Ge-\n\nmeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr \n\nerwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für \n\ndie Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs über-\n\nnehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine \"Merchandising-Artikel\". \n\nDagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es \n\nhandele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computer-\n\nsimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Wa-\n\nren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht \n\ndiesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Auto-\n\nmobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklag-\n\nten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für \n\ndie die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen. \n\nSoweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Compu-\n\ntersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die \n\nAusbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich \n\nanzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der \n\nLenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb \n\nnicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neu-\n\nen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.). \n\nHinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Wa-\n\nren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Be-\n\nhauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . \n\nComputerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulati-\n\non von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit \n\nist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken \n\nSchutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Mar-\n\nkenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 \n\nRdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als \n\ndiejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Wa-\n\nrenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch \n\ndie Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbe-\n\nreichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, \n\nMarkenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungs-\n\nrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich \n\ngrundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfron-\n\ntierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht \n\ndavon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin \n\noder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie \n\nbehauptet - in den von ihr abgeschlossenen \"Merchandising-Verträgen\" eine \n\ndem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke bewor-\n\nbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne \n\nBelang. \n\n2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 \n\nAbs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann \n\nnicht zugestimmt werden. \n\na) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 \n\nAbs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der \n\nMarke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen be-\n\nnutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn \n\nes sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Be-\n\nnutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der \n\nbekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt \n\noder beeinträchtigt. \n\nb) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, \n\n388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus \n\nRechtsgründen nicht zu beanstanden. \n\nc) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Beru-\n\nfungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Ab-\n\nbildungen der Beklagten verneint hat. \n\naa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 \n\nMarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses \n\nTatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in die-\n\nsem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = \n\nWRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ \n\nRohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere An-\n\nforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als \n\nnach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 \n\n- McDonald's; Hacker \n\nin Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 \n\nRdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten \n\nSinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche). \n\nDie Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) \n\nerfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b \n\nMarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungs-\n\ngefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollisionszeichen. Diese \n\nÄhnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL und bei Art. 5 Abs. 2 \n\nMarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang \n\noder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v. \n\n23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 \n\n- Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 \n\n- Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP \n\n1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichen-\n\nähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der \n\nanhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichen-\n\nähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und \n\nNr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Be-\n\nstimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in die-\n\nsem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zei-\n\nchenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Vor-\n\naussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 \n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 \n\nMarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlich-\n\nkeit, bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und \n\nAbs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist \n\ndaher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein \n\nmuß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 \n\nAbs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen. \n\nDas hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die \n\nRevision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 \n\nAbs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedli-\n\ncher Maßstäbe geprüft hat. \n\nbb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzei-\n\nchenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen \n\nGesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. \n\nBGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 \n\n- Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, \n\n889 - Goldbarren). \n\nDabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf \n\ntatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. \n\ndarauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbe-\n\ngriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat. \n\ncc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Be-\n\ngründung verneint, das Motiv \"springendes Pferd\" sei von Hause aus nicht un-\n\nterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klä-\n\ngerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem \n\naufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines \n\ndieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese \n\nBeurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. \n\n(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen \n\nnicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von \n\nHaus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung \n\nder Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des \n\nKlagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft \n\nkann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden. \n\nBildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die \n\nder Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geome-\n\ntrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, \n\ndie in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen \n\nüblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im \n\nallgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unter-\n\nscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Dar-\n\nstellung dieser Merkmale erschöpft \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 \n\n- I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. \n\n26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpasta-\n\nstrang). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren \"Automobile und deren \n\nErsatzteile\", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und \n\nstellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische \n\nGestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf eini-\n\nge wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale \n\nbeschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit aus-\n\nzugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den \n\nGesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es \n\nsind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden \n\nZeichen miteinander zu vergleichen. \n\nZwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine be-\n\nsondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so \n\ndaß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in \n\nden Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil \n\nfür den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, \n\nBeschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 \n\n- RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, \n\n880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsge-\n\nricht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden \n\nMähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden \n\nHalses des \"Ferrari-Pferdes\" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-\n\nchen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines \n\nsich aufbäumenden Pferdes. \n\nZur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem \n\nvon der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, \n\ndaß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeich-\n\nnung \"T. \" wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hin-\n\nreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem \n\nVerkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kenn-\n\nzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, \n\nGRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH \n\nGRUR 2003, 880, 881 - City Plus). \n\nDas Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der \n\nKlagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten \n\nBerufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben. \n\nBei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und \n\nNr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem Bildzeichen der Beklagten \n\nwird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unter-\n\nlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt. \n\n(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zei-\n\nchenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat. \n\nEine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zwei Bildzeichen \n\nergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke \n\nvon Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-\n\nnungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, \n\n6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma). \n\nFür das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungs-\n\nkraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen \n\nAusgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. \n\nNach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken \n\nüber eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, \n\ndaß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % \n\nin den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derar-\n\ntigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu \n\nlegen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Da-\n\nnach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeu-\n\ntung nicht von vornherein ausgeschlossen. \n\nDas Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Kläge-\n\nrin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zei-\n\nchenähnlichkeit zu beurteilen haben. \n\nUllmann \n\nv. Ungern-Sternberg \n\nPokrant \n\nBüscher \n\nBergmann","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2001/I_ZR_172-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-02-19/i-zr-172-01","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":18},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 561","ref_norm":"561","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2001/I_ZR_172-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2001/I_ZR_172-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2004-02-19/i-zr-172-01","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2001/I_ZR_172-01.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 15:14:30.905868+00:00"}}