{"status":"available","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2003-07-03","aktenzeichen":"I ZB 21/01","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 70 Abs. 4 Westie-Kopf Eine aus einer zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung, aus der für das Bundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung folgen kann, wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 Einer bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die vom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird, fehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 21/01\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n3. Juli 2003\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Markenanmeldung Nr. E 34 001/31 Wz\n\nja\nNachschlagewerk:\nBGHZ\n nein\n :\nBGHR : ja\n\nMarkenG § 70 Abs. 4\n\nWestie-Kopf\n\nEine aus einer zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts\nfolgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung, aus der für das\nBundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung\nfolgen kann, wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht.\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1\n\nEiner bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die\nvom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird,\nfehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft.\n\nBGH, Beschluß v. 3. Juli 2003 - I ZB 21/01 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 3. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann\n\nund die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des\n\n28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 27. Juni 2001 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 \n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Am 13. Januar 1994 meldete die Anmelderin zur beschleunigten Ein-\n\ntragung gemäß § 6a WZG die nachfolgend dargestellte (farbige) Bildmarke\n\nfür eine Vielzahl von Waren an; derzeit verfolgt sie ihr Eintragungsbegehren\n\nnoch für die Ware \"Hundefutter\" weiter. Hilfsweise hat sie dieses unter Vorlage\n\neiner Verkehrsbefragung zum Bekanntheitsgrad der Marke auf Verkehrsdurch-\n\nsetzung gestützt.\n\nDie Markenstelle hat eine Unterscheidungskraft und eine Verkehrsdurch-\n\nsetzung der Marke verneint und die Anmeldung zurückgewiesen.\n\nDie hiergegen erhobene Beschwerde hatte Erfolg. Das Bundespatentge-\n\nricht hat zwar ebenfalls die Unterscheidungskraft verneint, aber die Sache zur\n\nFeststellung der Verkehrsdurchsetzung an das Patentamt zurückverwiesen.\n\nDie Markenstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Verkehrsdurchset-\n\nzung erneut zurückgewiesen.\n\nDie hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre\n\nAnmeldung weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, es halte nach wie vor an den\n\nGründen seiner ersten Beschwerdeentscheidung hinsichtlich der Verneinung\n\nder Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke fest. Deshalb könne offen-\n\nbleiben, ob es überhaupt erneut über das Vorliegen der absoluten Schutzhin-\n\ndernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entscheiden könne.\n\nDie Voraussetzungen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der\n\nangemeldeten Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht gegeben. Es sei\n\nvon einer Gesamtschau aller maßgeblichen Gesichtspunkte auszugehen, zu\n\ndenen der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsät-\n\nze sowie die Intensität und geographische Verbreitung ebenso gehörten wie die\n\nDauer der Benutzung und der Werbeaufwand. Unter keinem Aspekt sei nach\n\nden Ermittlungen der Markenstelle der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung\n\ngelungen.\n\nIII. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält der Überprüfung im\n\nRahmen der Rechtsbeschwerde nicht stand.\n\n1. Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde im Hinblick auf\n\neine Vorlage des 24. Senats des Bundespatentgerichts an den Gerichtshof der\n\nEuropäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung zugelassen (BlPMZ\n\n2001, 288), in dem es um eine Warenverpackungsform und das Maß der Auf-\n\nmerksamkeit des Publikums beim Erkennen herkunftshinweisender Charakteri-\n\nstika der Form geht, weil diese Frage auch - wie im vorliegenden Fall - für Bild-\n\nzeichen Bedeutung gewinnen könne.\n\nDarin liegt keine Beschränkung des Prüfungsumfangs für den Senat, weil\n\nes sich insoweit nicht - was Voraussetzung für eine eingeschränkte Überprü-\n\nfung im Rechtsbeschwerdeverfahren wäre - um einen abgrenzbaren Teil der\n\nangefochtenen Entscheidung handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 27.1.2000\n\n- I ZB 47/97, GRUR 2000, 895 = WRP 2000, 1301 - EWING, m.w.N.).\n\n2. Der Senat ist auch nicht deshalb auf die Überprüfung der angefochte-\n\nnen Entscheidung allein bezüglich der Frage der Verkehrsdurchsetzung des\n\nangemeldeten Zeichens beschränkt, weil das Bundespatentgericht sich zur\n\nFrage der Unterscheidungskraft der Marke, wie seine Erörterungen zur Frage\n\neiner Änderung der Rechtsprechung erkennen lassen, durch seine erste Be-\n\nschwerdeentscheidung gebunden betrachtet hat. Eine aus der zurückverwei-\n\nsenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patent-\n\namts an die rechtliche Beurteilung (§ 70 Abs. 4 MarkenG), aus der für das Bun-\n\ndespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung fol-\n\ngen kann (vgl. GmS-OGB BGHZ 60, 392, 396), wirkt nicht gegenüber dem\n\nRechtsbeschwerdegericht. Die Selbstbindung des zurückverweisenden Ge-\n\nrichts ist eine logische Folge der Bindung der Vorinstanz im zweiten Rechts-\n\ngang. Diese Bindung kann nicht aus der Rechtskraft erklärt werden. Die Gründe\n\nder zurückverweisenden Entscheidung können nicht in Rechtskraft erwachsen.\n\nDie innerprozessuale Selbstbindung beruht auf Zweckmäßigkeitserwägungen\n\ndes Verfahrens und gilt auch nicht ausnahmslos (GmS-OGB BGHZ 60, 392,\n\n396). Solche Erwägungen greifen von vornherein nicht durch, wenn das\n\nRechtsbeschwerdegericht erstmals mit der Rechtssache befaßt wird. Dagegen\n\nwendet sich die Rechtsbeschwerde deshalb in zulässiger Weise.\n\n3. Das Bundespatentgericht hat eine Unterscheidungskraft der angemel-\n\ndeten Bildmarke verneint. Diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht be-\n\nanstandet werden.\n\nUnterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer\n\nMarke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-\n\nmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-\n\nnehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st.\n\nRspr.; vgl. zu einer Bildmarke: BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR\n\n2001, 239, 240 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang, m.w.N.). Dabei ist grund-\n\nsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so\n\ngeringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwin-\n\nden.\n\nBei Bildmarken, die sich in der Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für\n\ndie Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof regelmä-\n\nßig vom Fehlen der Unterscheidungskraft aus (BGH, Beschl. v. 5.11.1998\n\n- I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Hierum geht es\n\nbei der vorliegenden Anmeldung, auch nachdem die Anmelderin das Waren-\n\nverzeichnis auf \"Hundefutter\" beschränkt hat, nicht. Denn in der Abbildung ei-\n\nnes Hundekopfes im Zusammenhang mit der Ware \"Hundefutter\" liegt keine\n\nAbbildung der Ware selbst, sondern allenfalls ein Hinweis auf die Art oder die\n\nVerwendungsweise des in Rede stehenden Futters.\n\nNach den unangegriffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts\n\ndienen auf dem Warengebiet des Tierfutters aber nach herrschender Übung\n\nAbbildungen von Tieren - naturgetreu oder stilisiert - durchgängig dazu, die Art\n\ndes Futters für die jeweilige Tiergattung anzugeben. Damit habe sich, so hat\n\ndas Bundespatentgericht ausgeführt, beim Verkehr die Abbildung des Tieres als\n\njeweilige Sortenangabe auf der Tierfutterverpackung eingebürgert und werde\n\nvom Publikum als typisierende Warensortenangabe aufgefaßt. Die angemel-\n\ndete Bildmarke bestehe lediglich aus der prototypischen Darstellung eines\n\nWesthighland White Terrierkopfes. Der auf die Waren bezogene Aussagegehalt\n\ndes Bildes, daß es sich bei dem entsprechend gekennzeichneten Produkt um\n\nein Hundefutter handele, ergebe sich damit ohne weiteres und ohne jeden ge-\n\ndanklichen Zwischenschritt.\n\nIm Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht angenom-\n\nmen, daß angesichts der Übung auf dem Warengebiet des Heimtierfutters die\n\nnaturgetreue oder stilisierte Abbildung des jeweiligen Tiers oder wenigstens von\n\ncharakteristischen Teilen vom Verkehr als Sortenangabe verstanden wird. Das\n\nBundespatentgericht durfte bei seiner Beurteilung ohne Rechtsfehler unberück-\n\nsichtigt lassen, daß ausweislich der von der Anmelderin vorgelegten Benut-\n\nzungsbeispiele auf dem Gebiet des Hundefutters nicht nur die jeweilige Dar-\n\nstellungsweise, sondern vor allem auch die jeweils dargestellten Hunderassen\n\ndifferieren. Ein Zwang zu einer derartigen Differenzierung auch nach der Rasse\n\nder Hunde ergibt sich schon daraus, daß Hundefutter entsprechend seiner Zu-\n\nsammensetzung und Verpackung in größeren oder kleineren Mengen für grö-\n\nßere Hunde oder für kleinere Hunde bestimmt ist; auch diese Bestimmung wird\n\ndurch die Darstellung einer entsprechenden größeren oder kleineren Hunde-\n\nrasse beschrieben. Der Annahme eines in erster Linie beschreibenden Gehalts\n\nder angemeldeten Marke steht auch nicht ohne weiteres die von der Anmelde-\n\nrin vorgelegte Verkehrsbefragung aus dem Jahre 1994 entgegen, der eine nicht\n\nvöllig unerhebliche Zuordnung der Marke zur Klägerin entnommen werden\n\nkann. Diese Tatsache bezieht sich auf die konkrete Situation der angemeldeten\n\nMarke und kann allenfalls im Rahmen der Beurteilung einer Verkehrsdurchset-\n\nzung Bedeutung gewinnen.\n\n4. Gleichwohl kann der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben.\n\nDas Bundespatentgericht hat im Streitfall an den Nachweis der Verkehrsdurch-\n\nsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zu hohe Anforderungen gestellt.\n\nRechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegan-\n\ngen, daß für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich vor dem Zeitpunkt\n\nder Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren, für\n\ndie sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Kreisen durchgesetzt hat, eine\n\nGesamtschau vorzunehmen ist, bei der alle maßgeblichen Einzelumstände des\n\nFalles heranzuziehen sind. Hierzu gehören, wie das Bundespatentgericht zu-\n\ntreffend angenommen hat, einmal der Marktanteil, den die mit der Marke verse-\n\nhenen Waren erreichen, nämlich die mit der Markenware erzielten Umsätze, die\n\nIntensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke\n\nsowie der Umfang der Werbeaufwendungen für die Marke und die hierdurch\n\nbeim angesprochenen Verkehr erreichte Marktpräsenz (vgl. EuGH, Urt. v.\n\n4.5.1999 - verb. Rs. C-108, 109/97, GRUR 1999, 723 Tz. 51 = WRP 1999, 629\n\n- Chiemsee).\n\nDas Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung verneint. Das\n\nvon der Anmelderin vorgelegte Gutachten sei nicht repräsentativ angesichts der\n\nBefragung von Haltern nur kleiner und mittlerer Hunde und der Tatsache, daß\n\ndie Umfrage nur in den alten Bundesländern durchgeführt worden sei und eine\n\nHochrechnung von einem Teilgebiet auf den ganzen territorialen Geltungsbe-\n\nreich des Markengesetzes angesichts der Besonderheiten im Verhältnis zwi-\n\nschen den alten und den neuen Bundesländern nicht gerechtfertigt sei. Darüber\n\nhinaus bezögen sich die stattlichen Umsatzzahlen, die die Anmelderin glaubhaft\n\ngemacht habe, sowohl auf die angemeldete Marke als auch auf die eingetrage-\n\nne Kombinationsmarke (Westie-Kopf mit Lorbeerkranz und landschaftlicher\n\nHintergrundgestaltung), ohne daß zwischen beiden Marken differenziert sei.\n\nMit dieser Beurteilung hat das Bundespatentgericht die Anforderungen\n\nan den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung überspannt. Die Repräsentativi-\n\ntät der Umfrage wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß nur Halter mittelgroßer\n\nund kleiner Hunde befragt worden sind. Bei der Markenware handelt es sich um\n\nHundefutter, die in kleinen Schälchen vertrieben wird. Diese Futtermenge ist\n\nallein für die genannten Hunderassen geeignet, größere Tiere würden mit die-\n\nsen Futtermengen nicht ordnungsgemäß unterhalten werden können. Hierauf\n\nkommt es aber nicht maßgeblich an, weil der von der Umfrage ermittelte Be-\n\nkanntheitsgrad von 75,3 % so hoch ist, daß das Futter der Anmelderin auch bei\n\nEinbeziehung von Haltern größerer Hunde noch einem ausreichenden Anteil\n\naller Hundehalter bekannt wäre, ohne daß es insoweit entscheidend auf be-\n\nstimmte Prozentsätze ankäme.\n\nDasselbe gilt für die Beanstandung, daß die Umfrage nur in den alten\n\nBundesländern durchgeführt worden sei. Insoweit weist die Rechtsbeschwerde\n\nzutreffend darauf hin, daß bei einer Umrechnung des ermittelten Bekanntheits-\n\ngrades auf das gesamte Bundesgebiet (nicht einer Hochrechnung unter der\n\nAnnahme des erweiterten Gebietes) noch eine Bekanntheit von 62,43 % gege-\n\nben wäre. Selbst unter Beachtung des Grundsatzes, daß es auf bestimmte Pro-\n\nzentzahlen in diesem Zusammenhang nicht ankommt, reicht die danach indi-\n\nzierte Bekanntheit der Ware der Anmelderin für die Annahme einer Verkehrs-\n\ndurchsetzung aus, zumal auch die vom Bundespatentgericht als stattlich be-\n\nzeichneten Umsatzzahlen, entgegen dessen Auffassung, der angemeldeten\n\nMarke zugerechnet werden können. Insoweit kann es nicht maßgeblich auf die\n\nGestaltung des Westie-Kopfes im einzelnen, nämlich mit oder ohne Lorbeer-\n\nkranz, mit oder ohne Hintergrund, ankommen. Die vom Bundespatentgericht\n\ngenannten Ausschmückungen treten nämlich für den Gesamteindruck der Mar-\n\nken in einer Weise zurück, daß der kennzeichnende Charakter durch sie nicht\n\nbeeinflußt wird.\n\nBei der erforderlichen Gesamtbetrachtung hätte das Bundespatentgericht\n\ndemnach zur Bejahung der Verkehrsdurchsetzung gelangen müssen.\n\nIV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache\n\nzur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht\n\nzurückzuverweisen.\n\nUllmann\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher\n\nSchaffert","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-07-03/i-zb-21-01","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 70","ref_norm":"70","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-07-03/i-zb-21-01","retrieved":"2026-07-10 14:34:41.159372+00:00"},"card":{"id":"bgh/2003-07-03/i-zb-21-01","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"I. 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