{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/2000/I_ZR_257-00","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2003-08-28","aktenzeichen":"I ZR 257/00","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 28. August 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Kinder MarkenG § 8 Abs. 2 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 54 a) Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologi- scher Reduktion einschränkend dahin auszulegen, daß im Verletzungspro- zeß das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Lö- schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG er- folgen kann. b) Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG nachträg- lich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. c) Dem Wortbestandteil \"Kinder\" einer farbigen Wort-/Bildmarke fehlt für die Ware \"Schokolade\" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abneh- merkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann da- her aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/ Bildmarke bewirken. d) Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: \"Kinder\" für die Waren \"Scho- kolade\"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf- grund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Ver- kehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 257/00\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nja\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nja\nBGHR: ja\n\nVerkündet am:\n28. August 2003\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nKinder\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 50 Abs. 1\nNr. 3 und Abs. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 54\n\na) Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologi-\nscher Reduktion einschränkend dahin auszulegen, daß im Verletzungspro-\nzeß das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren\nMarke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Lö-\nschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen\nLöschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG er-\nfolgen kann.\n\nb) Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG nachträg-\nlich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine\nLöschungsreife der Marke wegen Verfalls.\n\nc) Dem Wortbestandteil \"Kinder\" einer farbigen Wort-/Bildmarke fehlt für die\nWare \"Schokolade\" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abneh-\nmerkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann da-\n\nher aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/\nBildmarke bewirken.\n\nd) Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: \"Kinder\" für die Waren \"Scho-\nkolade\"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des\nStammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf-\ngrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Ver-\nkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.\n\nBGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - OLG Köln\n\n LG Köln\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann\n\nund die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats\n\ndes Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2000 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt die-\n\nse unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff \"Kinder\" beginnen. Sie\n\nist Inhaberin der als durchgesetzte Zeichen am 11. August 1980 für \"gefüllte\n\nVollmilchschokolade\" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1006192) \"Kinderschoko-\n\nlade\" und der am 12. August 1991 für \"Schokolade\" eingetragenen nachfolgen-\n\nden farbigen Wort-/Bildmarke \"Kinder\" (Nr. 1180071):\n\nDie Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom\n\n6. Oktober 1998 am 18. Dezember 1998 für \"Zuckerwaren, Back- und Kondi-\n\ntorwaren, nicht medizinische Kaugummis\" eingetragenen Wortmarke \"Kinder\n\nKram\".\n\nDie Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, daß die Be-\n\nklagte die Marke \"Kinder Kram\" benutzt hat. Sie hat geltend gemacht, die Mar-\n\nken der Parteien seien verwechselbar. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit\n\ndem Zeichen \"Kinder\" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer\n\nMarken erwarte der Verkehr, daß mit der Marke \"Kinder Kram\" gekennzeich-\n\nnete Waren von ihr stammten.\n\nDie Klägerin hat beantragt,\n\nder Beklagten zu untersagen,\n\nZuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische\n\nKaugummis unter der Marke\n\n\"Kinder Kram\",\n\nwie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051\n\nunter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffent-\n\nlicht worden ist,\n\nanzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.\n\nDie Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß sich\n\ndie Marke \"Kinder\" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt habe, und hat\n\ndie Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marke sei auf die konkrete Ge-\n\nstaltung beschränkt. An dem Zeichen bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.\n\nDas Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Beru-\n\nfungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln\n\nGRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).\n\nHiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückwei-\n\nsung die Klägerin beantragt.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsan-\n\nspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat\n\nes ausgeführt:\n\nDie Marke \"Kinder Kram\" der Beklagten sei für den angemeldeten Wa-\n\nrenbereich mit der Wort-/Bildmarke \"Kinder\" der Klägerin verwechselbar. Im\n\nVerletzungsprozeß sei von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke \"Kin-\n\nder\" auszugehen. Die Schutzfähigkeit sei durch den von der Beklagten gestell-\n\nten Löschungsantrag nicht beseitigt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Be-\n\nzeichnung \"Kinder\" sei durch die im Eintragungsverfahren festgestellte Ver-\n\nkehrsdurchsetzung überwunden. Dies sei für das Verletzungsverfahren bin-\n\ndend. Entgegen ihrem Wortlaut eröffne die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2\n\nAlt. 2 MarkenG auch nicht die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren zu prüfen,\n\nob im Zeitpunkt der Eintragung der prioritätsälteren Marke die Eintragungsvor-\n\naussetzungen vorgelegen hätten. Die Klägerin könne aus ihrer Marke \"Kinder\"\n\nnur dann gegen die Marke \"Kinder Kram\" keine Rechte herleiten, wenn am Tag\n\nder Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke (28. Januar 1999) die\n\nEintragungsvoraussetzungen für die Klagemarke wieder entfallen seien. Es\n\nkönne aber keine Rede davon sein, daß die Klagemarke im Januar 1999 dem\n\nVerkehr wesentlich weniger bekannt gewesen sei als zum Zeitpunkt der Eintra-\n\ngung 1991. Die Marke \"Kinder\" verfüge wegen der in dem GfK-Gutachten an-\n\ngeführten hohen Bekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Diese\n\nbestehe nicht nur für das Wort-/Bildzeichen in der farbigen Gestaltung, sondern\n\nauch für das reine Wortzeichen. Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten sei\n\nunberechtigt. Daß die im Jahre 1997 ermittelten Ergebnisse zwischenzeitlich\n\nüberholt seien, mache die Beklagte selbst nicht geltend. Eine nachhaltige\n\nSchwächung durch Drittkennzeichen sei nicht gegeben.\n\nDie von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibe ohne\n\nErfolg. Die Marke \"Kinder\" sei auch dann ausreichend benutzt, wenn die Ver-\n\nwendung nicht in Alleinstellung erfolgt sei. Die Klägerin habe die Bezeichnung\n\n\"Kinder\" vor und nach Eintragung als Marke in derselben Form benutzt. Die\n\nWeiterverwendung eines Zeichens in der Form, die zur Eintragung als durchge-\n\nsetztes Zeichen geführt habe, könne keine Nichtbenutzung darstellen. Die Ein-\n\ntragung beruhe ersichtlich auf der Feststellung, daß der Bestandteil \"Kinder\" in\n\nder charakteristischen farbigen Ausgestaltung nach Art eines Serienzeichens\n\nherkunftshinweisend wirke.\n\nWeiterhin sei von hoher Zeichenähnlichkeit und jedenfalls geringer Wa-\n\nrenähnlichkeit auszugehen. Die Marke der Beklagten ähnele durch die entge-\n\ngen den Regeln der deutschen Rechtschreibung vorgenommene Schreibweise\n\nin zwei Wörtern der Klagemarke, die regelmäßig durch einen weiteren Begriff\n\nindividualisiert werde. An der erheblichen Ähnlichkeit ändere der Umstand\n\nnichts, daß das Klagezeichen eine Wort-/Bildmarke und das Kollisionszeichen\n\neine Wortmarke sei. Der Verkehr werde sich an die Wortmarke aufgrund ihres\n\nSinns erinnern. Der bildliche Teil der Klagemarke werde zudem bei einer aku-\n\nstischen Präsentation nicht wahrgenommen.\n\nDie Waren Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie\n\nnicht-medizinische Kaugummis seien in Anbetracht der hohen Kennzeich-\n\nnungskraft und großer Zeichenähnlichkeit hinreichend ähnlich, um eine Ver-\n\nwechslungsgefahr zu begründen.\n\nII. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-\n\nnen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.\n\n1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechs-\n\nlungsgefahr zwischen der Klagemarke \"Kinder\" und dem angegriffenen Zeichen\n\n\"Kinder Kram\" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nach-\n\nprüfung nicht stand.\n\na) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings im vorliegenden Verlet-\n\nzungsprozeß im Hinblick auf die Markeneintragung vom Bestand der Klagemar-\n\nke ausgegangen.\n\naa) Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung ihrer gegenteili-\n\ngen Ansicht, mit der sie die Löschungsreife der Marke \"Kinder\" im Zeitpunkt der\n\nVeröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke \"Kinder Kram\" geltend\n\nmacht, auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Nach dieser\n\nVorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer\n\nMarke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der\n\nEintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere\n\nMarke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen\n\nabsoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2\n\nAlt. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut\n\neröffnet § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren einge-\n\ntragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen\n\nabsoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine\n\n(erneute) Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologi-\n\nscher Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungspro-\n\nzeß das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke\n\nnicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies - wie im Streitfall - (noch) im\n\nLöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50,\n\n54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (vgl.\n\nIngerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz,\n\n7. Aufl., § 22 Rdn. 14; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. =\n\nGRUR 2001, 696, 701 ff.).\n\nUnter Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger\n\nRechtsprechung \n\n(vgl. RG GRUR 1934, 360, 361 \n\n- Antimott/Mott-Nie;\n\nGRUR 1943, 41, 43 - Strickende Hände; BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64,\n\nGRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST; Urt. v. 25.5.1979\n\n- I ZR 132/77, GRUR 1979, 853, 854 = WRP 1979, 780 - LILA) und einhelliger\n\nAnsicht im Schrifttum (vgl. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,\n\n4. Aufl., Kap. 5 Rdn. 4 Anm. 3 b; Tetzner, Warenzeichengesetz, § 4 Rdn. 6;\n\nBaumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 32, m.w.N.;\n\nv. Gamm, Warenzeichengesetz, Einf. Rdn. 108 und 111; Busse/Starck, Waren-\n\nzeichengesetz, 6. Aufl., § 4 Rdn. 3), daß die ordentlichen Gerichte an die Ein-\n\ntragungsentscheidung des Patentamts gebunden sind. Dieser Grundsatz sollte\n\ndurch das Markengesetz keine Änderung erfahren (vgl. hierzu Begr. zum Re-\n\ngierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51).\n\nAngesichts der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und\n\nden Verletzungsgerichten ist nur den ersten die Zuständigkeit zur Prüfung der\n\nEintragungsvoraussetzungen zugewiesen \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997\n\n- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v.\n\n20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1).\n\nDadurch wird eine doppelte Inanspruchnahme des Deutschen Patent- und Mar-\n\nkenamts und des Bundespatentgerichts einerseits und der ordentlichen Ge-\n\nrichte andererseits zur Überprüfung der Löschungstatbestände gemäß § 50\n\nAbs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG vermieden. Zudem werden die Auf-\n\nstellung unterschiedlicher Maßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutz-\n\nhindernisse durch die Eintragungsinstanzen und die Verletzungsgerichte und\n\ndie Gefahr widersprechender Entscheidungen zu den tatsächlichen und rechtli-\n\nchen Anforderungen nach § 8 MarkenG bei derselben Marke ausgeschlossen.\n\nEine gegenteilige, ausschließlich am Wortlaut des Gesetzes ausgerich-\n\ntete Auslegung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG würde die Rechtsdurch-\n\nsetzung der älteren Marke zudem über Gebühr dadurch erschweren, daß in\n\njedem Markenverletzungsverfahren bei entsprechendem Vortrag des Inhabers\n\neiner prioritätsjüngeren Marke das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen\n\nder Klagemarke erneut geprüft werden müßte.\n\nDie Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist danach auf\n\nFälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im\n\nLöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 54\n\nMarkenG nicht (mehr) geltend gemacht werden kann. Dies kommt einmal in\n\nBetracht, wenn die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die An-\n\ntragstellung abgelaufen ist. Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2\n\nMarkenG ist weiterhin eröffnet, wenn am Tag der Veröffentlichung der priori-\n\ntätsjüngeren Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 MarkenG\n\nnach wie vor bestand, nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Lö-\n\nschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos bleiben\n\nmuß (§ 50 Abs. 2 Satz 1, § 54 MarkenG). Zur Darlegung dieses inter partes\n\nwirkenden Einwandes gehört nicht nur ein substantiierter Vortrag zur Fortdauer\n\ndes von Anfang an bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der\n\nVeröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern\n\nauch der substantiierte Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, de-\n\nrentwegen ein Wegfall des behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint\n\n(vgl. Ekey/Klippel/Bous, Markenrecht, § 22 MarkenG Rdn. 14) und deshalb ein\n\nLöschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall\n\ndarf der Inhaber der jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patent-\n\namtlichen Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber\n\nder prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht\n\nberufen zu können. Die Beklagte, die selbst das Löschungsverfahren betreibt,\n\nhat dahingehend nicht vorgetragen. Ein effektiver Rechtsschutz des Inhabers\n\nder jüngeren Marke gegen ein nur formal bestehendes älteres Recht wird da-\n\ndurch nicht beeinträchtigt. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke nicht ohnehin\n\n- im vorstehend ausgeführten Rahmen - die Möglichkeit hat, die Löschungsreife\n\nder älteren Klagemarke nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG im Verletzungs-\n\nverfahren geltend zu machen, kann er neben dem Löschungsantrag beim Deut-\n\nschen Patent- und Markenamt zugleich die Aussetzung des Verletzungsverfah-\n\nrens nach § 148 ZPO anregen. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die\n\nErfolgsaussichten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die mit der\n\nAussetzung verbundene Prozeßverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des\n\nVerletzungsverfahrens geboten sein (vgl. auch BGH, Urt. v. 3.11.1999\n\n- I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Diese\n\nVerfahrensweise - Löschungsverfahren und Aussetzungsmöglichkeit des Ver-\n\nletzungsverfahrens bei durchgehender Löschungsreife - stellt wegen des wei-\n\nterreichenden patentamtlichen Verfahrens mit der Folge der Löschung der Ein-\n\ntragung der älteren Marke gegenüber der nur zwischen den Prozeßbeteiligten\n\nwirkenden einredeweisen Geltendmachung der Löschungsreife im Verletzungs-\n\nprozeß keine durchgreifende Einschränkung der Rechtsverteidigung für den\n\nInhaber der jüngeren Marke dar.\n\nbb) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2\n\nMarkenG könne die Klägerin aus ihrer Marke schon dann keine Rechte gegen\n\ndie Marke \"Kinder Kram\" herleiten, wenn am Tage der Veröffentlichung der\n\nEintragung der Kollisionsmarke am 28. Januar 1999 die Voraussetzungen einer\n\nVerkehrsdurchsetzung (§ 4 Abs. 3 WZG, § 8 Abs. 3 MarkenG) nicht mehr be-\n\nstanden hätten. Dem kann aus den dargelegten Gründen nicht beigetreten wer-\n\nden. Der Einwand weggefallener Verkehrsdurchsetzung ist der Beklagten auch\n\nnicht über § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 i.V. mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eröffnet\n\n(a.A. Ekey/Klippel/Bous aaO § 49 MarkenG Rdn. 15).\n\nEntfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung\n\ni.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begrün-\n\ndet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der\n\nVerkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vor-\n\nschrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Um-\n\nwandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder\n\nDienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2\n\nNr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49\n\nAbs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3\n\nMarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. auch Fezer, Markenrecht,\n\n3. Aufl., § 49 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29; v. Schultz/Stuckel,\n\nMarkenrecht, § 49 Rdn. 11; Ströbele/Hacker aaO § 49 Rdn. 35 ff.).\n\nb) Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die Annahme des Berufungsge-\n\nrichts, die Beklagte habe mit ihrer Marke \"Kinder Kram\" wegen einer Ver-\n\nwechslungsgefahr in den Schutzbereich der Klagemarke \"Kinder\" eingegriffen.\n\naa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nMarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-\n\nmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-\n\nden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der\n\nmit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-\n\nzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit\n\nder Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der\n\nMarken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-\n\ngeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001\n\n- I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v.\n\n10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 f. = WRP 2003, 647 - BIG\n\nBERTHA).\n\nbb) Zwischen \"Schokolade\" und \"Zuckerwaren, Back- und Konditorwa-\n\nren, nicht-medizinischen Kaugummis\" hat das Berufungsgericht eine Wa-\n\nrenähnlichkeit angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden\n\nund wird von der Revision auch nicht angegriffen.\n\ncc) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des\n\nBerufungsgerichts, die Klagemarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungs-\n\nkraft. Die Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen eine gesteigerte\n\nKennzeichnungskraft nicht zu rechtfertigen.\n\nDas Berufungsgericht ist auf der Grundlage des von der Klägerin vorge-\n\nlegten Privatgutachtens der GfK-Marktforschung für April 1997 davon ausge-\n\ngangen, 71,6 % der Befragten, die sich zumindest gelegentlich mit Schokolade\n\nbefaßten, seien der Meinung, \"Kinder\" deute im Zusammenhang mit Schokola-\n\nde auf einen bestimmten Hersteller hin. Bezogen auf die Gesamtzahl der Be-\n\nfragten habe dieser Bekanntheitsgrad noch 63,6 % betragen. Entgegen der An-\n\nsicht des Berufungsgerichts kann aus der in dem Gutachten ermittelten Zahl\n\nderjenigen Personen, die von der Bezeichnung \"Kinder\" auf einen bestimmten\n\nHersteller schließen, nicht auf die Bekanntheit der Klagemarke geschlossen\n\nwerden. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß dadurch diejenigen Be-\n\nfragten in die Ermittlung des Bekanntheitsgrades des Klagezeichens einbezo-\n\ngen werden, die die Bezeichnung \"Kinder\" nicht der Klägerin, sondern anderen\n\nUnternehmen zuordnen. Vielmehr ergibt sich aus der Untersuchung der\n\nGfK-Marktforschung für April 1997 für die Gesamtheit der Befragten nur ein Be-\n\nkanntheitsgrad von 48,5 % derjenigen, die die Bezeichnung \"Kinder\" der Kläge-\n\nrin unmittelbar oder mittelbar über andere Marken zuordnen (Frage 4,\n\nF. /F. -Marken). Dieser prozentuale Bekanntheitsgrad reicht für die An-\n\nnahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Streitfall nicht aus. Marken,\n\ndie aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, weisen, da sie die\n\nihnen von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als\n\nbetriebliches Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben, im Regelfall\n\nzunächst allein normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992\n\n- I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta, m.w.N.; Ströbele/Hacker aaO\n\n§ 9 Rdn. 292).\n\nEine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur ange-\n\nnommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen. In\n\nder Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, daß die Anlehnung des Zei-\n\nchens an beschreibende Angaben die Kennzeichnungskraft schwächt (vgl.\n\nBGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 629 = WRP 2002, 705\n\n- IMS, m.w.N.; Fezer aaO § 14 Rdn. 291; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 199).\n\nDiese liegen bei der Klagemarke, was das Berufungsgericht nicht näher unter-\n\nsucht hat, in der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte in besonderem\n\nMaße beschreibenden Bezeichnung von \"Kinder\" vor (vgl. auch Handelsgericht\n\nWien WRP 2002, 349, 352 = MarkenR 2002, 211; OLG Wien WRP 2003, 109 =\n\nMarkenR 2002, 267; ÖOGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 4 Ob 156/02 y). Die Klage-\n\nmarke erhält ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Kombination der graphi-\n\nschen Elemente mit dem Wortbestandteil, während der Wortbestandteil\n\n- anders als das Berufungsgericht angenommen hat - für sich genommen in\n\nbezug auf die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft vermis-\n\nsen läßt.\n\ndd) Das Berufungsgericht ist von einer großen Zeichenähnlichkeit aus-\n\ngegangen. Es hat angenommen, auch das Klagezeichen werde, obwohl es sich\n\num eine Wort-/Bildmarke handele, von seinem Sinn her als Wort der Umgangs-\n\nsprache verstanden und erinnert, während die farbliche Ausgestaltung lediglich\n\nals Individualisierung des Schriftzuges aufgefaßt werde. Zudem werde der bild-\n\nliche Teil der Marke bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen.\n\nDas Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten, für die die Klägerin\n\ndas Zeichen \"Kinder\" als Serienzeichen verwende. Diese Ausführungen des\n\nBerufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsfehlern.\n\n(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Ge-\n\nsamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt.\n\nv. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535\n\n- ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160\n\n= WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).\n\n(2) Den Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher\n\nHinsicht hat das Berufungsgericht nicht ermittelt. Es hat auch nicht festgestellt,\n\ndaß dem Wortbestandteil in dem Klagezeichen eine besondere, das gesamte\n\nZeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu: BGH GRUR\n\n2002, 542, 543 - BIG). Von der Annahme einer Markenähnlichkeit in begriffli-\n\ncher Hinsicht kann aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts eben-\n\nfalls nicht ausgegangen werden. Es hat eine solche Markenähnlichkeit nicht\n\nausdrücklich bejaht. In Anbetracht des begrifflichen Unterschieds von \"Kinder\"\n\nund \"Kinderkram\" liegt dies auch fern.\n\n(3) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen auch eine klangliche\n\nVerwechslungsgefahr nicht. Zwar stellt bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke\n\nin der Regel der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der Benennung der\n\nMarke dar (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169\n\n= WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß\n\ndem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens abso-\n\nluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (§ 8 Abs. 2 u.\n\nAbs. 3 MarkenG). Die Wortmarke \"Kinder\" ist für die in Rede stehenden Pro-\n\ndukte schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil \"Kinder\"\n\nder kombinierten Wort-/Bildmarke kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung aus\n\nRechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH, Urt.\n\nv. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987\n\n- Festspielhaus).\n\n(4) Daß der Wortbestandteil \"Kinder\" für sich die Voraussetzungen einer\n\nVerkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsge-\n\nricht nicht festgestellt.\n\n(5) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kollisionszeichen passe\n\nin die Reihe von Produkten der Klägerin, die das Zeichen \"Kinder\" als Serien-\n\nzeichen tragen. Ob das Berufungsgericht damit eine Verwechslungsgefahr un-\n\nter dem Aspekt des Serienzeichens bejahen wollte (vgl. hierzu BGH GRUR\n\n2002, 542, 544 - BIG), ist der Entscheidung nicht eindeutig zu entnehmen. Oh-\n\nne nähere Feststellungen hierzu tragen die Ausführungen die Annahme dieser\n\nArt der Verwechslungsgefahr nicht.\n\nDie Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens\n\nist gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der\n\nVerkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb\n\nnachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen,\n\ndem gleichen Zeicheninhaber zuordnet \n\n(vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002\n\n- I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Aus einem\n\nrein beschreibenden Begriff, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der\n\nSchutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie jedoch nur abgeleitet wer-\n\nden, wenn sich aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils\n\ndieser im Verkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Denn der Ver-\n\nkehr wird einen nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem be-\n\nstimmten Unternehmen als Stamm einer Zeichenserie nur zuordnen, wenn die-\n\nser Teil des Zeichens die mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterschei-\n\ndungsmittel für die von dem Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen ei-\n\nnes Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu\n\nwerden, aufgrund Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen überwunden\n\nhat (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).\n\n2. Das Berufungsurteil konnte daher keinen Bestand haben. Der Senat\n\nsieht sich nicht in der Lage, die Frage der Verwechslungsgefahr abschließend\n\nselbst zu beurteilen. Insbesondere müssen die Parteien zur Wahrung des\n\nGrundsatzes des rechtlichen Gehörs Gelegenheit erhalten, zu den für die Ent-\n\nscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bei der\n\nBeurteilung der Verwechslungsgefahr in der Tatsacheninstanz vortragen zu\n\nkönnen.\n\na) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Be-\n\nrufungsgericht auf der Grundlage des Vortrags der Parteien die erforderlichen\n\nFeststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzuholen haben.\n\nFür die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es grund-\n\nsätzlich auf den Zeitpunkt an, zu dem das Kollisionszeichen kennzeichenrecht-\n\nlichen Schutz erlangt hat (6. Oktober 1998), wobei allerdings eine etwaige\n\nSchwächung der Kennzeichnungskraft bis zum Zeitpunkt der letzten mündli-\n\nchen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zu beachten ist (vgl. hierzu BGH,\n\nUrt. v. 21.2.1975 - I ZR 18/74, GRUR 1975, 370, 371 = WRP 1975, 298\n\n- Protesan; vgl. auch BGH GRUR 2003, 428, 433 - BIG BERTHA). Bei der Be-\n\nurteilung der Kennzeichnungskraft wird das Berufungsgericht weiter zu berück-\n\nsichtigen haben, daß der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein\n\ndurch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als\n\nerfüllt angesehen werden kann, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung\n\naller relevanten Umstände erforderlich ist, insbesondere der Eigenschaften, die\n\ndie Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehe-\n\nnen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der\n\nBenutzung sowie des Werbeaufwandes (vgl. EuGH, Urt. v. 14.9.1999\n\n- Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 75 Tz. 27 = WRP\n\n1999, 1130 - Chevy; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067,\n\n1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).\n\nb) Sollte es im weiteren Verfahren auf das Vorliegen einer Verkehrs-\n\ndurchsetzung des reinen Wortzeichens \"Kinder\" ankommen, wird das Beru-\n\nfungsgericht hierzu von der Notwendigkeit einer nahezu einhelligen Verkehrs-\n\nbekanntheit auszugehen haben, weil \"Kinder\" die Abnehmerkreise der in Rede\n\nstehenden Waren glatt beschreibt (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108\n\nund 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 727 Tz. 50 = WRP 1999,\n\n629 - Chiemsee).\n\nc) Die Klägerin hat eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nMarkenG auch zwischen ihrer Wortmarke \"Kinderschokolade\" und dem Kollisi-\n\nonszeichen \"Kinder Kram\" der Beklagten geltend gemacht. Das Berufungsge-\n\nricht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - hierzu keine Feststellungen ge-\n\ntroffen. Sollte es auf diesen Punkt ankommen, wird von folgendem auszugehen\n\nsein:\n\nDie Wortmarke \"Kinderschokolade\" wird durch den Wortbestandteil \"Kin-\n\nder\" nicht derart geprägt, daß der weitere Bestandteil \"Schokolade\" der Marke\n\nder Klägerin dahinter so weit zurücktritt, daß er den Gesamteindruck der Wort-\n\nmarke nicht mehr mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud;\n\nGRUR 2002, 542, 543 - BIG). Denn die Wortbestandteile \"Kinder\" und \"Scho-\n\nkolade\" der Wortmarke Nr. 1006192 der Klägerin bezeichnen die Zielgruppe\n\nund das Produkt. Keiner dieser beschreibenden Wortbestandteile prägt das\n\nGesamtzeichen allein. Gleiches gilt für das Gesamtzeichen \"Kinder Kram\" der\n\nBeklagten.\n\nUllmann Bornkamm Pokrant\n\n Büscher Schaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2000/I_ZR_257-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-08-28/i-zr-257-00","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":11},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 22","ref_norm":"22","n":10},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 49","ref_norm":"49","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 54","ref_norm":"54","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 51","ref_norm":"51","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 148","ref_norm":"148","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2000/I_ZR_257-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2000/I_ZR_257-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-08-28/i-zr-257-00","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/2000/I_ZR_257-00.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 14:39:38.104192+00:00"}}