{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR__18-99","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-05-03","aktenzeichen":"I ZR 18/99","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 3. Mai 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Ichthyol MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Zur Frage, welcher Warenbegriff für eine Marke im Arzneimittelbereich zugrunde zu legen ist, deren Schutz sich allgemein auf Arzneimittel erstreckt, die jedoch nur für einen Teilbereich dieses Oberbegriffs benutzt wird.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 18/99\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nja\nnein\n\nVerkündet am:\n3. Mai 2001\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nIchthyol\n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nZur Frage, welcher Warenbegriff für eine Marke im Arzneimittelbereich\n\nzugrunde zu legen ist, deren Schutz sich allgemein auf Arzneimittel erstreckt,\n\ndie jedoch nur für einen Teilbereich dieses Oberbegriffs benutzt wird.\n\nBGH, Urt. v. 3. Mai 2001 - I ZR 18/99 - OLG Hamburg\n\n LG Hamburg\n\nDer \n\nI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche\n\nVerhandlung vom 3. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen\n\nOberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 10. Dezember\n\n1998 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht\n\nzurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin, im Jahre 1884 als Kommanditgesellschaft in Hamburg\n\ngegründet, führt seit dieser Zeit den Firmennamen Ichthyol-Gesellschaft\n\nC., H. & Co. Als mittelständisches pharmazeutisches Unternehmen\n\nstellt sie medizinische Präparate auf der Basis von sulfonierten Schieferölen\n\nher und vertreibt diese. Ihre Tätigkeit begann mit der Entwicklung und\n\nHerstellung eines in der Dermatologie einsetzbaren Rohstoffs mit dem Namen\n\n\"Ichthyol\", abgeleitet von der griechischen Bezeichnung der prähistorischen\n\nSchuppenfische \"Ichthys\" und der lateinischen Bezeichnung \"oleum\" für Öl.\n\nInzwischen umfaßt das Sortiment der Klägerin darüber hinaus eine Reihe\n\nanderer Präparate, die nicht nur äußerlich aufgetragen werden, sondern auch\n\nin den Darreichungsformen Tablette, Kapsel und Zäpfchen für die Bereiche\n\nDermatologie, Gynäkologie, Orthopädie und Urologie angeboten werden. Unter\n\nder Bezeichnung \"Ichthyol\" vertreibt die Klägerin einen Rohstoff als\n\nRezeptursubstanz und eine Salbe als Fertigarzneimittel, die rezeptfrei in\n\nApotheken erhältlich ist. Sie verwendet die Bezeichnung \"Ichthyol\" außerdem\n\nin Form ihres auch als Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 mit Zeitrang vom\n\n24. Dezember 1963 geschützten Firmenlogos (farbig angelegtes auf der Spitze\n\nstehendes Quadrat mit der die Diagonale füllenden Schrift \"Ichthyol\") auf ihren\n\nweiteren Präparaten.\n\nDie Klägerin ist Inhaberin zweier Wortmarken \"Ichthyol\" (Nr. 10 764 mit\n\nZeitrang von 1895, geschützt für aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen\n\nhergestellte chemische und pharmazeutische Produkte und Nr. 97 437 mit\n\nZeitrang vom 18. Februar 1907, geschützt für eine Vielzahl von Waren aus\n\nunterschiedlichen Warenklassen, unter anderem auch für Arzneimittel, chemi-\n\nsche Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische\n\nDrogen und Präparate). Das Firmenlogo genießt als eingetragene Marke\n\nSchutz für die Waren Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und\n\nGesundheitspflege, pharmazeutische Drogen sowie weitere Waren.\n\nDie Bezeichnung \"Ichthyol\" wird von der Klägerin als verkürzter Be-\n\nstandteil ihres Firmennamens im täglichen Gebrauch verwendet. Im Jahr\n\nerwirtschaftet sie mit ihrer Gesamtproduktpalette einen Umsatz von etwa\n\n35 Mio. DM. Auf die \"Ichthyol\"-Salbe entfiel im Jahre 1995 ein Umsatz von\n\n77.000 DM.\n\nDie Beklagte, ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der\n\nEntwicklung neuer Krebsbehandlungsmittel und -therapien befaßt, meldete am\n\n28. April 1994 beim Deutschen Patentamt die Marke \n\n\"ETHYOL\" \n\nfür\n\ntherapeutische Arzneimittel in der Krebsbehandlung, zu verabreichen in\n\nVerbindung mit Chemo- und Strahlentherapie, an. Die Klägerin legte hiergegen\n\nWiderspruch ein. Inzwischen ist das Warenverzeichnis auf \"therapeutische in\n\nVerbindung mit Chemo- und Strahlentherapie mittels \n\nInjektion zu\n\nverabreichende, verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Krebsbehandlung\"\n\neingeschränkt worden. Am 29. März 1996 meldete die Beklagte außerdem die\n\nMarken \"Eth-YOL Essex Pharma\", \"Eth-YOL U.S. Bioscience\" und \"Eth-YOL\"\n\nan. Auch gegen diese Markenanmeldungen erhob die Klägerin Widerspruch.\n\nNoch vor der Eintragung der Marke \"ETHYOL\" ließ die Beklagte ein\n\nPräparat unter dieser Bezeichnung durch ihre Lizenznehmerin Essex Pharma\n\nauf dem deutschen Markt einführen. Vertrieben wird \n\n\"Ethyol\" als\n\nTrockensubstanz mit dem Inhaltsstoff \"Amifostin\", welcher gegen Zytotoxizität\n\nionisierender Strahlen \n\n- in der Strahlentherapie - sowie alkylierende\n\nSubstanzen und Platinanaloga - in der Chemotherapie - schützt. Es handelt\n\nsich um ein verschreibungspflichtiges hochspezialisiertes Arzneimittel, das die\n\nLinderung der starken körperlichen Belastungen, die mit der Chemo- oder\n\nStrahlentherapie in der Krebsbehandlung zwangsläufig einhergehen, bezweckt.\n\nDie Klägerin hat sich aus den genannten Marken \"Ichthyol\" sowie ihrem\n\nFirmenschlagwort gegen die Benutzung der Bezeichnung \"ETHYOL\" gewandt.\n\nSie hat die Auffassung \n\nvertreten, daß angesichts des hohen\n\nBekanntheitsgrades der eingeführten Marke \"Ichthyol\", der deshalb ein weiter\n\nSchutzbereich zukomme, eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Bereits die\n\nÜbereinstimmung in der Lautfolge \"thyol\" reiche hierfür aus. Die erforderliche\n\nWarenähnlichkeit sei schon deshalb gegeben, weil die einander\n\ngegenüberstehenden Zeichen jeweils für Arzneimittel verwendet würden. Auch\n\ndie von der Beklagten angemeldeten Marken in den unterschiedlichen\n\nSchreibweisen begründeten eine Verwechslungsgefahr mit den Klagekenn-\n\nzeichnungen. Die Beklagte hänge sich an den guten Ruf von \"Ichthyol\" an. Auf\n\ndas derzeitige, eng begrenzte Anwendungsgebiet für \"Ethyol\" könne nicht\n\nabgestellt werden, weil die Beklagte für sich in Anspruch nehme, die Marke\n\nauch für weitere Anwendungsgebiete zu verwenden.\n\nDie Klägerin hat beantragt,\n\n1. die Beklagte \n\nunter Androhung \n\nnäher \n\nbezeichneter\n\nOrdnungsmittel zu verurteilen,\n\nes zu unterlassen,\n\ndie Bezeichnung \"ETHYOL\", auch \nin der Schreibweise\nin Kombination mit\nin Alleinstellung oder \n\"Eth-YOL\", \nFirmennamen wie \"U.S. Bioscience\" oder \"Essex Pharma\" auf\nin\nArzneimitteln, \ninsbesondere \nzu\nVerbindung mit Chemo- \nverabreichenden Arzneimitteln in der Krebsbehandlung oder\nauf deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter\ndem Zeichen \ngenannten\nSchreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, diese\nWaren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den\n\ntherapeutischen, \nStrahlentherapie \n\n\"ETHYOL\", \n\nauf \nund \n\nauch \n\nden \n\nin \n\ngenannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen\n\"ETHYOL\", auch \nin den genannten Schreibweisen und\nKombinationen mit Firmennamen, diese Waren einzuführen\noder auszuführen, zur Nutzung dieses Zeichens \"ETHYOL\",\nauch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen mit\nFirmennamen, für diese Waren Lizenzen zu erteilen oder das\nZeichen \"ETHYOL\", auch in den genannten Schreibweisen und\nin Geschäftspapieren,\nKombinationen mit Firmennamen, \nAnkündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen,\nRechnungen und dgl. oder in der Werbung zu benutzen oder\nbenutzen zu lassen;\n\n2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen\nPatentamt \nWz\n\"ETHYOL\" und die drei am 29. März 1996 vorgenommenen\nWarenzeichenanmeldungen \n\"Eth-YOL U.S. Bioscience\",\n\"Eth-YOL Essex Pharma\" und \"Eth-YOL\" zurückzunehmen;\n\nWarenzeichenanmeldung \n\ndie \n\nU \n\n3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der\nvorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Rechnung\nzu legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unter\nAngabe der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach\nWerbeträgern, Kalendervierteljahren und Bundesländern;\n\n4.\n\nfestzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin\nallen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unter\nZiffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist oder künftig\nentstehen wird.\n\nDie Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, bei\n\nden Kennzeichen der Klägerin handele es sich nicht um bekannte, sondern\n\neher um in ihrer Kennzeichnungskraft schwache Marken. Der Bestandteil\n\n\"thyol\" sei klanglich identisch mit \"thiol\", welcher vielfach in pharmazeutischen\n\nMarken enthalten sei. Die Umsätze der Klägerin mit dem Fertigarzneimittel\n\n\"Ichthyol\" seien für die Annahme einer bekannten Marke zu gering. Eine\n\nVerwechslungsgefahr bestehe insbesondere aufgrund der Verschiedenheit der\n\nunter den jeweiligen Marken vertriebenen Produkte nicht. Ihr, der Beklagten,\n\nMittel sei ein hochspezialisiertes Arzneimittel, das ausschließlich in der\n\nKrebsbehandlung in Verbindung mit Chemo- oder Strahlentherapie eingesetzt\n\nund überwiegend über Krankenhausapotheken an Krankenhäuser abgegeben\n\nwerde. Es wende sich ausschließlich an Fachärzte, die Krebsspezialisten seien\n\nund Patienten mit weit fortgeschrittener Krebserkrankung behandelten.\n\nDas Landgericht hat die Klage abgewiesen.\n\nDie Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.\n\nMit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt\n\ndie Klägerin ihr Klagebegehren weiter.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten marken- und\n\nwettbewerbsrechtlichen Ansprüche der Klägerin verneint und dazu ausgeführt:\n\nEin Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben, weil die\n\ngebotene umfassende Abwägung anhand des Gesamteindrucks der zu\n\nvergleichenden Zeichen ergebe, daß eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.\n\nEs verbiete sich, dem im konkreten Fall übereinstimmenden Bestandteil beider\n\nZeichen - der Endung \"thyol\" - eine besondere, die Gesamtzeichen prägende\n\nBedeutung zuzumessen und deshalb angesichts der Übereinstimmung insoweit\n\neine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Hiergegen spreche schon der im\n\nMarkenrecht anerkannte Grundsatz, daß regelmäßig der Gesamteindruck\n\ndurch die Anfangssilben geprägt werde. Das gelte besonders bei Marken für\n\nmedizinische und pharmazeutische Produkte, bei denen die Endsilben zumeist\n\nwenig Aussagekraft hätten.\n\nDas Landgericht habe zutreffend herausgearbeitet, daß für die Frage\n\neiner Verwechslungsgefahr eine genaue Betrachtung der Kollisionslage auch\n\nhinsichtlich der unter den gegenüberstehenden Marken vertriebenen Waren\n\nvorzunehmen sei. Danach ergebe sich für das Produkt der Beklagten, daß die\n\nMarke ausschließlich für hochspezialisierte verschreibungspflichtige Arzneimit-\n\ntel eingesetzt werden könne. Zwar wende sich die Klägerin mit Recht dagegen,\n\ndaß das Landgericht auf die konkreten, von ihr vertriebenen Präparate\n\nabgestellt und außer acht gelassen habe, daß sich ihr Markenschutz auf\n\nArzneimittel bzw. pharmazeutische Präparate allgemein beziehe, es erscheine\n\naber fraglich, ob dieser Schutz auch die speziellen Präparate abdecken könne,\n\nfür welche die Beklagte die Bezeichnung \"Ethyol\" verwenden wolle. Dem stehe\n\nentgegen, daß für weite Produktoberbegriffe in der Warenklasseneinteilung\n\neine Aufspaltung in verkehrsübliche Produktbereiche stattzufinden habe. Nicht\n\njegliche Benutzung der Marke für eine oder mehrere unter einen Oberbegriff\n\nfallende Waren bewirke, daß die Marke für alle unter den Oberbegriff zu\n\nsubsumierenden Produkte rechtserhaltend benutzt worden sei.\n\nBei der danach vorzunehmenden differenzierenden Beurteilung der\n\nVerwechslungsgefahr sei von entscheidender Bedeutung, daß sich die Präpa-\n\nrate der Parteien an ganz unterschiedliche Patienten und Ärzte wendeten. Da\n\nes sich bei dem Medikament der Beklagten um ein verschreibungspflichtiges\n\nArzneimittel handele, komme es für das Vorliegen einer Markenähnlichkeit in\n\nerster Linie auf die Auffassung der Ärzte und Apotheker an. Es sei insgesamt\n\nals fernliegend zu erachten, daß bei Ärzten, die in die Lage versetzt würden,\n\ndas Mittel der Beklagten schwer krebskranken Patienten zu verschreiben, sich\n\naufgrund des Markennamens die Vorstellung ergeben könne, dieses Produkt\n\nstamme möglicherweise aus dem Hause der Klägerin.\n\nAuch ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei nicht gegeben. In\n\nFällen, \n\nin \n\ndenen \n\neine Verwechslungsgefahr \n\ntrotz \n\nbestehender\n\nWarenähnlichkeit wegen \n\nausreichenden Abstands \n\nbei \n\nden \n\nsich\n\ngegenüberstehenden Zeichen zu verneinen sei, sei ein ergänzender Schutz\n\nüber \n\n§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG \n\nnach \n\nder \n\nZielrichtung \n\nder\n\nMarkenrechtsrichtlinie nicht gegeben. Auch Ansprüche aus § 15 MarkenG\n\nsowie § 1 UWG seien vom Landgericht zutreffend verneint worden.\n\nII. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht\n\nstand.\n\n1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der\n\nständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-\n\nten zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter\n\nBerücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen\n\n(vgl. GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR\n\n1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734,\n\n736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 256 Tz. 24 - Adidas/\n\nMarca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der\n\nRegelung der die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie\n\numsetzenden § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht\n\neine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,\n\ninsbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der\n\nIdentität oder Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der\n\nälteren Marken. Danach kann \n\ninsbesondere ein geringerer Grad der\n\nÄhnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren\n\nund umgekehrt sowie durch eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im\n\nMarkt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR\n\n2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000\n\n- I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-\n\nKennzeichnung, jeweils m.w.N.).\n\n2. Diesen Beurteilungsmaßstab hat das Berufungsgericht im Ansatz\n\nverfehlt, indem es davon ausgegangen ist, die Frage der Verwechslungsgefahr\n\nsetze eine umfassende Abwägung anhand des Gesamteindrucks der zu\n\nvergleichenden Zeichen voraus. Das Berufungsgericht hat - wie das Landge-\n\nricht - die Wechselwirkung zwischen den einzelnen für die Beurteilung\n\nwesentlichen Faktoren nicht hinreichend in seine Betrachtung einbezogen,\n\nindem es, unter Außerachtlassung der Frage der Warenähnlichkeit und der\n\nKennzeichnungskraft der Klagekennzeichen, anhand des Gesamteindrucks der\n\neinander gegenüberstehenden Zeichen eine Markenähnlichkeit und damit von\n\nvornherein eine Verwechslungsgefahr verneint hat.\n\nZwar hat sich das Berufungsgericht auch mit der Frage der Warenähn-\n\nlichkeit beschäftigt, diese jedoch nicht in den erforderlichen Zusammenhang\n\nmit der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichen\n\ngebracht, die überhaupt unerörtert geblieben ist. Es schöpft hinsichtlich der\n\nFrage der Warenähnlichkeit den gegebenen Sachverhalt nicht aus und hat\n\nauch nicht die erforderlichen Feststellungen getroffen.\n\nZunächst bezeichnet das Berufungsgericht den Zugang des Land-\n\ngerichts, daß eine genaue Betrachtung der Kollisionslage auch hinsichtlich der\n\nunter den gegenüberstehenden Marken vertriebenen Waren vorzunehmen sei,\n\nals prinzipiell zutreffend. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Frage der\n\nWarenähnlichkeit bestimmt sich, anders als es das Landgericht gesehen hat,\n\nbei eingetragenen Marken nach deren Warenverzeichnis, gegebenenfalls\n\n- sofern die Einrede der Nichtbenutzung durchgreift - nach entsprechend\n\neingeschränkten Warenbegriffen. Hiervon geht zwar im Ergebnis auch das\n\nBerufungsgericht aus, wenn es ausführt, im Grundsatz richtig wende die\n\nKlägerin ein, daß das Landgericht zu Unrecht auf die konkreten von der\n\nKlägerin vertriebenen Präparate abgestellt und außer acht gelassen habe, daß\n\nsich der Markenschutz für die Klägerin auf Arzneimittel bzw. pharmazeutische\n\nPräparate allgemein beziehe. Es stellt es aber als fraglich hin, ob dieser Schutz\n\nim Streitfall auch die Präparate abdecken könne, für die die Beklagte die\n\nangegriffene Bezeichnung verwendet. Dem stehe entgegen, daß für weite Pro-\n\nduktoberbegriffe in der Warenklasseneinteilung eine Aufteilung in verkehrs-\n\nübliche Produktbereiche stattzufinden habe. Im Arzneimittelbereich müsse, um\n\nNeuanmeldern einen Markenerwerb für pharmazeutische Produkte überhaupt\n\nzu ermöglichen, für bestehende Marken ein verhältnismäßig enger Schutz\n\nbezüglich der Produktbereiche angenommen werden. Dem kann in dieser\n\nAllgemeinheit nicht beigetreten werden.\n\nDie Beklagte hat zwar die Benutzung der Klagemarken für andere\n\nPräparate als für Salben bestritten. Damit hat sie sich jedoch - was das\n\nBerufungsgericht nicht erörtert hat - mit dem sonst unstreitigen Sachverhalt in\n\nWiderspruch gesetzt. Denn die Klägerin hat unwidersprochen - unter Vorlage\n\nvon Verwendungsbeispielen - vorgetragen, daß sie ihre Wort-/Bildmarke\n\n\"Ichthyol\" als Dachmarke für alle ihre Arzneimittel verwende. Gegenteilige\n\nFeststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen, vielmehr die Benut-\n\nzung der Klagekennzeichen als Dachmarke im Tatbestand als unstreitig\n\ndargestellt. Zwar scheint es so, daß das Berufungsgericht hiervon auch hat\n\nausgehen wollen, wenn es ausführt, die Klägerin wende im Grundsatz richtig\n\nein, daß sich ihr Markenschutz auf Arzneimittel bzw. pharmazeutische\n\nPräparate allgemein beziehe. Feststellungen dazu, welcher genaue\n\nWarenbereich, entweder der im Warenverzeichnis enthaltene weite Oberbegriff\n\noder ein nach der Benutzungslage eingeschränkter Begriff der Prüfung\n\nzugrunde zu legen ist, hat das Berufungsgericht aber nicht getroffen, so daß\n\nunklar bleibt, von welchem Warenbegriff es bei der Prüfung der\n\nWarenähnlichkeit ausgegangen ist.\n\nSoweit das Berufungsgericht unter Hinweis auf Fezer (Markenrecht,\n\n1. Aufl., § 14 Rdn. 156) meint, daß Arzneimittelmarken auch im Hinblick auf die\n\nProduktbereiche nur ein verhältnismäßig enger Schutzbereich zuerkannt\n\nwerden könne, kann dieser Erwägung in der vom Berufungsgericht formulierten\n\nAllgemeinheit nicht beigetreten werden. Auch im Arzneimittelbereich kommt es\n\nauf alle Umstände des Einzelfalles an, die das Berufungsgericht derzeit noch\n\nnicht hinreichend ermittelt hat.\n\n3. Das Berufungsgericht wird deshalb Feststellungen zu der Frage zu\n\ntreffen haben, welche konkreten Waren auf seiten der Klagekennzeichen bei\n\nder Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind. Hierzu hat die\n\nKlägerin umfangreich vorgetragen, indem sie ihre Produktpalette im einzelnen\n\ndargelegt hat. Sofern von dem Vortrag der Klägerin und von der weiteren - im\n\nTatbestand des angefochtenen Urteils als unstreitig dargestellten - Tatsache\n\nauszugehen ist, daß die Klägerin die Wort-/Bildmarke \"Ichthyol\" auf allen ihren\n\nPräparaten verwendet, käme eine Einschränkung des weiten Oberbegriffs des\n\nWarenverzeichnisses dieser Marke allenfalls auf einen alle diese Präparate\n\numfassenden Oberbegriff in Betracht.\n\nDes weiteren wird das Berufungsgericht auf der dann gegebenen\n\nTatsachengrundlage die Frage nach dem Grad der Warenähnlichkeit zu\n\nbeantworten haben.\n\nDarüber hinaus wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Beru-\n\nfungsverfahren Feststellungen dazu \n\ntreffen müssen, welches Maß an\n\nKennzeichnungskraft den Klagekennzeichen zukommt. Nach dem Vortrag der\n\nKlägerin kommt ihnen hohe Bekanntheit zu. Sie werden als Dachmarke für alle\n\nArzneimittel der Klägerin verwendet, so daß unter Berücksichtigung des\n\nunstreitigen Umsatzes der Klägerin mit ihrer Gesamtproduktpalette in Höhe von\n\njährlich etwa 35 Mio. DM und einer mehr als 100jährigen Benutzung weder von\n\neiner - wie die Beklagte geltend macht - schwachen noch auch von einer nur\n\ndurchschnittlichen Kennzeichnungskraft, sondern eher von einer überdurch-\n\nschnittlichen Kennzeichnungskraft wird ausgegangen werden müssen.\n\nAlsdann wird das Berufungsgericht unter Berücksichtigung aller\n\nUmstände, insbesondere auch des Maßes der gegebenen Ähnlichkeit der\n\nBezeichnungen \"Ichthyol\" und \"ETHYOL\" die Frage des Vorliegens einer\n\nVerwechslungsgefahr zu beantworten haben. Bei seiner erneuten Beurteilung\n\nwird das Berufungsgericht sich auch mit dem Gesamteindruck der vom\n\nKlageantrag zu Ziffer 2 erfaßten Markenanmeldungen zu befassen und zu\n\nprüfen haben, ob die Schreibweise des Wortes \"Ethyol\" mit einem Bindestrich\n\nund/oder unter Hinzufügung weiterer Wortbestandteile (\"Essex Pharma\" bzw.\n\n\"U.S. Bioscience\") zu der Annahme berechtigt, die Zeichen seien von den\n\nKlagekennzeichen so weit entfernt, daß eine Verwechslungsgefahr nicht\n\ngegeben ist.\n\nSollte eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn nicht zu\n\nbejahen sein, wird das Berufungsgericht der Frage einer Verwechslungsgefahr\n\ndurch gedankliches In-Verbindung-Bringen der angegriffenen Bezeichnung mit\n\nden Klagekennzeichen nachzugehen haben. Dies gilt insbesondere auch für\n\nden Fall, daß es eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn bei\n\nden vom Klageantrag 2 erfaßten und mit Hinzufügungen versehenen\n\nBezeichnungen verneint, weil dann für den Verkehr eine Verwendungsweise\n\nder Bezeichnung \"ETHYOL\" als Dachmarke nicht ohne weiteres von der Hand\n\nzu weisen ist.\n\nIII. Da auf der Grundlage der bisher getroffenen \n\ntatsächlichen\n\nFeststellungen die Frage einer Verwechslungsgefahr nicht abschließend\n\nbeantwortet werden kann, kommt es beim gegenwärtigen Sach- und Streitstand\n\nnoch nicht auf die Frage der Anwendbarkeit der § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG,\n\n§ 15 MarkenG oder § 1 UWG an (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 27.4.2000\n\n- I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff).\n\nIV. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur\n\nanderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der\n\nRevision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.\n\nErdmann\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher\n\nSchaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR__18-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-03/i-zr-18-99","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":2},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":2}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR__18-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR__18-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-03/i-zr-18-99","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR__18-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:08:29.129838+00:00"}}