{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR_139-99","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-11-08","aktenzeichen":"I ZR 139/99","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 8. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle IMS MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Zur Verwechslungsgefahr der unter anderem für das Verarbeiten und Spei- chern von Daten und Nachrichten sowie das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung auf dem Gebiet der Pharmazie, der Medizin und des Ge- sundheitswesens eingetragenen Marke \"IMS GMBH\" mit der Bezeichnung \"IMS Image Management Solutions GmbH\" für ein Unternehmen, dessen Gegen- stand auf die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag und die Entwicklung von Programmen gerichtet ist.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 139/99\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nja\nNachschlagewerk:\nBGHZ\n nein\n :\nBGHR : ja\n\nVerkündet am:\n8. November 2001\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nIMS\n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nZur Verwechslungsgefahr der unter anderem für das Verarbeiten und Spei-\nchern von Daten und Nachrichten sowie das Erstellen von Programmen für die\nDatenverarbeitung auf dem Gebiet der Pharmazie, der Medizin und des Ge-\nsundheitswesens eingetragenen Marke \"IMS GMBH\" mit der Bezeichnung \"IMS\nImage Management Solutions GmbH\" für ein Unternehmen, dessen Gegen-\nstand auf die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag und die\nEntwicklung von Programmen gerichtet ist.\n\nBGH, Urt. v. 8. November 2001 - I ZR 139/99 - OLG München\n\n LG München I\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 8. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und\n\nDr. Büscher\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats\n\ndes Oberlandesgerichts München vom 25. März 1999 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorge-\n\nnommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten \"IMS\n\nInstitut für medizinische Statistik GmbH\". Diese befaßte sich mit der Marktfor-\n\nschung, der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie\n\nder Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgs-\n\nkontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.\n\nDie Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil\n\n\"IMS\", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 \"IMS GMBH\", die am\n\n12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für \"Sammeln und Liefern von\n\nDaten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie,\n\nMedizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten\n\nund Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Program-\n\nmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von\n\nDatenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und\n\nvon Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und\n\ndem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem\n\nGebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen\n\nversehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin\n\nund des Gesundheitswesens\".\n\nDie Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997\n\nin das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit \"IMS Image Manage-\n\nment Solutions GmbH\". Ihr Unternehmensgegenstand umfaßt unter anderem\n\ndie elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von\n\nSoftware und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem\n\nund mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektroni-\n\nschen Datenträgern stehen.\n\nDie Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten ei-\n\nne Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens \"IMS\" und ihres Marken-\n\nrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der\n\nBezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien\n\nbefaßten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbei-\n\ntungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.\n\nDie Klägerin hat beantragt,\n\nI.\n\ndie Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzli-\n\nchen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr\n\nzu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen\n\nIMS\n\nmit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder\n\nzur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim\n\nVertrieb und Angebot von Software für elektronische Daten-\n\nund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder\n\nin der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien\n\nund/oder mündlich zu benutzen,\n\nII. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht\n\nF. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils\n\nIMS einzuwilligen,\n\nIII.\n\nfestzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den\n\nihr aus Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 ent-\n\nstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,\n\nIV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den\n\nUmfang von Handlungen gemäß Ziffer I seit dem 16. Mai 1997\n\nzu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten\n\nVerzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:\n\na) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,\n\nb) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit\n\nund Lieferpreis,\n\nc) Werbemaßnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbe-\n\nmitteln, gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür\n\naufgewandten Kosten.\n\nDie Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Ver-\n\nwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in\n\nAbrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unterneh-\n\nmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Kläge-\n\nrin.\n\nDas Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Beru-\n\nfungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlas-\n\nsungsgebots zurückgewiesen.\n\nNachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmen-\n\nbezeichnung in \"IMASOL GmbH\" geändert hat, haben die Parteien den Lö-\n\nschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.\n\nMit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der An-\n\nträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2,\n\nAbs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht.\n\nHierzu hat es ausgeführt:\n\nZwischen der prioritätsälteren Marke \"IMS GMBH\" der Klägerin und dem\n\nKennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung\n\nder Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der\n\nKlagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität\n\nauszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Be-\n\nklagten seien allein die Bestandteile \"IMS\" kennzeichnend.\n\nDie Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Scha-\n\ndensersatz verpflichtet.\n\nDie Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen\n\nden Bestandteilen \"IMS\" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls\n\nVerwechslungsgefahr bestehe.\n\nII. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-\n\nnen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.\n\n1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsan-\n\nspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist\n\nnicht frei von Rechtsfehlern.\n\na) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nMarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-\n\nmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-\n\nden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit\n\nder mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-\n\nzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit\n\nder Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit\n\nder Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke\n\nausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998\n\n- Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon;\n\nBGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694\n\n- EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht\n\nausgegangen.\n\nb) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstlei-\n\nstungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht er-\n\nkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurtei-\n\nlung zugrunde gelegt hat.\n\naa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von\n\neiner Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Kläge-\n\nrin Schutz genießt, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Be-\n\nklagten ausgegangen.\n\nBei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle\n\nerheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Wa-\n\nren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Ver-\n\nwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrieren-\n\nde oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH\n\nGRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,\n\nGRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001,\n\n507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungs-\n\ngericht ausgegangen.\n\nEs hat berücksichtigt, daß die Marke der Klägerin unter anderem für das\n\nVerarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten\n\nund Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und\n\nmedizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist.\n\nDie Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei\n\ndadurch gekennzeichnet, daß sie ihren Kunden medizinische Statistiken für\n\nderen Marktanalysen liefere. Denn für die Marke \"IMS GMBH\" ist auf die im\n\nVerzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf dieje-\n\nnigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen\n\nhat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in\n\nder Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungs-\n\nschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93,\n\nGRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14\n\nRdn. 333; \n\nRohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).\n\nIngerl/\n\nDas Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daß die Beklagte über\n\nScannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu\n\ndiesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden\n\nveräußert.\n\nFür die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstlei-\n\nstungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlich-\n\nkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die\n\nBeurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-\n\nkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet\n\n(vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508\n\n- EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der\n\nTatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaßt und entsprechend den Denkge-\n\nsetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewon-\n\nnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.\n\nDas Berufungsgericht hat angenommen, daß sich das Angebot der Be-\n\nklagten, die kundeneigene Daten erfaßt, und das Angebot der Klägerin, deren\n\nMarke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im phar-\n\nmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesund-\n\nheitswesens Schutz genießt und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten\n\nzur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem\n\nGesamtangebot ergänzen können. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.\n\nbb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und\n\nDienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht\n\njedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführun-\n\ngen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähn-\n\nlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähn-\n\nlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die\n\nWaren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspru-\n\nchen, sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daß das Berufungsgericht von\n\neiner eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist.\n\nDagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistun-\n\ngen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daß die Gefahr\n\nvon Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht\n\nbei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsge-\n\nfahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daß das Berufungsgericht eine\n\nnicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.\n\nc) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschließlich auf den Bestandteil\n\n\"IMS\" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.\n\nOhne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge \"IMS\" sei\n\nschutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2\n\nNr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-\n\nkenG sei.\n\nIm Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz\n\nnicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in\n\nKraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000,\n\n608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR\n\n2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Alt-\n\nhammer/\n\nStröbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; \n\nIngerl/Rohnke aaO § 14\n\nRdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001,\n\n696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstan-\n\nzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur\n\nPrüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Be-\n\ngründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994,\n\nSonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl.\n\nnachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit\n\nderart ausmacht, daß über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes\n\nnur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-\n\nprüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 =\n\nWRP 1966, 369 - UNIPLAST).\n\nAus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Beru-\n\nfungsgerichts, daß in der Klagemarke \"IMS GMBH\" allein der Bestandteil \"IMS\"\n\nkennzeichnend ist, weil der Zusatz \"GMBH\" nur beschreibend wirkt. Denn der\n\ndas Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daß bei der Prüfung der\n\nmarkenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck\n\nder sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998,\n\n387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR\n\n1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999\n\n- I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH),\n\nschließt nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen\n\neine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizu-\n\nmessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prä-\n\ngenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen\n\nbegründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 =\n\nWRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI\n\nRAUCH).\n\nIm Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung\n\nauch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den\n\nBestandteil \"IMS\" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht ange-\n\nnommen hat, auszugehen ist, weil \"Image Management Solutions\" nur be-\n\nschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daß der inländische Ver-\n\nkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils \"Image Manage-\n\nment Solutions\" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat je-\n\ndoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daß \"IMS\" die aus-\n\nsprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils \"Image Management Solutions\"\n\ndarstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil\n\neinzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maßgebli-\n\nchen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeich-\n\nnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu\n\nverkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 =\n\nWRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).\n\nd) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche\n\nKennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen\n\ndies jedoch nicht zu rechtfertigen.\n\naa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Marke der Klägerin\n\nals aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durch-\n\nschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.\n\nDies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft\n\nsich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten\n\nKennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November\n\n1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom\n\n26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die\n\nerste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen.\n\nUnter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern.\n\nWZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision\n\nin Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aus-\n\nsprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei\n\nder Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke\n\nnach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-\n\nhigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmens-\n\nkennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).\n\nbb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch\n\neine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung\n\n\"IMS\" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen\n\nAusnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daß die Drittkennzeichen im Be-\n\nreich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstlei-\n\nstungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet\n\nerscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer\n\nKennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989\n\n- I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001\n\n- I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/\n\nComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revisi-\n\non zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht\n\nauf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.\n\ncc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem\n\nVortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen\n\nDatenverarbeitung sei die Buchstabenkombination \"IMS\" in Groß- und Klein-\n\nschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für \"Image\n\nManagement Systems\" und \"Image Management Solutions\". Dient \"IMS\", wie\n\ndie Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte\n\nTechnologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die\n\nmaßgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge\n\nwegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale,\n\nsondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v.\n\n21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;\n\nBGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht\n\ndurfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausge-\n\nhen, ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der\n\nBeklagten zutraf.\n\nIn diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls\n\nauch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und\n\nwozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen\n\nhat, über eine infolge umfänglicher Benutzung große Verkehrsbekanntheit und\n\ndaraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v.\n\n6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-\n\nKennzeichnung).\n\nIst danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeich-\n\nnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der\n\nWaren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der\n\nGefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäß\n\n§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.\n\n2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein\n\nUnterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann\n\nebenfalls nicht beigetreten werden.\n\nBei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2\n\nMarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzuneh-\n\nmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand\n\nder Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzei-\n\nchens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-\n\nden Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492,\n\n494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/\n\nComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2\n\nMarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getrof-\n\nfen.\n\nFür die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils\n\n\"IMS\" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeich-\n\nnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).\n\nZudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe\n\nder Parteien.\n\n3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und\n\nFeststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III\n\nund IV gemäß § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls\n\nkeinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der\n\nBeklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.\n\nIII. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil auf-\n\nzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch\n\nüber die Kosten der Revision einschließlich des wegen der Umfirmierung der\n\nBeklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Beru-\n\nfungsgericht zurückzuverweisen.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR_139-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-11-08/i-zr-139-99","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":5},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 16","ref_norm":"16","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR_139-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR_139-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-11-08/i-zr-139-99","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZR_139-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:36:15.136955+00:00"}}