{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___8-99","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-07-05","aktenzeichen":"I ZB 8/99","doktyp":"Beschluß","leitsatz":"AC MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 a) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Wa- ren und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbe- griff enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Marke noch ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienst- leistungen unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind. b) Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge \"AC\" be- züglich der Waren \"Vitaminpräparate\".","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 8/99\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n5. Juli 2001\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Markenanmeldung A 53 866/5 Wz\n\nNachschlagewerk:ja\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nnein\n\nAC\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2\n\na) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der\nEintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Wa-\nren und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbe-\ngriff enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft\nder Marke noch ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe i.S. von § 8\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienst-\nleistungen unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind.\n\nb) Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge \"AC\" be-\n\nzüglich der Waren \"Vitaminpräparate\".\n\nBGH, Beschluß vom 5. Juli 2001 - I ZB 8/99 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 5. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann\n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und\n\nPokrant\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des\n\n25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 29. Dezember 1998 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM fest-\n\ngesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Mit ihrer am 28. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichten\n\nAnmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Zeichens \"AC\" für\n\n\"Pharmazeutische Produkte\" in das Markenregister.\n\nDie zuständige Prüfungsstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Un-\n\nterscheidungskraft und wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses\n\nzurückgewiesen.\n\nDie hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG\n\nGRUR 1999, 743).\n\nMit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ih-\n\nren Eintragungsantrag weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis an\n\ndem angemeldeten Zeichen für gegeben erachtet und ihm auch jede Unter-\n\nscheidungskraft abgesprochen. Dazu hat es ausgeführt:\n\nIn Bezug auf pharmazeutische Produkte spreche schon vieles dafür, daß\n\ndas angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Be-\n\nzeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen könnten und bei de-\n\nnen ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber an einer durch Markenrechte\n\nDritter ungehinderten beschreibenden Verwendung auch in hervorgehobener\n\nForm anzunehmen sei. Die Prüfungsstelle habe festgestellt, daß die Buchsta-\n\nbenfolge \"AC\" als Abkürzung von Fachbegriffen oder Substanzbezeichnungen,\n\nwie Azetylcholin, adrenal cortex, anterior chamber, arythmie complète, axiozer-\n\nvikal, Amniozentese, Antikoagulantien, antiinflammatory \n\ncorticosteroid,\n\nAdriamycin+Cyclophosphamid und Ampicillin verwendet werde. Die Aufzählung\n\nlasse sich noch fortsetzen, weil \"AC\" auch für Acidum, Actinium und ante\n\ncenam/ante cibos stehe. Es könne allerdings offenbleiben, ob aus der lexikali-\n\nschen Lage bereits zwingend das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2\n\nMarkenG folge.\n\nDie als Marke angemeldeten Buchstaben hätten im einschlägigen phar-\n\nmazeutischen Bereich, wie Verwendungsbeispiele aus der Werbung und von\n\nWarenverpackungen zeigten, vor allem eine Bedeutung als Benennung der\n\nVitamine A und C. Das gelte nicht nur für diese Vitamine, sondern auch für B,\n\nD und E, die ebenso in Alleinstellung und in verschiedenen Kombinationen mit\n\nGroßbuchstaben, insbesondere auch durch Plazierung, Größenverhältnisse\n\nund Farbgestaltung in hervorgehobener Form wie Marken verwendet würden.\n\nAngesichts dieser Praxis könne nicht damit gerechnet werden, daß der waren-\n\nbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstabengruppe zurücktrete\n\nund der Verkehr diese als Phantasiewort auffasse und wie \"Ak\" ausspreche.\n\nDer warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstaben trete\n\nauch nicht deshalb in den Hintergrund, weil sie auch als Abkürzung für andere\n\nFachausdrücke stehen könnten. Zwar könne die Mehrdeutigkeit eines Zei-\n\nchens ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses sein. Ein für\n\nspezielle Waren - hier Vitaminpräparate - konkret bestehendes Freihaltungs-\n\nbedürfnis dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß das Zeichen für einen\n\nweiten Oberbegriff - hier pharmazeutische Produkte - angemeldet werde und\n\ndadurch eine Mehrdeutigkeit erhalte, die aber bei der Benutzung für Vitamin-\n\npräparate wegen der dann allein naheliegenden Bedeutung ganz in den Hin-\n\ntergrund trete.\n\nTrotz des Hinweises der Anmelderin auf die Schutzschranke des § 23\n\nNr. 2 MarkenG bleibe die Eintragungsfähigkeit der Buchstabenfolge zweifel-\n\nhaft, weil diese Vorschrift ganz auf den Verletzungsfall zugeschnitten sei und\n\ndeshalb im Eintragungsverfahren ebensowenig Berücksichtigung finden könne,\n\nwie es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Widerspruchs-\n\nverfahren der Fall sei.\n\nDer angemeldeten Marke fehle auch die Unterscheidungskraft, weil\n\nFachleute, auf deren Auffassung es im Streitfall maßgeblich ankomme, in der\n\nBuchstabenfolge \"AC\" bei der Verwendung für Vitaminpräparate, die ange-\n\nsichts der weiten Fassung des Warenverzeichnisses mitberücksichtigt werden\n\nmüßten, in erster Linie die Buchstabensymbole für bestimmte Vitamine sehen\n\nwürden. Da Vitaminpräparate zu einem typischen Selbstmedikationsbereich\n\ngehörten, seien die im Vertrieb befindlichen Aufmachungen und Werbeformen\n\naber auch Endverbrauchern weitgehend bekannt. Bei diesen werde ein Ver-\n\nständnis der angemeldeten Buchstabenfolge im Sinne eines Vitaminhinweises\n\nzudem wegen geringerer Kenntnisse der sonstigen Fachbegriffe im Vorder-\n\ngrund stehen.\n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beur-\n\nteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke stehe das Eintra-\n\ngungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen und ihr fehle jede Un-\n\nterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält auf der Grundlage der bis-\n\nlang festgestellten Tatsachen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.\n\n1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintra-\n\ngung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,\n\ndie im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der\n\nBestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstel-\n\nlung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeich-\n\nnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei\n\nder dahingehenden Prüfung sind allein die mit der Anmeldung in Anspruch ge-\n\nnommenen Waren zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977\n\n- I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v.\n\n22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v.\n\n13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II;\n\nBeschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038\n\n- HOUSE OF BLUES).\n\nDas Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß es im Streitfall, in\n\ndem die Anmelderin einen weiten Warenoberbegriff für ihre Marke in Anspruch\n\nnimmt, für die Annahme eines die begehrte Eintragung hindernden Freihal-\n\ntungsbedürfnisses ausreichen würde, wenn die angemeldete Marke für einzel-\n\nne unter den Oberbegriff fallende Waren, hier Vitaminpräparate, eine Be-\n\nschaffenheitsangabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung wäre. Das kann\n\naus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.\n\nAuch diese speziellen unter den im Warenverzeichnis enthaltenen\n\nOberbegriff fallenden Waren werden nämlich von der Anmelderin für ihre Mar-\n\nke in Anspruch genommen. Im Hinblick darauf, daß es dem Markeninhaber -\n\nwenn auch möglicherweise mit der Folge, daß die Marke später teilweise ver-\n\nfällt - freisteht, eine eingetragene Marke für nur einen Teil der Waren des Wa-\n\nrenverzeichnisses zu benutzen, darf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nicht\n\nbei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehenbleiben. Bei einer der-\n\nartigen (eingeschränkten) Prüfung wäre es, wie das Bundespatentgericht zu-\n\ntreffend ausgeführt hat, einem Markenanmelder möglich, einerseits eine Ein-\n\ntragung zu erreichen, weil ein beschreibender Begriffsinhalt der Marke für den\n\nOberbegriff als solchen nicht nachgewiesen werden könnte, andererseits die\n\nMarke dann aber für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware zu\n\nbenutzen, für die diese beschreibend ist und deshalb dem in Rede stehenden\n\nEintragungshindernis unterfiele. Ebenso wie eine Markenlöschung wegen\n\nNichtigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht nur teilweise, sondern im\n\nganzen Umfang der Eintragung anzuordnen ist, wenn sie auch nur für eine\n\nspezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Ware eine beschrei-\n\nbende Sachangabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist (BGH GRUR 1997,\n\n634, 635 - Turbo II), kommt deshalb im Streitfall, sofern, was noch zu erörtern\n\nsein wird, ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG auch\n\nnur für Vitaminpräparate gegeben ist, die Eintragung mit dem weitgefaßten\n\nOberbegriff nicht in Betracht.\n\nDas Bundespatentgericht hat von diesem Ausgangspunkt in nicht zu be-\n\nanstandender Weise - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht an-\n\ngegriffen - festgestellt, daß Vitaminpräparate unter den in Anspruch genomme-\n\nnen Warenoberbegriff \"Pharmazeutische Produkte\" fallen, so daß auch sie der\n\nPrüfung auf absolute Schutzhindernisse zugrunde gelegt werden müssen.\n\nEs hat des weiteren festgestellt, daß u.a. die Großbuchstaben A und C,\n\naus denen die angemeldete Marke ausschließlich besteht, in entsprechendem\n\nZusammenhang die bestimmten Vitamine A und C bezeichneten, wie nicht nur\n\nden Fachkreisen, sondern auch den Endverbrauchern angesichts der entspre-\n\nchenden Verwendung auf Verkaufsverpackungen und in der Werbung bekannt\n\nsei. Auch hiergegen ist - anders als es die Rechtsbeschwerde sieht - aus\n\nRechtsgründen nichts zu erinnern.\n\nMit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die weitere\n\nAnnahme des Bundespatentgerichts, mit diesen Feststellungen sei die - für\n\nVitaminpräparate - beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke belegt.\n\nDem kann nicht beigetreten werden.\n\nBei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht vernachlässigt, daß\n\nes sich bei der angemeldeten Marke um die Buchstabenkombination \"AC\" han-\n\ndelt, nicht um die einzelnen Buchstaben \"A\" und \"C\", für die allein die zum be-\n\nschreibenden Inhalt im Zusammenhang mit Vitaminpräparaten getroffenen\n\nFeststellungen gelten. Es ist insbesondere auch aus den vom Bundespatentge-\n\nricht in das Verfahren eingeführten Verwendungsbeispielen nicht zu entneh-\n\nmen, daß die angemeldete Buchstabenkombination als solche im Sinne der\n\nAngabe bestimmter Vitamine verwendet wird. In der Art der angemeldeten Mar-\n\nke eng nebeneinander gestellte Kombinationen von zwei der für die Bezeich-\n\nnung von Vitaminen verwendeten Buchstaben sind aus den Beispielen nicht\n\nersichtlich. In deren Mehrzahl ist neben den reinen Buchstaben ein ausdrückli-\n\ncher Hinweis auf Vitamine enthalten. Ein einziges Beispiel (GA 43) zeigt eine\n\nDreierkombination von eng nebeneinander gestellten Buchstaben (\"ACE\"), die\n\nallenfalls als beschreibender Hinweis auf Vitamine verstanden werden kann.\n\nBei allen anderen Beispielen sind Verbindungszeichen in der Art von Gedan-\n\nkenstrichen oder dem Pluszeichen verwendet oder die Buchstaben sind unter-\n\neinander gestellt, so daß der Verkehr gerade aufgrund dieser besonderen An-\n\nordnungen auf die beschreibende Verwendung der Buchstaben für die ent-\n\nsprechenden Vitamine hingewiesen wird. Bei der Bezeichnung \"Karibik ACE\"\n\nfür ein Orangen-Karotten-Getränk (GA 41) und der Bezeichnung \"Wassen Se-\n\nlenium-ACE®\" (GA 45) für Vitamin-Selenhefe-Tabletten ist die Buchstaben-\n\nkombination ACE eher kennzeichnend als beschreibend verwendet. Bei der\n\ndanach auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen vorzu-\n\nnehmenden Beurteilung ist es erfahrungswidrig, davon auszugehen, daß der\n\nVerkehr in der angemeldeten Buchstabenkombination \"AC\" den Hinweis auf die\n\nVitamine A und C sehen wird, zumal auch der Verkehr derartige ihm wie eine\n\nMarke entgegentretende Bezeichnungen keiner analysierenden, möglichen\n\nbeschreibenden Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung unterwirft (vgl.\n\nBGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999,\n\n855 - MONOFLAM/POLYFLAM, m.w.N.).\n\nDie bei den Akten befindlichen Verwendungsbeispiele zeigen im übri-\n\ngen, daß Pharmaunternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen,\n\nihre Vitaminpräparate als solche zu kennzeichnen, ohne auf die Buchstaben-\n\nkombination \"AC\" in der angemeldeten Art angewiesen zu sein, zumal auch\n\neine auf die Zusammensetzung der Vitamine A und C beschränkte Verwen-\n\ndung von Vitaminpräparaten nicht einmal belegt ist.\n\n2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der angemel-\n\ndeten Marke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Auch diese Beurtei-\n\nlung ist auf der Tatsachengrundlage nicht frei von Rechtsfehlern.\n\nUnterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer\n\nMarke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-\n\nmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen\n\nanderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von ei-\n\nnem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe U n-\n\nterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH,\n\nBeschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157\n\n- SWISS ARMY; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 =\n\nWRP 2001, 692 - Test it., je m.w.N.). Kann einer Marke kein für die fraglichen\n\nWaren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet\n\nwerden und handelt es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder\n\neiner bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und\n\nnicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen\n\nAnhalt dafür, daß ihr die erforderliche Unterscheidungseignung und damit jegli-\n\nche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it., m.w.N.).\n\nSo liegt der Fall hier, weil auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächli-\n\nchen Feststellungen des Bundespatentgerichts, wie schon zuvor zu Ziffer 1\n\nausgeführt, kein Anhalt dafür gegeben ist, daß der Verkehr die Marke \"AC\" im\n\nSinne einer beschreibenden Angabe versteht.\n\nIV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der angefochtene Beschluß\n\naufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird gegebenenfalls\n\nauch die Vorschrift des § 156 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen haben.\n\nErdmann v. Ungern-Sternberg Starck\n\n Bornkamm Pokrant","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___8-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-07-05/i-zb-8-99","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":7},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 23","ref_norm":"23","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 156","ref_norm":"156","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___8-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___8-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-07-05/i-zb-8-99","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___8-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:16:01.474285+00:00"}}