{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___4-99","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-10-11","aktenzeichen":"I ZB 4/99","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 4/99\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n11. Oktober 2001\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Marke Nr. 396 03 799\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 11. Oktober 2001 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,\n\nStarck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Mar-\n\nken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Februar\n\n1999 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Für die Markeninhaberin ist seit dem 26. April 1996 die Marke\n\nNr. 396 03 799\n\nfür die Waren\n\nOMEPRAZOC\n\n\"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie\n\nPräparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für\n\nmedizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial\"\n\nin das Markenregister eingetragen.\n\nDie Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag\n\nauf Löschung der Marke gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Mar-\n\nke habe wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2\n\nMarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie sei praktisch identisch mit dem\n\nInternational Nonproprietary Name (INN) \"Omeprazol\".\n\nDie Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widerspro-\n\nchen.\n\nDas Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurück-\n\ngewiesen.\n\nDie hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben.\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr\n\nLöschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-\n\nschwerde zurückzuweisen.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung\n\nauf den Beschluß in dem Verfahren 30 W (pat) 181/98 Bezug genommen, der\n\nGegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens I ZB 5/99 vor dem Bundesge-\n\nrichtshof war. In jener Sache hat das Bundespatentgericht angenommen, daß\n\ndie Marke \"OMEPRAZOK\", die Gegenstand des Verfahrens war, nicht zu lö-\n\nschen sei, weil kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3, Nr. 4 oder Nr. 9\n\nMarkenG gegeben sei.\n\nIII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-\n\nschwerde haben keinen Erfolg.\n\nEine Marke ist nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1\n\nMarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte\n\nversagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhin-\n\ndernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis\n\nnoch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.\n\nDas Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht\n\nzutreffend verneint.\n\n1. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen \"OMEPRAZOC\" mit\n\nRecht nicht von einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG\n\nausgegangen.\n\nUnterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke in-\n\nnewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für\n\ndie von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens\n\ngegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (BGH, Beschl.\n\nv. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - markt-\n\nfrisch; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042 = WRP 2001, 1205\n\n- REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043,\n\n1044 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Denn Hauptfunk-\n\ntion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder\n\nDienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97,\n\nSlg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; Urt. v. 4.10.2001\n\n- Rs. C-517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 = WRP 2001, 1272 - Bravo;\n\nBGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999,\n\n196 - LIBERO; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP 2001,\n\n1445 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maß-\n\nstab auszugehen, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft\n\nreicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.\n\nIm Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden\n\nFachausdrucks. Das Zeichen \"OMEPRAZOC\" ist nach den Feststellungen des\n\nBundespatentgerichts angelehnt an den International Nonproprietary Name\n\n(INN) \"Omeprazol\". Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fehlt\n\nder Abwandlung eines derartigen Fachbegriffs die Unterscheidungskraft, so-\n\nweit die abgewandelte Bezeichnung keine individualisierende Eigenheit auf-\n\nweist. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weite-\n\nres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist,\n\ndaß auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in\n\nder Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche\n\nBezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie\n\ndas Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I;\n\nBGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX;\n\nBeschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v.\n\n19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc). Von diesen Grund-\n\nsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vor-\n\nliegen der Unterscheidungskraft des Markenwortes bejaht. Das Deutsche Pa-\n\ntent- und Markenamt, dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergän-\n\nzend herangezogen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpubli-\n\nkum fasse die Bezeichnung \"OMEPRAZOC\" als phantasievolles Kunstwort auf.\n\nVon Fachleuten, denen der Wirkstoff Omeprazol bekannt sei, werde der Marke\n\n\"OMEPRAZOC\" herkunftshinweisende Eigenart beigemessen. Die Endsilbe\n\n\"ZOC\" der Marke unterscheide sich von der Endung des INN in schriftbildlicher\n\nund klanglicher Hinsicht deutlich. \"ZOC\" trete in empfohlenen Wirkstoffbe-\n\nzeichnungen nicht auf, während \"ol\" ein geläufiger Wortabschluß von Wirk-\n\nstoffen sei (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc). Diese\n\nnicht angegriffenen Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstan-\n\nden.\n\n2. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an\n\nder Marke \"OMEPRAZOC\" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend\n\nverneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden INN \"Omeprazol\" aus-\n\nreichend deutlich ab. Verwechslungen mit dem INN sind wegen des deutlichen\n\nUnterschieds zwischen dem Markenwort und dem Fachbegriff nicht zu erwarten\n\n(vgl. hierzu auch Abschnitt III.1.). Behinderungen der Mitbewerber bei der Be-\n\nnutzung des freihaltebedürftigen Fachbegriffs Omeprazol sind ebenfalls nicht\n\nzu befürchten, weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltebedürftige\n\nAngaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805,\n\n807 - Alphaferon; BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; zum begrenzten\n\nSchutzumfang vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001,\n\n1154, 1156 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben).\n\n3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht auch ein Schutzhindernis\n\nnach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint. Die Bedeutung der Bestimmung er-\n\nschöpft sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnun-\n\ngen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlie-\n\nßen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 Tz. 40 f. - Bravo; BGH, Beschl. v.\n\n8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with\n\nthe Best; Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP\n\n2000, 741 - LOGO). Dazu zählt das sich von dem Fachbegriff Omeprazol hin-\n\nreichend deutlich abhebende Markenwort \"OMEPRAZOC\" nicht.\n\n4. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das absolute\n\nSchutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sei gegeben.\n\nNach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,\n\ndie geeignet sind, das Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Wa-\n\nren zu täuschen.\n\nBei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um\n\ndie Irreführung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prüfung, ob das Zei-\n\nchen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet\n\nsein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeichenin-\n\nhalt im wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für wel-\n\nche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4\n\nWZG: BGH, Beschl. v. 30.9.1993 - I ZB 16/91, GRUR 1994, 120, 121\n\n- EUROCONSULT; BPatG GRUR 1991, 145, 146 - Mascasano; vgl. weiter zu\n\n§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 299, 306; Alt-\n\nhammer/\n\nStröbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 225).\n\nIst für die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Mar-\n\nkenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das\n\nabsolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für diese nicht vor (vgl.\n\nzu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BPatG GRUR 1989, 593, 594 - Molino; BPatG GRUR\n\n1991, 145 f. - Mascasano; BPatG GRUR 1992, 516, 517 - EGGER NATUR-\n\nBRÄU; zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer aaO § 8 Rdn. 306; Althammer/\n\nStröbele aaO § 8 Rdn. 230; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 99).\n\nDanach ist für Arzneimittel eine Täuschungseignung im Sinne von § 8\n\nAbs. 2 Nr. 4 MarkenG insgesamt zu verneinen, weil die Marke jedenfalls für\n\nArzneimittel, die Omeprazol enthalten, ohne die Gefahr einer Irreführung be-\n\nnutzt werden kann.\n\nEntgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentge-\n\nricht aber auch für die übrigen Waren, für die die Marke eingetragen ist, eine\n\nTäuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG rechtsfehlerfrei\n\nverneint. Es hat hierzu festgestellt, das Fachpublikum wisse, daß Omeprazol\n\nein Wirkstoff sei, der nur in Arzneimitteln verwendet werde. Omeprazol werde\n\nals Ulkusmittel und Protonenpumpenhemmer benutzt. Bei anderen Erzeugnis-\n\nsen werde der Fachmann einen Bezug zu diesem Inhaltsstoff nicht herstellen.\n\nMit ihrer gegenteiligen Wertung für veterinärmedizinische und diätetische Er-\n\nzeugnisse für medizinische Zwecke sei die Annahme, sie enthielten den Wirk-\n\nstoff Omeprazol, naheliegend und für die übrigen Waren sei diese Annahme\n\nnicht ausgeschlossen, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grund-\n\nsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Sie verweist insoweit\n\nauch nur auf die Möglichkeit einer irreführenden Verwendung der Marke. Damit\n\nkann sie jedoch im Löschungsverfahren bei der Beurteilung des absoluten\n\nSchutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht gehört werden.\n\n5. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter unter Hinweis auf\n\nArt. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Eti-\n\nkettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März\n\n1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) geltend, das Zeichen\n\n\"OMEPRAZOC\" habe nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht eingetragen werden\n\ndürfen, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem International Nonproprietary\n\nName (INN) \"Omeprazol\" bestehe.\n\nAufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG sind Marken von\n\nder Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach \"sonstigen\n\nVorschriften\", das heißt nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts, im ö f-\n\nfentlichen Interesse untersagt werden kann.\n\nJedenfalls im Ergebnis zu Recht hat das Bundespatentgericht angenom-\n\nmen, daß Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke\n\n\"OMEPRAZOC\" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begrün-\n\ndet. Nach dieser Vorschrift darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebe-\n\nzeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit einer\n\ngebräuchlichen Bezeichnung führt. Es kann offenbleiben, ob die Richtlinienvor-\n\nschrift, die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehörde bei\n\nder Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vor-\n\nliegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wäre.\n\nDie Benutzung der Marke ist für die Waren, für die Schutz besteht, mög-\n\nlich, ohne gegen Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG zu\n\nverstoßen. Von den Waren, für die die Marke eingetragen ist, werden veteri-\n\nnärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diä-\n\ntetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verband-\n\nmaterial durch die Richtlinie 92/27/EWG nicht erfaßt. Der Warenbereich der\n\npharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfalls\n\nbezieht, ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die\n\nRichtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungs-\n\nbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie\n\n65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und\n\nVerwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965,\n\nS. 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 4 und Nr. 5, Art. 2 der Richt-\n\nlinie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitäten zur Anwendung beim\n\nMenschen (zum Begriff der Arzneispezialitäten vgl. Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie\n\n65/65/EWG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch\n\ndie Richtlinie 92/27/EWG alle pharmazeutischen Grundstoffe und Arzneimittel,\n\ndie nach einer Einzelrezeptur hergestellt werden, nicht erfaßt. Dies reicht aus,\n\num auch die Waren \"pharmazeutische Erzeugnisse\" von der Eintragung nicht\n\nauszuschließen (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 403). Denn es ist nicht erforderlich,\n\ndaß die Benutzung sämtlicher unter einen Warenbegriff fallender Produkte\n\nrechtlich zulässig ist.\n\nIV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin\n\n(§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher\n\nSchaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___4-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-10-11/i-zb-4-99","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":16},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 54","ref_norm":"54","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___4-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___4-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-10-11/i-zb-4-99","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1999/I_ZB___4-99.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:33:52.746230+00:00"}}