{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR__93-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-11-23","aktenzeichen":"I ZR 93/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 23. November 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle MarkenG § 14 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4; BGB § 242 Cd Zur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtli- chen Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG. Classe E","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 93/98\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagewerk: ja\nBGHZ : nein\nBGHR : ja\n\nVerkündet am:\n23. November 2000\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nMarkenG § 14 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4; BGB § 242 Cd\n\nZur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtli-\nchen Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG.\n\nClasse E\n\nBGH, Urt. v. 23. November 2000 - I ZR 93/98 - OLG Frankfurt a.M.\n LG Frankfurt a.M.\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann\n\nund die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlan-\n\ndesgerichts Frankfurt am Main vom 9. Oktober 1997 wird auf\n\nKosten des Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDer in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in\n\nFrankreich das Zeichen \"Classe E\" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a.\n\nKlasse 12 \"véhicules\" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert.\n\nAuf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Regi-\n\nstrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die\n\nSchweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zu-\n\nnächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversa-\n\ngungsbeschluß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die\n\nSchlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-\n\nlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen\n\nwarenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben -\n\nnur Gelegenheitsarbeiten.\n\nDie Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Merce-\n\ndes-Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinatio-\n\nnen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen\n\nder Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfol-\n\ngenden Kennzahl sowie mit den Wortmarken \"Mercedes\", \"Mercedes-Benz\"\n\nund der Bildmarke \"Stern im Ring\" versehen.\n\nSeit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und\n\nin ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfas-\n\nsend die Bezeichnung \"E-Klasse\", in französisch- und italienischsprachigen\n\nTexten die Bezeichnung \"Classe E\". Sie benennt daneben andere Modellrei-\n\nhen u.a. mit den Bezeichnungen \"C-Klasse\" und \"S-Klasse\", letztere bereits\n\nseit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen \"E-Klasse\" und \"Classe E\"\n\nvom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin\n\nhat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen,\n\nweil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unter-\n\nscheidungskraft fehle.\n\nMit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die\n\nfür ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlun-\n\ngen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließli-\n\nchen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und\n\nim März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag\n\nvon 48.706,33 DM.\n\nDer Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an\n\ndie Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im\n\nAnschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich\n\nnicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt An-\n\ntrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend \"véhicules\") bezüglich der IR-\n\nMarke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung\n\nbegehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche\n\nzustehen.\n\nDie Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung \"E-Klasse\"\n\nnicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe\n\nim Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten\n\nBezeichnung \"E-Klasse\" und der IR-Marke \"Classe E\" fehle es an einer Ver-\n\nwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung \"Klasse\" im Kfz-Sektor keine\n\nUnterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu.\n\nSchließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse oh-\n\nne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche\n\nWarenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle\n\nauszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen\n\nbekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe\n\n\"E-Klasse\" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung\n\n\"Auto-Bild\" berichtet worden.\n\nDie Klägerin hat beantragt\n\nfestzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die\nKlägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173\n- Wortzeichen \"Classe E\" - in der Bundesrepublik Deutschland\nzustehen, insbesondere keine Ansprüche\n\na) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im\ngeschäftlichen Verkehr die Bezeichnung \"Classe E\" bzw. \"E-\nKlasse\" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwen-\nden;\ninsbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit\nder Bezeichnung \"Classe E\" bzw. \"E-Klasse\" zum Kauf an-\nzubieten und/oder zu vertreiben;\nes zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in\nWerbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäfts-\nbriefen, Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitun-\ngen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Be-\nzeichnung \"Classe E\" bzw. \"E-Klasse\" zu verwenden;\n\nb) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an\nden Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zah-\nlen;\n\nc) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen ge-\nmäß a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 Mar-\nkenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseiti-\ngen;\n\nd) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von ge-\nmäß a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19\nMarkenG zu erteilen;\n\ne) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu\n\nersetzen.\n\nDer Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend\n\ngemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht er-\n\nkennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung \"E-Klasse\"\n\nbeabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er\n\nhabe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. De-\n\nzember 1989 einen Gewerbebetrieb \"Ex- und Import von Kraftfahrzeugen\" an-\n\ngemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb ha-\n\nbe er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-\n\nhinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner\n\nbetätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt\n\nnicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwende-\n\nten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nut-\n\nze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.\n\nDas Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.\n\nDie Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR\n\n1998, 704 = WRP 1997, 1208).\n\nMit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt\n\nder Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr\n\nzwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Be-\n\nzeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die\n\nKlägerin verneint und dazu ausgeführt:\n\nDie Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung\n\ngegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits\n\nder Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus\n\nergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten\n\ndaher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke \"Classe E\" gegen-\n\nüber der Klägerin zustünden.\n\nZwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Ge-\n\nschäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechter-\n\nhalten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht,\n\ndie schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund\n\neiner Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuch-\n\nliche, mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende\n\nAnmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition\n\nvorliegen, wenn eine Marke als \"Hinterhaltsmarke\" ausschließlich zu dem\n\nZweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu\n\nüberziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Marken-\n\nrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder\n\nMarken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen\n\nanmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er\n\nnicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder po-\n\ntentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.\n\nIn diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er\n\nhabe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags\n\nauf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und\n\ndie Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen\n\nGeschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienst-\n\nleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.\n\nAuch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbe-\n\ntrieb, der aus seinen etwa 50 \"Vorratsmarken\" bestehe, mit denen er als Mar-\n\nkendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernst-\n\nhaften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - ins-\n\nbesondere für die Zeit der Anmeldung der Marke \"Classe E\" und deren inter-\n\nnationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korre-\n\nspondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhal-\n\nten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.\n\nDas Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser\n\nin erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten\n\nMarken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unterneh-\n\nmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder ver-\n\nwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlas-\n\nsungs- und Geldforderungen zu überziehen.\n\nDas Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legiti-\n\nmen Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf ge-\n\nrichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und\n\nunter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltsmarke \"Classe E\" zu Geld zu\n\nmachen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition\n\nanerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund\n\naufweisen könne.\n\nII. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.\n\n1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der nega-\n\ntiven Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die ne-\n\ngative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als\n\nAbwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche Feststel-\n\nlungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D\n\nRdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl.,\n\nKap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52\n\nRdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden,\n\nanstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf\n\nSchutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu\n\nerheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke\n\ndes Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung\n\nergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrecht-\n\nlichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem\n\nEinwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als\n\ndurchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen\n\nMarkenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzun-\n\ngen mit denjenigen des Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmel-\n\ndung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb be-\n\ndarf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Ent-\n\nscheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als\n\nSchutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernich-\n\ntende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden\n\nkann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 =\n\nMarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).\n\n2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als\n\nauch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke \"Clas-\n\nse E\" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die\n\nKlägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die\n\nnegative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegen-\n\nstand, gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.\n\n3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus\n\nseiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der\n\nRechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der\n\nBeklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Be-\n\nrufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmiß-\n\nbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8\n\nAbs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als miß-\n\nbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Ein-\n\nwand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die\n\nZeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als\n\nauch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht\n\nkommenden Ansprüchen des Beklagten durch.\n\na) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutref-\n\nfenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechts-\n\nausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im\n\nMarkenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum\n\nfrüheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechts-\n\nstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und\n\nGlauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15,\n\n107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich\n\ndie Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein\n\nsittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v.\n\n8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings\n\nkonnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts\n\nals mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten\n\n(vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).\n\naa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Wa-\n\nrenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu\n\ngehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht ge-\n\nschützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine\n\nUnlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer\n\nformalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angese-\n\nhen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung\n\neiner dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Ziel-\n\nsetzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers\n\nund auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes\n\nhinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979\n\n- I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v.\n\n27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus\n\nhat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten\n\nauch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke ent-\n\nstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung\n\nzweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v.\n\n9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt.\n\nv. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen\n\neines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend\n\nerforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).\n\nDer vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestal-\n\ntungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich\n\nnicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche\n\nBerechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand.\n\nVielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht\n\nzeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Be-\n\nzeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am\n\n24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die inter-\n\nnationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat,\n\nhat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung \"E-Klasse\" nach den Fest-\n\nstellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öf-\n\nfentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte\n\nauf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benut-\n\nzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Fest-\n\nstellungen, aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.\n\nbb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Marken-\n\neintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen\n\nWegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Mar-\n\nke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene\n\nErstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemel-\n\ndeten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995\n\nin Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Ge-\n\nschäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit\n\nkann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies\n\nverstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen füh-\n\nren kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des\n\n§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEnt-\n\nwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht\n\nalle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des all-\n\ngemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich\n\nauch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden\n\nsind.\n\ncc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, in-\n\ndem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnut-\n\nzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber\n\n(1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen\n\nanmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften\n\nBenutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäfts-\n\nbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potenti-\n\nellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu\n\ndem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnun-\n\ngen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu über-\n\nziehen (vgl. dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist bei-\n\nzutreten.\n\nDie Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das\n\nErfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung\n\nder Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1\n\nMarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten wer-\n\nden könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Recht-\n\nsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl.\n\nBGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71,\n\nGRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um\n\neine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts,\n\ndas sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt.\n\nDer im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und\n\nder freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an\n\ndem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-\n\nändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz,\n\n6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).\n\nAufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die\n\nNotwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die\n\nRechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder\n\nInhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen\n\nselbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vor-\n\nliegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als\n\nUnternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder\n\nsie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach\n\neiner Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend\n\nhat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller\n\nBenutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben\n\nist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung\n\nMarken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungs-\n\nbedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzun-\n\ngen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung\n\ndes Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997,\n\n269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).\n\nDie Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig\n\nSchwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtspre-\n\nchung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder\n\nMarken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur\n\nKennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb,\n\nverwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820,\n\n821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-\n\nrellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung\n\ndurch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt\n\nsich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn.\n\n80).\n\nb) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Aus-\n\ngangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der\n\nGeltendmachung seiner Rechte aus der Marke \"Classe E\" gegenüber der Klä-\n\ngerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte\n\neine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen oh-\n\nne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet\n\nhabe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit\n\nGeldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind\n\nrevisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen\n\nworden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfah-\n\nrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision\n\nnicht aufgezeigt.\n\naa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Fest-\n\nstellung, dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke\n\nam 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem\n\nBerufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernst-\n\nhaften Willen gehabt habe, die Marke \"Classe E\" selbst zu benutzen oder einer\n\nBenutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung,\n\ndie der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das\n\nBerufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizi-\n\nen gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen\n\nlassen.\n\n(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die\n\n- nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in\n\neinem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war.\n\nEs hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der\n\nMarke \"Classe E\" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzer-\n\nstreckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und\n\nzwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnitte-\n\nnen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung\n\nund des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstlei-\n\nstungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag\n\ndes Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraft-\n\nfahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses\n\nVorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist\n\n(BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach\n\nseiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt\n\nhabe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Ge-\n\nschäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim\n\nHandel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem\n\nweiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbean-\n\nstandet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen,\n\ndaß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997)\n\nernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im\n\nBereich der Warenklassen der Marke \"Classe E\" oder eines Geschäftsbetriebs\n\numgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner\n\nangemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision\n\nhält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7.\n\nMai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine \"geschäftliche Vielseitigkeit\" ver-\n\nwiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner \"zur Grün-\n\ndung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und\n\nMotorräder\" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisi-\n\nonsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß\n\nsich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen\n\nzu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den\n\nImport von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den\n\nHandel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; ge-\n\ngenwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist\n\ndanach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeit-\n\npunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen\n\nentsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.\n\n(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu bean-\n\nstandender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen\n\ngehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede\n\nstehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit\n\nentgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Be-\n\nklagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich auf-\n\nzubauen, da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, \"neue Markennamen zu\n\nschaffen\" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute\n\n- abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen\n\nGeschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften\n\nBenutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls\n\nzweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 \"Vorratsmarken\" seien, die seiner Ab-\n\nsicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür\n\nfehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den\n\ndamals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,\n\nden Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung\n\nseiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt.\n\nAuch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.\n\nDas Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksich-\n\ntigt, daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Un-\n\nternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es\n\nhat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten\n\nallenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken\n\nwahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im\n\nGeschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausge-\n\nstalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele\n\nsich in diesen Schreiben nicht wider.\n\nDer Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es\n\nin bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei,\n\nVorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung.\n\nDenn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort,\n\nsondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, daß\n\nder Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses\n\nals Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im\n\nMarktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die\n\nsich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie\n\ndiesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung\n\ndurch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein ent-\n\nsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das\n\nBerufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender\n\nWeise festgestellt.\n\nbb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfeh-\n\nlerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil\n\nder von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu\n\nwarten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benut-\n\nzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um\n\ndiese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11).\n\nEs hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise je-\n\ndenfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade\n\nnicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen\n\neine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbun-\n\nden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an\n\ndie Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke \"Classe E\" ohne Mar-\n\nketingkonzept, aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Marken-\n\nposition zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung\n\n\"E-Klasse\" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsge-\n\nricht hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin ent-\n\nstandene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übri-\n\ngen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer\n\nLizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und\n\nhabe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen\n\nUnterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in ei-\n\nner Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Beson-\n\nderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrich-\n\nterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prü-\n\nfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zu-\n\nsammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest\n\neinen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn\n\nnach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20\n\nJahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung \"S-Klasse\".\n\nAuf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Äußerungen des Be-\n\nklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der\n\nForderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland\n\nund das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausfüh-\n\nrungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung\n\ndar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.\n\n4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündli-\n\nchen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori-\n\ngen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können,\n\nist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen,\n\nwenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über\n\ndiese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisi-\n\nonsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die\n\nmündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.\n\nIII. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO\n\nzurückzuweisen.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR__93-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-11-23/i-zr-93-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":3},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 242","ref_norm":"242","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 153","ref_norm":"153","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 233","ref_norm":"233","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 19","ref_norm":"19","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 25","ref_norm":"25","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR__93-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR__93-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-11-23/i-zr-93-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR__93-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:38:36.080386+00:00"}}