{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_187-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-05-17","aktenzeichen":"I ZR 187/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":"Verkündet am: 17. Mai 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle ISCO MarkenG §§ 26, 42, 43, 44, 49 Abs. 1 und Abs. 3, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, §§ 152, 153, 161 Abs. 2 a) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Ab- schluß des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwi- schen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenut- zung Erfolg haben kann. b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu, wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbe- nutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexi- stenz neben der Widerspruchsmarke besteht. c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet. d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG). e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines wei- ten Oberbegriffs im Warenverzeichnis.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 187/98\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagewerk:\nBGHZ:\nBGHR: ja\n\nja\nnein\n\nVerkündet am:\n17. Mai 2001\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nISCO\n\nMarkenG §§ 26, 42, 43, 44, 49 Abs. 1 und Abs. 3, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1,\n\n§§ 152, 153, 161 Abs. 2\n\na) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über\n\ndie auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage\n\n(§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im\n\nWiderspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1\n\nNr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Ab-\n\nschluß des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das\n\nVorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwi-\n\nschen den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage\n\nbei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG\n\naufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenut-\n\nzung Erfolg haben kann.\n\nb) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein\n\nAnspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu,\n\nwenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbe-\n\nnutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexi-\n\nstenz neben der Widerspruchsmarke besteht.\n\nc) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den\n\nEintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der\n\nangemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum\n\nder fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG\n\nnach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.\n\nd) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs\n\nkann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn\n\ndie Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten\n\nOberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).\n\ne) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines wei-\n\nten Oberbegriffs im Warenverzeichnis.\n\nBGH, Urt. v. 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - OLG Celle\n\n LG Göttingen\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 18. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und\n\nDr. Büscher\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 wird\n\nunter Zurückweisung der weitergehenden Revision der Klägerin\n\nzu 2 das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle\n\nvom 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweit\n\nnicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beklagten\n\nzu 1 und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, und\n\ninsoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungs-\n\nverfahren gestellten Antrags zu II. 4. und die Widerklage abgewie-\n\nsen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den Widerklagean-\n\ntrag zu a) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke\n\nNr. 453 811 und auf den Widerklageantrag zu b) zur Unterlassung\n\nverurteilt worden ist.\n\nDie Berufung der Klägerin zu 2 gegen das Urteil der 3. Kammer für\n\nHandelssachen des Landgerichts Göttingen vom 16. Januar 1990\n\nwird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur\n\nEinwilligung in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt\n\neingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 \n\n\"Isco\" \n\nund\n\nNr. 1 055 530 \"ISCO\" richtet.\n\nIm übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu II. 4. und Wi-\n\nderklageantrag zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie\n\nWiderklageantrag zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhand-\n\nlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das\n\nBerufungsgericht zurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin zu 1, die J. S. Optische Werke AG, war Inhaberin des\n\nfür\n\n\"Chemische, geodätische, nautische, Wäge- und Kontroll-\n\nApparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente. Photogra-\n\nphische Erzeugnisse\"\n\nseit 1933 eingetragenen Warenzeichens Nr. 453 811 \"Isco\". Über ihr Vermö-\n\ngen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.\n\nDie im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechni-\n\nsche, elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb vom\n\nKonkursverwalter wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich der\n\nWarenzeichen der Klägerin zu 1.\n\nDie Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 \"Isco\"\n\n(eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" (eingetragen am\n\n2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 \"Isco\" ist am 16. Januar 1984 auf\n\nsie als Inhaberin umgeschrieben worden.\n\nAm 14. März 1989 meldete sie die Marke \"Isco\" (Sch 35166/9 Wz) beim\n\nDeutschen Patentamt für eine Vielzahl von Waren an, u.a. \"Physikalische, op-\n\nto-elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografische\n\nApparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten Wa-\n\nren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Ge-\n\nräte und Instrumente\".\n\nDie Beklagte zu 1, die ISCO-Optische Werke GmbH, war eine Tochter-\n\ngesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der Beklagten zu 1 wurde\n\nim Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter über-\n\ntrug im November 1982 der Beklagten zu 3 die für \"Optische und fotografische\n\nApparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kine-\n\nmatografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive\" eingetra-\n\ngenen Marken Nr. 654 780 \"ISCO-Göttingen\" (angemeldet am 20. Juni 1953\n\nund eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 \"ISCO\" (angemeldet am\n\n25. Januar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).\n\nAm 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für \"Optische,\n\nfotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in Klasse 9\n\nenthalten\" die Marke J 19514/9 Wz \"ISCO\" an. Aufgrund dieser Markenanmel-\n\ndung und ihrer Marken Nr. 654 780 \"ISCO-Göttingen\" und Nr. 722 114 \"ISCO\"\n\nerhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke \"Isco\"\n\n(Sch 35166/9 Wz) durch die Klägerin zu 2.\n\nDie Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche auf\n\nUnterlassung der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung in\n\ndie Löschung der Firma ISCO-Optic GmbH, Rücknahme von Widersprüchen\n\ngegen Warenzeichenanmeldungen, Übertragung von Marken und Aus-\n\nkunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der Be-\n\nklagten zu 3 zum Schadensersatz beantragt.\n\nDie Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage erhoben.\n\nDas Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. Juli\n\n1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.\n\nDie Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revi-\n\nsionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,\n\ndie Beklagte zu 3 zu verurteilen,\n\nII. 4.\n\ndie aufgrund der Warenzeichen bzw. der Warenzeichenanmeldung\n\na) Nr. 654 780 \"ISCO-Göttingen\"\n\nb) Nr. 722 114 \"ISCO\"\n\nc) Nr. J 19514/9 Wz \"ISCO\"\n\nerhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung\n\nSch 35166/9 Wz \"Isco\"\n\nder Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem\n\nDeutschen Patentamt zurückzunehmen.\n\nDie Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,\n\nsie habe ihre Marken Nr. 654 780 \"ISCO-Göttingen\", Nr. 722 114 \"ISCO\" und\n\nJ 19514/9 Wz \"ISCO\", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldeten\n\nZeichen \"Isco\" (Sch 35166/9 Wz) prioritätsälter seien, rechtserhaltend benutzt.\n\nDas Warenzeichen Nr. 453 811 \"Isco\" der Klägerin zu 2 sei dagegen lö-\n\nschungsreif, weil es länger als fünf Jahre nicht benutzt worden sei. Zentrier-\n\nprüfgeräte und CCTV-Objektive, auf deren rechtserhaltende Benutzung sich\n\ndie Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom Warenverzeichnis der\n\nMarke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemel-\n\ndeten Marken Nr. 1 051 762 \"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" seien gegenüber\n\nden Marken \"ISCO-Göttingen\" und \"ISCO\" prioritätsjünger.\n\nDie Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,\n\ndie Klägerin zu 2 zu verurteilen,\n\na) in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetra-\n\ngenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 \"Isco\" sowie Nr. 1 055 530\n\n\"ISCO\" sowie Nr. 453 811 \"Isco\" in vollem Umfang einzuwilligen,\n\nb) es zu unterlassen, die Bezeichnung \"Isco\" und/oder damit als\n\nBestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu\n\nverwenden.\n\nDas Landgericht hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilli-\n\ngung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei dem\n\nWarenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische\n\nZentrierprüfgeräte ausgenommen.\n\nAuf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der Be-\n\nklagten zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der Berufungsinstanz\n\nverfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen\n\ndie Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz \"Isco\" abgewiesen und der Wi-\n\nderklage stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Opti-\n\nsche Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte\n\nsowie optische Meßinstrumente.\n\nDagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklag-\n\nten zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verur-\n\nteilung der Beklagten zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Mar-\n\nkenanmeldung Sch 35166/9 Wz \"Isco\" und die vollständige Abweisung der Wi-\n\nderklage. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung in\n\ndie Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem Um-\n\nfang weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die Revision\n\nder Gegenseite zurückzuweisen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf Rück-\n\nnahme der Widersprüche gegen die angemeldete Marke Sch 35166/9 Wz \"Is-\n\nco\" verneint. Dazu hat es ausgeführt:\n\nDas von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den priori-\n\ntätsälteren Widerspruchszeichen der Beklagten zu 3 überein, die 1953, 1958\n\nund 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der Beklagten\n\nzu 3 nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die Klägerin\n\nzu 2 nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil fest.\n\nDer auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Wi-\n\nderklage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausge-\n\nführt:\n\nDer Beklagten zu 3 stehe sowohl nach dem Warenzeichengesetz als\n\nauch nach dem Markengesetz ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweise\n\nLöschung der Marke Nr. 453 811 \"Isco\" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Lö-\n\nschungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob die\n\nKlägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 bis\n\nzum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten.\n\nIn diesem Zeitraum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische Kontroll-\n\nApparate, Kontroll-Instrumente, Kontroll-Geräte sowie Meßinstrumente benutzt,\n\ndie unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen Waren\n\nrechneten, wie das Berufungsgericht näher ausführt, CCTV-Objektive und\n\nZentrierprüfgeräte, für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland im\n\nmaßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der Eintragung\n\nsei für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum glei-\n\nchen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische\n\nKontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte sowie optische Meßinstrumente.\n\nEin Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762\n\n\"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" stehe der Beklagten zu 3 im zuerkannten\n\nUmfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagte\n\nzu 3 habe im November 1982 wirksam von der Beklagten zu 1 das Recht er-\n\nworben, den in der Firma enthaltenen Namensteil \"ISCO\", den die Beklagte\n\nzu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der Beklagten zu 3 an der\n\nFirma und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2\n\ndurch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die Klägerin\n\nzu 2 sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 \"Isco\") für\n\noptische Kontroll-Apparate, -Instrumente, -Geräte und optische Meßinstru-\n\nmente berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530\n\nschutzwürdige Interessen der Beklagten zu 3. Der Unterlassungsanspruch sei\n\nim zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das Fir-\n\nmen- und Warenzeichenrecht der Beklagten zu 3 verletzt habe und eine Wie-\n\nderholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.\n\nII. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2\n\nund die Revision der Beklagten zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen\n\nUrteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit\n\ndie Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Wi-\n\ndersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz \"Isco\" zu-\n\nrückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung der\n\nweitergehenden Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweise\n\nLöschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung der\n\nBezeichnung \"Isco\" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen die\n\nVerurteilung zur Einwilligung \n\nin die \n\nteilweise Löschung der Marken\n\nNr. 1 051 762 \"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" ist zurückzuweisen. Dagegen\n\nhat die Revision der Beklagten zu 3 gegen die teilweise Abweisung der Wider-\n\nklage zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.\n\nA. Revision der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu\n\nII. 4.\n\nDie Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte\n\nzu 3 auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780\n\n\"ISCO-Göttingen\", Nr. 722 114 \"ISCO\" und J 19514/9 Wz \"ISCO\" gegen die\n\nWarenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz \"Isco\" der Klägerin zu 2 ist nicht frei\n\nvon Rechtsfehlern.\n\n1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor Abschluß\n\ndes Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 MarkenG erhobene Eintragungs-\n\nbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 44\n\nRdn. 16; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).\n\nAuf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des Markengesetzes\n\nAnwendung (§ 152 MarkenG), auch wenn die sich gegenüberstehenden Zei-\n\nchen vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff.\n\nMarkenG keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die Klägerin\n\nzu 2 die Eintragungsbewilligungsklage auf die Löschungsreife der Wider-\n\nspruchszeichen stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 MarkenG, wonach die\n\nLöschungsklage sowohl nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vor-\n\nschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes begründet sein\n\nmuß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. Januar 1995 erhobenen\n\nLöschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageer-\n\nhebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nur wenn die Einrede der Lö-\n\nschungsreife die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. Januar\n\n1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben den\n\nVorschriften des Markengesetzes auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4\n\nWZG Anwendung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 52 Rdn. 8).\n\n2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegen-\n\nüberstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greift\n\nnicht durch.\n\nNach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter der Geltung\n\ndes Warenzeichengesetzes war anerkannt, daß die Entscheidung über die auf\n\nzeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage grundsätz-\n\nlich voraussetzt, daß das Deutsche Patentamt zuvor im Widerspruchsverfahren\n\nüber die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidung\n\nfür das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewil-\n\nligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig,\n\nwenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartig-\n\nkeit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oder\n\ndie Eintragungsbewilligungsklage bei unterstellter Zeichenübereinstimmung\n\nund Warengleichartigkeit aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nicht-\n\nbenutzung Erfolg haben konnte (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR\n\n1981, 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttre-\n\nten des Markengesetzes für die Eintragungsbewilligungsklage entsprechend\n\n(vgl. Fezer aaO § 44 Rdn. 8; Althammer/Klaka aaO § 44 Rdn. 11; \n\nIn-\n\ngerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 MarkenG sollte,\n\nvon der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintra-\n\ngungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Änderung gegenüber der\n\nRechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes herbeiführen (vgl. Begr.\n\nzum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 93 = BlPMZ 1994, Sonderheft,\n\nS. 87). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage auf\n\nRücknahme der Widersprüche im Streitfall die Warenähnlichkeit und die Zei-\n\nchenübereinstimmung zu unterstellen.\n\n3. Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei zu\n\nUnrecht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken aus-\n\ngegangen.\n\nDie Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG dient dazu, den\n\nInhaber eines Widerspruchszeichens zur Bewilligung der Eintragung zu zwin-\n\ngen, wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegen\n\nden Beklagten zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie die\n\nLöschung der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte\n\n(vgl. zu § 6 Abs. 2 WZG: BGH, Urt. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642,\n\n644 = WRP 1978, 814 - SILVA; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartiges\n\nRecht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen ne-\n\nben den Widerspruchsmarken der Beklagten zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat\n\n(vgl. hierzu Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; Ingerl/Rohnke aaO § 22\n\nRdn. 11).\n\na) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe\n\nnicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 und\n\nNr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung an-\n\nkomme, der mit Klageerhebung am 24. Juni 1985 geendet habe. Zwar hat die\n\nKlägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem Hilfsantrag\n\nzu III auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt.\n\nDiese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsge-\n\nrichts vom 18. Juli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedoch\n\nnicht auf eine Löschungsreife der Widerspruchsmarken wegen fehlender Be-\n\nnutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 WZG gestützt, sondern auf einen\n\nrechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.\n\nHat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klage\n\ngegen die Widerspruchsmarken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommt\n\nes auf die Frage, ob die Zeichen am 24. Juni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG\n\nlöschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegen\n\nNichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut Schutz, wenn sie\n\n(wieder) benutzt werden. Nur gegenüber Zwischenrechten, die während beste-\n\nhender Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt (vgl. zum\n\nWZG: BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 766 - Haller II;\n\nUrt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252\n\n- Malibu; Großkomm./Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 255; Baumbach/Hefermehl,\n\nWarenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsge-\n\nricht daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht den\n\nFünfjahreszeitraum vor der Erhebung der Klage am 24. Juni 1985 zugrunde\n\ngelegt, sondern auf die Zeit bis zur Anmeldung der Marke \"Isco\"\n\n(Sch 35166/9 Wz) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldung\n\nder angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Wi-\n\nderspruchszeichen reichte aus, deren Schutz jedenfalls erneut zu begründen\n\nund die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchs-\n\nzeichen zu verhindern.\n\nDas Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der\n\nWiderspruchsmarken zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenan-\n\nmeldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegten\n\nUnterlagen und der Aussage des Zeugen Sch. den Verkauf einer Vielzahl\n\nvon Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift\n\n\"ISCO\" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.\n\nb) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei der\n\nPrüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nur auf\n\nden Zeitraum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens Sch 35166/9 Wz\n\nam 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des Markengesetzes dabei\n\nunberücksichtigt gelassen hat.\n\nNach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife\n\nwegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb\n\neines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG\n\nbenutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seit\n\ndem 1. Januar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Be-\n\nnutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre nach § 49\n\nAbs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG eingetreten ist. Die Prüfung des Verfalls\n\nwegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife\n\ndes älteren Zeichens vor Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt\n\nwerden. Denn es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenut-\n\nzung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet\n\n(vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist die\n\nBestimmung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG neben § 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-\n\nkenG selbständig anwendbar (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97,\n\nGRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN, m.w.N.) und eröffnet\n\nnach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke eine neue\n\nFünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchs-\n\nmarken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG daher auch auf den Zeit-\n\nraum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.\n\nDas Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Wider-\n\nspruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des Markengeset-\n\nzes am 1. Januar 1995 und dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über\n\ndie Eintragungsbewilligungsklage endenden Zeitraums von fünf Jahren nicht\n\nbenutzt worden sind und das Zeichen Sch 35166/9 Wz zu einem Zwischen-\n\nrecht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren Wi-\n\nderspruchsmarken nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend den\n\nobigen Ausführungen unter II. 3. zum einen der Fall sein, wenn die Wider-\n\nspruchsmarken zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungs-\n\nreif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen\n\nSch 35166/9 Wz ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung der\n\nWiderspruchsmarken nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufge-\n\nnommen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21;\n\nAlthammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; zum WZG: BGH, Urt. v. 26.10.1973\n\n- I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 278 = WRP 1974, 142 - King; Groß-\n\nkomm./Teplitzky aaO § 16 Rdn. 255 ff.; Baumbach/Hefermehl aaO § 11\n\nRdn. 64 f.).\n\nIm erneut eröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht ge-\n\ngebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachung\n\nvon Rechten aus den Widerspruchsmarken gegen das von der Klägerin zu 2\n\n1989 angemeldete Zeichen Sch 35166/9 Wz prioritätsältere Rechte der Kläge-\n\nrin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.\n\nB. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der Beklagten zu 3 gegen\n\ndie Entscheidung über die Widerklage\n\n1. Widerklageantrag zu a)\n\nDie Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die Wi-\n\nderklage der Beklagten zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der Marken\n\nNr. 453 811 \"Isco\", Nr. 1 051 762 \"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" einzuwilli-\n\ngen, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der\n\nKlägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811\n\nErfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Revision\n\nder Beklagten zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Marken\n\nals begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des landgerichtlichen\n\nUrteils.\n\nZutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Kläge-\n\nrin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor dem\n\n1. Januar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage sowohl\n\nnach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des\n\nMarkengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG).\n\na) Marke Nr. 453 811 \"Isco\"\n\naa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kann ein Dritter die\n\nLöschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Warenzeichen minde-\n\nstens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeichenin-\n\nhaber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Lö-\n\nschung nicht benutzt hat.\n\n(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Kläge-\n\nrin zu 2 die Marke im maßgeblichen Zeitraum für CCTV-Objektive und für ein\n\nZentrierprüfgerät verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung\n\n\"CCTV\" stehe für \"Closed circuit television\". Darunter sei jeder Einsatz des\n\nFernsehens zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichen\n\nEmpfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen Emp-\n\nfängern gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch Anschlüs-\n\nse verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu Kontroll-\n\nzwecken beispielsweise in den Schalterräumen von Banken, als Eingangskon-\n\ntrollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung techni-\n\nscher Vorgänge eingesetzt. CCTV-Kameras würden nicht ausschließlich zu\n\nKontrollzwecken eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches Anwen-\n\ndungsgebiet. Der Annahme, daß CCTV-Objektive optische Kontroll-Apparate,\n\n-Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktion\n\nnur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stell-\n\nten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß sie\n\nnach der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumente\n\noder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw.\n\nihre Rechtsvorgängerin in der Zeit von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit der\n\nAufschrift \"ISCO\" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die Klägerin\n\nzu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und Juni 1984 für den Verkauf von drei zum\n\nExport bestimmten Zentrierprüfgeräten an die Firma O. und für ein weiteres\n\nan die Firma St. verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der Verkauf\n\ndes Zentrierprüfgeräts an die Firma St. unter Verwendung der Marke\n\nstelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.\n\nAufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einer\n\nrechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische Kontroll-Apparate, opti-\n\nsche Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstru-\n\nmente ausgegangen und hat diese als von den im Warenverzeichnis aufge-\n\nführten Kontroll-Apparaten, Kontroll-Instrumenten und Kontroll-Geräten sowie\n\nMeßinstrumenten umfaßt angesehen.\n\n(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu-\n\ntreffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter \"chemische, geodätische,\n\nnautische\" im Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht auf Wäge- und\n\nKontroll-Apparate beziehen, sondern wegen des vom Warenverzeichnis vor\n\nWäge- und Kontroll-Apparate gesetzten Kommas, auf Apparate, Instrumente\n\nund Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des Warenverzeichnisses und der\n\nAuskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 zu den üblichen\n\nFormulierungen und dem Verständnis von Warenverzeichnissen.\n\n(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des Beru-\n\nfungsgerichts, daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen\n\nOberbegriffs vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil der\n\nWaren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen.\n\nWird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt,\n\nso ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich be-\n\nnutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Be-\n\ntrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner\n\ngeschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden,\n\nrechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus\n\nauch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als\n\nzum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es\n\nnicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Waren-\n\nverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (wei-\n\nten) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs\n\nunter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung ge-\n\ndeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 7.6.1978\n\n- I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v.\n\n13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; Urt. v. 21.4.1994\n\n- I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 - Simmenthal).\n\nMit Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - die\n\nRevision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 jedoch gegen\n\ndie Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811\n\nfür CCTV-Objektive und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Be-\n\nnutzung für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische\n\nKontroll-Geräte und optische Meßinstrumente dar.\n\nDas Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhalten-\n\nden Benutzung durch Verwendung der CCTV-Objektive nicht auf die Auskunft\n\ndes Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob\n\nCCTV-Objektive den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-\n\nordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des Deutschen Patent-\n\namts vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunft\n\ndes Deutschen Patentamts vom 4. September 1991 fallen CCTV-Objektive\n\nnicht unter die Warenoberbegriffe \"chemische, geodätische, nautische, Wäge-\n\nund Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente\"; vielmehr\n\nsoll es sich bei CCTV-Objektiven um optische Instrumente handeln. Nach der\n\nweiteren Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 ist zwar\n\nnicht generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufga-\n\nbe der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kon-\n\ntroll-Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das Deutsche Patent-\n\namt hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daß\n\ndie wesentliche Funktion von CCTV-Objektiven grundsätzlich nicht in Kontroll-\n\nzwecken besteht.\n\nMit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungs-\n\ngericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für CCTV-\n\nObjektive nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendung\n\nfür optische Geräte oder Meßinstrumente sei, und nicht auch für chemische,\n\ngeodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.\n\nDas Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als das\n\nBerufungsgericht von einer \n\nrechtserhaltenden Benutzung der Marke\n\nNr. 453 811 für optische Meßinstrumente ausgegangen ist.\n\nAus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme\n\ndes Berufungsgerichts, daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Juni\n\n1984 rechtserhaltend für Zentrierprüfgeräte benutzt hat.\n\nDie Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von\n\n§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und\n\nwirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirt-\n\nschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Be-\n\ntrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen\n\nauch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten,\n\nals wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 17.1.1985\n\n- I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 \n\n- topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985\n\n- I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy).\n\nDas Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Marke\n\nim Juni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat.\n\nDabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer)\n\nhochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, die\n\nmeist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem hat\n\ndie Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei für\n\nden Export bestimmte Zentrierprüfgeräte mit der Marke Nr. 453 811 versehen.\n\nAuch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt,\n\nwenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die innerbe-\n\ntriebliche Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export be-\n\nstimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/Starck,\n\nWarenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich\n\n§ 26 Abs. 4 MarkenG). Danach durfte das Berufungsgericht von einer ernst-\n\nhaften Benutzung der Marke ausgehen.\n\nDem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden,\n\ndaß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische Meßinstrumente ge-\n\ngeben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu\n\ndem Ergebnis kommen, daß CCTV-Objektive unter die Oberbegriffe der Kon-\n\ntroll-Apparate, Kontroll-Instrumente oder Kontroll-Geräte fallen, wird es festzu-\n\nstellen haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieser\n\nOberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Bei-\n\nbehaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe ein-\n\nzuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648\n\n- TIGRESS; 1990, 39, 40 - Taurus; GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal). Dies\n\ngilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzung\n\ndurch Verwendung der Marke für Zentrierprüfgeräte entsprechend. Das Beru-\n\nfungsgericht wird auch insoweit festzustellen haben, ob Zentrierprüfgeräte\n\nnicht unter einen (welchen?) der einheitlichen Warenoberbegriffe fallen.\n\nbb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vor-\n\nstehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eine\n\nLöschung der Marke Nr. 453 811 \"Isco\" nach dem Markengesetz, § 49 Abs. 1,\n\nAbs. 3, § 26 Abs. 1 MarkenG, zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im\n\nSchrifttum vertreten - für die unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwik-\n\nkelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der unter\n\neinen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Alt-\n\nhammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kolli-\n\nsionsverfahren Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Ein-\n\nführung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des Deutschen Patent-\n\namts im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der ge-\n\nsamten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen\n\nverbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungs-\n\nzwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzu-\n\nmelden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit die-\n\nsem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-\n\nstimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Wa-\n\nren gelten (vgl. BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39 - Taurus).\n\nDieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der Markenrichtlinie und dem\n\nMarkengesetz zugrunde. Die unter Geltung des Warenzeichengesetzes zu\n\nausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der Begrün-\n\ndung zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des Marken-\n\ngesetzes zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf,\n\nBT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77). Dafür läßt sich\n\nauch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur An-\n\ngleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/\n\nEWG) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tat-\n\nsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der\n\nGemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl\n\nder zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtli-\n\nnie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden\n\nist.\n\nDanach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungs-\n\nrechtszug - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unter\n\nwelche Waren des Warenverzeichnisses der Marke Nr. 453 811 CCTV-Objek-\n\ntive und Zentrierprüfgeräte einzuordnen sind.\n\nb) Marken Nr. 1 051 762 \"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\"\n\nDie gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 \"Isco\" und\n\nNr. 1 055 530 \"ISCO\" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg.\n\nDagegen erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 als begründet, soweit\n\nsie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht zur\n\nEinwilligung in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.\n\nDas Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 3 gegen\n\ndie Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch auf\n\nteilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zusteht,\n\nweil die Beklagte zu 3 von der Beklagten zu 1 das Recht zur Führung des Na-\n\nmensteils \"ISCO\" erworben hat.\n\naa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen diese\n\nBeurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 ste-\n\nhe aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüber\n\ndem Firmenschlagwort \"ISCO\" der Beklagten zu 3 mit der Priorität 1953 zu.\n\nGegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 Mar-\n\nkenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762\n\n\"Isco\" und Nr. 1 055 530 \"ISCO\" prioritätsälteren Firmenrechts der Beklagten\n\nzu 3 kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten.\n\nDenn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 steht\n\nrechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrer\n\ngegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 prioritätsälteren Marke kein\n\nRecht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die Löschung\n\nder Firma der Beklagten zu 3 zusteht.\n\nDie Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, das\n\nBerufungsgericht habe keine Feststellungen zur Warenähnlichkeit getroffen.\n\nFür das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG fallen-\n\nden Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-\n\nkehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der beiderseitigen\n\nKennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren\n\nund Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der Kennzeichnun-\n\ngen irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwi-\n\nschen den Parteien schließt (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR\n\n1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83 - Datacolor). Die für die Annahme einer\n\nVerwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das Beru-\n\nfungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fast\n\nvollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der Beklagten zu 3 mit\n\nden Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festge-\n\nstellten Branchenidentität sind an die Warennähe nur geringe Anforderungen\n\nzu stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den Warenverzeichnissen\n\nder Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Waren-\n\nnähe ausgehen.\n\nbb) Demgegenüber erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 gegen\n\ndie vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung zur\n\nEinwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 als\n\nbegründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorent-\n\nschiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811\n\nkein Recht gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 ableiten kann. Das\n\nFirmenrecht der Beklagten zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762\n\nund Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klä-\n\ngerin zu 2 - unabhängig vom Schutzumfang dieser Marke - nicht zu weiteren\n\nmit dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.\n\n2. Widerklageantrag zu b)\n\nDas Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu un-\n\nterlassen, die Bezeichnung \"ISCO\" und/oder damit als Bestandteil gebildete\n\nBezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Wa-\n\nren betroffen sind: optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente,\n\noptische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente, auf eine Verletzung\n\ndes Unternehmenskennzeichens \"ISCO\" und der Warenzeichen der Beklagten\n\nzu 3 gestützt.\n\nDie gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2\n\nund der Beklagten zu 3 haben Erfolg.\n\nOb ein Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 3 aus § 14 Abs. 2,\n\nAbs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 MarkenG, § 16 UWG, §§ 24, 31 WZG gege-\n\nben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom Be-\n\nstand der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Be-\n\nrufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die Ver-\n\nurteilung der Klägerin zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in dem\n\nvom Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.\n\nIII. Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu 2\n\nhinsichtlich des Klageantrags zu II. 4. aufzuheben und die Sache an das Be-\n\nrufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811\n\nbezogenen Widerklageantrags zu a) und des Widerklageantrags zu b) führten\n\ndie Revisionen der Klägerin zu 2 und die der Beklagten zu 3 ebenfalls zur Auf-\n\nhebung und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762\n\nund Nr. 1 055 530 bezogenen Widerklageantrags zu a) war das Berufungsur-\n\nteil auf die Revision der Beklagten zu 3 unter Zurückweisung der Revision der\n\nKlägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_187-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-17/i-zr-187-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":6},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 16","ref_norm":"16","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 44","ref_norm":"44","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 43","ref_norm":"43","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 15","ref_norm":"15","n":3},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 12","ref_norm":"12","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 49","ref_norm":"49","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 153","ref_norm":"153","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 42","ref_norm":"42","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 52","ref_norm":"52","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 152","ref_norm":"152","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_187-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_187-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-05-17/i-zr-187-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_187-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:09:08.539269+00:00"}}