{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_168-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-04-05","aktenzeichen":"I ZR 168/98","doktyp":"Urteil","leitsatz":"MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Verkündet am: 5. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Marlboro-Dach Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer angegriffenen konkreten Aus- stattung ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. In derartigen Fällen kommt es maß- geblich darauf an, ob die Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei ei- nem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Ver- kehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unab- hängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 168/98\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagewerk: ja\nBGHZ : nein\nBGHR : ja\n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nVerkündet am:\n5. April 2001\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nMarlboro-Dach\n\nBei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer angegriffenen konkreten Aus-\nstattung ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens durch\ndie Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben\nkann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen\nBestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das\nauf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich\ndes Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. In derartigen Fällen kommt es maß-\ngeblich darauf an, ob die Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei ei-\nnem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Ver-\nkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine\neigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unab-\nhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.\n\nBGH, Urt. v. 5. April 2001 - I ZR 168/98 - OLG Hamburg\n LG Hamburg\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 5. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann\n\nund die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des Hanseati-\n\nschen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni\n\n1998 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb\n\nvon Zigaretten. Die in den USA ansässige Klägerin zu 1 hat der Klägerin zu 2\n\nausschließliche Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Zigaretten\n\nder Marke Marlboro erteilt und sie ermächtigt, sämtliche sich aus Markenverlet-\n\nzungen ergebenden Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.\n\nDie Zigarettenpackungen der Marlboro-Markenfamilie sind so gestaltet,\n\ndaß der größere untere Teil der Schauseite weiß gehalten und der kleinere\n\nobere Teil farblich abgesetzt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig\n\nvoneinander abgegrenzt sind, so daß eine Art \"Dach\", das sogenannte \"Marl-\n\nboro-Dach\", entsteht. Bei der Marlboro-Kingsize-Zigarette, der mit Abstand um-\n\nsatzstärksten Zigarette in der Bundesrepublik Deutschland, ist der obere Teil\n\nder Verpackung rot. Der Schriftzug \"Marlboro\" befindet sich jeweils im weißen\n\nFeld.\n\nAm 6. Dezember 1989 erwirkte die Klägerin zu 1 aufgrund nachgewie-\n\nsener Verkehrsgeltung die Eintragung des - nachstehend verkleinert wiederge-\n\ngebenen - farbigen (rot/weiß) Bildzeichens Nr. 1 150 900:\n\nDarüber hinaus ist sie Inhaberin dreier verschiedener Wort-/Bildzeichen\n\naus den Jahren 1956 \n\n(Nr. 618 241), 1977 \n\n(Nr. 641 686) und 1993\n\n(Nr. 652 151).\n\nDie Beklagte ist die Muttergesellschaft des R.-Konzerns. Sie ist Rechts-\n\nnachfolgerin des VEB Tabak N., der zum VEB Kombinat Tabak D. gehörte. Die\n\nBeklagte produziert und vertreibt - wie schon ihre Rechtsvorgänger - Zigaretten\n\nunter der Marke \"CABINET\" im Beitrittsgebiet.\n\nDie seit 1972 vertriebenen Zigarettenpackungen hatten ursprünglich ei-\n\nne Schauseite, deren oberer größerer Teil hell-cremefarben und deren unterer\n\nwinkelförmig abgegrenzter kleinerer Teil braun und mit einem Hahnentrittmu-\n\nster versehen war. Auf dem oberen hellen Teil befand sich der Schriftzug\n\n\"CABINET\" und im Scheitelpunkt des Winkels war ein Wappen angebracht.\n\nAb 1990 änderte die Beklagte die Packungsgestaltung mehrfach. Für\n\nden oberen Teil wurde die Farbe weiß und für den unteren, winkelförmig abge-\n\ngrenzten Teil ein dunkler Braunton mit Hahnentrittmuster (für die \"CABINET\n\nwürzig\") bzw. ein Rotton mit Hahnentrittmuster (für die \"CABINET mild\") ge-\n\nwählt. Ab Mitte 1993 entfiel das Hahnentrittmuster.\n\nDie Klägerinnen haben behauptet, die aufgrund von Verkehrsgeltung\n\neingetragene Bildmarke (\"Marlboro-Dach\") sei überragend bekannt. Sie haben\n\ngeltend gemacht, die Beklagte habe sich bei der Gestaltung der Verpackung\n\nder \"CABINET mild\" immer mehr an die der \"Marlboro-Kingsize\" angenähert\n\nund verletze durch die seit Mitte 1993 benutzte Verpackung Marken- und Aus-\n\nstattungsrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus sei dieses Verhalten unlauter\n\ni.S. von § 1 UWG.\n\nDie Klägerinnen haben beantragt,\n\nI.\n\ndie Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verur-\nteilen, es zu unterlassen,\n\n1. Zigaretten in Kleinverkaufspackungen herzustellen und/oder\nin den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu\nlassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die\ndadurch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil\nder Vorder- und Rückseite in weißer Farbe und der kleinere\nuntere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden\nFarbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,\n\ninsbesondere wenn die Kleinverkaufspackungen gemäß\nnachfolgender Abbildung\n\ngestaltet sind;\n\n2. Zigaretten in Gebindeverpackungen herzustellen und/oder in\nden Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu las-\nsen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die da-\ndurch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil der\nVorder- und Rückseite sowie der beiden Schmalseiten in\nweißer Farbe und der untere Teil in roter Farbe ausgeführt\nist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt\nsind,\n\ninsbesondere wenn die Gebindeverpackungen gemäß\nnachfolgender (verkleinerten) Abbildung\n\ngestaltet sind;\n\n3. auf Gebindeverpackungen und/oder in der Werbung ein Lo-\ngo zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, das da-\ndurch gekennzeichnet ist, daß unterhalb des in schwarzer\nFarbe auf weißem Feld dargestellten Markennamens\n\"CABINET\" bzw. \"CABINET mild\" ein flaches Fünfeck in ro-\nter Farbe dargestellt ist, dessen obere Begrenzungslinie\nwinkelförmig gegenüber dem weißen Feld abgegrenzt ist,\n\ninsbesondere wenn dieses Logo gemäß nachfolgender Ab-\nbildung\n\ngestaltet ist;\n\nII.\n\nfestzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen\nden Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen gemäß\nZiffer I entstanden ist und noch entstehen wird;\n\nIII. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber\nzu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I\nvorgenommen hat, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnis-\nses, aus dem die Umsätze sowie Art und Umfang der Werbe-\nmaßnahmen hervorgehen.\n\nDie Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, für\n\ndie Beurteilung sei allein die Situation in den neuen Bundesländern maßge-\n\nbend. Auf dieses Gebiet sei das vor der Wiedervereinigung beider deutscher\n\nStaaten aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildzeichen der Klägerin\n\nzu 1 (\"Marlboro-Dach\") nicht erstreckt worden. Durch Benutzung entstandene\n\nRechte würden von den Wirkungen des Erstreckungsgesetzes nicht erfaßt,\n\nweil sich dieses nach seinem Wortlaut nur auf eingetragene Rechte beziehe;\n\ndurch Benutzung entstandene Rechte könnten dort nicht bestehen, wo eine\n\nBenutzung nicht stattgefunden habe. Darüber hinaus fehle es auch an einer\n\nVerwechslungsgefahr.\n\nDas Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-\n\nklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR\n\n1999, 172).\n\nMit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-\n\ngen die Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Aus-\n\nkunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht weiter.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erach-\n\ntet. Hierzu hat es ausgeführt:\n\nDie Klageansprüche seien nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ge-\n\nrechtfertigt. Zwar könne die Klägerin zu 1 für ihr aufgrund Verkehrsdurchset-\n\nzung eingetragenes Bildzeichen seit Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes\n\nam 1. Mai 1992 auch im Beitrittsgebiet Schutz beanspruchen. Es fehle aber an\n\neiner markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.\n\nEine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheide aus, weil bei aus\n\nWort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen erfahrungsgemäß dem\n\nWortbestandteil (bei der angegriffenen Packungsgestaltung: \"CABINET\") eine\n\nhöhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dies führe im Ergebnis dazu, daß trotz\n\nWarenidentität und Zugrundelegung einer - unterstellt - hohen Kennzeich-\n\nnungskraft des Klagebildzeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr (im\n\nengeren Sinne) ausgegangen werden könne.\n\nEbensowenig sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzu-\n\nnehmen. Darunter fielen nicht nur eine unrichtige Vorstellung von wirtschaftli-\n\nchen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Parteien, sondern\n\nauch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, d.h. auch sonstige Fehlvorstel-\n\nlungen, z.B. die unzutreffende Zurechnung von Produkteigenschaften und be-\n\nstimmten Gütevorstellungen. Unter Berücksichtigung der großen Bekanntheit\n\nder Marke \"CABINET\" auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einerseits und der\n\ngegenüber der überragenden Bekanntheit der (Wort-)Marke \"Marlboro\" deut-\n\nlich reduzierten Bekanntheit der Bildmarke (\"Marlboro-Dach\") andererseits er-\n\nscheine es zwingend, daß der Verkehr die angegriffene Gestaltung ungeachtet\n\nder leichten, vor allem farblichen Veränderungen der Verpackung ohne weite-\n\nres der CABINET-Markenfamilie zuordne und keinen Zusammenhang mit der\n\n- weiter entfernt liegenden - Marke \"Marlboro\" herstelle. Die Verwendung der\n\nFarben rot/weiß sei nicht in besonderem Maße kennzeichnend; kennzeichne n-\n\nde Wirkung komme vielmehr im wesentlichen der graphischen Verteilung der\n\nFarben zu, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, daß die Kombination\n\nrot/weiß von vielen Zigarettenherstellern verwendet werde. Die beteiligten Ver-\n\nkehrskreise seien damit vertraut, daß die unterschiedliche Stärke von Zigaret-\n\nten im Rahmen einer Markenfamilie durch eine abweichende Farbgebung bei\n\ngleichbleibender Verpackungsgestaltung ausgedrückt werde. Daß der Verkehr\n\neine bekannte, ihm vertraute Marke aufgrund einer farblichen Veränderung\n\neinem anderen Unternehmen zurechne bzw. fehlerhaft Gütevorstellungen oder\n\nProdukteigenschaften der Marlboro auf die ihm bekannte und vertraute Marke\n\n\"CABINET\" übertrage, sei nicht anzunehmen. Eine mögliche Assoziation zu\n\n\"Marlboro\" oder \"Philip Morris\" müsse ferner nicht auf der Packungsgestaltung\n\nberuhen, sondern könne auch damit zusammenhängen, daß alle Zigaretten vor\n\nder Wiedervereinigung beider deutscher Staaten den Aufdruck \"VEB Kombinat\n\nTabak D.\" getragen hätten.\n\nAnsprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheiterten bereits daran,\n\ndaß diese Bestimmung im Streitfall wegen der gegebenen Warenidentität nicht\n\nanwendbar sei.\n\nDie geltend gemachten Ansprüche könnten auch nicht mit Erfolg auf § 1\n\nUWG gestützt werden. Eine - unterstellte - Schwächung der Kennzeichnungs-\n\nkraft der Klagemarke beruhe darauf, daß die Beklagte zur Kenntlichmachung\n\nverschiedener Geschmacksrichtungen - bei ansonsten gleichbleibender Ver-\n\npackungsgestaltung - auch auf die Farbe Rot zurückgreife. Darin könne aber\n\nnichts Unlauteres erblickt werden. Für die behauptete Rufausbeutung fehle es\n\nan der insoweit erforderlichen Rufübertragung, weil \"CABINET\" hinreichend\n\nbekannt sei und selbst über ein positives Markenimage verfüge. Eine planmä-\n\nßige Annäherung an die \"Marlboro\"-Bildmarke sei nicht zu erkennen, da die\n\nmarkante Gestaltung der beiden Farbflächen schon immer Grundlage der Pak-\n\nkungsgestaltung der \"CABINET\" gewesen sei.\n\nII. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben\n\nErfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-\n\nverweisung der Sache an das Berufungsgericht.\n\n1. Die geltend gemachten Ansprüche sind, da sich das am 6. Dezember\n\n1989 eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 (\"Marlboro-Dach\") und die\n\nangegriffene Gestaltung der \"CABINET mild\" bereits seit Mitte 1993 im Verkehr\n\nbegegnen, zum Teil ausschließlich nach der vor Inkrafttreten des Markenge-\n\nsetzes am 1. Januar 1995 geltenden Rechtslage (§§ 15, 24, 25, 31 WZG) zu\n\nbeurteilen, soweit sie auf zeichenrechtliche Vorschriften gestützt sind. Dies gilt\n\nfür die Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftserteilungsansprüche, soweit\n\nBenutzungshandlungen bis zum 31. Dezember 1994 in Rede stehen (vgl.\n\nBGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96,\n\nGRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture). Im übrigen - soweit\n\nes sich um Benutzungshandlungen seit dem 1. Januar 1995 handelt sowie hin-\n\nsichtlich der Unterlassungsansprüche - hängt ein Erfolg der auf die eingetrage-\n\nnen und durch Benutzung entstandenen Marken gestützten Klage davon ab,\n\ndaß die Ansprüche sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes\n\nals auch nach den Bestimmungen des Markengesetzes gerechtfertigt sind\n\n(§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG).\n\n2. Erfolgreich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsge-\n\nricht den Klägerinnen markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-\n\nkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr versagt hat.\n\na) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings\n\ndavon ausgegangen, daß dem eingetragenen (reinen) Bildzeichen (\"Marlboro-\n\nDach\") der Klägerin zu 1, auf das die Klage in erster Linie gestützt ist, ein selb-\n\nständiger zeichenrechtlicher Schutz zukommt, der im gesamten Bundesgebiet\n\nin Kraft steht.\n\nDas genannte Bildzeichen ist seit dem 6. Dezember 1989 aufgrund\n\nnachgewiesener Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG eingetragen.\n\nDen sich daraus ergebenden räumlichen Schutzumfang des Zeichens hat das\n\nBerufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet als mit Wir-\n\nkung vom 1. Mai 1992 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt angesehen.\n\nNach den rechtsfehlerfreien Ausführungen des Berufungsgerichts knüpft\n\n§ 1 Abs. 1 ErstrG, der den Schutzbereich der zum 1. Mai 1992 in den soge-\n\nnannten Altbundesländern bestehenden gewerblichen Schutzrechte, u.a. der\n\nWarenzeichen, auf das Beitrittsgebiet erweitert, nicht an deren Entstehungs-\n\ngrund, sondern lediglich an deren Bestehen an. Danach kommt es für die Er-\n\nstreckung der Klagemarke allein darauf an, ob diese im genannten Zeitpunkt\n\nbestanden hat, nicht darauf, ob sie sich auch im Beitrittsgebiet im Verkehr\n\ndurchgesetzt hat. Gegen diese Beurteilung hat auch die Revisionserwiderung\n\nnichts erinnert.\n\nAuf die weitere, vom Berufungsgericht gegenteilig beantwortete Frage,\n\nob bei infolge Benutzung entstandenen Rechten (Ausstattungsrecht) ein ge-\n\nsonderter Nachweis der Verkehrsgeltung auch im Beitrittsgebiet erforderlich ist\n\n(vgl. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 22, 24; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,\n\nEinl. Rdn. 45a), kommt es nicht an, weil beim gegenwärtigen Sach- und Streit-\n\nstand nichts dafür ersichtlich ist, daß Ansprüche aus einem derartigen Recht\n\nweiterführen könnten.\n\nb) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht\n\n- wenn auch nur stillschweigend - von einer markenmäßigen Benutzung des\n\nangegriffenen Bildelements auf der beanstandeten Verpackung der \"CABINET\n\nmild\" ausgegangen. Hierfür ist ausreichend, daß das an der Basis der Zigaret-\n\ntenschachtel in roter Farbe ausgeführte, symmetrische Winkelelement vom\n\nVerkehr nicht lediglich als schmückendes Beiwerk oder als Zierat, sondern\n\nherkunftskennzeichnend verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000\n\n- I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/\n\nTISSERAND; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440\n\nTz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen\n\nVerkehrskreise (Raucher) sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung daran\n\ngewöhnt, daß bildliche Gestaltungselemente einschließlich geometrischer\n\nFormen und Farben auf Zigarettenpackungen im wesentlichen gleichbleibend,\n\nd.h. nicht willkürlich und beliebig variierend, sondern bewußt zur Unterschei-\n\ndung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Soweit das Beru-\n\nfungsgericht in einem anderen Zusammenhang davon ausgegangen ist, daß\n\ndie farbliche Gestaltung der Winkelform für den Verkehr - gleichsam beschrei-\n\nbend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacks-\n\nnoten von Zigaretten bedeute, fehlt es an konkreten Feststellungen dazu, daß\n\nes auf dem einschlägigen Warengebiet der Fertigzigaretten oder Tabakwaren\n\nüblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung unabhängig vom Hersteller und\n\neiner etwaigen Marke mit einer bestimmten Farbe (rot) und/oder einer roten\n\nWinkelform kenntlich zu machen. Damit kommt (auch) der bildlichen Gestal-\n\ntung der \"CABINET mild\"-Packung eine warenidentifizierende Wirkung zu.\n\nc) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem eingetra-\n\ngenen Bildzeichen der Klägerin zu 1 und der angegriffenen Bildgestaltung der\n\n\"CABINET mild\" fehle es an einer Verwechslungsgefahr, ist jedoch auf der\n\nGrundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht frei von Rechtsfehlern.\n\nNach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen\n\nGemeinschaften und des Bundesgerichtshofes ist die Frage der markenrechtli-\n\nchen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-\n\nzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95,\n\nGRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998\n\n- Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon;\n\nBGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 = WRP 2001, 41\n\n- Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Dazu gehören insbesondere - wie das\n\nBerufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - die zueinander in ei-\n\nner Wechselbeziehung stehenden drei Beurteilungselemente der Identität oder\n\nÄhnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der\n\nMarken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dabei kann ein gerin-\n\ngerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlich-\n\nkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der prioritätsälteren\n\nKennzeichnung ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000,\n\n506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-\n\nKennzeichnung; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP\n\n2001, 694 - EVIAN/REVIAN, jeweils m.w.N.).\n\naa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß Identität zwischen\n\nden unter dem Klagezeichen und den unter der angegriffenen Bezeichnung\n\nvertriebenen Waren angenommen; in beiden Fällen handelt es sich um Fertig-\n\nzigaretten.\n\nbb) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des zugunsten der Klägerin\n\nzu 1 eingetragenen Bildzeichens hat das Berufungsgericht keine näheren\n\nFeststellungen getroffen. Im Hinblick darauf, daß es sich um ein gemäß § 4\n\nAbs. 3 WZG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen\n\nhandelt, ist - von Hause aus - von normaler Unterscheidungskraft auszugehen\n\n(vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL, m.w.N.). Für die Frage der (aktuellen) Kenn-\n\nzeichnungskraft ist im Streitfall allerdings in Betracht zu ziehen, daß diese -\n\n worauf sich die Klägerinnen bezogen haben - aufgrund einer erhöhten Be-\n\nkanntheit des Bildzeichens möglicherweise erheblich gesteigert ist. Die Ausfüh-\n\nrungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft sind nicht frei von Wi-\n\ndersprüchen. So hat das Berufungsgericht für die Klagemarke eine hohe Be-\n\nkanntheit, und zwar auch im Beitrittsgebiet, unterstellt und ist dementsprechend\n\nvon einer hohen Kennzeichnungskraft ausgegangen. Zum Teil unterscheidet\n\nes allerdings zwischen einer (unterstellt überragenden) Bekanntheit der \"ge-\n\nschützten Marke\" bzw. der \"Wortmarke Marlboro\" und der demgegenüber deut-\n\nlich reduzierten Bekanntheit der \"hier allein maßgeblichen Bildmarke\". Diese\n\nAusführungen lassen nicht eindeutig erkennen, ob das Berufungsgericht die\n\nvon den Klägerinnen behauptete und unter Beweis gestellte außerordentliche\n\nBekanntheit der Klage-Bildmarke unterstellt hat und dementsprechend von ei-\n\nner deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Der für die Be-\n\nstimmung des Maßes der Kennzeichnungskraft bedeutsamen Frage, ob die\n\nKlage-Bildmarke außerordentlich bekannt oder sogar berühmt ist, kann aber\n\nunter Umständen streitentscheidende Bedeutung zukommen, weil das hierzu in\n\nBeziehung zu setzende Ergebnis der Beurteilung der Markenähnlichkeit (vgl.\n\nunten cc) entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein\n\ngegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spricht, zumal auch die in\n\nFrage stehenden Waren - was ebenfalls in die Beurteilung einzubeziehen ist -\n\nidentisch sind.\n\ncc) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts besteht zwischen der\n\nangegriffenen Benutzungsform und der Bildmarke der Klägerin zu 1 nur eine\n\ngeringe Ähnlichkeit, weil bei kombinierten Wort-/Bildmarken erfahrungsgemäß\n\ndem Wortbestandteil eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Er-\n\nfahrungssatz, wonach in derartigen Fällen eine Orientierung in erster Linie an-\n\nhand des Wortbestandteils erfolge, werde im Streitfall durch die besondere\n\nMarkentreue der für die Beurteilung maßgebenden Verkehrskreise (Raucher)\n\nnoch untermauert, die eine sehr genaue Kenntnis von \"ihrer\" Marke hätten.\n\nDieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Sie vernachlässigt\n\ndie Besonderheiten der Fallgestaltung, indem sie einseitig auf einen - an sich\n\nzutreffenden, aber nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähigen (vgl.\n\nBGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol) -\n\nErfahrungssatz abstellt.\n\nOhne Rechtsverstoß ist das Berufungsgericht allerdings für die Beurtei-\n\nlung der Markenähnlichkeit vom jeweiligen Gesamteindruck der einander ge-\n\ngenüberstehenden Bezeichnungen ausgegangen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR\n\n2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Es hat diesen für die\n\nangegriffenen Ausführungsformen aber nicht rechtsfehlerfrei bestimmt, weil es\n\neinzelne Gegebenheiten des Streitfalls nicht hinreichend berücksichtigt hat.\n\nDas in den Klageanträgen abstrakt formulierte Begehren, der Beklagten\n\ndie Verwendung von im einzelnen beschriebenen, rot/weiß gehaltenen winkel-\n\nförmigen bildlichen Bezeichnungen zu verbieten, entbindet den Tatrichter nicht\n\ndavon zu prüfen, in welchem markenmäßig bedeutsamen Gesamtzusammen-\n\nhang die als verwechselbar beanstandete Kennzeichnung benutzt wird (BGH\n\nGRUR 1989, 425, 426 - Herzsymbol). Dieser Gesamtzusammenhang ergibt\n\nsich vorliegend aus den in den \"insbesondere-Zusätzen\" wiedergegebenen\n\nkonkreten Verletzungsformen, die jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen be-\n\nstehen. Demnach stehen einander im Streitfall die farbig eingetragene Bild-\n\nmarke der Klägerin zu 1 und die konkreten, aus Wort- und (farbigen) Bildbe-\n\nstandteilen bestehenden Gestaltungen der Einzelpackungen und Gebindever-\n\npackungen sowie des sogenannten Logos der \"CABINET mild\" der Beklagten\n\ngegenüber. Dies hat das Berufungsgericht nicht verkannt.\n\nIst auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen beste-\n\nhenden Kennzeichnung abzustellen, so wird dies in vielen Fällen dazu führen,\n\ndaß der Ähnlichkeitsgrad geringer zu bemessen sein wird als in einer Situation,\n\nin der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile\n\ngegenüberstehen. Wäre im Streitfall der Ähnlichkeitsgrad lediglich anhand der\n\nBildbestandteile der angegriffenen Ausstattungen zu bestimmen, würde dies\n\nzur Annahme eines verhältnismäßig hohen Ähnlichkeitsgrades führen, weil\n\n- wie das Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt hat - die Bildmarke\n\nder Klägerin zu 1 und der Bildbestandteil der angegriffenen Ausstattungen\n\nübereinstimmend einen größeren weißen Teil aufweisen, der winkelförmig von\n\neinem kleineren roten Teil abgegrenzt ist, wobei das Winkelmaß ähnlich und\n\nder Rotton im helleren Bereich der fast unmerklich ineinander übergehenden\n\nFarbabstufungen mit der Klage-Bildmarke fast identisch ist. Diese ausgeprägte\n\nÄhnlichkeit wird in dem in Rede stehenden Kennzeichnungselement, wie das\n\nBerufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht allein deshalb maßgeblich\n\ngemindert, weil sich der rote Teil bei den Ausstattungen der Beklagten am un-\n\nteren Ende, gleichsam als \"Rinne\", bei der Klagemarke dagegen oben, sozu-\n\nsagen als \"Dach\", findet. Diesem Gesichtspunkt kann keine ausschlaggebende\n\nBedeutung beigemessen werden, weil die angegriffenen Ausführungsformen\n\nnach der Lebenserfahrung im geschäftlichen Verkehr den angesprochenen\n\nVerkehrskreisen nicht immer in ein und derselben Ausrichtung gegenübertre-\n\nten.\n\nBei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten\n\nAusstattungen ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens\n\ndurch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge\n\nhaben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des\n\neinen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeich-\n\nnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom\n\nSchutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. Diese Überlegung hat\n\nauch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Markenschutzes auf weitere\n\nZeichenformen, etwa die Form- oder die konturlose Farbmarke, an Bedeutung\n\ngewonnen und ist infolgedessen im neueren Schrifttum Gegenstand von Erör-\n\nterungen geworden (vgl. Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98; v. Schultz,\n\nGRUR 1997, 714, 716; Ullmann, GRUR 1996, 712, 714; Tilmann, GRUR 1996,\n\n701, 703; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR\n\n2000, 389, 395).\n\nIn derartigen Fällen kommt es maßgeblich darauf an, ob die angegriffe-\n\nne Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im\n\nZusammenhang wahrgenommen wird oder ob - möglicherweise aufgrund be-\n\nstimmter Werbemaßnahmen oder aufgrund bestimmter Kennzeichnungsge-\n\nwohnheiten, z.B. der häufigen Verwendung von Zweitmarken (vgl. BGH, Urt. v.\n\n1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) allgemein\n\noder insbesondere auf dem in Frage stehenden Warengebiet - der Verkehr\n\ndaran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung wie den angegriffenen Verpak-\n\nkungen einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungs-\n\nfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuer-\n\nkennen. Für eine derartige Verkehrsanschauung könnte im Streitfall etwa eine\n\nÜbung der Verwendung von Zweitmarken bei Fertigzigaretten, insbesondere\n\naber auch die von den Klägerinnen behauptete besondere Bekanntheit der\n\nKlagemarke sprechen. Diese wird im wesentlichen zusammen mit der \"Marlbo-\n\nro\"-Wortmarke verwendet, vom Verkehr nach deren Behauptung aber in erheb-\n\nlichem Umfang als auf die Klägerinnen hinweisend und nicht gegenüber der\n\nWortmarke zurücktretend verstanden, so daß auch sonst, insbesondere bei\n\nden angegriffenen Verpackungen, ein entsprechendes Verständnis des Ver-\n\nkehrs naheliegen könnte.\n\nWäre im Streitfall der Beurteilung ein derartiges Verständnis des Ver-\n\nkehrs zugrunde zu legen, könnte nicht davon ausgegangen werden, daß die\n\nangegriffene Gesamtausstattung vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und\n\nderen Gesamteindruck nach den zuvor schon erwähnten Erfahrungssätzen wie\n\nbei einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke möglicherweise\n\ndurch (nur) einen prägenden Bestandteil, nämlich ihren Wortbestandteil, be-\n\nstimmt wird. Diese Beurteilung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Ge-\n\nbiet, so daß sie das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Feststellung der\n\ntatsächlichen Gegebenheiten auf dem hier in Frage stehenden Warengebiet - \n\nim neueröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen hat.\n\nEs wird dabei auch zu berücksichtigen haben, daß Bildzeichen, aber\n\nauch konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich\n\ngeeignet sind, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft\n\nder Ware anzeigen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke\n\ngelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, Umdr. S. 6 - Farbmarke\n\nviolettfarben, m.w.N.; vgl. auch Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98;\n\nv. Schultz, GRUR 1997, 714, 719; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471;\n\nKunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).\n\nEs gehört darüber hinaus zum allgemeinen Erfahrungswissen, daß Far-\n\nben, wie z.B. jedem Autofahrer aufgrund der bekannten Hausfarben der Mine-\n\nralölgesellschaften bekannt ist, jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich\n\nschneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als\n\nminder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise\n\ngeeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen (vgl.\n\nv. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Beier, GRUR 1980, 600, 604; Schulze zur\n\nWiesche, GRUR 1965, 129).\n\nSoweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, die farbliche Ge-\n\nstaltung der Winkelform bedeute für den Verkehr - gleichsam beschreibend -\n\nlediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten\n\nder Zigaretten, fehlt es, wie schon zuvor ausgeführt (oben zu Ziff. 2. b), an\n\nkonkreten Feststellungen dazu, daß es auf dem einschlägigen Gebiet des Ver-\n\ntriebs von Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Ge-\n\nschmacksrichtung hersteller- und markenübergreifend mit einer bestimmten\n\nFarbe oder konkret einer roten Winkelform kenntlich zu machen.\n\nEbenso kann, was das Berufungsgericht bisher unberücksichtigt gelas-\n\nsen hat, für die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Bestandteil inner-\n\nhalb einer Gesamtaufmachung eine selbständig kennzeichnende Funktion\n\nbeimißt, auch die Art und Weise eine Rolle spielen, in der die Bestandteile\n\nverwendet werden, insbesondere ihre räumliche Anordnung. So liegt die An-\n\nnahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion bei einem von mehreren\n\nBestandteilen einer Aufmachung näher, wenn sie nicht ineinander verwoben\n\noder eng miteinander verbunden, sondern - wie hier - deutlich voneinander ab-\n\ngesetzt sind (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370\n\n- alpi/Alba Moda; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703).\n\ndd) Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Beurteilung demnach\n\ndas Maß der Kennzeichnungskraft der Klagemarke festzulegen und einen Grad\n\nder Ähnlichkeit der Marken festzustellen haben. Bei der Beurteilung einer Ver-\n\nwechslungsgefahr wird es schließlich zu beachten haben, daß diese grun d-\n\nsätzlich um so größer ist, je stärker sich die Kennzeichnungskraft der ge-\n\nschützten Kennzeichnung darstellt. Mag auch die Gefahr tatsächlicher Ver-\n\nwechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des Zeichens sinken, weil\n\ndas Zeichen dem Verkehr so häufig begegnet, daß er Fehlvorstellungen über\n\nsein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen wird, werden doch erfah-\n\nrungsgemäß dem Verkehr besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere\n\nbekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben.\n\nSolche ihm bekannte Kennzeichnungen wird der angesprochene Verkehr des-\n\nhalb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben.\n\nDemgemäß genießen derart besonders kennzeichnungskräftige oder sogar\n\nbekannte Marken grundsätzlich einen umfassenderen Schutz als Marken, de-\n\nren Kennzeichnungskraft geringer ist (BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-\n\nStreifen-Kennzeichnung, m.w.N.).\n\nd) Sollte das Berufungsgericht erneut zu der Beurteilung gelangen, daß\n\neine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, daß die eine Marke\n\nfür die andere gehalten wird, nicht gegeben ist, wird es bei der Prüfung, ob ei-\n\nne Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens\n\n(Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittel-\n\nbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) anzunehmen ist, zu beachten\n\nhaben, daß für das Vorliegen eines Serienzeichens (Stammbestandteil \"Marl-\n\nboro-Dach\") auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Klägerinnen\n\nnichts spricht.\n\nDie angegriffene Gestaltung der Frontseite der \"CABINET mild\" recht-\n\nfertigt auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (An-\n\nnahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) auf der Grundla-\n\nge der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht. Es fehlt an Feststellungen\n\ndafür, daß sich die Klagemarke - was Voraussetzung für diese Art der Ver-\n\nwechslungsgefahr ist (BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155,\n\n156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, m.w.N, insoweit in BGHZ 139,\n\n147 nicht abgedruckt) - allgemein zu einem Hinweis auf die Unternehmen der\n\nKlägerinnen entwickelt hat. Auch bei weitem Verständnis des Begriffs der un-\n\nmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH, Urt. v.\n\n30.11.1993\n\n- Rs. C-317/91, GRUR 1994, 286, 287 f. - Quattro/Quadra; EuGH GRUR 1998,\n\n922, 923 Tz. 16 f. - Canon) kann diese nicht bejaht werden, so daß sich inso-\n\nweit auch die - von der Revision angeregte - Vorlage an den Gerichtshof der\n\nEuropäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung erübrigt.\n\n3. Schließlich wird das Berufungsgericht, sofern es zur Annahme einer\n\nMarkenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt, im oben (Ziff. II. 1.)\n\ngenannten Umfang eine Prüfung der geltend gemachten Ansprüche nach dem\n\nWarenzeichengesetz nachzuholen haben.\n\nNur wenn das Berufungsgericht Ansprüche wegen Markenrechtsverlet-\n\nzung aufgrund gegebener Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz oder\n\ndem Warenzeichengesetz verneinen sollte, hätte es der Frage nachzugehen,\n\nob die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3\n\nMarkenG oder § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnut-\n\nzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Rufes der Kla-\n\ngemarke zustehen. Soweit Ansprüche aus der markenrechtlichen und solche\n\naus der wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlage nicht zum selben Ergeb-\n\nnis führen würden, müßte das Vorabentscheidungsersuchen des Senats an\n\nden Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR\n\n236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff) berücksichtigt und\n\ngegebenenfalls die Vorabentscheidung zur Frage der Anwendung von Art. 5\n\nAbs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) außerhalb des Warenunähn-\n\nlichkeitsbereichs, d.h. im - hier gegebenen - Falle von identischen oder ähnli-\n\nchen Waren, abgewartet werden.\n\nIII. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur\n\nanderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisi-\n\non, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.\n\nErdmann\n\n Starck\n\n Bornkamm\n\nBüscher\n\nSchaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-04-05/i-zr-168-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":5},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":3},{"jurabk":"ErstrG","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 152","ref_norm":"152","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 153","ref_norm":"153","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-04-05/i-zr-168-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZR_168-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 12:04:24.896592+00:00"}}