{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__51-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2001-02-01","aktenzeichen":"I ZB 51/98","doktyp":"Beschluß","leitsatz":"GENESCAN MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2 Zur Frage der indiziellen Bedeutung einer Eintragung der angemelde- ten Marke im Land der Sprache des Markenwortes für die identischen Waren unter der Geltung eines aufgrund der Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Markengesetzes (hier: britischer Trade Marks Act 1994).","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 51/98\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n1. Februar 2001\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Markenanmeldung Nr. 395 02 728.4\n\nNachschlagewerk: ja\n\nBGHZ:\n\nnein\n\nBGHR: ja\n\nGENESCAN\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2\n\nZur Frage der indiziellen Bedeutung einer Eintragung der angemelde-\nten Marke im Land der Sprache des Markenwortes für die identischen\nWaren unter der Geltung eines aufgrund der Markenrechtsrichtlinie\nharmonisierten Markengesetzes (hier: britischer Trade Marks Act\n1994).\n\nBGH, Beschluß vom 1. Februar 2001 - I ZB 51/98 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 1. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und\n\nDr. Schaffert\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 16. Juli\n\n1998 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 30. Senats\n\n(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgeho-\n\nben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Mit ihrer am 23. Januar 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die\n\nAnmelderin die Eintragung des Wortes\n\nGENESCAN\n\nin das Markenregister \n\nfür die Ware \n\n\"Computersoftware zur DNS-\n\nSequenzierung\".\n\nDie Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts hat die Anmel-\n\ndung wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.\n\nDie hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren\n\nEintragungsantrag weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Eintragungsfähigkeit der angemel-\n\ndeten Marke wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne\n\nvon § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint und dazu ausgeführt:\n\nDas angemeldete Zeichen habe die ohne weiteres verständliche Be-\n\ndeutung im Sinne von \"Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung\". Die\n\nBestandteile \"Gene\" und auch \"Scan\" seien in der deutschen Sprache allge-\n\nmein gebräuchliche Begriffe, die ohne Sinnveränderung zu einem zusammen-\n\ngesetzten Hauptwort verbunden seien. \"Scan\" finde auch als Substantiv in\n\nvielfältigem Zusammenhang Verwendung. Bei dem Zeichenwort handele es\n\nsich auch nicht mehr um eine Wortneuschöpfung, da es bereits in zahlreichen\n\nDokumenten, insbesondere auch Fachartikeln gebraucht werde. Daß der Ge-\n\nbrauch dieses Wortes durch die Anmelderin das Freihaltungsbedürfnis nicht\n\ntangiere, könne nicht anerkannt werden. Maßgebend sei das Verständnis der\n\nAllgemeinheit, insbesondere, ob dieser gegenüber ein Begriff als allgemeine\n\nSachangabe in Erscheinung trete, oder ob er lediglich als Marke Verwendung\n\nfinde. Auch der \"Erfinder\" einer Marke könne mit dazu beitragen, daß aus die-\n\nser im Laufe der Zeit ein rein beschreibender Sachbegriff werde. Ein solcher\n\nbeschreibender Gebrauch könne erst recht auch von Anfang an erfolgen.\n\nFür die markenrechtliche Beurteilung nicht entscheidend sei, ob, wie die\n\nAnmelderin darlege, Gene bei der DNS-Sequenzierung nicht abgetastet wür-\n\nden, weil sie in der DNS \"unentwirrbar\" versteckt seien, so daß nur die DNS-\n\nSequenzierung untersucht werden könne. Auch für das angesprochene Fach-\n\npublikum sei die DNS-Sequenzierung eine Methode im Rahmen der Gentech-\n\nnologie. Besonders Fachleute seien in vielfältigem Zusammenhang daran ge-\n\nwöhnt, daß sich Gegenstände, Erscheinungsformen und dergleichen oft nicht\n\nunmittelbar, sondern nur mittelbar erforschen und sich nur aus den daraus ge-\n\nwonnenen Ergebnissen Rückschlüsse ziehen ließen. Gleichwohl würden die\n\nBegriffe Genforschung, Genchips, Gentest, Genentschlüsselung, Gendiagno-\n\nstik, Gentherapie verwendet. Demgemäß sei auch dann von Genforschung die\n\nRede, wenn ersichtlich nicht unmittelbar die Gene selbst untersucht würden,\n\nsondern sich aus den Untersuchungen nur mittelbar Rückschlüsse auf die Ge-\n\nne ziehen ließen. Entsprechend trügen auch richtungsweisende Untersu-\n\nchungsmethoden den Namen des mit ihrer Hilfe erstrebten Forschungsziels;\n\nman spreche etwa im Rahmen von Blutuntersuchungen z.B. von guten bzw.\n\nschlechten Leberwerten, obwohl dabei die Leber selbst nicht überprüft werde.\n\nIm Rahmen der Bestimmungsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-\n\nkenG sei es auch nicht erforderlich, daß die Ware ausschließlich für den be-\n\ntreffenden Zweck bestimmt sei. Es genüge vielmehr, wenn dieser neben ande-\n\nren in Betracht komme. Die Wettbewerber der Anmelderin dürften nicht darauf\n\nbeschränkt werden, ihre Produkte nur so zu beschreiben, wie es vielleicht bei\n\neiner streng wissenschaftlichen Erörterung angebracht sein möge, sondern\n\nmüßten auch allgemeine schlagwortartige Hinweise geben dürfen. Demgemäß\n\nwürden beispielsweise auch die Begriffe \"Augenscan, Fingerscan, Handscan\"\n\nverwendet, obwohl nur die Iris oder auch der Augenhintergrund, die Papillaren\n\noder die Zeichnung der Venen auf dem Handrücken gescannt würden. Im übri-\n\ngen sei durch das insoweit allein maßgebende Warenverzeichnis nicht festge-\n\nlegt, daß sich die beanspruchten Waren nur an Fachleute wendeten. Es könne\n\ndeshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die DNS-Sequenzierung in einigen\n\nJahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, zumal das Warenver-\n\nzeichnis auch solche DNS-Sequenzierungen erfasse, die sich auf Pflanzen\n\noder Tiere einfachster Struktur bezögen.\n\nSoweit die Anmelderin auf die Registrierung des Zeichens im Vereinig-\n\nten Königreich und in Australien Bezug nehme, komme dem keine entschei-\n\ndungserhebliche Bedeutung zu. Die Indizwirkung von Markenregistrierungen\n\nim Ausland könne möglicherweise dann von Bedeutung sein, wenn es auf das\n\nspezielle Sprachverständnis im Land der Muttersprache ankomme. Handele es\n\nsich dagegen wie im Streitfall um eingedeutschte Begriffe, deren Verwendung\n\nauch im Inland belegbar sei, sei allein auf das Sprachverständnis im Inland\n\nabzustellen; die mögliche Indizwirkung der Auslandsregistrierung trete in der-\n\nartigen Fällen nicht ein.\n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatent-\n\ngerichts, der begehrten Eintragung stehe ein Freihaltungsbedürfnis i.S. des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.\n\n1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintra-\n\ngung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Ver-\n\nkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren (oder Dienstleistun-\n\ngen) dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL über-\n\nnommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn\n\ndie fragliche Benutzung der Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist,\n\nwenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn\n\nauch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die in der\n\nMarke liegenden Angaben als Sachangaben \"dienen können\" wie es in § 8\n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR\n\n1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998,\n\n813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97,\n\nGRUR 2000, 882, 884 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt).\n\n2. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusammenhang und unter\n\nBezugnahme auf die \"MICRO CHANNEL\"-Entscheidung des Bundesgerichts-\n\nhofes (Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745) angenommen,\n\ndaß eine beschreibende Verwendung eines Zeichenwortes durch den Anmel-\n\nder nicht \"rechtsdogmatisch ausgeschlossen\" sei, sondern nur dann nicht vor-\n\nliege, wenn die Zeichenwortverwendung nicht in einem dem Inhalt des Zei-\n\nchenwortes entsprechenden Sinn, sondern nur allgemein als Kunstwort zur\n\nNamensgebung einer Ware benutzt werde. Mit dieser Überlegung ist jedoch\n\nnichts gewonnen, weil es nicht darauf ankommt, ob irgendeine Verwendung\n\nausgeschlossen ist, sondern darauf, wie im konkreten Fall die Verwendung\n\neiner Bezeichnung erfolgt.\n\nDas Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß das Zei-\n\nchenwort die Bedeutung von Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung\n\nhabe und es sich nicht um eine Wortneuschöpfung handele, weil es bereits in\n\nzahlreichen Dokumenten, insbesondere auch in Fachartikeln, gebraucht werde.\n\nDiese Feststellung reicht, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend beanstandet,\n\njedoch nicht aus, um einen beschreibenden Inhalt des Markenwortes feststel-\n\nlen zu können. Hierzu hatte die Anmelderin vorgetragen, daß es sich bei den\n\nvom Bundespatentgericht ermittelten Internet-Einträgen im wesentlichen um\n\nAngaben der Anmelderin selbst und um Hinweise auf die Software der Anmel-\n\nderin handele, was sich auch aus der besonderen Schreibweise \"GeneScan\"\n\nergebe. Das Bundespatentgericht hat demgegenüber keine gegenteiligen\n\nFeststellungen dahin getroffen, daß die Verwendung des Markenwortes in be-\n\nschreibender Weise erfolgt ist und nicht als markenmäßige Kennzeichnung von\n\nComputersoftware der Anmelderin zur DNS-Sequenzierung.\n\n3. Nach dem Vortrag der Anmelderin beruht die Sequenzierung von DNS\n\nstets auf einer chemischen Aufbereitung von zu analysierenden DNS-\n\nAbschnitten unter Spaltung oder Fragmentierung derselben. Die aus dem Se-\n\nquenzierungsvorgang erhaltenen Informationen seien Informationen über eine\n\nVielzahl von Spaltstücken, die mittels des Computerprogramms - das als Ware\n\nfür die Anmeldung in Anspruch genommen wird - ausgewertet und geordnet\n\nwürden. Abschließend werde durch das Computerprogramm aus den durch die\n\nVerarbeitung der genannten Informationen erhaltenen Daten die gewünschte\n\nDNS-Sequenz abgeleitet. Dementsprechend diene das Computerprogramm zur\n\nDNS-Sequenzierung lediglich zur Auswertung der Daten, die bei der vorange-\n\ngangenen chemischen Untersuchung der DNS gewonnen würden. Die eigentli-\n\nche physische Untersuchung der Gene, welche mit dem Wort \"Scan\" in der\n\ndeutschen Bedeutung Abtastung, Absuchung, Untersuchung zum Ausdruck\n\nkomme, werde dagegen vorher bei der chemischen Analyse der DNS mittels\n\nAufspalten, Abspalten und dergleichen vorgenommen, die an dem zu untersu-\n\nchenden Objekt erfolge. Gegenteilige Feststellungen hat das Bundespatentge-\n\nricht nicht getroffen.\n\nAusgehend von diesem technischen Sachverhalt kann in dem Wort\n\n\"GENESCAN\" eine Bestimmungsangabe lediglich für die chemischen Appara-\n\nturen und Verfahren gesehen werden, mit denen das genetische Material un-\n\nmittelbar untersucht und chemisch analysiert wird, um die Daten für die Gen-\n\nSequenzierung zu gewinnen. Da die Computersoftware zur DNS-Sequenzie-\n\nrung lediglich zur Auswertung und Aufbereitung der Daten, die bei der physi-\n\nschen Untersuchung gewonnen wurden, dient, kann in dem Markenwort keine\n\nBestimmungsangabe für die in Anspruch genommenen Waren gesehen wer-\n\nden. Die Tatsache, daß sonstige Apparate mit der Angabe des Markenworts in\n\nihrer Bestimmung gekennzeichnet werden können, rechtfertigt nicht die An-\n\nnahme des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die in\n\nAnspruch genommenen, den anderen gedachten Waren allenfalls ähnlichen\n\nWaren (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517\n\n- SMARTWARE).\n\nDeshalb kann zugleich ausgeschlossen werden, es könne sich für die in\n\nAnspruch genommenen Waren selbst ein Freihaltungsbedürfnis möglicherwei-\n\nse erst in der Zukunft entwickeln.\n\nAuch auf die von der Anmelderin und der Rechtsbeschwerde in Abrede\n\ngestellte Annahme des Bundespatentgerichts, es sei nicht ausgeschlossen,\n\ndaß die DNS-Sequenzierung, die derzeit nur Fachleute anspreche, in einigen\n\nJahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, kommt es aus den\n\ngleichen Gründen nicht an. Unabhängig von dem Bedenken, daß diese An-\n\nnahme nicht auf der hinreichenden Feststellung der erforderlichen, die Annah-\n\nme tragenden Tatsachen beruht, fehlt es auch insoweit an der ausreichenden\n\nSachnähe des Markenwortes zu den in Anspruch genommenen Waren.\n\n4. Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Erfolg, daß das Bun-\n\ndespatentgericht auch der Eintragung des Markenworts im Vereinigten König-\n\nreich keine Bedeutung beigemessen hat. Es hat das damit gerechtfertigt, daß\n\nes sich bei dem Markenwort um einen eingedeutschten Begriff handele, dessen\n\nVerwendung auch im Inland belegbar sei, so daß allein auf das Sprachver-\n\nständnis im Inland abzustellen sei und die mögliche Indizwirkung der Auslands-\n\nregistrierung ohne Bedeutung bleibe. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.\n\nDaß es sich bei dem Markenwort tatsächlich um ein Wort der deutschen\n\nSprache handelt, hat das Bundespatentgericht mit dem Hinweis auf Wortbil-\n\ndungen wie \"Genabtastung\", \"Genabsuchung\" oder \"Genuntersuchung\" schon\n\nnicht rechtsfehlerfrei festgestellt, weil die Wortbildung in den angeführten Bei-\n\nspielen anders (\"Gen-\" gegenüber \"Gene-\") erfolgt als in dem Markenwort. Es\n\nhat darüber hinaus - anders als es in der von ihm herangezogenen Entschei-\n\ndung \"Premiere\" (BGH, Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746) der\n\nFall gewesen ist - nicht festgestellt, daß das Markenwort im Inland in einer von\n\nseiner englischen Bedeutung abweichenden Bedeutung verwendet wird. Nur in\n\neinem derartigen Fall kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes\n\ndie indizielle Bedeutung einer Auslandseintragung unberücksichtigt bleiben. Da\n\ndie Eintragung im Vereinigten Königreich nicht nur für eine identische Waren-\n\nangabe und im Land der Sprache des Markenworts erfolgt ist, sondern auch\n\nunter der Geltung des Trade Marks Act 1994, erlassen in Umsetzung der Mar-\n\nkenrechtsrichtlinie wie das deutsche Markengesetz, hätte es der Auseinander-\n\nsetzung des Bundespatentgerichts mit den genannten Indiztatsachen bedurft.\n\nIV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache\n\nzur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht\n\nzurückzuverweisen.\n\nErdmann Starck Bornkamm\n\n Büscher Schaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__51-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-02-01/i-zb-51-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":5}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__51-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__51-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2001-02-01/i-zb-51-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__51-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:54:21.600226+00:00"}}