{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__40-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-12-14","aktenzeichen":"I ZB 40/98","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 40/98\n\nBESCHLUSS\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die IR-Marke Nr. 643 558\n\nVerkündet am:\n14. Dezember 2000\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und\n\nDr. Büscher\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß\n\ndes 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-\n\nrichts vom 6. Mai 1998 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete inter-\n\nnational registrierte dreidimensionale Marke Nr. 643 558 Schutz in der Bundes-\n\nrepublik Deutschland für die Waren\n\n\"Montres\" (Armbanduhren):\n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der Marke\n\nwegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihalte-\n\nbedürfnisses den Schutz verweigert.\n\nDie hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos\n\ngeblieben.\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin\n\nihr Schutzbegehren weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2\n\nNr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausge-\n\nführt:\n\nEs sei davon auszugehen, daß Gegenstand des Schutzerstreckungsge-\n\nsuchs die konkrete dreidimensionale Form eines Uhrgehäuses mit Zifferblatt\n\nund Zeiger sei und nicht eine Art Blanko-Schutz für einzelne Warenform-\n\nMerkmale ansonsten unterschiedlich gestalteter Uhren beansprucht werden\n\nsolle. Bei diesem Verständnis des Schutzerstreckungsgesuchs bestünden kei-\n\nne Bedenken gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der Marke nach § 3\n\nAbs. 1 MarkenG. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei\n\nebenfalls nicht ersichtlich.\n\nDie Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8\n\nAbs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Darstellung des\n\nUhrgehäuses mit dem Zifferblatt, den Zeigern, den Befestigungsstegen für das\n\nArmband, dem Drehknopf und dem Drehring fehle in der konkreten Ausgestal-\n\ntung die notwendige Unterscheidungskraft. Die Schutzfähigkeit könne nur\n\ndurch eine auf die Herkunft hinweisende originelle Gestaltung begründet wer-\n\nden, durch die das an der \"Grundform\" der Ware bestehende Freihaltebedürf-\n\nnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft überwunden werden könne. Bei\n\nder Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse ein eher\n\nstrenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile das wichtigste\n\nMittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr\n\neiner Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer Produkte mit sich\n\nbringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest nahegelegt sei. Dabei hänge der\n\nGrad der für eine Markeneintragung erforderlichen Originalität auch von den\n\nbesonderen Verhältnissen auf dem jeweiligen Warengebiet ab.\n\nAuf dem Markt für Armbanduhren sei eine außerordentliche Vielfalt von\n\nFormen und Gestaltungen gebräuchlich. Dieses Warengebiet müsse deshalb\n\nin ganz besonderem Maße von einem die Gestaltungsfreiheit über Gebühr ein-\n\nschränkenden Markenschutz freigehalten werden, damit es den Mitbewerbern\n\nkünftig noch möglich sei, den vorhandenen Formenschatz in beliebigen neuen\n\nKombinationen auszuschöpfen. Die vorliegende Marke zeige überwiegend\n\ngängige oder in ähnlicher Form belegte Gestaltungselemente.\n\nDie Berufung der Markeninhaberin auf den \"telle-quelle-Schutz\" gemäß\nArt. 6quinquies PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungs-\n\ngründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des\nArt. 6quinquies PVÜ.\n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.\n\nDie Beurteilung des Bundespatentgerichts, die IR-Marke sei nicht unter-\n\nscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher vom Bundespatentgericht\n\ngetroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.\n\nMit der wirksamen Inanspruchnahme des \"telle-quelle-Schutzes\", von\n\nder auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung\ngemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies\n\nAbschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH,\n\nBeschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858\n\n- Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine\nunmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn.\n\nB Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,\n\n§ 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 113\n\nRdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 Mar-\n\nkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3,\n\n8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden\nsind, halten sich in den Grenzen des Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ. Denn diese\n\nBestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen und\n\nnach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich,\n\ndaß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Ver-\n\nbandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vor-\n\nschriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht\nfestgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies\n\nAbschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO\n\n§ 113 Rdn. 4).\n\nNach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann\n\nMarken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbeh-\n\nren.\n\n1. Das Bundespatentgericht hat bei der Beurteilung der Unterschei-\n\ndungskraft der IR-Marke nur die Form zugrunde gelegt, die der Markeneintra-\n\ngung entspricht. Die weiteren Merkmale, die der Markeneintragung nicht zu\n\nentnehmen sind und die die Markeninhaberin nur unter Bezugnahme auf zwei\n\nals Anlagen 2 und 3 zur Beschwerdebegründung vom 18. Dezember 1997 vor-\n\ngelegte Prospekte als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Uhr herausge-\n\nstellt hat, hat es außer acht gelassen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht er-\n\nkennen. Nicht zu berücksichtigen ist danach, daß die Uhr nach Angaben der\n\nMarkeninhaberin über ein bewegliches Zifferblattzentrum (Stundenwinkeluhr)\n\nund eine drehbare Lünette verfügt, mit einem Druckstift zum Öffnen des Ge-\n\nhäusebodens ausgestattet ist und einen transparenten Gehäuseboden auf-\n\nweist. Diese Merkmale sind der Eintragung der IR-Marke nicht zu entnehmen.\n\n2. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die\n\nIR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h.,\n\ndaß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für\n\ndie konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für\n\neine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000,\n\n1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f.\n\n- Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur,\n\nFestschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).\n\nZutreffend hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3\n\nAbs. 2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechts-\n\nbeschwerde nicht an.\n\n3. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (kon-\n\nkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten.\n\na) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschriften\n\nist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unter-\n\nscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen\n\neines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu\n\nwerden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =\n\nWRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,\n\n720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,\n\ndie Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu\n\ngewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 =\n\nGRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,\n\nGRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000\n\n- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere\n\nWelt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,\n\nd.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das\n\nSchutzhindernis zu überwinden.\n\naa) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung\n\nund in weiteren Entscheidungen (BPatGE 39, 219, 223 = BPatG GRUR 1999,\n\n56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und 710 - Montre I und II)\n\nan die Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke, die die Form der\n\nWare oder eines Teils davon darstellt, einen strengeren Prüfungsmaßstab an-\n\ngelegt, als bei anderen Markenformen. Dies entspricht auch der Entschei-\n\ndungspraxis der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Bin-\n\nnenmarkt zu der Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL wörtlich entsprechenden Vor-\n\nschrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (Entscheidung v. 21.9.1999 - R 73/1999-3,\n\nGRUR Int. 2000, 360 - TABS [rund, rot/weiß]; Entscheidung v. 28.10.1999\n\n- R 104/1999-3, GRUR Int. 2000, 363 - Strahlregler).\n\nbb) Der Bundesgerichtshof sieht dagegen keinen Anlaß, bei dreidimen-\n\nsionalen Marken, die die Form der Ware selbst oder eines Teils davon dar-\n\nstellen, gegenüber herkömmlichen Markenformen strengere Anforderungen an\n\ndie Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen (vgl. nä-\n\nher BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S.11 f. - Gabelstapler;\n\nBeschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, Umdr. S.11 f. - Stabtaschenlampen; Beschl.\n\nv. 23.11.2000 - I ZB 46/98, Umdr. S. 11 f. - Rado-Uhr; vgl. hierzu auch Eich-\n\nmann, GRUR 1995, 184, 188; ders. FS Vieregge, S. 125, 162; Kie-\n\nthe/Groeschke, WRP 1998, 541, 546; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 8\n\nRdn. 38; Tewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Marken-\n\ngesetz, S. 150; gegen einen unterschiedlichen Prüfungsmaßstab vgl. Court of\n\nAppeal, Urt. v. 5.5.1999, GRUR Int. 2000, 444 - Philips Electronics NV v. Re-\n\nmington Consumer Products Ltd.). Wie bei jeder anderen Markenform, sollte\n\nauch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarke al-\n\nlein maßgebend sein, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen\n\nauch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt.\n\nDer Senat hat deshalb die Frage nach den Anforderungen an die Unterschei-\n\ndungskraft dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabent-\n\nscheidung vorgelegt \n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 \n\n- I ZB 15/98\n\n- Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen;\n\nBeschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98 - Rado-Uhr).\n\nb) Im vorliegenden Fall hat der Senat von einer Vorlage an den Ge-\n\nrichtshof der Europäischen Gemeinschaften abgesehen, da es sinnvoll er-\n\nscheint, zunächst weitere tatrichterliche Feststellungen zu der Frage zu treffen,\n\nob die Unterscheidungskraft vorliegend auf der Grundlage der vom Senat für\n\ngeboten erachteten geringeren Anforderungen - wie sie in den angeführten\n\nVorlagebeschlüssen zum Ausdruck kommen - überhaupt zu bejahen wäre (vgl.\n\nBGH, Urt. v. 3.2.1994 - I ZR 282/91, GRUR 1994, 519, 521 = WRP 1994, 533\n\n- Grand Marnier; Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-\n\nplastoclin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 86/97, GRUR 2000, 727, 729 = WRP 2000,\n\n628 - Lorch Premium). Die Sache war daher zur erneuten Verhandlung und\n\nEntscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.\n\nDas Bundespatentgericht wird bei der erneuten Prüfung zu entscheiden\n\nhaben, ob nicht auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes und unge-\n\nachtet der zum Freihaltebedürfnis angestellten Erwägungen der IR-Marke we-\n\ngen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz zu versagen ist. Dabei wird das\n\nBundespatentgericht auf die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede ste-\n\nhenden Warengebiet abzustellen haben, wie es dies bereits bei der Prüfung\n\nunter Zugrundelegung der strengen Anforderungen an die Unterscheidungs-\n\nkraft in der angefochtenen Entscheidung getan hat. Denn der Vergleich der\n\ntatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob\n\nder Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl.\n\nfür eine Bildmarke: BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527,\n\n529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; zu einer dreidimensionalen Marke vgl. BGH\n\nWRP 2000, 1290, 1292 f. - Likörflasche). Das Bundespatentgericht hat festge-\n\nstellt, daß sich die nach Darstellung der Markeninhaberin charakteristischen\n\nElemente der IR-Marke, die in einem zwiebelförmigen, geriffelten Drehknopf\n\nund einem geriffelten Ring mit unterschiedlich großen Zahlenangaben beste-\n\nhen, in angenäherter Form auch bei anderen Uhren finden. Nicht entscheidend\n\nist in diesem Zusammenhang, daß das Bundespatentgericht eine Kombination\n\naller Gestaltungselemente der IR-Marke bei anderen Uhren nicht festgestellt\n\nhat. Zwar nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel\n\nso auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungs-\n\nweise zu unterziehen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR\n\n2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 11.5.2000\n\n- I ZB 22/98, Umdr. S. 6 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auf dem\n\nSektor der Armbanduhren, auf dem der Verkehr nach den nicht zu beanstan-\n\ndenden Feststellungen des Bundespatentgerichts eine nahezu unübersehbare\n\nVielfalt von Gestaltungen kennt, vermag die beliebige Kombination üblicher\n\nGestaltungselemente, so wie sie sich aufgrund der Eintragung der Marke dar-\n\nstellt, jedoch in ihrer Gesamtheit für den Verkehr in der Regel keinen Hinweis\n\nauf die betriebliche Herkunft zu begründen.\n\nSollte das Bundespatentgericht daher bei der erneuten Prüfung zu dem\n\nErgebnis kommen, daß die IR-Marke auch bei Anlegung eines großzügigen\n\nMaßstabs die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht erfüllt, ist eine\n\nSchutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B\n\nNr. 2 PVÜ geboten, ohne daß es auf die in den Vorabentscheidungsersuchen\n\ndes Senats zu dreidimensionalen Formmarken dem Gerichtshof der Europäi-\n\nschen Gemeinschaften vorgelegten Fragen ankommt.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__40-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-12-14/i-zb-40-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 37","ref_norm":"37","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 113","ref_norm":"113","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":2}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__40-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__40-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-12-14/i-zb-40-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__40-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:44:43.203527+00:00"}}