{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__34-98","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-11-23","aktenzeichen":"I ZB 34/98","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Test it. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Stellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Test- kauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genußmittel) die zu einer Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 34/98\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n23. November 2000\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Markenanmeldung Nr. 396 33 710.4\n\nNachschlagewerk: ja\n\nBGHZ : nein\n\nBGHR : ja\n\nTest it.\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2\n\nStellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Test-\n\nkauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genußmittel) die zu einer\n\nEintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1\n\nMarkenG.\n\nBGH, Beschl. v. 23. November 2000 - I ZB 34/98 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 23. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und\n\nDr. Schaffert\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des\n\n26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 4. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die\n\nZurückweisung der Anmeldung bezüglich der Waren \"Raucherarti-\n\nkel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer\" zurückgewiesen\n\nworden ist.\n\nIm Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-\n\nhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-\n\nverwiesen.\n\nIm übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf\n\n50.000 DM festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. August 1996 eingereichten\n\nAnmeldung die Eintragung der Wortfolge\n\n\"Test it.\"\n\nfür die Waren\n\n\"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherarti-\n\nkel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer\".\n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-\n\ndung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.\n\nDie Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 40, 13\n\n= BPatG GRUR 1999, 168).\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin das\n\nEintragungsbegehren weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2\n\nNr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:\n\nDer angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8\n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Übersetzt bedeute die englischsprachige\n\nWortfolge \"Teste es!\" oder auch \"Teste ihn!\", \"Teste sie!\" und \"Testen Sie ihn/\n\nsie/es!\". Der Verkehr verstehe dies, da die Wortfolge zum einfachsten engli-\n\nschen Grundwortschatz gehöre.\n\nIn der deutschen Werbesprache sei die Verwendung englischer Wörter\n\nweithin üblich. Die beiden Wörter bildeten die aus sich heraus verständliche\n\nAufforderung an Kaufinteressenten, die mit dieser Bezeichnung versehenen\n\nWaren zu testen. Die Aufforderung beinhalte das Versprechen einer zumindest\n\nzufriedenstellenden Qualität. Auch ohne unmittelbare Angabe über die Be-\n\nschaffenheit oder den Wert der Waren bestehe an der auf jedem Waren- und\n\nDienstleistungsgebiet einsetzbaren Bezeichnung ein gewisses Freihaltebe-\n\ndürfnis, das auch nicht durch den nach den zwei Wörtern gesetzten Punkt statt\n\neines Ausrufezeichens ausgeschlossen werde.\n\nDer angemeldeten Wortfolge fehle auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1\n\nMarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Sie werde ausschließlich als\n\nAufforderung zum Test(kauf) der mit ihr gekennzeichneten Waren verstanden.\n\nSie sei jedenfalls für Tabakerzeugnisse und Raucherartikel nicht geeignet, auf\n\nein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Daran ändere auch der Punkt am\n\nEnde des Zeichens nichts. Soweit dieser überhaupt bewußt wahrgenommen\n\nwerde, sei den überwiegenden Verkehrskreisen bekannt, daß es sich bei dem\n\nPunkt um einen in der englischen Sprache nach Aufforderungen üblichen \"Aus-\n\nrufungspunkt\" (\"exclamation point\") handele, der den Aufforderungscharakter\n\nnoch unterstreiche. Um so weniger werde die Wortfolge als Hinweis auf die\n\nbetriebliche Herkunft aufgefaßt.\n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung\n\nder angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht bei den für\n\ndie Marke angemeldeten Waren \"Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten;\n\nStreichhölzer\" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und\n\nNr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat\n\ndagegen keinen Erfolg.\n\n1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wort-\n\nfolge fehle jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist\n\nnicht frei von Rechtsfehlern, soweit die Anmeldung der Marke \"Test it.\" für die\n\nWaren \"Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer\" erfolgt ist.\n\na) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer\n\nMarke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-\n\nmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Un-\n\nternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden\n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409\n\n- PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 =\n\nWRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999,\n\n1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem\n\ngroßzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unter-\n\nscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr.\n\nzum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft,\n\nS. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund\n\nstehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es\n\nsich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder\n\neiner bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer\n\nentsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht\n\nals Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen An-\n\nhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche\n\nUnterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).\n\nDavon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wort-\n\nfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne daß unter-\n\nschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen\n\nWortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in\n\njedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschrei-\n\nbenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe\n\nUnterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu-\n\nkommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei sloganarti-\n\ngen Wortfolgen lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und\n\nWerbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterschei-\n\ndungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizi-\n\nen für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ei-\n\nnes bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dage-\n\ngen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; sol-\n\nche Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräf-\n\ntigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretati-\n\nonsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende\n\nUnterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart\n\nim Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht\n\nüberspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage\n\nkann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen\n\nwerden (vgl. BGH, Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 =\n\nWRP 2000, 739 - Unter Uns, m.w.N.; zur Unterscheidungskraft eines eng-\n\nlischsprachigen Werbeslogans vgl. auch BGH, Beschl. v. 8.12.1999\n\n- I ZB 21/97, GRUR 2000, 323 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; zu\n\nWerbeslogans weiter: BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321\n\n= WRP 2000, 298 - Radio von hier; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 97a).\n\nNicht beigetreten werden kann der Annahme des Bundespatentgerichts,\n\nwegen eines Interesses der Mitbewerber an der freien Verwendung der ange-\n\nmeldeten Bezeichnung seien keine geringen Anforderungen an die Unter-\n\nscheidungskraft zu stellen. Ein derartiges Interesse rechtfertigt es nicht, von\n\nerhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH,\n\nBeschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741\n\n- LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33\n\n- Buchstabe \"K\").\n\nb) Die angemeldete Marke \"Test it.\" wird den Anforderungen an die Un-\n\nterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Waren \"Raucherarti-\n\nkel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer\" gerecht. Die Wortfolge ist\n\nkurz und prägnant und unterscheidet sich deutlich von einem längeren Werbe-\n\nslogan. Sie enthält für \"Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streich-\n\nhölzer\" keine beschreibenden Angaben (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 11.5.2000\n\n- I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE\n\nCORPORATION) und weist keine Nähe zu den Produkten auf, für die die An-\n\nmeldung der Marke erfolgt ist.\n\nDagegen ist die Annahme des Bundespatentgerichts, der Wortfolge\n\n\"Test it.\" fehle für die Waren \"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Ciga-\n\nretten\" die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,\n\nfrei von Rechtsfehlern. Für diese Waren, bei denen es sich im Unterschied zu\n\nRaucherartikeln und Streichhölzern um Genußmittel handelt, stellt - wie das\n\nBundespatentgericht mit Recht festgestellt hat - die allgemein verständliche\n\nenglischsprachige Wortfolge eine ausschließliche Aufforderung zum Testkauf\n\ndar. Für diesen Warenbereich erschöpft sich \"Test it.\" in der Aufforderung, das\n\nGenußmittel auszuprobieren.\n\n2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht\n\nstand, soweit die Anmeldung der Marke \"Test it.\" für die Waren \"Raucherarti-\n\nkel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer\" erfolgt ist.\n\nNach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausge-\n\nschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur\n\nBezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger\n\nMerkmale der Ware dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c\n\nMarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung\n\nauch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu be-\n\nobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen\n\nkann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723,\n\n726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 17.2.2000\n\n- I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bes-\n\nsere Welt, m.w.N.).\n\nUm eine solche Angabe handelt es sich bei der Wortfolge \"Test it.\" für\n\ndie in Frage stehenden Waren nicht. Diese enthält keine konkret warenbezo-\n\ngene beschreibende Sachaussage, die auf eine für den Verkehr bedeutsame\n\nEigenschaft der Waren Raucherartikel und Streichhölzer selbst Bezug nimmt.\n\nDas Bundespatentgericht hat der angemeldeten Wortfolge lediglich eine Auf-\n\nforderung zum Kauf entnommen. Von einer unmittelbaren Angabe über die Be-\n\nschaffenheit oder den Wert der Waren ist es nicht ausgegangen.\n\nSoweit das Bundespatentgericht der angemeldeten Wortfolge allgemein\n\ndas Versprechen einer zumindest zufriedenstellenden Qualität entnommen hat,\n\nvermag dies ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu be-\n\ngründen. Denn dem Freihaltebedürfnis unterfallen nur eindeutig beschreibende\n\nAngaben (vgl. BGH, Beschl. v. 27.2.1997 - I ZB 2/95, GRUR 1997, 627, 628 =\n\nWRP 1997, 739 - à la Carte; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8\n\nRdn. 92). An der notwendigen Eindeutigkeit einer beschreibenden Angabe fehlt\n\nes bei der Wortfolge \"Test it.\" hinsichtlich der Waren Raucherartikel und\n\nStreichhölzer.\n\nIV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der\n\nweitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache inso-\n\nweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-\n\ngericht zurückzuverweisen.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nBüscher\n\n Schaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__34-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-11-23/i-zb-34-98","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":9}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__34-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__34-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-11-23/i-zb-34-98","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1998/I_ZB__34-98.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 11:38:22.837365+00:00"}}