{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZR_236-97A","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2003-10-30","aktenzeichen":"I ZR 236/97","doktyp":"Urteil","leitsatz":"MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3 Verkündet am: 30. Oktober 2003 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Davidoff II Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen in- nerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nI ZR 236/97\n\nURTEIL\n\nin dem Rechtsstreit\n\nNachschlagewerk:\n\nja\n\nBGHZ\n\n :\n\n nein\n\nBGHR : ja\n\nMarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3\n\nVerkündet am:\n30. Oktober 2003\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nDavidoff II\n\nDie Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden,\n\nwenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen in-\n\nnerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie\n\nSchutz genießt, benutzt wird.\n\nBGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG Bremen\n\nLG Bremen\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\n\nvom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und\n\ndie Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr.\n\nSchaffert\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenats\n\ndes Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August\n\n1997 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,\n\nauch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-\n\nrückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am\n\n28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland -\n\nregistrierten Marke Nr. 466 965:\n\nDie Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 einge-\n\ntragen.\n\nFür die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IR-\n\nMarke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren\n\nder Warenklasse 34 eingetragen worden.\n\nDie Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel,\n\nCognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst\n\nZubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Leder-\n\nwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).\n\nDie Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die\n\nnachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-\n\ndet, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver-\n\nzeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Wa-\n\nrenklassen 14 und 34.\n\nDie Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken \"Da-\n\nvidoff\" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestige-\n\nwert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zi-\n\ngarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken \"Davidoff\" von 88 %\n\nergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überra-\n\ngende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigen-\n\ntümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden\n\nMarken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende die-\n\nselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben \"D\" und \"ff\" in der charakteristi-\n\nschen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Be-\n\nklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen \"Davidoff\" angenähert, um\n\ndessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte\n\nauszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn\n\ndie Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene\n\nMarke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven\n\nSpitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.\n\nDie Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von\n\nOrdnungsmitteln zu verurteilen,\n\n1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzei-\nchen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete\nWort-/Bildmarke\n\nfür Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen\noder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren,\nnämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Ta-\nfelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbe-\ncher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspit-\nzen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und\nZeitinstrumente zu benutzen;\n\n2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für\nden Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren\nLöschung.\n\nDie Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Kläge-\n\nrinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die\n\nMöglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerin-\n\nnen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kenn-\n\nzeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und\n\nAccessoires.\n\nDas Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin-\n\nnen ist ohne Erfolg geblieben.\n\nMit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-\n\ngen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.\n\nDurch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der\n\nEuropäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorge-\n\nlegt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):\n\n1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5\nAbs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der\nRechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom\n21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen\n(gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mit-\ngliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz\nbekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die\njüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird\noder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich\nsind, für die die ältere Marke eingetragen ist?\n\n2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL\ndie Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter\nMarken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in die-\nsen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder\nBeeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wert-\nschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund),\nabschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestim-\nmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zei-\nchen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienst-\nleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?\n\nDer Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch\n\nUrteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 =\n\nWRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:\n\nDie Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten\nRichtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur\nAngleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die\nMarken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die\nBefugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten ein-\ngetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder\ndas jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder\nihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-\n\nden soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistun-\ngen, die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch\noder ihnen ähnlich sind.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils\n\nund zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.\n\nA. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten\n\nAnsprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf\n\nEinwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzei-\n\nchengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Marken-\n\ngesetzes begründet seien.\n\nZwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine\n\nVerwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem\n\nGesamteindruck ausreichend von den \"Davidoff\"-Marken der Klägerinnen. Nach\n\ndem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden.\n\n\"Davidoff\" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, \"Durffee\" ein zweisilbiges\n\nPhantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne (\"dafi\", \"dörfi\",\n\n\"durfi\" oder \"durfe\"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens\n\n\"Davidoff\" fehle.\n\nAuch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Ver-\n\nwechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-\n\nne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter\n\nHinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht\n\ngeltend mache - der \"englischen Schreibschrift\" (\"English 157\") entnommen,\n\nderen Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Um-\n\nstand, daß das \"D\" in \"Davidoff\" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des\n\nAufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Wer-\n\nde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffäl-\n\nlig gestaltete \"DD\" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechs-\n\nlungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei\n\nZigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen wer-\n\nden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Ver-\n\nkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare,\n\naber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zei-\n\nchen.\n\nAuf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ge-\n\nstützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht\n\nberufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengeset-\n\nzes angemeldet worden sei.\n\nDie Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres\n\nWettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten ne-\n\nben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder\n\nBeeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch\n\neinen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als\n\nunlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. Eine\n\nBekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz\n\nerforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-\n\nrinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Über-\n\ntragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevor-\n\nstellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der\n\nBeklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und\n\nZigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei\n\nden Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Waren-\n\nverzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Be-\n\nreichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus,\n\nweil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die\n\nKlägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten\n\nnicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung der\n\nBeklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.\n\nIn dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei\n\nkeine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die\n\nübereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken ge-\n\nnügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke\n\nallenfalls Assoziationen an Waren der \"feinen englischen Art\" für gehobene An-\n\nsprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres\n\nMarkennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung\n\nan die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszu-\n\nbeuten.\n\nEine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des\n\nguten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Be-\n\nklagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen\n\nwecke.\n\nB. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht\n\nstand.\n\nI. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten\n\nAnsprüche \n\nauf Unterlassung \n\nder Benutzung \n\nder Wort-/Bildmarke\n\nG 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festge-\n\nstellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.\n\n1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche\n\nsind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann ge-\n\ngeben, wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am\n\n1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festge-\n\nstellt, daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Marken-\n\ngesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1\n\nMarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenü-\n\nberstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der\n\nangegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v.\n\n27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I,\n\nm.w.N.).\n\nZu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchs-\n\ngrundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch ge-\n\nmäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als\n\nGrundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349,\n\n352 - MAC Dog, m.w.N.).\n\n2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den\n\nKlägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen\n\nVerwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke\n\nzustehen.\n\na) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2\n\nMarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurtei-\n\nlen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-\n\nden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der\n\ndamit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritäts-\n\nälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der\n\nZeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen\n\nwerden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt.\n\nv. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly,\n\njeweils m.w.N.).\n\nb) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen,\n\ndaß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind,\n\ndeshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft\n\nbesitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genie-\n\nßen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP\n\n2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptun-\n\ngen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die \"Davidoff\"-Marke in ihrer\n\ncharakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger\n\nJahre - \"eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Be-\n\nreich der Luxus-Artikel\" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungs-\n\nverfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies\n\nist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte\n\nKennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistun-\n\ngen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.\n\n18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 =\n\nWRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.,\n\n§ 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei\n\nkommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und\n\nverständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren\n\noder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips).\n\nAbzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v.\n\n8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV,\n\nm.w.N.).\n\nc) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke\n\nfehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Ver-\n\nwechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Kla-\n\ngemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt.\n\nv. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537\n\n- BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).\n\naa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichen-\n\nrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Ge-\n\nsamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.;\n\nvgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001,\n\n1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der\n\nErfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnun-\n\ngen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und\n\ndeshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungs-\n\neindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003,\n\n1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).\n\nbb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.\n\nDie untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in\n\neiner besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im\n\nSchriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort \"Durffee\"\n\ngeprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und\n\nwegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namens-\n\nzug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich inein-\n\nandergestellten Buchstaben \"DD\" hin, die vor dem Schriftzug stehen.\n\nAnders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage\n\nder Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben \"D\" und \"ff\" in\n\nderselben Gestaltung wie in \"Davidoff\" zu berücksichtigen. Bei dem maßgebli-\n\nchen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch\n\nBGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228\n\n- City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubezie-\n\nhen, daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird,\n\ndas nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und\n\nzudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Indi-\n\nvidualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Dop-\n\npelbuchstaben \"ff\" verwendet.\n\nDas Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades\n\nder Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang\n\nÜbereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ge-\n\nrade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den\n\nEntscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das\n\nSchriftbild der Klagemarken \"einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-\n\ndeten Schriftart (der englischen Schreibschrift)\" entnommen sei. An anderer\n\nStelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung\n\nder Klägerinnen, sondern \"der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')\" ent-\n\nnommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders ge-\n\nbräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im\n\nVerkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang -\n\nVerwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile\n\nder Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift \"English 157\" überein-\n\nstimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß\n\nauch die Buchstaben \"D\" und \"ff\" in \"Davidoff\" Bestandteile der verwendeten\n\nenglischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das \"D\"\n\nwerde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten\n\nForm benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schrift-\n\nart \"English 157\" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf\n\nden sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die\n\nBuchstaben \"D\" und \"ff\", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben\n\nin den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individua-\n\nlisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buch-\n\nstaben \"v\" und \"i\" (bei denen der i-Punkt in das \"v\" integriert ist) festzustellen.\n\nAuch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift\n\nnicht bekannt ist, werden in den Klagemarken \"überzogen\" gestaltete Buchsta-\n\nben wie das initialartig geformte \"D\" und das - wegen der sich verbreiternden\n\nUnterlänge - besonders auffällige \"f\" nicht als unveränderte Bestandteile einer\n\nGebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben,\n\nwie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.\n\nd) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit aus-\n\nreicht, um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-\n\nlungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere\n\ntatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.\n\n3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die\n\nKlagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen\n\nMarke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044,\n\n1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbe-\n\ndarfsartikel) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002\n\n- I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch\n\nAnsprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.\n\nDie Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzu-\n\nwenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren\n\ngeht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.\n\nSoweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter\n\ndas Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Wa-\n\nren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht\n\nunmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und\n\nZweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechts-\n\nrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt.\n\nv. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Tra-\n\nding) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identi-\n\nsches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren\n\noder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Marken-\n\ninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der\n\nVorschrift erfaßten Fällen.\n\nDas Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig -\n\nnicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder\n\nentsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH,\n\nUrt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld\n\nTrading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle\n\nvon § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer be-\n\nkannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts\n\nJacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird\n\njedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benut-\n\nzungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach sei-\n\nnem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Ver-\n\ntrieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke)\n\nabstellt, erfaßt werden.\n\n4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der\n\nKlägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen\n\naus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich\n\ngegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegen-\n\nstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171\n\n- Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002,\n\n330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP\n\n2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl.\n\ndazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz.\n\n30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die\n\nUnterlassungsanträge jedoch nicht ab.\n\n5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach\n\nder Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,\n\nwird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen\n\nsein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung\n\nvon Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt -\n\nunzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.\n\nII. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die\n\nAbweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen\n\nMarke gerichtet sind, keinen Bestand haben.\n\n1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14\n\nWz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl\n\nnach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1\n\ni.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des\n\n§ 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerin-\n\nnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach einge-\n\ntragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR\n\n2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf\n\n§ 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Lö-\n\nschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes\n\naus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog)\n\nhergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).\n\n2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich\n\nder einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffe-\n\nnen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51\n\nRdn. 11).\n\nC. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach auf-\n\nzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch\n\nüber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.\n\nUllmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nBornkamm\n\nPokrant\n\nSchaffert","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZR_236-97A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-10-30/i-zr-236-97","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":8},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":5},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 153","ref_norm":"153","n":4},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 823","ref_norm":"823","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"BGB","ref":"§ 1004","ref_norm":"1004","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 51","ref_norm":"51","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZR_236-97A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZR_236-97A.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2003-10-30/i-zr-236-97","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZR_236-97A.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 14:50:37.424468+00:00"}}