{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__47-97","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-01-27","aktenzeichen":"I ZB 47/97","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MarkenG § 96 Abs. 1 Verkündet am: 27. Januar 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle EWING Die Bestimmung des § 96 Abs. 1 MarkenG über die Teilnahme eines ausländi- schen Markeninhabers an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht enthält keine Regelung über die Lö- schung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 47/97\n\nBESCHLUSS\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Marke Nr. 2 067 993\n\nNachschlagewerk: ja\n\nBGHZ : nein\n\nBGHR : ja\n\nMarkenG § 96 Abs. 1\n\nVerkündet am:\n27. Januar 2000\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nEWING\n\nDie Bestimmung des § 96 Abs. 1 MarkenG über die Teilnahme eines ausländi-\n\nschen Markeninhabers an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor\n\ndem Patentamt oder dem Patentgericht enthält keine Regelung über die Lö-\n\nschung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters.\n\nBGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 47/97 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und\n\nRaebel\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 27. Senats (Mar-\n\nken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August\n\n1997 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM\n\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen \n\nist die Marke\n\nNr. 2 067 993\n\nfür \"Sportbekleidung und Sportschuhe\".\n\nHiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke Nr. R 420 098\n\n(im Original farbig) u.a. geschützt für \"Vêtements pour le tennis, tels que tri-\n\ncots, maillots, culottes courtes, jupes de tennis, tenues, chaussettes, chapeaux,\n\npeignoirs, chaussures\" sowie der IR-Marke Nr. 467 361\n\ndie u.a. für \"Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles\"\n\nSchutz genießt, Widerspruch erhoben.\n\nDie Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patentamts hat die Wi-\n\ndersprüche zurückgewiesen.\n\nIm Verlauf des hiergegen gerichteten Beschwerdeverfahrens hat der\n\nzum Inlandsvertreter der Markeninhaberin bestellte Bevollmächtigte nach er-\n\nfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung das Mandat niedergelegt. Auf den\n\nder Markeninhaberin zugestellten Hinweis auf die Regelung des § 96 MarkenG\n\nist eine Rückäußerung nicht erfolgt.\n\nDie Beschwerde ist erfolglos geblieben.\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechen-\n\nde ihre Widersprüche weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche mangels Verwechs-\n\nlungsgefahr für nicht begründet erachtet. Es hat ausgeführt:\n\nEiner Sachentscheidung stehe nicht entgegen, daß die ausländische\n\nMarkeninhaberin, deren bisherige Vertreter die Niederlegung des Mandats an-\n\ngezeigt haben, trotz entsprechender ordnungsgemäß zugestellter Aufforderung\n\nnicht einen neuen Inlandsvertreter bestellt habe. Dabei sei unerheblich, ob die\n\nangezeigte Niederlegung im Register bereits vermerkt sei, weil - mangels einer\n\nabweichenden Regelung - die Anzeige der Mandatsniederlegung unmittelbar\n\nund sofort das Verfahren betreffe.\n\nEine Sachentscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden sei\n\nnicht deshalb ausgeschlossen, weil die Markeninhaberin durch den Wegfall\n\nihrer anwaltlichen Vertreter am Beschwerdeverfahren nicht mehr teilnehmen\n\nkönne. Zwar vertrete der 28. Senat des Bundespatentgerichts die Auffassung,\n\nder Wegfall des Inlandsvertreters des Markenanmelders in einem Wider-\n\nspruchsbeschwerdeverfahren, in welchem der Anmelder Beschwerdegegner\n\nsei, habe - ebenso wie nach bisheriger Rechtslage (§ 35 WZG) - zur Folge,\n\ndaß die Anmeldung in entsprechender Anwendung von § 36 Abs. 4 MarkenG\n\nzurückzuweisen sei. Hiervon abweichend seien jedoch der 24. Senat und der\n\n30. Senat des Bundespatentgerichts der Auffassung, das Fehlen des Inlands-\n\nvertreters rechtfertige für sich gesehen noch nicht die Löschung einer mit Wi-\n\nderspruch angegriffenen Marke. Nach neuem Recht bedürfe ein ausländischer\n\nMarkeninhaber eines Inlandsvertreters nur zur Beteiligung am Verfahren, nicht\n\nmehr wie nach § 35 WZG zur Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke.\n\nDieser Auffassung sei beizutreten, da die Möglichkeit der Löschung einer ein-\n\ngetragenen Marke gesetzlich abschließend geregelt und auch für vorläufig\n\nnach § 6a WZG eingetragene Marken keine Sonderregelung getroffen worden\n\nsei.\n\nIn der Sache erweise sich die Beschwerde der Widersprechenden als\n\nnicht begründet. Nach den nunmehr anzuwendenden Vorschriften des Marken-\n\ngesetzes fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen\n\nMarke und den Widerspruchsmarken.\n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.\n\n1. Die unbeschränkt eingelegte Rechtsbeschwerde ist infolge ihrer Zu-\n\nlassung in vollem Umfang statthaft und auch sonst zulässig. Allerdings hat das\n\nBundespatentgericht sie ausdrücklich nur beschränkt auf die Frage, welche\n\nverfahrensrechtlichen Folgen die fehlende Bestellung eines Inlandsvertreters\n\nfür die Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin hat, zugelassen. Hierin kann\n\nim Ergebnis jedoch keine wirksame Beschränkung der Zulassung gesehen\n\nwerden, so daß diese als unbeschränkt erfolgt anzusehen ist.\n\nZwar wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Be-\n\nschränkung der Zulassung auf bestimmte abgrenzbare Verfahrensteile oder auf\n\nbestimmte Verfahrensbeteiligte als wirksam erachtet, wenn sie ausdrücklich\n\nund unzweideutig entweder im Ausspruch der Zulassung selbst oder in dessen\n\nBegründung ausgesprochen worden \n\nist \n\n(BGH, Beschl. v. 10.11.1999\n\n- I ZB 13/97 - Ketof/ETOP, Umdr. S. 6; vgl. auch: BGH, Beschl. v. 28.4.1994\n\n- I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 = WRP 1994, 747 - VALUE; Beschl. v. 16.6.1993\n\n- I ZB 14/91, GRUR 1993, 969, 970 - Indorektal II, insoweit in BGHZ 123, 30\n\nnicht abgedruckt, jeweils m.w.N.). Das Bundespatentgericht hat die Beschrän-\n\nkung der Zulassung im Streitfall zwar ausdrücklich und unzweideutig ausge-\n\nsprochen, die von ihm angeführte Rechtsfrage betrifft indessen nicht einen ab-\n\ngrenzbaren Verfahrensteil des Widerspruchsverfahrens - nach der Meinung\n\ndes Bundespatentgerichts die Frage, ob eine Sachentscheidung ergehen dürfe\n\n-, sondern einen von mehreren Beurteilungsgesichtspunkten für die Sachent-\n\nscheidung des Widerspruchsverfahrens, die von der Widersprechenden be-\n\ngehrte Löschung der angegriffenen Marke. Das Bundespatentgericht hat eine\n\nLöschung der angegriffenen Marke allein wegen der Tatsache des Fehlens\n\neines Inlandsvertreters ebenso abgelehnt wie eine Löschung wegen Ver-\n\nwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken.\n\n2. Das Bundespatentgericht hat in der Tatsache, daß die Markeninhabe-\n\nrin nach der Mandatsniederlegung ihrer bisherigen Inlandsvertreter nicht er-\n\nneut Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bestellt hat, keinen Lö-\n\nschungsgrund bezüglich der angegriffenen Marke gesehen. Das greift die\n\nRechtsbeschwerde ohne Erfolg an.\n\nEin Markeninhaber, der - wie im Streitfall - im Inland weder einen Wohn-\n\nsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, kann nach § 96 Abs. 1 MarkenG an\n\neinem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem\n\nPatentgericht nur teilnehmen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder ei-\n\nnen Patentanwalt als Vertreter bestellt hat. Mit dieser Vorschrift ist, wie das\n\nBundespatentgericht zutreffend angenommen hat, lediglich etwas über die\n\nTeilnahme einer ausländischen Partei an einem derartigen Verfahren bestimmt;\n\nsie enthält dagegen keine Regelung über die Löschung einer eingetragenen\n\nMarke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters (vgl. Althammer/Ströbele,\n\nMarkengesetz, 5. Aufl., § 96 Rdn. 20).\n\nDem steht nicht entgegen, daß nach dem früher geltenden § 35 Abs. 2\n\nWZG für die Geltendmachung des Anspruchs auf Schutz eines Warenzeichens\n\ndie Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich war und deshalb der auslän-\n\ndische Anmelder auch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren, um der Zurück-\n\nweisung seiner Anmeldung zu entgehen, einen Inlandsvertreter zu bestellen\n\nhatte (BPatG BlPMZ 1988, 114 unter Bezugnahme auf BGH, Beschl. v.\n\n17.12.1968 - X ZB 7/68, GRUR 1969, 437, 438 - Inlandsvertreter). Ob die vor-\n\nerwähnte Regelung gleichermaßen auch auf den im Streitfall gegebenen Sach-\n\nverhalt eines gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragenen Warenzeichens\n\nhätte Anwendung finden müssen, wie die Rechtsbeschwerde annimmt, bedarf\n\nvorliegend keiner Entscheidung. Denn das Bundespatentgericht hat auf das\n\nnach Inkrafttreten des Markengesetzes begonnene Widerspruchsbeschwerde-\n\nverfahren zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet die Vor-\n\nschrift des § 96 Abs. 1 MarkenG angewendet.\n\nDanach kommt, weil eine entsprechende Folge in § 96 Abs. 1 MarkenG\n\nnicht vorgesehen ist, eine Löschung der angegriffenen Marke allein mangels\n\nBestellung eines Inlandsvertreters nicht in Betracht. Der Ansicht der Rechtsbe-\n\nschwerde, bei der Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 6a WZG han-\n\ndele es sich lediglich um eine vorläufige Eintragung, bei der das anschließende\n\nWiderspruchsverfahren als bloße Fortsetzung des Eintragungsverfahrens an-\n\nzusehen sei, kann nicht beigetreten werden. Ebenso wie nunmehr beim Eintra-\n\ngungsverfahren nach dem Markengesetz handelte es sich bei der beschleu-\n\nnigten Eintragung nach dem Warenzeichengesetz um eine das Eintragungs-\n\nverfahren abschließende Verfügung des Patentamts, die zu einem vollwertigen\n\nWarenzeichen führte. Die Besonderheit lag allein darin, daß gegen ein derarti-\n\nges Warenzeichen noch ein Widerspruch erhoben werden konnte, ebenso wie\n\nnach der Regelung des Markengesetzes nach der Eintragung einer Marke das\n\nWiderspruchsverfahren eröffnet ist.\n\nSo haben auch andere Senate des Bundespatentgerichts (24. Senat:\n\nBPatGE 38, 50, 51 f.; 30. Senat: 30 W (pat) 92/96) ausdrücklich entschieden,\n\ndaß das Fehlen des Inlandsvertreters bei Sachverhaltsgestaltungen wie im\n\nStreitfall nicht allein wegen des Fehlens eines Inlandsvertreters zur Löschung\n\nder eingetragenen Marke führe. Dem sind Ingerl/Rohnke (Markengesetz, § 96\n\nRdn. 9) unter Bezugnahme auf die vorgenannte Entscheidung des 24. Senats\n\nbeigetreten und Fezer (Markenrecht, 2. Aufl., § 96 Rdn. 10) weist darauf hin,\n\ndaß sogar im Anmeldeverfahren in dem Fall, daß der ausländische Anmelder\n\nBeschwerdeführer ist, über die Verwerfung der Beschwerde hinaus die Zu-\n\nrückweisung der Anmeldung nicht mehr für vertretbar gehalten werde (BPatGE\n\n37, 153, 154).\n\nDie Rechtsbeschwerde beruft sich ohne Erfolg darauf, daß die herr-\n\nschende Meinung zu der im wesentlichen gleichlautenden Vorschrift des § 25\n\nPatG (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes BT-\n\nDrucks. 12/6581, S. 108 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 102) die gegenteilige\n\nAuffassung vertrete. Das trifft schon in dieser Allgemeinheit nicht zu, denn von\n\nden angeführten Kommentarstellen (Benkard-Schäfers, Patentgesetz, 9. Aufl.,\n\n§ 25 Rdn. 28 f.; Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl., § 25 Rdn. 12 und Mes, Patent-\n\ngesetz, § 25 Rdn. 5) behandelt allein Schulte (aaO) den mit dem vorliegend zu\n\nbeurteilenden Sachverhalt vergleichbaren Fall eines Einspruchsbeschwerde-\n\nverfahrens, in dem der ausländische Patentinhaber Beschwerdegegner ist und\n\nkeinen Inlandsvertreter bestellt hat. Für diesen Fall meint Schulte, daß der\n\nPatenterteilungsbeschluß aufzuheben und die Patentanmeldung zurückzuwei-\n\nsen sei. Hierzu bezieht er sich - ohne der Frage der Bedeutung der bereits er-\n\nfolgten Patenterteilung nachzugehen - auf die oben angeführte Entscheidung\n\ndes Bundespatentgerichts zu einem Warenzeichenfall (BlPMZ 1988, 114), in\n\ndem es noch um die Frage der Eintragung eines angemeldeten Zeichens ging\n\nund die von der Regelung in § 25 PatG abweichende Vorschrift des § 35\n\nAbs. 2 WZG Anwendung fand.\n\n3. Das Bundespatentgericht hat die begehrte Löschung abgelehnt, weil\n\neine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2\n\nNr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Das ist frei von Rechtsfehlern.\n\nDas Bundespatentgericht ist bei der Beurteilung der Verwechslungsge-\n\nfahr im Ausgangspunkt zutreffend von einer Wechselbeziehung zwischen den\n\nin Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken\n\nund der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-\n\nnungskraft der Widerspruchsmarke, ausgegangen. Danach kann ein geringer\n\nGrad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der\n\nMarken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 6.5.1999\n\n- I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.).\n\nDas Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken eine von Hause\n\naus nur geringe Kennzeichnungskraft zugesprochen, weil sie als vom ange-\n\nsprochenen Verkehr erkennbare bildliche Darstellung eines Ausschnitts aus\n\neinem Ballmotiv für sämtliche Waren, die einen Bezug zum Sport aufwiesen,\n\neinen Sinngehalt generell für den Bereich des Sports enthielten. Eine Steige-\n\nrung der Kennzeichnungskraft durch umfangreiche Benutzung auch noch auf-\n\ngrund der in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen sei zweifel-\n\nhaft, sie sei im übrigen nicht liquide, weil die Markeninhaberin den entspre-\n\nchenden Sachvortrag bestritten habe. Ob dem beigetreten werden kann, oder\n\nob, weil die Markeninhaberin an dem Widerspruchsbeschwerdeverfahren man-\n\ngels Bestellung eines Inlandsvertreters nicht teilnehmen konnte, auch ihr\n\nSachvortrag unbeachtet bleiben muß, kann hier offenbleiben. Denn eine Ver-\n\nwechslungsgefahr wäre selbst bei Annahme einer gesteigerten Kennzeich-\n\nnungskraft der Bildmarken der Widersprechenden zu verneinen.\n\nDas Bundespatentgericht hat angenommen, daß auch unter Berücksich-\n\ntigung von zumindest teilweiser Warenidentität die Markenähnlichkeit für die\n\nAnnahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreiche. Die angegriffene Marke\n\nwerde in ihrem Gesamteindruck von ihrem Wortbestandteil geprägt, so daß die\n\ngegebene Übereinstimmung im Bildbestandteil unerheblich sei.\n\nDiese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.\n\nDie Feststellung, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil\n\nder angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung bei-\n\nmißt, ist allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen; auf die Fra-\n\nge, wie die Marken Dritter - etwa hier die Widerspruchsmarken - gestaltet sind,\n\nkommt es dabei grundsätzlich nicht an (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93,\n\nGRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999\n\n- I ZB 49/96, WRP 2000, 173, 176 = MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI\n\nRAUCH), zumal auch der Verkehr bei der Begegnung mit dem jüngeren Zei-\n\nchen von der Prioritätslage keine seinen Eindruck von der jüngeren Marke be-\n\neinflussende Vorstellung hat. Die Frage, durch welche Bestandteile ein mehr-\n\ngliedriges Zeichen in seinem Gesamteindruck geprägt wird, ist deshalb, wie\n\ndas Bundespatentgericht nicht verkannt hat, im Widerspruchsverfahren unab-\n\nhängig von der jeweiligen konkreten Kollisionslage zu beantworten. Die An-\n\nnahme, der Wortbestandteil \"EWING\" präge den Gesamteindruck der ange-\n\ngriffenen Marke, greift die Rechtsbeschwerde nur mit einer eigenen, von der\n\ndes Bundespatentgerichts abweichenden Beurteilung an; hiermit kann sie im\n\nRechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden. Soweit sie geltend macht,\n\ngerade in der Sportartikelbranche sei es zunehmend üblich, daß mit dem Na-\n\nmen bekannter Sportler unter dem Dach einer Marke eine besondere Produkt-\n\nlinie etabliert werde, kann sie auch mit dieser Auffassung, die neu in der\n\nRechtsbeschwerdeinstanz in das Verfahren eingeführt worden ist, nicht gehört\n\nwerden, zumal auch keine entsprechenden Tatsachen in den Instanzen vorge-\n\ntragen worden sind.\n\nAuch die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß den Bil-\n\ndern der Widerspruchsmarken schon angesichts ihrer von Haus aus an sich\n\ngegebenen Kennzeichnungsschwäche nicht ernsthaft die Eignung zum\n\nStammbestandteil einer Serie zukomme, so daß auch eine Verwechslungsge-\n\nfahr unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie zu verneinen sei, sind aus\n\nRechtsgründen nicht zu beanstanden.\n\nIV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechen-\n\nden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nBüscher\n\nRaebel","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__47-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-01-27/i-zb-47-97","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 96","ref_norm":"96","n":6},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 25","ref_norm":"25","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 36","ref_norm":"36","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__47-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__47-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-01-27/i-zb-47-97","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__47-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 10:53:02.392512+00:00"}}