{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__39-97","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-01-27","aktenzeichen":"I ZB 39/97","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"MTS MarkenG §§ 31, 28 Abs. 2, § 156 Abs. 3 und Abs. 5; ZPO § 265 Abs. 2 a) Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 Abs. 2 MarkenG vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Pa- tentamt den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der Rechtsnachfolger das Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der Rechtsvorgänger den Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke weiterverfolgen. b) Die Erklärung nach § 156 Abs. 3 MarkenG kann hilfsweise für den Fall er- klärt werden, daß das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig ist.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 39/97\n\nBESCHLUSS\n\nVerkündet am:\n27. Januar 2000\nWalz\nJustizamtsinspektor\nals Urkundsbeamter\nder Geschäftsstelle\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nbetreffend die Markenanmeldung SCH 39 601/20\n\nNachschlagewerk: ja\nBGHZ : nein\n\nMTS\n\nMarkenG §§ 31, 28 Abs. 2, § 156 Abs. 3 und Abs. 5;\nZPO § 265 Abs. 2\n\na) Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 Abs. 2 MarkenG vom Zeitpunkt\ndes Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Pa-\ntentamt den Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der\nRechtsnachfolger das Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der\nRechtsvorgänger den Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke\nweiterverfolgen.\n\nb) Die Erklärung nach § 156 Abs. 3 MarkenG kann hilfsweise für den Fall er-\nklärt werden, daß das angemeldete Zeichen nach den Bestimmungen des\nWarenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig ist.\n\nBGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 39/97 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und\n\nRaebel\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des\n\n26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 30. Juli 1997 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert \n\nder Rechtsbeschwerde wird \n\nauf\n\n50.000,-- DM festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Mit ihrer am 16. Juli 1993 eingegangenen Anmeldung begehrt die An-\n\nmelderin die Eintragung des Zeichens\n\n\"MTS\"\n\nfür die Waren und Dienstleistungen\n\n\"Behälter aus Kunststoff, insbesondere Mehrwege-Transportbehäl-\n\nter, Steuerung von Mehrwegverpackungssystemen, insbesondere\n\nMehrwegbehälter durch Organisation von Abholung der verwen-\n\ndeten Mehrwegverpackungssysteme, der Reinigung der Mehrweg-\n\nverpackungen und der Rückführung der Mehrwegverpackungen\n\nzum Verwender, sowie Vermietung von Behältern\"\n\nin das Markenregister.\n\nDie Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patentamts hat der an-\n\ngemeldeten Marke die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 4\n\nAbs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.\n\nDie hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos ge-\n\nblieben (BPatG BlPMZ 1998, 318).\n\nWährend des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hat\n\ndie Anmelderin die Rechte aus der Markenanmeldung auf die S. I. \n\nGmbH in P. übertragen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr\n\nEinverständnis mit der Verschiebung der Priorität auf den 1. Januar 1995 er-\n\nklärt, nachdem sie zuvor auf eine Anfrage der Markenstelle mit Schreiben vom\n\n21. März 1996 erklärt hatte, sie mache von der Übergangsvorschrift des § 156\n\nMarkenG Gebrauch, wenn das angemeldete Zeichen nicht nach dem bis\n\n31. Dezember 1994 geltenden Warenzeichengesetz schutzfähig sei.\n\nMit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin den\n\nEintragungsantrag weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat unter Anwendung der Vorschriften des\n\nWarenzeichengesetzes ein Freihaltebedürfnis für das Zeichen angenommen\n\nund dazu ausgeführt:\n\nDie Schutzunfähigkeit des Buchstabenzeichens folge aus § 4 Abs. 2\n\nNr. 1 Altern. 2 WZG. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens sei-\n\nen die Vorschriften des Warenzeichengesetzes maßgeblich. Auf die Mitteilung\n\ndes Deutschen Patentamts vom 14. März 1995, die angemeldete Marke könne\n\nmit der Priorität vom 1. Januar 1995 eingetragen werden, wenn die Anmelderin\n\nsich mit der Verschiebung des Zeitrangs binnen zwei Monaten einverstanden\n\nerkläre, habe diese keine wirksame Einverständniserklärung abgegeben. In\n\ndem Schreiben der Anmelderin vom 21. März 1996 liege keine wirksame Erklä-\n\nrung gemäß § 156 Abs. 3 MarkenG, weil die Inanspruchnahme der Priorität\n\n1. Januar 1995 nur hilfsweise für den Fall erklärt worden sei, daß die Marke\n\nnicht schon nach dem Warenzeichengesetz schutzfähig sei. Eine hilfsweise\n\nErklärung sehe das Markengesetz nicht vor. Dagegen sprächen der Gesamt-\n\nzusammenhang der Übergangsregelung und ihr Zweck, die vor dem 1. Januar\n\n1995 angemeldeten und erst durch die Gesetzesänderung schutzfähig gewor-\n\ndenen Zeichen möglichst rasch und einheitlich überzuleiten. Ansonsten sei die\n\nRegelung des § 156 Abs. 5 MarkenG auch unverständlich, wonach die ent-\n\nsprechende Erklärung in einem Erinnerungs-, Beschwerde- oder Rechtsbe-\n\nschwerdeverfahren nicht mehr abgegeben werden könne, wenn dieses am\n\n1. Januar 1995 noch nicht anhängig gewesen sei.\n\nDie Erklärung der Anmelderin im Beschwerdeverfahren sei ebenfalls\n\nnicht wirksam. Das Beschwerdeverfahren sei am 1. Januar 1995 noch nicht\n\nanhängig gewesen. Eine erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist eingehende\n\nunbedingte Einverständniserklärung sei verspätet und jedenfalls dann unbe-\n\nachtlich, wenn die Anmelderin eine Klärung der Eintragung auch nach dem\n\nWarenzeichenrecht anstrebe.\n\nIII. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.\n\n1. Die Anmelderin ist berechtigt, die Anmeldung weiterzuverfolgen, auch\n\nwenn sie nicht mehr als Anmelderin vermerkt ist. Auf ihren am 4. September\n\n1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Antrag vom 29. Juli 1997 ist\n\ndie Anmeldung gemäß §§ 27, 31 MarkenG auf die S. I. GmbH in\n\nP. umgeschrieben worden. Das berührt die Legitimation der Anmelderin zur\n\nweiteren Geltendmachung der Rechte aus der Anmeldung jedoch nicht. Gemäß\n\n§ 31 MarkenG i.V. mit § 28 Abs. 2 MarkenG kann zwar vom Zeitpunkt des Ein-\n\ngangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Deutschen Pa-\n\ntentamt der Rechtsnachfolger den Anspruch aus der Anmeldung geltend ma-\n\nchen. Daraus folgt aber nicht, daß die Anmelderin als Rechtsvorgängerin den\n\nAnspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke nach § 33 Abs. 2 Satz 1\n\nMarkenG nicht weiterverfolgen kann, wenn die Rechtsnachfolgerin das Anmel-\n\ndeverfahren nicht selbst fortsetzt. Denn die Übertragung der Rechte aus der\n\nAnmeldung hat auf das laufende Anmeldeverfahren grundsätzlich keinen Ein-\n\nfluß. Dies gilt nicht nur für die Übertragung der Widerspruchsmarke im Wider-\n\nspruchsverfahren (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 24/97, GRUR 1998,\n\n940, 941 = WRP 1998, 996 - Sanopharm), sondern auch im Rechtsmittelver-\n\nfahren über die Markeneintragung. Auch auf dieses findet die Vorschrift des\n\n§ 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechende Anwendung.\n\nDies ergibt sich für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-\n\nricht aus § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und für das Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nvor dem Bundesgerichtshof aus dem Grundsatz, daß die Aufzählung in § 88\n\nMarkenG nicht abschließend ist und die Bestimmungen über das Verfahren vor\n\ndem Bundespatentgericht entsprechend heranzuziehen sind (vgl. BGH, Beschl.\n\nv. 24.6.1999 - I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 - Verfah-\n\nrenskostenhilfe; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 88 Rdn. 3).\n\nDer entsprechenden Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO stehen\n\nauch nicht Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens im Markenrecht entge-\n\ngen. Das Beschwerdeverfahren nach Zurückweisung der Eintragung durch das\n\nDeutsche Patentamt ist zwar anders als das Widerspruchsverfahren kein ech-\n\ntes Streitverfahren. § 265 Abs. 2 ZPO dient aber nicht nur dem Schutz des\n\nGegners der Partei, auf deren Seite eine Änderung der sachlichen Legitimation\n\neintritt, sondern auch der Ökonomie des Verfahrens, unbeeinflußt von einer\n\nmateriellen Änderung der Inhaberschaft an dem streitbefangenen Gegenstand\n\ndas Verfahren fortzusetzen (BGH GRUR 1998, 940, 941 - Sanopharm). Auch in\n\ndem nicht als Streitverfahren ausgestalteten Eintragungsverfahren entspricht\n\nes aber der Verfahrensvereinfachung, wenn die mit dem Beschwerdeverfahren\n\nbereits vertraute Anmelderin das Verfahren fortsetzen kann. Zudem kann die\n\nAnmelderin auch nach dem Rechtsübergang an der Weiterführung des Eintra-\n\ngungsverfahrens ein besonderes Interesse haben, dem durch die entspre-\n\nchende Anwendung des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO Rechnung zu tragen ist.\n\n2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme\n\ndes Bundespatentgerichts, die Anmelderin habe sich nicht wirksam mit der\n\nVerschiebung des Zeitrangs nach § 156 Abs. 3 MarkenG einverstanden erklärt.\n\nDie Anmelderin hatte mit dem am 22. März 1996 beim Deutschen Pa-\n\ntentamt eingegangenen Schreiben vom Vortag ihr Einverständnis mit einer\n\nPrioritätsverschiebung für den Fall erklärt, daß das angemeldete Zeichen nicht\n\nnach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes schutzfähig sei. Die ent-\n\nsprechende Erklärung der Anmelderin ist rechtzeitig i.S. von § 156 Abs. 3\n\nMarkenG beim Deutschen Patentamt eingegangen. Mangels formgerechter Zu-\n\nstellung ist nach § 94 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 9 Abs. 1 VwZG vom Zugang\n\nder Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 14. März 1995 bei der Anmelde-\n\nrin am 21. März 1996 auszugehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Anmelderin\n\ndas Schriftstück nachweislich erhalten.\n\nDie Anmelderin konnte ihr Einverständnis mit der Prioritätsverschiebung\n\nauch wirksam hilfsweise für den Fall erklären, daß das angemeldete Zeichen\n\nnach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes nicht eintragungsfähig\n\nwar (vgl. BPatGE 39, 75, 81 f. - DSS; 40, 50, 54 f. - Rdt; Fezer aaO § 156\n\nRdn. 4; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 156 Rdn. 11; a.A.\n\nBPatGE 37, 82, 84 ff. - PMA).\n\nProzessuale Verfahrenshandlungen können grundsätzlich von einer in-\n\nnerprozessualen Bedingung abhängig gemacht werden (vgl. BGH, Urt. v.\n\n10.11.1983 - VII ZR 72/83, NJW 1984, 1240, 1241; Beschl. v. 26.10.1989\n\n- IVb ZB 135/88, NJW-RR 1990, 67, 68; Beschl. v. 9.11.1995 - IX ZB 65/95,\n\nNJW 1996, 320; MünchKomm./Lüke, ZPO, Einl. Rdn. 275; Stein/Jonas/Leipold,\n\nZPO, 21. Aufl., Rdn. 210 Vor § 128; Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl., Vor § 128\n\nRdn. 20; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl., Einl. III Rdn. 14). Es bestehen keine\n\nBedenken, diesen Grundsatz auch auf das auf Prüfung der Markenanmeldung\n\ngerichtete förmliche Verwaltungsverfahren vor dem Bundespatentgericht ent-\n\nsprechend anzuwenden. Um eine danach zulässige Bedingung handelt es sich,\n\nwenn die Anmelderin ihr Einverständnis zu der Prioritätsverschiebung davon\n\nabhängig macht, daß die angemeldete Marke nach den Bestimmungen des\n\nWarenzeichengesetzes nicht schutzfähig ist.\n\nDer Vorschrift des § 156 MarkenG läßt sich auch kein Verbot einer nur\n\nbedingten Einverständniserklärung zur Prioritätsverschiebung entnehmen. Aus\n\ndem Wortlaut des § 156 MarkenG folgt nicht, daß die Einverständniserklärung\n\nnach § 156 Abs. 3 MarkenG unbedingt erklärt werden muß. Gleiches gilt für die\n\nGesetzesbegründung zu dieser Vorschrift (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf,\n\nBT-Drucks. 12/6581, S. 129 f. = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 123 f.). Aus der in\n\n§ 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und dem in § 156 Abs. 5\n\nMarkenG angeführten Stichtagsprinzip ist zwar zu folgern, daß die vor dem\n\nInkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig übergeleitet\n\nwerden sollen. Aus Sinn und Zweck dieser Bestimmungen ergibt sich aber\n\nnicht, daß eine hilfsweise Einverständniserklärung unzulässig ist. Ansonsten\n\nwäre derjenige, der vor dem 1. Januar 1995 eine Marke angemeldet hat, ge-\n\nzwungen gewesen, zum 1. Januar 1995 neben der bestehenden Anmeldung\n\neine weitere Neuanmeldung vorzunehmen, wenn er nicht auf eine Überprüfung\n\nseines Standpunkts zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach den\n\nBestimmungen des Warenzeichengesetzes verzichten oder eine endgültige\n\nZurückweisung seiner Anmeldung riskieren wollte. Damit wäre dem Zweck der\n\nÜbergangsregelung des § 156 MarkenG, die bestehenden Markenanmeldun-\n\ngen ohne Neuanmeldung und mit demselben Zeitrang überzuleiten (vgl. Begr.\n\nzum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BlPMZ 1994, Sonder-\n\nheft, S. 124), und dem Grundsatz der Verfahrensökonomie weit weniger ge-\n\ndient als mit der Zulässigkeit einer nur hilfsweisen Einverständniserklärung.\n\nNachdem die Anmelderin sowohl im Beschwerdeverfahren als auch im\n\nRechtsbeschwerdeverfahren zulässigerweise von der Bedingung wieder abge-\n\nrückt ist und ihr Einverständnis zur Zeitrangverschiebung unbedingt erklärt hat,\n\nkommt es nicht mehr darauf an, ob das vor dem 1. Januar 1995 angemeldete\n\nZeichen nach den bis dahin geltenden Vorschriften von der Eintragung ausge-\n\nschlossen war.\n\nDas Bundespatentgericht hat von seinem Standpunkt aus folgerichtig\n\nnicht geprüft, ob die Marke nach den Bestimmungen des Markengesetzes von\n\nder Eintragung ausgeschlossen ist. Diese Beurteilung hat es nunmehr nachzu-\n\nholen.\n\nIV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache\n\nan das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nBüscher\n\nRaebel","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__39-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-01-27/i-zb-39-97","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 156","ref_norm":"156","n":12},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 265","ref_norm":"265","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 31","ref_norm":"31","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 28","ref_norm":"28","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 94","ref_norm":"94","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 33","ref_norm":"33","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 27","ref_norm":"27","n":1},{"jurabk":"VwZG 2005","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 82","ref_norm":"82","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 88","ref_norm":"88","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__39-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__39-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-01-27/i-zb-39-97","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__39-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 10:53:10.331499+00:00"}}