{"status":"available","doknr":"BGH-Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__37-97","ecli":null,"court":"BGH","senate":"I. Zivilsenat","decided":"2000-02-10","aktenzeichen":"I ZB 37/97","doktyp":"Beschluss","leitsatz":"Unter Uns MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 a) Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer sloganartigen Wortfolge (Unter Uns) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. b) Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.","text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nI ZB 37/97\n\nBESCHLUSS\n\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nVerkündet am:\n10. Februar 2000\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nbetreffend die Markenanmeldung G 45 369/41 Wz\n\nNachschlagewerk: ja\nBGHZ : nein\n\nUnter Uns\n\nMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3\n\na) Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer sloganartigen\n\nWortfolge (Unter Uns) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.\n\nb) Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein\n\nEintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.\n\nBGH, Beschl. v. 10. Februar 2000 - I ZB 37/97 - Bundespatentgericht\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-\n\nhandlung vom 10. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\n\nDr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und\n\nDr. Büscher\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des\n\n29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts\n\nvom 11. Juni 1997 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\n\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nDer Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf\n\n50.000,-- DM festgesetzt.\n\nGründe:\n\nI. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 22. September 1994 eingereich-\n\nten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge:\n\nUnter Uns\n\nfür eine Vielzahl von im Beschwerdeverfahren näher bezeichneter Waren- und\n\nDienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 12, 14-16, 18, 21, 25, 28, 29, 32-36, 38,\n\n39, 41 und 42, unter anderem für bestimmte Körperpflegemittel, pharmazeuti-\n\nsche Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- und\n\nDruckereierzeugnisse, Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug, Marmela-\n\nden, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Werbung, Versicherungs- und\n\nFinanzwesen, Ausstrahlung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernseh-\n\nprogrammen, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung,\n\nTransportwesen, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte und\n\nUrheberrechte.\n\nDie zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-\n\ndung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürf-\n\nnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.\n\nDie Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 6 =\n\nBlPMZ 1997, 446).\n\nMit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr\n\nEintragungsbegehren weiter.\n\nII. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2\n\nNr. 1 und Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:\n\nDer angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8\n\nAbs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen. Die Wortfolge komme für die angemeldeten\n\nWaren und Dienstleistungen als allgemeine Werbefloskel ernstlich in Betracht;\n\nsie müsse deshalb für Wettbewerber freigehalten werden.\n\n\"Unter Uns\" sei eine lexikalisch nachweisbare Redensart, die im allge-\n\nmeinen Sprachgebrauch als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung\n\n\"unter uns gesagt\" verwendet werde und \"im Vertrauen ... (gesagt)\" bedeute.\n\nIhr bisheriger werblicher Gebrauch durch Mitbewerber sei zwar nicht belegbar.\n\nSie sei jedoch in besonderem Maße geeignet, in der Werbung für Waren und\n\nDienstleistungen als allgemeines Werbewort eingesetzt zu werden, um Ver-\n\ntrauen zu erwecken. Sie lege nahe, daß der Anbietende den Kunden oder Ab-\n\nnehmer mit vertraulichen Informationen versehen wolle, die seiner bestmögli-\n\nchen Unterrichtung dienten. Die Wortfolge weise die besondere Eignung auf,\n\nden potentiellen Abnehmer positiv auf das Waren- und Dienstleistungsangebot\n\neinzustimmen.\n\nWegen fehlenden Produktbezugs folge das Eintragungshindernis aller-\n\ndings nicht aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ergebe sich vielmehr aus § 8\n\nAbs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zwar erfasse der Wortlaut der Vorschrift eine Wortfolge\n\nmit der allgemeinen Aufforderung zum Vertragsschluß durch Vertrauensbildung\n\nnicht. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehe jedoch unzulässig\n\nüber Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der EG-Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104 vom\n\n21. Dezember 1988 hinaus, weil dort das Tatbestandsmerkmal \"Bezeichnung\n\nder Waren und Dienstleistungen\" fehle. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2\n\nNr. 3 MarkenG könne nur als richtlinienkonform angesehen werden, wenn die-\n\nses Tatbestandsmerkmal dahingehend ausgelegt werde, daß Bezeichnungen,\n\ndie für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausge-\n\nschlossen seien, für andere Waren oder Dienstleistungen als Marke geeignet\n\nsein könnten. Bei dieser durch die EG-Richtlinie gebotenen Auslegung sei die\n\nWortfolge \"Unter Uns\" von der Eintragung ausgeschlossen. Ob die Marke für\n\nDienstleistungen, die auf die Herstellung oder Verbreitung von Werken ge-\n\nrichtet seien, als den Werkinhalt beschreibender Titel von der Eintragung aus-\n\ngeschlossen sei, könne danach offenbleiben.\n\nDer Wortfolge fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Wegen\n\ndes bestehenden oder zumindest außerordentlich naheliegenden Freihaltebe-\n\ndürfnisses sei ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Die ohne weiteres\n\nverständliche Wortfolge sei als Versuch des Werbenden aufzufassen, den\n\nKunden ins Vertrauen zu ziehen, ihm zugleich Vertrauen in den Anbieter oder\n\ndessen Produkte zu vermitteln und ihn dadurch positiv auf das Waren- und\n\nDienstleistungsangebot einzustimmen. Niemand werde die Wortfolge als Hin-\n\nweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen auffassen.\n\nIII. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.\n\n1. Das Bundespatentgericht ist - wie auch schon die Markenstelle des\n\nDeutschen Patentamts - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend\n\ndavon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung unge-\n\nachtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwen-\n\ndung finden (§ 152 MarkenG).\n\n2. Das Bundespatentgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen -\n\nzu Recht angenommen, daß die Wortfolge markenfähig im Sinne von § 3\n\nAbs. 1 MarkenG ist, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt zur\n\nUnterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet\n\nist.\n\n3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angemeldete Wortfol-\n\nge habe keine ausreichende (konkrete) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.\n\na) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die\n\neiner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-\n\ndungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines\n\nUnternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden\n\n(vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409\n\n- PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 =\n\nWRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999,\n\n1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem\n\ngroßzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unter-\n\nscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr.\n\nzum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft,\n\nS. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund\n\nstehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es\n\nsich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das\n\nvom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der\n\nWerbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-\n\nden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte\n\nUnterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH\n\nGRUR 1999, 1089, 1091 - YES).\n\nVon diesen Ausführungen ist auch bei der Beurteilung der Unterschei-\n\ndungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen.\n\nWie der Senat in den Beschlüssen vom 8. Dezember 1999 (I ZB 2/97, WRP\n\n2000, 298, 299 = MarkenR 2000, 48 - Radio von hier - und I ZB 21/97, WRP\n\n2000, 300, 301 = MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best) ausgeführt hat,\n\nwird der Verkehr bei Werbeslogans zwar häufig eine Werbeaussage anneh-\n\nmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes,\n\nsondern ausschließlich seiner Beschreibung dient (vgl. Ingerl/Rohnke, Mar-\n\nkengesetz, § 8 Rdn. 36). Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen\n\nAnforderungen an eine Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber\n\nanderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich die\n\nIdentifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begr.\n\nzum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = BlPMZ 1994, Sonderheft,\n\nS. 76). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen aus-\n\nschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihm über diesen hinaus ei-\n\nne, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten\n\nWaren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8\n\nRdn. 97a). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbe-\n\nslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Wer-\n\nbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterschei-\n\ndungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizi-\n\nen für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ei-\n\nnes bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dage-\n\ngen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; sol-\n\nche Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräf-\n\ntigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretati-\n\nonsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende\n\nUnterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart\n\nim Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht\n\nüberspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage\n\nkann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen\n\nwerden (vgl. zur Frage der wettbewerblichen Eigenart im Rahmen des § 1\n\nUWG: BGH, Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 310 = WRP\n\n1997, 306 - Wärme fürs Leben).\n\nb) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 1 MarkenG, die auch hier zu gelten haben, genügt die Wortfolge\n\n\"Unter Uns\"; sie ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einem länge-\n\nren Werbeslogan ab. Die Wortfolge ist einfach gehalten und eingängig. Ohne\n\nergänzende Zusätze ist sie entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts\n\nmehrdeutig und regt zum Nachdenken an. Der Senat kann dies aufgrund all-\n\ngemeiner Lebenserfahrung in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungen\n\ndes Bundespatentgerichts selbst entscheiden.\n\nDie Wortfolge \"Unter Uns\" kann als Verkürzung der gebräuchlichen Re-\n\ndewendung \"unter uns gesagt\" aufgefaßt werden und die Bedeutung \"im Ver-\n\ntrauen gesagt\" haben. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts\n\nkann dieser Aussageinhalt dem Kunden nahelegen, er erhalte vertrauliche In-\n\nformationen über die Ware oder Dienstleistung oder über Konkurrenzprodukte\n\noder Konkurrenten. Die Aussage weist danach einen Bezug zu den eigenen\n\nProdukten der Anmelderin oder den Produkten der Konkurrenten sowie zu den\n\nKonkurrenten selbst auf. Schließlich kann die Wortfolge \"Unter Uns\" auch in\n\neinem sozialen Sinn gemeint sein, wonach der Kunde mit dem Erwerb des\n\nProduktes zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört, wobei die Gruppe selbst\n\nunklar bleibt.\n\nDie Wortfolge ist daher mehrdeutig, ohne daß ein beschreibender Be-\n\ngriffsinhalt für die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung\n\nbezieht, im Vordergrund steht.\n\n4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß das Schutzhindernis\n\ndes § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sei, hält der rechtlichen Nachprüfung\n\nebenfalls nicht stand.\n\nNach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung\n\nausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die\n\nim allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und verständigen Ver-\n\nkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Das\n\nEintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf\n\n(BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Be-\n\nzeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt\n\noder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Wa-\n\nren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden\n\nsind.\n\nDas Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß der Wortlaut des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 3 MarkenG unzulässigerweise über die Regelung des Art. 3 Abs. 1\n\nBuchst. d MarkenRL hinausgehe, weil der Passus \"Bezeichnung der Waren\n\noder Dienstleistungen\" zusätzlich aufgenommen worden sei. Nach der Begrün-\n\ndung zum Regierungsentwurf soll damit jedoch nur klargestellt werden, daß\n\nBezeichnungen, die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angaben\n\nfür bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlos-\n\nsen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungs-\n\nbezeichnungen noch sonst übliche Angaben sind, durchaus als Marke geeignet\n\nsein können (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 =\n\nWRP 1998, 492 - BONUS; Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96, GRUR 1999,\n\n1096 = WRP 1999, 1173 - ABSOLUT, m.w.N.).\n\nDie Bedeutung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erschöpft\n\nsich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnun-\n\ngen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlie-\n\nßen (BGH GRUR 1999, 1096 - ABSOLUT). Dabei handelt es sich einerseits um\n\nursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unter-\n\nnehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Ver-\n\nkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden und andererseits um\n\nGattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der\n\nEintragung als Marke ausgeschlossen sind.\n\nDagegen kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8\n\nAbs. 2 Nr. 3 MarkenG auf Angaben, bei denen es sich - ganz allgemein - um\n\nverkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden\n\nWaren und Dienstleistungen im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben,\n\nnicht in Betracht (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 1999, 1096\n\n- ABSOLUT).\n\nNach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat sich die Wort-\n\nfolge \"Unter Uns\" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht zu\n\neiner allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung\n\nentwickelt. Im Gegenteil hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ein\n\nwerblicher Gebrauch nicht belegbar sei. Die Eintragung der Wortfolge als Re-\n\ndensart in einem Lexikon und ihre nur generelle Eignung zur Werbung vermö-\n\ngen dagegen ein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu\n\nbegründen. Dies würde zu einer den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG\n\nunbeachtet lassenden Erweiterung des Eintragungshindernisses führen, die mit\n\nder Absicht des Gesetzgebers, das Markenregister - gegenüber der Lage nach\n\ndem früheren Warenzeichengesetz - weiter zu öffnen, nicht zu vereinbaren wä-\n\nre und die weder durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL noch durch\nArt. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ geboten ist (vgl. BGH GRUR 1999, 1096 f.\n\n- ABSOLUT).\n\n5. Die Ausführungen, mit denen das Bundespatentgericht die Schutz-\n\nvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, lassen einen\n\nRechtsfehler nicht erkennen.\n\nIV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache\n\nzur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht\n\nzurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).\n\nErdmann\n\nv. Ungern-Sternberg\n\nStarck\n\nPokrant\n\nBüscher","source":"bgh","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__37-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-02-10/i-zb-37-97","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":19},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 152","ref_norm":"152","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1}],"authoritative_source":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__37-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","attribution":{"source":"bundesgerichtshof.de","source_url":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__37-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1"},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2000-02-10/i-zb-37-97","upstream":"https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/I_ZS/1997/I_ZB__37-97.pdf?__blob=publicationFile&v=1","retrieved":"2026-07-10 10:59:16.255278+00:00"}}