{"status":"available","doknr":"EPO-T980897DU1","ecli":"ECLI:EP:BA:1999:T089798.19990915","court":"Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts","senate":"Technische Beschwerdekammer 3.2.01","decided":"1999-09-15","aktenzeichen":"T 897/98","doktyp":"Entscheidung","leitsatz":null,"text_plain":"Aktenzeichen: T 0897/98 - 3.2.1\n\nE N T S C H E I D U N G\n\nder Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 15. September 1999 Beschwerdeführer:\n\n(Einsprechender) Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Weberstraße 5 D-76133 Karlsruhe (DE) Vertreter:\n\nRückert, Friedrich, Dr. Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Patente und Lizenzen Weberstraße 5 D-76133 Karlsruhe (DE) Beschwerdegegner:\n\n(Patentinhaber) ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart (DE) Vertreter:\n\n- Angefochtene Entscheidung:\n\nZwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 0 521 117 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 2. Juli 1998.\n\nZusammensetzung der Kammer:\n\nVorsitzender:\n\nMitglieder:\n\nF. A. Gumbel P. Alting van Geusau J. H. P. Willems\n\nSachverhalt und Anträge\n\nI. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 92 900 840.7, die am 18. Dezember 1991 als internationale Anmeldung unter der Nr. PCT/DE91/00987 angemeldet worden war, wurde mit Wirkung vom 15. Mai 1996 das europäische Patent Nr. 0 521\n\nII. 117 erteilt. Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende), Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderische Tätigkeit seines Gegenstandes beantragt (Artikel 100 a) EPÜ). Im Einspruchsverfahren wurde insbesondere auf folgende Dokumente verwiesen:\n\nIII. D1:\n\nGB-A-2 155 152 D2:\n\nEP-A-0 400 482. Mit Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 1998, in schriftlich begründeter Form zur Post gegeben am 2. Juli 1998, hat die Einspruchsabteilung das Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des geänderten, in der mündlichen Verhandlung vorgelegten unabhängigen Anspruch 1 weder aus den Dokumenten D1 und D2 bekannt, noch durch diesen Stand der Technik nahegelegt sei.\n\nDer geltende Anspruch 1 lautet wie folgt:\n\n\"1. Mikroventil in Mehrschichtenstruktur zum Schalten .../... oder Steuern von Fluidströmen mit einem Zulauf und einem Schließelement, das durch insbesondere elektrische Betätigungsmittel auslenkbar ist, wobei der Zulauf in einer Schicht als mindestens eine erste Durchgangsöffnung ausgebildet ist und das Schließelement aus einer zweiten Schicht (15) strukturiert ist, die auf die erste Schicht aufgebaut ist, - wobei die zweite Schicht (15) im Bereich des Schließelements mindestens eine weitere Durchgangsöffnung aufweist, - wobei das Schließelement im wesentlichen parallel zu der ersten Schicht (25) und der zweiten Schicht (15) verschiebbar ist, so daß in mindestens einer ersten Stellung des Schließelements die mindestens eine Durchgangsöffnung des Zulaufs zusammen mit der mindestens einen weiteren Durchgangsöffnung in der zweiten Schicht (15) mindestens eine Durchströmöffnung bildet, - wobei der Querschnitt der mindestens einen Durchströmöffnung durch Betätigen des Schließelements veränderbar ist, - wobei der Zulauf als eine erste Gitterstruktur (20) mit Gitterbalken (23) und Maschen (24) ausgebildet ist, - wobei die weitere Durchgangsöffnung des Schließelements als eine zweite Gitterstruktur (10) mit Gitterbalken (13) und Maschen (14) ausgebildet ist, - wobei die Gitterbalken (13, 23) beider .../...\n\nGitterstrukturen senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schließelements orientiert sind, dadurch gekennzeichnet, - daß das Schließelement über mindestens einen aus der zweiten Schicht (15) herausstrukturierten Biegebalken (12) beweglich mit der zweiten Schicht verbunden ist - und daß die zweite Schicht an der ersten Schicht außerhalb des Bereichs des Schließelements und des Biegebalkens (12) über eine Hilfsschicht befestigt ist.\"\n\nIV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 7. September 1998 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 5. Oktober 1998 eingereicht.\n\nV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständige Widerruf des Patents (Hauptantrag). Sie beantragte weiter (Hilfsanträge) - Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, - Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ, - Kostenverteilung gemäß Regel 63 EPÜ in Verbindung mit Artikel 104 EPÜ.\n\nVI. Zur Stützung ihre Anträge hat die Beschwerdeführerin im .../... wesentlichen folgendes vorgetragen:\n\nDie in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren vorgenommene Klarstellung im letzten Merkmal des Patentanspruchs 1 stelle eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar. Aus der Beschreibung gehe nämlich klar hervor, daß erst die Entfernung der Hilfsschicht zur Bildung eines Spaltes zwischen den beiden Schichten führe. Folglich sei die Hilfsschicht nach der Fertigstellung des Mikroventils nicht mehr vorhanden und können die zwei Schichten nicht über der Hilfsschicht miteinander verbunden sein.\n\nWeiter beruhe die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf wesentlichen Verfahrensfehlern, die eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründen. Zum ersten habe die Einspruchsabteilung gegen einen in Regel 71a EPÜ aufgestellten Grundsatz verstoßen, weil sie in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Änderungen des Anspruchs zugelassen habe. Zum zweiten habe die Einspruchsabteilung, nachdem der neue Hauptantrag vorgelegt worden war, der Beschwerdeführerin die Möglichkeit einer qualifizierten Äußerung zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit verweigert sowie einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zugelassen. Damit sei das rechtliche Gehör des Einsprechenden verletzt worden. Durch den Antrag auf Zurückverweisung an der Einspruchsabteilung solle sichergestellt werden, daß der Einspruch in der durch das Übereinkommen vorgesehenen Weise in zwei Instanzen geprüft werden könne. Im Fall der Zurückverweisung werde voraussichtlich eine zweite mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erforderlich. Es .../...\n\nentspreche daher der Billigkeit, die Einsprechende hinsichtlich der Kosten für die erste Verhandlung zu entschädigen.\n\nVII. Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Beschwerdeführerin widersprochen und dabei im wesentlichen folgendes geltend gemacht:\n\nDas Merkmal der Befestigung über eine Hilfsschicht sei in der Beschreibung, Spalte 6, Zeilen 22 bis 32 offenbart, wo angegeben sei, daß die Hilfsschicht nur in den Bereichen des Schließelements und der Biegebalken entfernt werde. Somit genüge die in der Einspruchsverhandlung eingeführte Änderung dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.\n\nFür eine Kostenverteilung bestehe keine Rechtfertigung.\n\nVIII. In einer Mitteilung an die Parteien vom 5. September 1999 hat die Kammer dargelegt, weshalb der von der Beschwerdeführerin geltendgemachte Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ voraussichtlich nicht stichhaltig sei. Sie hat weiter darauf hingewiesen, daß das geänderte Patent Mängel enthalte, so daß ohne weitere Änderungen die Aufrechterhaltung des Patent in der vorliegenden Form nicht möglich sei.\n\nIX. Mit Eingabe vom 12. Mai 1999 hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Spalten 3, 4, und 7 der Beschreibung und neue Ansprüche 2 bis 7 eingereicht. Sie beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang mit folgenden Unterlagen:\n\n.../... - Anspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 1998 und Ansprüche 2 bis 7 eingereicht mit Schreiben vom 12. Mai 1999, - Beschreibung, Spalten 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 1998, Spalten 3, 4 und 7 eingereicht mit Schreiben vom 12. Mai 1999 und Spalten 5 und 6 der erteilten Patentschrift, - X. Figuren 1 und 2 wie erteilt.\n\nMit Schreiben vom 5. Juli 1999 hat die Beschwerdeführerin beantragt, nach Lage der Akte zu entscheiden.\n\nEntscheidungsgründe\n\n1. Die Beschwerde ist zulässig.\n\n2. Änderungen 2.1 Der nun geltende Anspruch 1 enthält in seinem Oberbegriff alle Merkmale des erteilten Anspruch 1 bzw. der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 2. Das erste kennzeichende Merkmal ergibt sich aus dem erteilten Anspruch 4 in Verbindung mit der Beschreibung, Spalte 3, Zeilen 31 bis 38 bzw. aus dem zweiten Absatz der Seite 5 der ursprüngliche eingereichten Anmeldung. Das zweite kennzeichenden Merkmal ergibt sich aus der in Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 6 und Spalte 6, Zeilen 24 bis 32 des Patents bzw. aus Seite 4, Zeilen 25 bis 31 und Seite 9, letzter Teil der ursprünglichen .../...\n\nBeschreibung offenbarten Herstellung des beanspruchten Ventils.\n\n2.2 Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei jedoch lediglich offenbart, daß die gesamte Hilfsschicht entfernt werde. Daher könne die zweite Schicht nicht über eine Hilfsschicht an der ersten Schicht befestig sein und insoweit sei Anspruch 1 nicht im Einklang mit der Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ.\n\nDie Kammer weist darauf hin, daß gemäß Seite 4, Zeilen 25 bis 31 der ursprünglichen Patentanmeldung der Mehrschichtenaufbau des Mikroventils vorteilhaft durch Aufeinanderbonden von mehreren Wafern über eine Hilfsschicht erfolgen kann, wobei sich der für die Bewegung des Schließelements erforderliche Spalt im Bereich des Schließelements durch Entfernen der Hilfsschicht erzeugen läßt. Nach Auffassung der Kammer kann dies für den Fachmann nur bedeuten, daß die Siliziumoxidhilfsschicht lediglich in den Bereichen des Schließelementes und der Biegebalken nach dem Aufeinanderbonden der Wafer 101 und 102 entfernt werden soll, um die Beweglichkeit des Schließelements zu gewährleisten. Dies führt unmittelbar zur eingefügten Klarstellung im letzten Merkmal des Anspruchs 1. Zwar ist in der Figur 2 nur an der Stelle der abzuschließenden Öffnungen in den Wafern 101 und 102 eine Hilfsschicht 110 gezeigt, welche daher bei ihrer Entfernung keine Verbindung der Wafer 101 und 102 mehr beläßt, jedoch kann diese Unklarheit in der Figur 2 den Fachmann beim Verständnis des in der ursprünglich eingereichten Anmeldung schriftlich offenbarten bevorzugten Aufbaus des Mikroventils nicht irreführen. .../...\n\n2.3 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 entsprechen im wesentlichen den erteilten Ansprüchen 5, 2, 3 und 6 bis 8 bzw. den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 11, 4, 5, 15, 18 und 19, wobei deren Rückbezug richtiggestellt wurde.\n\n2.4 Die Beschreibung wurde geändert, um den nächstliegenden Stand der Technik zu würdigen, die Beschreibungseinleitung an die neuen Ansprüche anzupassen und die nicht mehr unter den Schutzumfang der Ansprüche fallenden Teile auszuschließen.\n\n2.5 Auf Grund dieser Feststellungen geben die geänderten Patentunterlagen keinen Anlaß zu Beanstandungen gemäß Artikel 123 (2), (3) EPÜ.\n\n3. Antrag auf Widerruf des Patents (Hauptantrag) 3.1 Es wird bemerkt, daß dieser Antrag ausschließlich mit einer geltendgemachten unzulässigen Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ begründet wurde und dieser Einwand auch ausschließlich den geänderten Anspruch 1 betraf. Wie oben dargelegt wurde kann diesem Einwand nicht gefolgt werden.\n\n3.2 Die Kammer stellt fest, daß obwohl die Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren Ausführungen zur fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des erteilten Anspruchs1 vorgebracht hat, im Beschwerdeverfahren keine solchen Einwände gegen den Gestand des neuen Anspruch erhoben wurden.\n\nDie Einspruchsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung ausführlich dargelegt, weshalb das .../... beanspruchte Mikroventil auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die Kammer folgt diesen Ausführungen. Da keine diesbezüglichen Gegenargumente vorliegen, sieht sie keinen Grund für weitere Darlegungen in bezug auf die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes.\n\n4. Hilfsanträge 4.1 Die Hilfsanträge beruhen auf geltendgemachten wesentlichen Verfahrensmängeln im Zusammenhang mit Regel 71a EPÜ (Zeitpunkt für die Einreichung neuer Unterlagen) und Artikel 113 EPÜ (rechtliches Gehör).\n\n4.2 Wie von der Beschwerdeführerin selbst eingeräumt wurde, sind in Übereinstimmung mit Regel 71a auch zu einem späteren als dem von der Einspruchsabteilung bestimmten Zeitpunkt neue Unterlagen zuzulassen, sofern sie auf einer Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts beruhen. Darüber hinaus läßt die Regel 71a EPÜ der Einspruchsabteilung einen Ermessensspielraum, neue Unterlagen selbst dann zuzulassen, wenn sie nicht auf einem geänderten Sachverhalt beruhen.\n\nIm vorliegenden Fall wurde mit Schreiben vom 13. Mai 1998, also vor Ablauf der nach Regel 71a EPÜ gesetzten Frist von einem Monat, eine neuer Anspruchssatz als Hauptantrag vorgelegt. Gemäß dem Protokoll der mündlichen Verhandlung kam die Einspruchsabteilung nach entsprechenden Einwänden der Einsprechenden zu dem Schluß, daß der Wortlaut der Ansprüche 1 und 2 nicht klar und auch nicht in dieser Form unmittelbar aus der ursprünglichen Anmeldung zu entnehmen sei.\n\n.../... Nach Auffassung der Einspruchsabteilung war es notwendig, den Ausdruck \"gelagert\" wegzulassen und im Anspruch 1 anzugeben, daß die zweite Schicht an der ersten Schicht außerhalb des Bereiches des Schließelements und des Biegebalkens über eine Hilfsschicht befestigt sei. Anspruch 2 sollte als abhängiger Anspruch formuliert werden und Anspruch 5 aus Gründen der Klarheit präzisiert werden.\n\n4.3 Die vorgenommen Änderungen haben sich somit eindeutig aus der Diskussion in der mündlichen Verhandlung ergeben und können daher auf Grund der Bestimmungen der Regel 71a EPÜ zugelassen werden. Sie bewegen sich im übrigen weitgehend im Rahmen des schon vorher beanspruchten Mikroventils und betreffen lediglich Klarstellungen in Richtung des bevorzugt offenbarten Ausführungsbeispiels. Sie sind daher nicht von einem solchen Umfang, daß sie der Einsprechenden nicht hätten zugemutet werden können. Somit bestand auch kein Grund zu einer Vertagung der mündlichen Verhandlung.\n\n4.4 Soweit aus dem Verhandlungsprotokoll ersichtlich ist, wurden die betreffenden Änderungen vor Einreichung der neuen Patentansprüche kontrovers diskutiert. Es kann insoweit auch kein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gesehen werden. Eine Zurückweisung der Sache an die erste Instanz wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers kommt daher nicht in Betracht. Damit gibt es auch keinen Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ oder für eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdeführerin, die im übrigen ohnehin nicht auf einen Verfahrensmangel seitens des Amtes, sondern nur auf ein Fehlverhalten der anderen Partei im jeweiligen Verfahrensabschnitt .../...\n\ngestützt werden könnte, wie sich aus der ständigen Rechtsprechung zu Artikel 104 EPÜ ergibt.\n\n4.5 Vorstehende sachliche Beurteilung wurde den Parteien mit Schreiben vom 5. Mai 1999 mitgeteilt. Die Beschwerdeführerin hat hierzu nicht Stellung genommen, sondern die Kammer gebeten, nach Lage der Akte zu entscheiden. Es sind also keine neuen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die die Kammer veranlassen könnten, ihre Schlußfolgerung, daß kein Verfahrensfehler vorliege, zu ändern. Die Hilfsanträge können daher keinen Erfolg haben.\n\nEntscheidungsformel\n\nAus diesen Gründen wird entschieden:\n\n1. Die angefochten Entscheidung wird aufgehoben.\n\n2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten:\n\n- Anspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 1998 und Ansprüche 2 bis 7 eingereicht mit Schreiben vom 12. Mai 1999, - Beschreibung, Spalten 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, Spalten 3, 4 und 7 eingereicht mit Schreiben vom 12. Mai 1999 und Spalten 5 und 6 der erteilten Patentschrift, - 3. Figuren 1 und 2 wie erteilt.\n\nDie Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und Kostenverteilung werden zurückgewiesen. Der Geschäftsstellenbeamte:\n\nDer Vorsitzende:\n\nS. Fabiani F. 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