{"status":"available","doknr":"OLD303067","ecli":"ECLI:DE:OLGK:2001:0119.6U119.00.00","court":"Oberlandesgericht Köln","senate":null,"decided":"2001-01-19","aktenzeichen":"6 U 119/00","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"Tenor\n\n1\n\nT a t b e s t a n d :\n\n2\n\nDie Klägerin, Herstellerin und Vertreiberin von Arzneimitteln in\nder Bundesrepublik Deutschland, ist Inhaberin der deutschen\nWortmarke Nr. 642 090 \"DONA\". Diese Marke ist mit Priorität zum\n28.06.1951 für die Waren \"Arzneimittel\" in der internationalen\nKlasse 5 registriert. Unter ihrer Marke vertreibt die Klägerin seit\n1974 in der Bundesrepublik Deutschland ein apotheken-, aber nicht\nverschreibungspflichtiges D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur\nFunktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis\nmittelschwerer Gonarthrose. Das Präparat wird in der Roten Liste in\nder Gruppe \"Analgetika/Antirheumatika\" geführt. In den Jahren 1990\nbis 1994 erzielte die Klägerin mit ihrem Arzneimittel \"DONA\"\njährliche Umsätze zwischen 20,3 und 38,4 Mio. DM (1990 ca. 20,3\nMio. DM, 1991 ca. 28,7 Mio. DM, 1992 ca. 38,4 Mio. DM, 1993 ca.\n25,2 Mio. DM und 1994 ca. 23 Mio. DM).\n\n3\n\nDie Beklagte zu 1) stellt ebenfalls Arzneimittel her. Zu ihrer\nProduktpalette gehört gleichfalls ein D-Glucosaminsulfathalti-ges\nPräparat gegen Gonarthrose, das von den Beklagten zu 2) und 3)\nunter der Bezeichnung \"PROGONA\" in der Bundesrepublik Deutschland\nseit dem 15.10.1997 in einer bestimmten Aufmachung vertrieben wird.\nWegen der konkreten Packungsgestaltung wird auf die von der\nKlägerin zu den Akten gereichten Originalpackungen sowie die\nnachfolgend wiedergegebene Farbkopie der Vorderseite der Verpackung\nverwiesen:\n\n4\n\nDie Beklagte zu 1) ist mit Priorität zum 07.12.1994 Inhaberin\nder Marke Nr. 2 086 734 \"PROGONA\", die beim Deutschen Patent- und\nMarkenamt in der Warenklasse 5 für \"Humanarzneimittel zur inneren\nAnwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen\"\neingetragen ist. Das ebenfalls apotheken-, aber nicht\nverschreibungspflichtige antiphlogistische und antirheumatische,\nunter der Bezeichnung \"PROGONA\" vertriebene Medikament dient der\nBehandlung von leichten und mittelschweren Gonarthrosen.\n\n5\n\nDie Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung und\nAuskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der\ngrundsätzlichen Schadenersatzpflicht der Beklagten begehrt. Darüber\nhinaus hat sie von der Beklagten zu 1) Einwilligung in die Löschung\nder Markenregistrierung \"PROGONA\" gegenüber dem Deutschen Patent-\nund Markenamt verlangt. Sie hat die Auffassung vertreten, die\nWortmarken \"DONA\" und \"PROGONA\" stünden sich im Sinne des § 14 Abs.\n2 Nr. 2 MarkenG und der bis Ende 1994 geltenden Bestimmungen des\nWarenzeichengesetzes verwechslungsfähig gegenüber. Der Silbe \"PRO\"\nkomme bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine\neigenständige Bedeutung nicht zu. Das gelte insbesondere für die\nkonkrete Verwendungsform. Dort trete die Silbe \"PRO\" wegen ihrer\nkonkreten Ausgestaltung insbesondere in farblicher Hinsicht\ndeutlich zurück, sie falle dem Betrachter nicht ins Auge und habe\ndeshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu\nbleiben. Wegen der Bezeichnungsähnlichkeit glaube der Verkehr im\nübrigen, bei den beiden Präparaten handele es sich um Produkte\ndesselben Unternehmens.\n\n6\n\nDie Klägerin hat beantragt,\n\n7\n\n \n\n8\n\nI.\n\n9\n\n \n\n10\n\ndie Beklagten zu verurteilen,\n\n11\n\n \n\n12\n\n1.\n\n13\n\n \n\n14\n\nes bei Meidung eines für jeden Fall der\nZuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM,\nersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im\ngeschäftlichen Verkehr die Zeichen\n\n15\n\n \n\n16\n\n\"PROGONA\"\n\n17\n\n \n\n18\n\nauch wie nachstehend wiedergegeben\n\n19\n\n \n\n20\n\n \n\n21\n\n \n\n22\n\nfür \"Humanarzneimittel zu inneren\nAnwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen\"\nzu verwenden, insbesondere\n\n23\n\n \n\n24\n\ndas vorbenannte Zeichen auf den\nvorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung\nanzubringen;\n\n25\n\n \n\n26\n\nunter dem vorbenannten Zeichen die\nvorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu\nden genannten Zwecken zu besitzen;\n\n27\n\n \n\n28\n\ndas vorbenannte Zeichen in\nGeschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;\n\n29\n\n \n\n30\n\n2.\n\n31\n\n \n\n32\n\nüber die Handlungen gem. Ziffer 1\nAuskunft zu erteilen, insbesondere über Namen und Adressen der\nHersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der\ngewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie über die Menge\nder hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten, mit\ndem Zeichen \"PROGONA\" gekennzeichneten Waren;\n\n33\n\n \n\n34\n\nII.\n\n35\n\n \n\n36\n\ndie Beklagte zu 1) zu verurteilen,\n\n37\n\n \n\n38\n\nin die Löschung der Markenregistrierung\nNr. 2 086 734 \"PROGONA\" gegenüber dem Deutschen Patent- und\nMarkenamt einzuwilligen;\n\n39\n\n \n\n40\n\nIII.\n\n41\n\n \n\n42\n\nfestzustellen, dass die Beklagten\nverpflichtet sind, - ihr - der Klägerin sämtlichen Schaden zu\nersetzen, der ihr aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen\nentstanden ist bzw. künftig entstehen wird.\n\n43\n\nDie Beklagten haben beantragt,\n\n44\n\n \n\n45\n\ndie Klage abzuweisen.\n\n46\n\nSie haben die Auffassung vertreten, für den geltend gemachten\nUnterlassungs- und Löschungsanspruch fehle es schon an der nach dem\nMarkengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr. Mit Rücksicht darauf,\ndass die Klägerin - insoweit unstreitig - ihr Präparat \"DONA\" in\nden letzten fünf Jahren nur für Arzneimittel der Gruppe\n\"Analgetika/Antirheumatika\" benutzt habe, hätten sie - die\nBeklagten - Anspruch auf Teillöschung der Marke \"DONA\" wegen\nNichtbenutzung außerhalb der Benutzungsschonfrist.\n\n47\n\nIm Wege der Widerklage haben die Beklagten deshalb\nbeantragt,\n\n48\n\n \n\n49\n\ndie Klägerin zu verurteilen, gegenüber\ndem Deutschen Patent- und Markenamt in die Teillöschung der\nDE-Marke 642 090 \"DONA\" durch Einschränkung des Warenverzeichnisses\nauf\n\n50\n\n \n\n51\n\n \n\n52\n\n\"Arzneimittel, nämlich\nAnalgetika/Antirheuma-tika\"\n\n53\n\n \n\n54\n\neinzuwilligen.\n\n55\n\nDie Klägerin hat beantragt,\n\n56\n\n \n\n57\n\ndie Widerklage abzuweisen.\n\n58\n\nDurch das von beiden Parteien mit der Berufung angefochtene\nUrteil, auf das wegen der Einzelheiten verwiesen wird (Blatt 99 ff.\nd.A.), hat das Landgericht die Beklagten dazu verurteilt, das\nZeichen \"PROGONA\" in der konkreten Verwendungsform für\nHumanarzneimittel zur inneren Anwendung und zur Behandlung von\nrheumatischen Erkrankungen/Arthrosen zu verwenden. Außerdem hat es\ndie Beklagten unter zeitlicher Befristung auf den 15.10.1997 zur\nAuskunftserteilung verurteilt und ihre grundsätzliche\nSchadenersatzverpflichtung festgestellt. Die weitergehende Klage\nder Klägerin hat es abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage\nantragsgemäß zur Einwilligung in die Teillöschung ihrer Marke\n\"DONA\" verurteilt. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das\nLandgericht im wesentlichen ausgeführt, hinsichtlich der Wortmarken\n\"DONA\" und \"PROGONA\" bestehe keine für einen Unterlassungsanspruch\nnotwendige Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2\nMarkenG, 31 WZG. Dies gelte allerdings nicht für die konkrete\nAusgestaltung der Marke auf der Verpackung des von den Beklagten zu\n2) und 3) vertriebenen Präparates. Wegen der konkreten farblichen\nAusgestaltung der Silbe \"PRO\" falle diese dem flüchtigen Betrachter\nnicht ins Auge, sie bleibe ihm nicht in Erinnerung, deshalb sei in\ndie Prüfung der Verwechslungsgefahr letztlich nur die Silbe \"GONA\"\neinzubeziehen. In dieser konkreten Form seien die klägerische Marke\nund die von den Beklagten benutzte Marke verwechslungsfähig.\nBezogen auf die konkrete Verwendungsform seien auch der\nSchadenersatzfeststellungsanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG und der\nder Durchsetzung des Schadenersatzanspruches dienende\nAuskunftsanspruch im wesentlichen begründet. Allerdings könne die\nKlägerin nicht die Einwilligung in die Löschung der Marke \"PROGONA\"\nder Beklagten zu 1) verlangen. Darüber hinaus sei die Klägerin\ngemäß §§ 55, 49 MarkenG wegen eingetretenen Teilverfalls\nverpflichtet, durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses auch\n\"Arzneimittel, nämlich Analgetika/Antirheumatika\" in die\nTeillöschung ihrer Marke \"DONA\" einzuwilligen.\n\n59\n\nGegen das ihnen am 05. bzw. 06.07.2000 zugestellte Urteil haben\nsowohl die Klägerin als auch die Beklagten am 04. bzw. 02.08.2000\nBerufung eingelegt und diese innerhalb der verlängerten\nBerufungsbegründungsfristen begründet. Die Klägerin wiederholt und\nvertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und ist weiterhin der\nAuffassung, die beiden Marken \"DONA\" und \"PROGONA\" stünden sich\nunabhängig von der konkreten Verwendungsform verwechslungsfähig\ngegenüber. Das Landgericht habe die erhobenen\nUnterlassungsansprüche deshalb zu Unrecht lediglich hinsichtlich\nder konkreten Verwendungsform als begründet angesehen. Außerdem\nhabe das Landgericht bei seiner Entscheidung über die Widerklage\nunberücksichtigt gelassen, dass nach der Rechtsprechung des\nBundesgerichtshofs die Benutzung einer Marke für eine bestimmte\nWare gleichzeitig eine rechtserhaltende Benutzung für solche Waren\ndarstelle, die zum gleichen Warenbereich gehörten. Deshalb könne\nkeine Rede davon sein, sie - die Klägerin - habe die Marke \"DONA\"\nnur für eine Arzneimittelspezialität genutzt und müsse aus diesem\nGrunde in die Teillöschung der Marke einwilligen.\n\n60\n\nDie Klägerin beantragt deshalb,\n\n61\n\n \n\n62\n\ndie Widerklage abzuweisen und die\nBeklagten zu verurteilen,\n\n63\n\n \n\n64\n\nI.1.\n\n65\n\n \n\n66\n\nes bei Meidung eines für jeden Fall der\nZuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM,\nersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu sechs\nMonaten zu unterlassen,\n\n67\n\n \n\n68\n\nim geschäftlichen Verkehr das\nZeichen\n\n69\n\n \n\n70\n\n\"PROGONA\"\n\n71\n\n \n\n72\n\nfür \"Humanarzneimittel zur inneren\nAnwendung, zur Behandlung vor rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen\"\nzu verwenden, insbesondere\n\n73\n\n \n\n74\n\na)\n\n75\n\n \n\n76\n\ndas vorbenannte Zeichen auf den\nvorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung\nanzubringen;\n\n77\n\n \n\n78\n\nb)\n\n79\n\n \n\n80\n\nunter dem vorbenannten Zeichen die\nvorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu\nden genannten Zwecken zu besitzen;\n\n81\n\n \n\n82\n\nc)\n\n83\n\n \n\n84\n\ndas vorbenannte Zeichen in\nGeschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;\n\n85\n\n \n\n86\n\nI.2.\n\n87\n\n \n\n88\n\nüber die Handlungen gemäß Ziffer I.1.\nAuskunft seit dem 15.10.1997 zu erteilen, insbesondere über die\nNamen und Adressen der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber\nsowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen\noder bestellten, mit dem Zeichen \"PROGONA\" gekennzeichneten\nWaren;\n\n89\n\n \n\n90\n\nII.\n\n91\n\n \n\n92\n\nfestzustellen, dass die Beklagten\nverpflichtet sind, ihr - der Klägerin - sämtlichen Schaden zu\nersetzen, der ihr seit dem 15.10.1997 aus den unter Ziffer I.1.\nbezeichneten Handlungen entstanden ist bzw. künftig entstehen\nwird.\n\n93\n\nDie Beklagten beantragen,\n\n94\n\n \n\n95\n\ndie Berufung der Klägerin\nzurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.\n\n96\n\nAuch die Beklagten wiederholen und vertiefen ihr\nerstinstanzliches Vorbringen und vertreten weiterhin die\nAuffassung, auch bezogen auf die konkrete Verwendung der Marke\n\"PROGONA\" fehle es an der für den Unterlassungsanspruch nach dem\nWarenzeichen- und Markengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr.\n\n97\n\nDie Klägerin beantragt,\n\n98\n\n \n\n99\n\ndie Berufung der Beklagten\nzurückzuweisen.\n\n100\n\nWegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird\nauf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst\nAnlagen Bezug genommen, die mit Ausnahme des nicht nachgelassenen\nSchriftsatzes der Beklagten vom 09.01.2001 (Blatt 218 ff. d.A.)\nsämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.\n\n101\n\nE n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :\n\n102\n\nDie Berufungen der Parteien sind in formeller Hinsicht nicht zu\nbeanstanden und deshalb zulässig. Das Rechtsmittel der Klägerin hat\nnur insoweit Erfolg, als die von den Beklagten erhobene Widerklage\nin Rede steht, während die Berufung der Beklagten zur gänzlichen\nAbweisung der Klage führt.\n\n103\n\nDer Klägerin stehen die ihr vom Landgericht zuerkannten und erst\nrecht die darüber hinaus geltend gemachten Unterlassungsansprüche\nund insbesondere auch die erhobenen Annexansprüche in Form des\nAuskunfts- und Schadenersatzfeststellungsbegehrens nicht zu.\nAnsprüche aus § 3 und/oder § 1 UWG kommen ersichtlich nicht in\nBetracht, solange - wie hier - keine besonderen\nUnlauterkeitsmomente schlüssig vorgetragen sind, sondern lediglich\neine zeichen-/markenrechtliche Verwechslungsgefahr behauptet wird.\nDie tatbestandlichen Voraussetzungen für den sich ggf. aus dem\nMarkengesetz ergebenden Sonderrechtsschutz sind indes nicht\nschlüssig vorgetragen.\n\n104\n\nIm Ausgangspunkt zutreffend ist die Auffassung des Landgerichts,\ndass die Unterlassungsklage nur dann Erfolg haben kann, wenn sie\nsowohl nach altem Warenzeichenrecht als auch nach neuem Markenrecht\nbegründet ist. Das folgt aus den Übergangsvorschriften der §§ 152,\n153 MarkenG. Zwar vertreiben die Beklagten Arzneimittel unter der\nMarke \"PROGONA\" erst seit 1997. Das Warenzeichen \"PROGONA\" ist\nallerdings vor dem 01.01.1995 eingetragen worden, die behauptete\nVerletzungshandlung liegt damit vor dem maßgeblichen, in §§ 152,\n153 MarkenG bestimmten Zeitpunkt. Für eine Entscheidung des\nRechtsstreits kommt es indes nicht darauf an, ob die Klägerin vor\nInkrafttreten des Markengesetzes Unterlassungs- und Folgeansprüche\naus den §§ 15, 24 Abs. 1, 31 WZG hätte herleiten können. Denn der\nUnterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 5 MarkenG wie auch\ndie geltend gemachten Annexansprüche scheitern an der - im\nGeltungsbereich des Warenzeichengesetzes allerdings nicht anders zu\nbeurteilenden - notwendigen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG.\n\n105\n\nDer Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG gewährt dem\nInhaber der Marke ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG.\nDritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5\nMarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren\nzu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz\ngenießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder ein Zeichen zu benutzen,\nwenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der\nMarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und\ndas Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von\nVerwechslungen besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.\n\n106\n\nOb bei einander gegenüberstehenden Zeichen/Marken die Gefahr\neiner Verwechslung besteht, ist nach deren jeweiligem\nGesamteindruck festzustellen. Dabei kommt es auf die Nähe der in\nBetracht zu ziehenden Waren, auf die Kennzeichnungskraft der\nKlagemarke sowie auf das Maß der Ähnlichkeit der zu vergleichenden\nBezeichnungen an, wobei zwischen diesen die Verwechslungsgefahr\nbestimmenden Faktoren eine Wechselwirkung dergestalt besteht, dass\nder Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die\nKennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt\nein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die\nKennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der\nWarenabstand größer ist. Das hat das Landgericht ebenso zutreffend\nherausgestellt wie die Tatsache, dass diese von der Rechtsprechung\nzu den §§ 24, 31 WZG entwickelten Grundsätze (siehe z.B. BGH GRUR\n1995, 50, 51 \"indorektal/indohexal\" und BGH GRUR 1993, 118, 119\n\"corvaton/corvasal\") gleichermaßen für die Prüfung der\nVerwechslungsgefahr im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Geltung\nhaben (vgl. etwa BGH GRUR 2000, 875, 876 \"Davidoff\"; BGH WRP 1998,\n755, 757 \"nitragin\" sowie EuGH GRUR 1998, 387 \"Springende\nRaubkatze\" zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 b) MarkenRL, der durch §\n14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist).\n\n107\n\nZur Beurteilung der zeichenrechtlichen/markenrechtlichen\nVerwechslungsgefahr, eine Frage, die nicht Tatsachen-, sondern\nRechtsfrage ist (statt vieler: BGH GRUR 1995, 808, 810\n\"P3-plastoclin\"), ist nach ständiger Rechtsprechung im Grundsatz\nauf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens und nicht auf\neinzelne Zeichenbestandteile abzustellen; ein Elementenschutz\neinzelner Bestandteile kommt grundsätzlich nicht in Betracht, eine\nzergliedernde, semantische Betrachtungsweise ist grundsätzlich\nunzulässig (vgl. hierzu u.a.: BGH WRP 2000, 529, 531 \"ARD-1\"; BGH\nWRP 2000, 173, 174 \"RAUSCH/ELFI RAUCH\"; BGH GRUR 1996, 775, 776\n\"Sali Toft\" und BGH GRUR 1996, 777, 778 \"JOY\" und BGH GRUR 1999,\n735, 736 \"Monoflam/Polyflam\", jeweils m.w.N.). An diesem das\nKennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz hat sich, wie der\nBundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen hat (vgl. BGH a.a.O.,\n\"Sali Toft\" und \"JOY\" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 \"Springende\nRaubkatze\"; BGH GRUR 1996, 200, 201 \"Innovadiclophlont\"; BGH GRUR\n1996, 404, 405 \"Blendax Pep\"; BGH GRUR 1996, 406 \"Juwel\"), auch\ndurch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom\n21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der\nMitgliedsstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts\ngeändert. Die Notwendigkeit einer solchen Gesamtbetrachtung beruht\nauf der Erwägung, dass der markenrechtliche Schutz von der\neingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen hat und eine\nÄhnlichkeit der Marke mit einem angegriffenen Zeichen nur in bezug\nauf die konkrete Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt\nwerden kann (BGH GRUR 1999, 583, 584 \"LORA DI RECUARO\" sowie BGH\nGRUR 1996, 775, 776 \"Sali Toft\"). Wenngleich der Schutz eines aus\neinem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements dem\nMarkenrecht grundsätzlich fremd ist, schließt das allerdings nicht\naus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine\nbesondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft\nbeizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung der Bezeichnungen\nin dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung\nder beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996,\n200, 201 \"Innovadiclophlont\"; BGH WRP 1998, 990, 991\n\"ALKA-SELTZER\"; BGH WRP 1999, 189, 191 \"Tour de culture\"; BGH WRP\n1998, 988, 989 \"ECCO II\", jeweils mit weiteren Nachweisen).\n\n108\n\nSo wie sich der Verkehr bezogen auf die Kennzeichnungskraft des\nWortbestandteils einer Wort-/Bildmarke im Zweifel eher an dem Wort-\nals an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten\nWort-/Bildzeichens zu orientieren pflegt (vgl. hierzu BGH GRUR\n1996, 267, 269 \"Aqua\" mit weiteren Nachweisen), ist bei reinen\nWortmarken der vorliegenden Art bei der Beurteilung der\nKennzeichnungskraft und vor allen Dingen der Verwechslungsfähigkeit\nder sich gegenüberstehenden Marken überdies davon auszugehen, dass\nim maßgeblichen Gesamteindruck zum einen regelmäßig die\nübereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten als die Unterschiede,\nzum anderen, dass der Verkehr im allgemeinen stärker den Wortanfang\nals das Wortende beachtet. Auch das hat der Bundesgerichtshof\nmehrfach entschieden, teilweise im Zusammenhang mit der Prüfung der\nVerwechslungsgefahr von Firmenbezeichnungen (siehe etwa BGH WRP\n1999, 530, 532 \"Cefallone\"; BGH GRUR 1999, 735, 736\n\"Monoflam/Polyflam\"; BGH WRP 1998, 875, 876 \"Salvent/Salventerol\";\nBGH GRUR 1975, 370, 371 \"Protesan\" und - bezogen auf eine\nFirmenbezeichnung - BGH NJW 1992, 695, 696 \"dipa-dib\"). Ein\nErfahrungssatz, wonach einzelne Bestandteile eines Zeichens ohne\nweiteres vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen würden, existiert\ndabei nicht (BGH GRUR 1996, 774, 775 \"falke-run/LE RUN\"; siehe auch\nOLG Hamburg, NJWE-Wettbewerbsrecht 2000, 186, 188 \"Giordano\"). Auch\nbesteht für den Verkehr im allgemeinen kein Anlass, Markenwörter zu\nverkürzen (BGH GRUR 1999, 735, 736 \"Monoflam/Polyflam\" und BGH WRP\n2000, 1152, 1154 \"Pappagallo\"). Letztlich ist für die Entscheidung\ndes Rechtsstreits von Bedeutung, dass nach der neueren\nRechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung des\nGesamteindrucks einer Marke als Voraussetzung für die Prüfung der\nVerwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht (mehr),\nwie es aber in der angefochtenen Entscheidung anklingt, auf einen\nflüchtigen, sondern auf einen durchschnittlich informierten,\naufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der\nbetreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist\n(vgl. hierzu insbesondere BGH GRUR 2000, 506 \"Attaché/\nTisserand\").\n\n109\n\nAuf der Basis dieser Kriterien ist das Landgericht mit\nzutreffenden Überlegungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die\nKlägerin, soweit nicht die mit der Klage ebenfalls angegriffene\nkonkrete Verwendungsform der beanstandeten Marke in Rede steht,\nmangels Verwechslungsgefahr nicht Unterlassung der Verwendung des\nZeichens \"PROGONA\" verlangen kann und dass und warum die\nEntscheidung des Bundesgerichtshofs \"Sana/Schosana\" (BGH GRUR 1993,\n972 ff.) dieser Beurteilung nicht entgegensteht. Der Senat sieht\ninsoweit von einer erneuten Darstellung der die Entscheidung\ntragenden Gründe ab, nimmt die insoweit überzeugenden Ausführungen\ndes Landgerichts gemäß § 543 Abs. 1 ZPO ausdrücklich in Bezug und\nfasst nachfolgend zusammen, warum das Berufungsvorbringen der\nKlägerin ihm keine Veranlassung gibt, die Verwechslungsgefahr\nanders zu beurteilen, als das Landgericht es getan hat:\n\n110\n\nBei der Marke \"DONA\" handelt es sich um eine reine, mit normaler\nKennzeichnungskraft ausgestattete Phantasiebezeichnung. Die\nKennzeichnungskraft mag dadurch eine gewisse Steigerung erfahren\nhaben, dass die Klägerin mit ihrem Präparat \"DONA\" seit 1974 auf\ndem deutschen Markt vertreten ist und mit ihrem Produkt auch im\nKollisionszeitpunkt nicht unbeachtliche Umsätze erzielt hat. Aber\nauch in diesem Fall, nämlich beim Vorliegen einer im Grundsatz\nnormalen und durch Marktpräsenz in gewissem Umfang gesteigerten\nKennzeichnungskraft und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass\ndie beiden mit den Marken \"DONA\" einerseits und \"PROGONA\"\nandererseits versehenen Präparate der Parteien warenidentisch sind,\nkann - soweit nicht die von den Beklagten tatsächlich benutzte Form\ndes Zeichens \"PROGONA\" in Rede steht - von einer markenrechtlichen\nVerwechslungsgefahr nicht ausgegangen werden, und zwar weder in\nschriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht. Ein entscheidender,\nins Auge fallender und auch nicht zu überhörender Unterschied\nzwischen der aus zwei Silben bestehende Phantasiebezeichnung \"DONA\"\neinerseits und der von den Beklagten verwendeten Marke liegt schon\ndarin, dass das Wort \"PROGONA\" aus drei Silben besteht. Die Silbe\n\"PRO\" führt zu einer deutlichen Klangabweichung und auch zu einer\ndeutlichen Abweichung im Schriftbild. Bei der notwendigen\nGesamtbetrachtung, namentlich unter Berücksichtigung der Umstände,\ndass der Verkehr im Zweifel mehr auf den Wortanfang eines Wortes\nachtet, im Allgemeinen zu Verkürzungen von Markenwörtern keinen\nAnlass hat und kein Erfahrungssatz besteht, dass er Bestandteile\neines Zeichens nicht zur Kenntnis nimmt, und im Rahmen der\nGesamtwürdigung eine zergliedernde, semantische Betrachtungsweise\nunzulässig ist, liegt die Annahme, gleichwohl könne der\nangesprochene Verkehr die Bezeichnung \"PROGONA\" unmittelbar oder\nmittelbar mit der Phantasiebezeichnung \"DONA\" verwechseln, auch aus\nSicht des Senats fern. Dafür, dass die Silbe \"PRO\" eine übliche\nVorsilbe für medizinische Präparate und Fachbegriffe sein könnte,\nspricht nichts. Erst recht kann nicht davon ausgegangen werden,\ndass der angesprochene Verkehr und damit letztlich insbesondere\nauch der Endverbraucher und nicht nur Fachkreise wie z.B. Apotheker\noder Ärzte den beschreibenden Anklang der Marke \"PROGONA\" (\"PRO\" =\n\"für\" und \"GONA\" = \"Gelenk\") erkennen. Soweit die Marke im\ngeschäftlichen Verkehr Fachkreisen oder aber sonstigen Personen mit\nklassischer Bildung begegnet, denen der beschreibende Bezug der\nMarke \"PROGONA\" nicht verborgen bleibt, liegt die Annahme, diese\nFachkreise könnten \"PROGONA\" mit der Phantasiebezeichnung \"DONA\"\nverwechseln, erst recht wenig nahe.\n\n111\n\nHat das Landgericht demgemäß den geltend gemachten\nUnterlassungsanspruch wie auch die Folgeansprüche zu Recht\nabgewiesen, soweit die Marke \"PROGONA\" generell und nicht nur ihre\nkonkrete Verwendungsform in Rede steht, vermag sich der Senat\nallerdings im übrigen seiner Auffassung, in der konkreten\nVerwendungsform stünden sich \"DONA\" und \"PROGONA\"\nverwechslungsfähig gegenüber, weil - verkürzt wiedergegeben - die\nSilbe \"PRO\" auf der Verpackung wegen ihrer konkreten farblichen\nAusgestaltung praktisch nicht lesbar sei und insoweit deshalb bei\nder Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf den Wortbestand\n\"GONA\" abzustellen sei, nicht anzuschließen. Vielmehr kann das\nlandgerichtliche Urteil insoweit keinen Bestand haben, es ist auf\ndie Berufung der Beklagten zu ändern und die Klage abzuweisen.\n\n112\n\nStänden sich die Zeichen \"DONA\" und \"GONA\" für Arzneimittel der\ngleichen Spezies und damit für identische Waren gegenüber, spräche\naus den vom Landgericht angeführten Gründen allerdings alles für\neine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und vor allen Dingen\nauch klanglicher Hinsicht. Indes geht das Urteil des Landgerichts\nvon falschen tatsächlichen Voraussetzungen aus. Soweit die Kammer\nden Standpunkt der Klägerin geteilt hat, die in einem hellen Grün\nausgestaltete Silbe \"PRO\" trete gegenüber der dunkelgrünen Silbe\n\"gona\" deutlich zurück, sie falle nicht ins Auge und sei deshalb\nbei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu lassen,\ntrifft das nicht zu. Hiervon hat sich der Senat durch die\nInaugenscheinnahme der von der Klägerin zu den Akten gereichten\nOriginalverpackungen der mit der Marke \"PROGONA\" versehenen\nArzneimittel der Beklagten überzeugt. Zwar fällt die auf dem weißen\nhellen Untergrund der Packungsgestaltung in hellgrüner Schrift\nabgebildete Silbe \"PRO\" möglicherweise nicht so ins Auge wie die in\ndunkelgrüner Schrift gehaltene Silbe \"gona\". Das ändert aber nichts\ndaran, dass auch der Wortbestandteil \"PRO\" deutlich lesbar ist und\n- worauf maßgeblich abzustellen ist - von einem durchschnittlich\ninformierten, aufmerksamen und verständigen Betrachter auch dann\nnicht übersehen werden kann, wenn der Kauf eines solchen\napotheken-, aber nicht verschreibungspflichtigen Medikaments für\nihn ein Alltagsgeschäft darstellen sollte, bei dessen Abwicklung er\neher flüchtig handeln könnte. Letzteres zieht der Senat allerdings\ninsoweit in Zweifel, als auch der flüchtige Verbraucher beim Kauf\neines Medikaments, das er seinem Körper zuführt und das - wie er\nweiß - auch Nebenwirkungen haben kann, im Zweifel aufmerksamer sein\nwird als z.B. beim Kauf eines Lebensmittels des täglichen\nBedarfs.\n\n113\n\nStehen sich damit aber auch bezogen auf die konkrete\nVerwendungsform bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die\nZeichen \"DONA\" und \"PROGONA\" gegenüber, besteht auch insoweit keine\nVerwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das mit\nder Berufung angefochtene Urteil des Landgerichts konnte demgemäß\nkeinen Bestand haben, soweit die Beklagten bezogen auf die konkrete\nVerwendungsform der Marke \"PROGONA\" zur Unterlassung und zur\nAuskunftserteilung verurteilt worden sind und ihre grundsätzliche\nSchadenersatzverpflichtung festgestellt worden ist.\n\n114\n\nGleiches gilt, soweit das Landgericht die Klägerin auf die\nWiderklage der Beklagten verurteilt hat, durch Einschränkung des\nWarenverzeichnisses auf \"Arzneimittel, nämlich\nAnalgetika/Antirheumatika\" in die Teillöschung ihrer Marke \"DONA\"\ngegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen. Denn\nentgegen der Auffassung des Landgerichts ist ein Teilverfall im\nSinne des § 49 Abs. 3 MarkenG nicht eingetreten, dementsprechend\nbesteht auch der auf den Widerklageantrag der Beklagten titulierte\nLöschungsanspruch nicht.\n\n115\n\nNach § 49 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 MarkenG tritt\nTeilverfall ein, wenn die Marke für einen Teil der Waren, für die\nsie eingetragen ist, nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines\nununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden\nist. Damit hängt die Entscheidung des Streitfalls, soweit die\nWiderklage in Rede steht, entscheidend davon ab, ob für die Frage\nder rechtserhaltenden Benutzung innerhalb der Benutzungsschonfrist\nvon dem Oberbegriff auszugehen ist, für den die Marke eingetragen\nist, hier \"Arzneimittel\", oder ob der Schutzbereich angesichts der\nnahezu unüberschaubaren Vielzahl von medizinischen Präparaten auf\ndie benutzte Spezialware einzuengen ist. Dieses Problem ist in der\nRechtsprechung und der Literatur unter den Schlagworten\n\"Minimallösung\" und \"Maximallösung\" diskutiert worden und nach wie\nvor heftig umstritten (vgl. statt vieler die Darstellung und die\nNachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 22 ff. und § 25\nRn. 24 ff.). Während das Bundespatentgericht in ständiger Praxis\nbei der im Widerspruchsverfahren vorzunehmenden Kollisionsprüfung\ndie sog. \"erweiterte Minimallösung\" anwendet und die Auffassung\nvertritt, in den Fällen, in denen eine Marke für den Oberbegriff\n\"Arzneimittel\" eingetragen, aber nur für ein spezielles Präparat\nbenutzt werden solle, müsse der unmittelbare Schutzbereich auf die\nübergeordnete Hauptgruppe der \"Roten Liste\" beschränkt werden (vgl.\nhierzu BPatG, GRUR 1997, 652, 653 \"IMMUNINE\"; BPatG, GRUR 1997, 840\n\"Lindora/Linola\"; BPatG, GRUR 1995, 488, 489 \"APISOL/Aspisol\" und\nzu den entsprechenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes BPatG,\nGRUR 1980, 54 \"Mastu\", gelegentlich auch als \"MAST REDIPAC\"\nbezeichnet). Wäre diese Auffassung der Entscheidung des\nRechtsstreits zu Grunde zu legen, müsste der Auffassung des\nLandgerichts zugestimmt werden, dass die Benutzung der Marke \"DONA\"\nfür ein D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur\nFunktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis\nmittelschwerer Gonarthrose eine rechtserhaltende Benutzung nur für\ndie übergeordnete Hauptgruppe in der \"Roten Liste\" und damit\n\"Analgetika/Antirheumatika\", nicht aber auch für \"Arzneimittel\"\ndarstellt. Der Senat sieht sich indes außerstande, diese ständige,\nfür das Widerspruchsverfahren entwickelte Spruchpraxis des\nBundespatentgerichts auch auf das vorliegende Löschungsbegehren zu\nübertragen, wenn - wie hier - eine aus einer reinen\nPhantasiebezeichnung bestehende Marke für die Ware \"Arzneimittel\"\neingetragen, dann aber nur für ein bestimmtes medizinisches\nPräparat benutzt worden ist. In seiner Rechtsprechung zum bis Ende\n1994 geltenden Warenzeichengesetz hatte der Bundesgerichtshof stets\neine enge Beschränkung des Warenzeichenschutzes auf die benutzte\nSpezialware im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des\nMarkeninhabers abgelehnt und sowohl für den Fall, dass überhaupt\nnur ein Oberbegriff im Verzeichnis vorhanden war, als auch bei\nVorhandensein weiterer, benachbarter konkreter Warenbegriffe neben\nder benutzten konkreten Ware diejenigen Waren von der Löschung\nausgenommen, die nach der Auffassung des Verkehrs nicht lediglich\nals gleichartig im Sinne des Warenzeichengesetzes, sondern als zum\n\"gleichen Warenbereich\" gehörend angesehen wurden (vgl.\ninsbesondere die Entscheidung \"Taurus\" des Bundesgerichtshofs vom\n13.07.1989, BGH GRUR 1990, 39 ff., sowie BGH GRUR 1999, 164, 166\n\"John Lobb\" und die weiteren Nachweise bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., §\n49 Rn. 23). In der Praxis bedeutete das, dass stets geprüft werden\nmusste, ob es sich um \"gleiche Waren\" handelte, also solche, deren\nEigenschaften und Zweckbestimmungen im weiten Umfange\nübereinstimmten, oder ob lediglich Warengleichartigkeit bestand.\nUngeachtet der schwierigen, aus der Sicht des angesprochenen\nVerkehrs zu beurteilenden Frage, ob eine bestimmte Ware einer\nanderen gleich oder nur gleichartig war, folgt aus dieser\nRechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls, dass es im\nInteresse der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit des\nMarkeninhabers nicht gerechtfertigt ist, ihn stets darauf zu\nverweisen, er habe eine z.B. für \"Textilien\" eingetragene Marke nur\nfür Jeanshosen, nicht aber Jeanshemden benutzt, deshalb sei nunmehr\ndie Teillöschung der Marke angezeigt. Im Streitfall ist es\ndemgegenüber so, dass die Klägerin als Inhaberin der für\nArzneimittel eingetragenen Marke \"DONA\" de facto nie die\nMöglichkeit hatte, verschiedene Medikamente mit verschiedenen\nIndikationsgebieten unter derselben Phantasiebezeichnung \"DONA\" und\ndamit derselben Marke im Markt anzubieten. Den Mitgliedern des\nSenats ist jedenfalls kein Fall bekannt und ein solcher ist von den\nParteien auch nicht vorgetragen, in dem ein Hersteller\nverschiedener Arzneimittel diese nach Art, Dosierung,\nAnwendungsgebiet etc. unterschiedlichen Arzneimittel unter\ndemselben Markennamen verbreitet hätte. Dann aber erfordert es die\nwirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Markeninhabers, auch\nKonkurrenzunternehmen daran zu hindern, die für ein bestimmtes\nMedikament benutzte Marke für andere Arzneimittel zu verwenden,\njedenfalls dann, wenn es sich - wie im Streitfall - um eine reine\nPhantasiebezeichnung handelt. Denn sonst müsste der Inhaber einer\nfür \"Arzneimittel\" eingetragenen, aber z.B. nur für Antirheumatika\nbenutzten Marke es hinnehmen, dass ein anderes Unternehmen unter\ndieser als Marke registrierten Phantasiebezeichnung Hustensaft und\nSchnupfenspray verkauft und ein drittes Unternehmen unter dieser\nBezeichnung ein medizinisches Präparat gegen Bluthochdruck\nvertreibt. Dadurch würde indes der Markeninhaber in seiner\ngeschäftlichen Bewegungsfreiheit nachdrücklich und ungebührlich\nderart eingeengt, dass im Streitfall nach Auffassung des Senats\neine Situation vorliegt, die mit derjenigen vergleichbar ist, die\ndem Bundesgerichtshof seinerzeit unter der Geltung des alten\nWarenzeichenrechts dazu bewogen hat, eine tatsächliche\nBenutzungshandlung durch Fiktion auf weitere \"gleiche\" Waren zu\nerstrecken. Der Senat sieht, dass seine Auffassung zur Frage der\nrechtserhaltenden Benutzung der Marke \"DONA\" nicht nur für\nAnalgetika/Antirheumatika, sondern für Arzneimittel schlechthin der\nständigen Spruchpraxis des Bundespatentgerichts im\nWiderspruchsverfahren zuwiderläuft. Mit Rücksicht darauf, dass\nbislang - soweit ersichtlich - eine höchstrichterliche Entscheidung\nzur Frage der Teillöschungsverpflichtung in Fallkonstellationen der\nvorliegenden Art nicht ergangen ist, die Sache mithin\ngrundsätzliche Bedeutung hat, hat der Senat gemäß § 546 Abs. 1 Satz\n1 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, um den Beklagten Gelegenheit\nzu geben, zu dieser Problematik eine solche höchstrichterliche\nEntscheidung herbeizuführen.\n\n116\n\nDie Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1\nZPO.\n\n117\n\nDie Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht\nauf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.","source":"openlegaldata","source_url":"https://de.openlegaldata.io/case/303067","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/olg-koeln/2001-01-19/6-u-119-00","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":13},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 152","ref_norm":"152","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 153","ref_norm":"153","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 49","ref_norm":"49","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 543","ref_norm":"543","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 546","ref_norm":"546","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 708","ref_norm":"708","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 711","ref_norm":"711","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 1","ref_norm":"1","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 26","ref_norm":"26","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 55","ref_norm":"55","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 108","ref_norm":"108","n":1}],"authoritative_source":"https://de.openlegaldata.io/case/303067","attribution":{"source":"Open Legal Data","source_url":"https://de.openlegaldata.io/case/303067","license":"Open Database License (ODbL) v1.0","license_url":"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/","notice":"Entscheidungstext bereitgestellt über Open Legal Data (openlegaldata.io), lizenziert unter der Open Database License (ODbL) v1.0."},"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/olg-koeln/2001-01-19/6-u-119-00","upstream":"https://de.openlegaldata.io/case/303067","retrieved":"2026-07-09 03:29:16.996269+00:00"}}