{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:280921UXZR26.20.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2021-09-28","aktenzeichen":"X ZR 26/20","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 26/20 Verkündet am:\n28. September 2021\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2021:280921UXZR26.20.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 28. September 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Hoffmann, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter\nDr. Rensen\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 2019 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 1 482 815 (Streitpatents), das am\n20. Januar 2003 unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 23. Januar 2002\nangemeldet wurde und Rauchartikel mit verminderter Entzündungstendenz betrifft. Patentanspruch 1, auf den elf weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet\nin der Verfahrenssprache:\n\nPaper wrapper for a smoking article that provides the smoking article with reduced ignition proclivity characteristics comprising: a paper web designed to surround a smokable filler, the paper web including discrete areas (18) treated with\na film-forming composition, the treated areas (18) being separated by untreated\nareas (28) having a permeability of greater than 60 Coresta, the treated areas\n(18) having a permeability of less than 40 Coresta for sufficiently reducing ignition\nproclivity of a smoking article (10) incorporating the wrapper (14), the film-forming\ncomposition applied to the paper wrapper (14) comprising a film-forming material\ncontained in a solution in an amount sufficient for the solution to have a solids\ncontent of at least 6 % by weight, the film-forming material having a viscosity of\nless than 500 cP when present in a 3 % by weight solution at 25 °C, wherein the\nfilm-forming material comprises an alginate or comprises a material selected from\nthe group consisting of guar gum, pectin, a cellulose derivative, starch, a starch\nderivative, and mixtures thereof.\n\n2 Die Patentansprüche 13 und 25, auf die weitere Ansprüche zurückbezogen sind, schützen Verfahren zur Herstellung einer Papierhülse.\n\n3 Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den\nInhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und die Erfindung sei\nnicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie auszuführen\nvermöge. Die Beklagte hat das Patent in seiner geltenden Fassung und mit zehn\nHilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag 5\nisoliert verteidigte Fassung von Patentanspruch 25 hinausgeht. Mit ihrer dagegen\ngerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der geltenden\nFassung sowie in der Fassung nach dem Hilfsantrag 0 aus erster Instanz. Die\nKlägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n5 Das Rechtsmittel der Beklagten ist zwar zulässig, aber nicht begründet.\n\n6 I. Das Streitpatent betrifft Papierhülsen für Rauchartikel mit verringerter Entzündungsneigung sowie Verfahren zur Herstellung solcher Hülsen.\n\n7 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents ist es wünschenswert,\nZigaretten so auszugestalten, dass sie von selbst erlöschen, wenn sie fallengelassen oder auf brennbaren Materialien abgelegt werden. Im Stand der Technik\nsei bekannt, dass die Durchlässigkeit von Zigarettenpapier und damit die Entzündungsneigung durch Aufbringen von filmbildenden Lösungen vermindert werden\nkönne (Abs. 1-4). Obwohl diesbezüglich einige Verbesserungen gemacht worden\nseien, bestehe noch Bedarf an einer verbesserten Methode zur Herstellung einer\nentsprechenden Hülse und insbesondere nach einer verbesserten Methode zur\nAuftragung der filmbildenden Lösung auf die Papierhülse in einem gewünschten\nBereich. Das gelte vor allem bei Papieren mit hoher Porosität (Abs. 6).\n\n8 2. Ausgehend hiervon betrifft das Streitpatent das technische Problem, ein verbessertes Verfahren zum Aufbringen einer filmbildenden Lösung auf\neine Papierhülle und dementsprechend verbesserte Erzeugnisse bereitzustellen.\n\n9 Eine weitere Einschränkung mit Blick auf einzelne Entgegenhaltungen\nkommt in diesem Zusammenhang nicht in Betracht. Welche Anregungen sich aus\nEntgegenhaltungen ergaben, ist nicht bei der Formulierung des technischen\nProblems im hier relevanten Sinne von Bedeutung, sondern ausschließlich im\nZusammenhang mit Frage der Patentfähigkeit.\n\n10 3. Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch\n1 eine Papierhülse mit den folgenden Merkmalen vor:\n\n11 A Paper wrapper for a smoking arti- PapierumhüIlung für einen Rauchcle that provides the smoking arti- artikeI, welche die Entzündungscle with reduced ignition proclivity neigung des Rauchartikels verrincharacteristics comprising: gert, umfassend:\nB a paper web designed to surround eine Papierbahn, die gestaltet ist,\na smokable filler, eine rauchbare Füllung zu umgeben,\nC the paper web including discrete und die abgetrennte Bereiche (18)\nareas (18) treated with a film-form- aufweist, die mit einer filmbildening composition, den Zusammensetzung behandelt\nwurden.\nD the treated areas (18) being sepa- Die behandelten Bereiche (18)\nrated by untreated areas (28) sind durch unbehandelte Bereiche\n(28) voneinander getrennt.\nE having a permeability of greater Die unbehandelten Bereiche (28)\nthan 60 Coresta, weisen eine Permeabilität von\nmehr als 60 Coresta auf.\nF the treated areas (18) having a Die behandelten Bereiche (18)\npermeability of less than 40 weisen eine Permeabilität von we-Coresta for sufficiently reducing ig- niger als 40 Coresta auf, um die\nnition proclivity of a smoking article Entzündungsneigung eines Rauch-\n(10) incorporating the wrapper artikels (10) mit der Umhüllung\n(14), (14) in ausreichendem Maße zu\nverringern.\nG the film-forming composition ap- Die auf die Papierumhüllung (14)\nplied to the paper wrapper (14) aufgetragene filmbildende Zusamcomprising a film-forming material mensetzung umfasst ein filmbilcontained in a solution in an dendes Material, das in einer Löamount sufficient for the solution to sung in einer ausreichenden\nhave a solids content of at least Menge enthalten ist, damit die Lö-6 % by weight, sung einen Feststoffgehalt von\nmindestens 6 Gewichtsprozent\naufweist.\n\nH the film-forming material having a Das filmbildende Material weist\nviscosity of less than 500 cP when eine Viskosität von weniger als 500\npresent in a 3 % by weight solution cP auf, wenn es in einer Lösung\nat 25°C, von 3 % Gewichtsanteil bei 25 °C\nvorliegt und\nI wherein the film-forming material umfasst ein AIginat oder ein Matecomprises an alginate or com- rial, das aus der Gruppe besteprises a material selected from the hend aus Guargummi, Pektin,\ngroup consisting of guar gum, pec- einem Zellulosederivat, Stärke,\ntin, a cellulose derivative, starch, a einem Stärkederivat und Mischunstarch derivative, and mixtures gen hiervon ausgewählt ist.\nthereof.\n\n12 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.\n\n13 a) Das in der Beschreibung genannte Ziel einer Verringerung der Entzündungsneigung wird durch das Zusammenwirken der einzelnen Merkmale erreicht. Im Vordergrund steht dabei das Auftragen einer filmbildenden Zusammensetzung in einzelnen voneinander abgetrennten Bereichen der Umhüllung. Dieses führt zu einer Verringerung der Permeabilität des verwendeten Papiers von\nmehr als 60 auf weniger als 40 Coresta. Die Maßeinheit Coresta gibt hierbei die\nin Milliliter bemessene Menge an Luft an, die eine Fläche von einem Quadratzentimeter Papier binnen einer Minute bei einem Druckunterschied von einem\nKilopascal durchdringt.\n\n14 b) Der in den Merkmalen A und F enthaltenen Zweckangabe, die Entzündungsneigung zu verringern bzw. in ausreichendem Maße zu verringern, lassen sich keine über die Festlegungen in den einzelnen Merkmalen hinausgehenden Anforderungen dazu entnehmen, um welches oder auf welches Maß die Entzündungsneigung abgesenkt werden muss.\n\n15 aa) Insbesondere lässt sich diesen Zweckangaben nicht entnehmen,\ndass die Zigarette selbsterlöschend sein muss.\n\n16 Diese Eigenschaft wird in den einleitenden Passagen der Beschreibung\nzwar als vorteilhaft bezeichnet. Sie hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden.\n\n17 Dies steht in Einklang mit den Ausführungen in der Beschreibung, wonach\nein Selbsterlöschen eine Absenkung der Permeabilität auf 5 bis 25 Coresta erfordert, während Merkmal F eine Absenkung auf weniger als 40 Coresta genügen\nlässt. Eine Permeabilität von unter 40 und insbesondere unter 30 Coresta wird in\nder Beschreibung zwar ebenfalls als vorteilhaft bezeichnet. Der sich daran anschließende Hinweis, dieser Bereich (\"this range\") gewährleiste die angestrebten\nErgebnisse bezüglich eines Selbsterlöschens (Abs. 47), bezieht sich aber nur auf\nden zuletzt angeführten Bereich von 5 bis 25 Coresta. Folgerichtig schließt Patentanspruch 25 ein Selbsterlöschen sogar zwingend aus.\n\n18 bb) Den Merkmalen A und F kann auch nicht entnommen werden, dass\neine ausreichende Absenkung der Entzündungsneigung durch einen standardisierten Test bestätigt werden muss.\n\n19 In der Beschreibung werden zwar zwei Testmethoden geschildert, mit denen die Verringerung der Entzündungsneigung (Abs. 23) bzw. ein Selbsterlöschen (Abs. 24) überprüft werden können. Dies hat in Patentanspruch 1 jedoch\nebenfalls keinen Niederschlag gefunden.\n\n20 c) Das filmbildende Material im Sinne der Merkmale C, H und I ist zu\nunterscheiden von der filmbildenden Zusammensetzung im Sinne von Merkmal G.\n\n21 Das filmbildende Material ist dasjenige Material, das nach Abschluss des\nHerstellungsverfahrens in den dafür vorgesehenen Bereichen der Papierumhüllung aufgebracht ist und die Permeabilität auf weniger als 40 Coresta verringert.\n\n22 Die filmbildende Zusammensetzung ist eine Lösung, die das filmbildende\nMaterial erhält und dazu dient, dieses auf die Umhüllung aufbringen zu können.\n\n23 Als Lösungsmittel führt die Beschreibung beispielhaft Wasser an. Daneben können weitere Inhaltsstoffe vorhanden sein (Abs. 33). Patentanspruch 1\nenthält insoweit keine zwingenden Festlegungen.\n\n24 Die zwischen den Parteien in anderem Zusammenhang umstrittene Frage,\nob als Lösung im Sinne von Merkmal G auch eine Suspension angesehen werden kann, bedarf für die Beurteilung des Rechtsbestands keiner Entscheidung.\n\n25 d) Patentanspruch 1 lässt ferner offen, in welcher Weise das filmbildende Material aufgetragen wird.\n\n26 e) Patentanspruch 1 enthält auch keine näheren Vorgaben zu der\nForm der aneinander angrenzenden Bereiche.\n\n27 Mit Rücksicht auf die Funktion dieser Bereiche mag es sich zwar anbieten,\ndiese ringförmig anzuordnen, wie dies in der Beschreibung als vorteilhaft dargestellt wird (Abs. 14) und in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt\nist.\n\n28 In Anspruch 1 hat diese Gestaltung jedoch keinen Niederschlag gefunden.\n\n29 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:\n\n30 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich ohne erfinderische Tätigkeit\naus dem US-Patent 5 878 753 (NiK4) und einer Produktliste für Zigarettenpapiere der K. Corporation aus dem Jahr 1992 (NiK9). NiK4 offenbare\neine Papierhülse für einen Rauchartikel mit den Merkmalen A bis D, F, G und I.\nNicht offenbart seien die Permeabilität der unbehandelten Bereiche (Merkmal E)\nund die Viskosität des filmbildenden Materials (Merkmal H). NiK4 schließe die\nVerwendung eines Papiers mit der nach Merkmal E erforderlichen Permeabilität\nvon mehr als 60 Coresta allerdings auch nicht aus. Daraus ergebe sich zwar kein\nAnlass, anstelle des in NiK4 ausdrücklich genannten Papiertyps (K. grade 603)\nein anderes Papier auszuwählen. Indessen betreffe der Gesichtspunkt der Reduzierung der Entzündungsneigung jeden mit der Herstellung von Zigaretten befassten Fachmann. Eine Befassung mit den in NiK9 aufgelisteten Papieren mit\neiner Permeabilität von 67 oder 80 Coresta habe deshalb ebenfalls zur Lehre der\nNiK4 und damit ohne erfinderisches Zutun zu Merkmal E geführt.\n\n31 Wenn der Fachmann, ein Ingenieur mit Masterabschluss in der Papiertechnik mit einem Schwerpunkt im Bereich des Chemieingenieurwesens und entsprechenden chemischen Kenntnissen sowie mehrjähriger Berufserfahrung auf\ndem Gebiet der Beschichtung von Rauchwarenumhüllungen wie Zigarettenpapieren, die beiden Lösungsmittel und den Füllstoff in der von NiK4 vorgegebenen\nMenge verwende und die verwendete Ethylcellulose aus dem am Markt erhältlichen Ethylcellulosen mit verschiedenen Viskositäten so wähle, dass er die in\nNiK4 formulierte Zielvorgabe (S. 7, Z. 44 f.: \"… 45 seconds using a Zahn #2 Cup\nViscometer …\") einhalte, gelange er ohne weiteres zu Merkmal H. Dabei werde\ner eine Temperatur im Bereich von 20° bis 26,7° C (= 80° F) wählen, ohne dass\ndem eine Bedeutung für das Ergebnis zukomme.\n\n32 III. Diese Erwägungen halten der Überprüfung im Berufungsverfahren\nim Ergebnis stand.\n\n33 1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand\nvon Patentanspruch 1 in NiK4 nicht vollständig offenbart ist.\n\n34 a) NiK4 offenbart eine Umhüllung für Rauchartikel zur Steuerung der\nEntzündungsneigung.\n\n35 In NiK4 wird einleitend - nahezu wortgleich wie im Streitpatent - ausgeführt, es bestehe ein zunehmendes Bedürfnis nach Rauchartikeln mit verringerter\nEntzündungsneigung. Im Stand der Technik sei hierzu bereits vorgeschlagen\nworden, die Entzündungsneigung in ringförmigen Bereichen durch Aufbringen\nvon filmbildenden Lösungen zu reduzieren (Sp. 1 Z. 16 bis Sp. 2 Z. 21). Bekannte Ausführungsformen führten aber zu einem spürbaren Wechsel der\nRauchcharakteristik, insbesondere dann, wenn die Glut während eines Zuges an\nder Zigarette den Übergang zwischen einem behandelten und einem unbehandelten Bereich erreiche. NiK4 verfolgt das Ziel, solche Wechsel zu vermeiden.\n\n36 Zur Lösung schlägt NiK4 vor, die Bereiche mit verringerter Permeabilität\nso auszugestalten, dass sich das Permeabilitätsprofil kontinuierlich verändert\n(Sp. 2 Z. 65 bis Sp. 3 Z. 14). Zur Verringerung der Permeabilität kann eine filmbildende Lösung aufgebracht werden (Sp. 3 Z. 15-29). Dies kann auch durch\nkonventionellen Hochgeschwindigkeitsdruck erfolgen, und zwar wahlweise in\neinem einzelnen oder in mehreren Durchläufen. Die Viskosität der Lösung muss\nan die Drucktechnik angepasst werden. Durch Auswahl eines geeigneten Werts\nkann die angestrebte Permeabilität mit einem einzigen Durchlauf erreicht werden\n(Sp. 7 Z. 23-36).\n\n37 Die Umhüllung kann jede Art von kommerziell erhältlichem Zigarettenpapier wie zum Beispiel K. grade 603 enthalten (Sp. 5 Z. 23-27). Bei allen Ausführungsbeispielen kommt der als Beispiel angeführte Papiertyp zum Einsatz. Dessen Permeabilität wird mit 32,6 Coresta angegeben (Sp. 7 Z. 39-43). Die Breite\nder behandelten Bereiche soll so bemessen werden, dass die Zigarette von\n\nselbst erlischt. Hierzu soll die die Permeabilität auf Werte zwischen 2 und 6\nCoresta reduziert werden (Sp. 5 Z. 30-41). Bei den Ausführungsbeispielen werden Werte zwischen 0,29 Coresta (Beispiel 7, Sp. 9 Z. 8 f.) und 3,2 Coresta (Beispiel 2, Sp. 8 Z. 17 f.) erzielt.\n\n38 b) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merkmale A bis D, F, G und I offenbart.\n\n39 c) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal E in\nNiK4 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.\n\n40 Wie auch die Klägerin nicht verkennt, wird in der Beschreibung der Ausführungsbeispiele (Sp.7 Z. 38 ff.) lediglich die Verwendung des Papiers K. grade\n603 des Herstellers K. mit einem Permeabilitätswert von\n32,6 Coresta offenbart. Selbst wenn die Ausführungen, wonach jede Art von\nkommerziell erhältlichem Zigarettenpapier in Betracht kommt (Sp. 5 Z. 23-27),\nals Hinweis auch auf andere Papiere und ferner auf Papierarten mit abweichenden Permeabilitätswerten zu verstehen ist, ergibt sich daraus kein konkreter anderer Wert, insbesondere kein Wert im Bereich oberhalb von 60 Coresta. Diesbezügliche Erkenntnisse ergaben sich nur unter Heranziehung zusätzlichen\nFachwissens und aufgrund weiterer fachlicher Überlegungen zur Permeabilität in\nFrage kommender Papiere. Dies reicht für eine unmittelbare Offenbarung nicht\naus.\n\n41 2. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der\nGegenstand von Patentanspruch 1 durch eine Kombination von NiK4 und NiK9\nnahegelegt war.\n\n42 Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich bereits aus NiK4\ndie konkrete Anregung, die dort offenbarte Lehre auch auf Papiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 Coresta anzuwenden, wie sie zum Beispiel in NiK9\n(K. grade 508 und K. grade 672) offenbart sind.\n\n43 a) Wie bereits oben dargelegt wurde, enthält NiK4 den ausdrücklichen\nHinweis, dass die offenbarte Lösung auf alle kommerziell erhältlichen Rauchartikelpapiere angewendet werden kann (Sp. 5 Z. 24-27).\n\n44 Dieser Hinweis erschöpft sich nicht in einer floskelhaften Klarstellung,\ndass die geschilderten Ausführungsbeispiele nicht als abschließend zu verstehen\nsind. Ihm ist auch nicht zu entnehmen, dass andere Papiere bezüglich ihrer Permeabilität oder sonstigen Eigenschaften im Wesentlichen dieselbe Charakteristik\naufweisen müssen wie der bei den Ausführungsbeispielen eingesetzte Papiertyp\n(K. grade 603).\n\n45 Der von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts im Einspruchsbeschwerdeverfahren geäußerten abweichenden Auffassung (EPA, Entscheidung vom 16. September 2016 - T 0388/15 - 3.3.06 Rn. 17.3.6) vermag der\nSenat nicht beizutreten.\n\n46 Der Papiertyp K. grade 603 wird an der betreffenden Stelle nur beispielhaft angeführt. Besondere Eigenschaften, die für die Auswahl eines anderen geeigneten Papiertyps von Bedeutung sein könnten, werden in diesem Zusammenhang nicht benannt. Auch der Permeabilitätswert wird an dieser Stelle nicht erwähnt. Er wird lediglich bei der Beschreibung der Ausführungsbeispiele angegeben (Sp. 7 Z. 41 f.).\n\n47 Bei den Ausführungsbeispielen kommt der Permeabilität des Ausgangspapiers zwar große Bedeutung zu, weil es darum geht, diesen Wert in bestimmten Bereichen in bestimmter Weise zu verringern. Weder aus den allgemeinen\nAusführungen in NiK4 noch aus der Schilderung der Ausführungsbeispiele ergeben sich jedoch Hinweise darauf, dass die in NiK4 offenbarte Vorgehensweise\nnur bei bestimmten Ausgangswerten in Betracht kommt.\n\n48 b) Ob NiK4 ausreichende Hinweise darauf enthält, ob und wie der als\nfür das Selbsterlöschen vorteilhaft geschilderte Bereich von 2 bis 6 Coresta auch\nausgehend von einem höheren Ausgangswert erreicht werden kann, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Unabhängig von dieser Frage ergab sich aus\nNiK4 jedenfalls die Anregung, die Permeabilität auch ausgehend von einem höheren Ausgangswert um eine Spanne zu reduzieren, wie sie in NiK4 offenbart ist.\n\n49 Die Lehre der NiK4 beschränkt sich nicht auf das Selbsterlöschen und eine\ndafür notwendige Absenkung der Permeabilität auf weniger als 6 Coresta. Als\nZiele angegeben werden vielmehr auch eine signifikante Reduzierung der Entzündungsneigung (Sp. 2 Z. 49-52) und eine filmbildende Lösung, die die Permeabilität im dafür erforderlichen Umfang verringert (Sp. 3 Z. 19-23). Im Einklang\ndamit wird der als zum Selbsterlöschen führend bezeichnete Wertebereich zwischen 2 und 6 Coresta lediglich als bevorzugt bezeichnet (Sp. 5 Z. 57), nicht aber\nals zwingend notwendig. Folgerichtig sieht Anspruch 1 in NiK4 nur vor, dass es\nBereiche mit verringerter Permeabilität zur Verbesserung der Eigenschaften in\nBezug auf die Entzündungsneigung gibt. Eine Absenkung auf einen Wert von\nunter 6 Coresta ist erst in Anspruch 10 zwingend vorgegeben.\n\n50 c) Vor diesem Hintergrund ist der in NiK4 enthaltene Hinweis auf die\nEignung grundsätzlich aller kommerziell erhältlichen Zigarettenpapiere auch\nnicht deshalb einschränkend zu verstehen, weil NiK4 vor allem einen abrupten\nWechsel des Permeabilitätswerts vermeiden will.\n\n51 In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob die in NiK4 offenbarten gestuften Übergänge auch dann hergestellt werden können, wenn die\nzu überbrückende Differenz zwischen den Permeabilitätswerten der einzelnen\nBereiche deutlich größer ist. Aus dem Hinweis auf die Eignung anderer Papiere\nergab sich jedenfalls, dass vergleichbare Übergänge bei Papieren mit höherem\nAusgangswert dann erreicht werden können, wenn die Differenz zwischen den\neinzelnen Bereichen in einer vergleichbaren Größenordnung liegt.\n\n52 d) Entgegen der Auffassung der Berufung ist NiK4 nicht zu entnehmen, dass die dort geschilderten Verfahren zur Reduzierung der Permeabilität\nnur bei bestimmten Ausgangswerten anwendbar sind.\n\n53 Wie die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat, ergaben sich aus\nden unterschiedlichen Viskositätswerten bei den einzelnen Ausführungsbeispielen in NiK4 zwar keine sicheren Hinweise darauf, mit welchen Viskositätswerten\nein Papier mit einer Permeabilität von 60 Coresta erfolgreich behandelt werden\nkann. Mit dem Hinweis auf die Viskosität als ausschlaggebende Größe und dem\nergänzenden Hinweis, dass die filmbildende Schicht bei Bedarf auch in mehreren\nDurchgängen aufgetragen werden kann (Sp. 7 Z. 23-36), benennt NiK4 aber die\ninsoweit relevanten Verfahrensparameter.\n\n54 Dem von der Berufung hervorgehobenen Gesichtspunkt der Porengröße\nkommt insoweit keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Zwar ist nicht auszuschließen, dass mit zunehmender Permeabilität auch die Porengröße ansteigt.\nEinen festen Zusammenhang gibt es insoweit aber schon deshalb nicht, weil die\nPermeabilität, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, nicht nur von der\nGröße abhängt, sondern auch von der Anzahl der Poren. Dementsprechend\nkann nicht einmal ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass Papiere mit\nvergleichbarer Permeabilität eine vergleichbare - und gleichmäßige - Porengröße\naufweisen. Hinweise darauf, dass der Porengröße des in den Ausführungsbeispielen von NiK4 eingesetzten Papiertyps dennoch zentrale Bedeutung zukommt, lassen sich der Entgegenhaltung nicht entnehmen. Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, deutet der Hinweis auf die Möglichkeit mehrerer Druckdurchgänge vielmehr darauf hin, dass eine deutliche Reduzierung der\nPermeabilität unabhängig von der konkreten Porenbeschaffenheit zu erreichen\nist.\n\n55 e) Entgegen der Auffassung der Berufung kann weder NiK4 noch\nsonstigen Entgegenhaltungen entnommen werden, dass die Aufbringung einer\nfilmbildenden Schicht im Stand der Technik nur für Papiere mit einer Permeabilität im Bereich bis zu 30 oder 40 Coresta als gangbarer Weg angesehen wurde.\n\n56 Zwar wird in einigen Entgegenhaltungen eine höhere Permeabilität durch\nPerforation eines Papiers mit einem geringeren Ausgangswert erzielt. Wie sich\naus dem US-Patent 4 889 145 (NiK29) ergibt, wurden im Stand der Technik aber\nauch Papiere mit höheren Ausgangswerten durch Aufbringen einer Beschichtung\nbehandelt. In den Ausführungsbeispielen von NiK29 werden etwa Papiere mit\neiner Permeabilität von 80 bzw. 135 Coresta eingesetzt und die Permeabilität\ndurch Beschichten deutlich reduziert (Sp. 5 Z. 15 ff.).\n\n57 f) Die Ausführungen des Patentgerichts zum Naheliegen des Merkmals H greift die Berufung nicht an. Anhaltspunkte, die zu einer abweichenden\nBeurteilung führen könnten, sind auch im Übrigen nicht ersichtlich.\n\n58 3. Hinsichtlich des Hilfsantrags 0 ergibt sich in Bezug auf Patentanspruch 1 schon deshalb keine abweichende Beurteilung, weil dieser Antrag nur\neine Änderung in Bezug auf Patentanspruch 25 vorsieht.\n\n59 Ob der Gegenstand von Patentanspruch 25 in dieser Fassung für sich gesehen Rechtsbestand hat, ist im Berufungsverfahren nicht zu beurteilen. Das Patentgericht hat die Klage insoweit abgewiesen und die Klägerin greift dies nicht\nan.\n\n60 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG und § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nBacher Hoffmann Kober-Dehm\n\nMarx Rensen\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 22.10.2019 - 4 Ni 84/17 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","retrieved":"2026-10-24 08:01:42.650944+00:00"},"card":{"id":"bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. Zivilsenat","date":"2021-09-28","dockets":["X ZR 26/20"],"decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:280921UXZR26.20.0","ids":{"ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:280921UXZR26.20.0"},"cite_as":"BGH, Urteil vom 28.09.2021 – X ZR 26/20","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 2019 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/97","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"97","label":"§ 97 ZPO","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[{"position":1,"court":"BPatG","court_id":"bpatg","court_as_stated":"BPatG","date":"2019-10-22","docket":"4 Ni 84/17 (EP)","decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BPatG:2019:221019U4Ni84.17EP.0","id":"bpatg/2019-10-22/4-ni-84-17-ep","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bpatg/2019-10-22/4-ni-84-17-ep","is_this_decision":false,"is_held":true},{"position":2,"court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","date":"2021-09-28","docket":"X ZR 26/20","decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:280921UXZR26.20.0","id":"bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-09-28/x-zr-26-20","is_this_decision":true,"is_held":true},{"position":3,"court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","date":"2021-12-14","docket":"X ZR 26/20","decision_type":"Beschluss","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:141221BXZR26.20.0","id":"bgh/2021-12-14/x-zr-26-20","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-12-14/x-zr-26-20","is_this_decision":false,"is_held":true}],"has_records":true,"note":"As the courts' records state it (getProceeding). No outcome is given."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-10-24T08:01:42.650944+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}