{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-01_NA_2021-05-27_I_ZR_166_20_NA_NA_0","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:270521BIZR166.20.0","court":"BGH","senate":"1. Zivilsenat","decided":"2021-05-27","aktenzeichen":"I ZR 166/20","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nBESCHLUSS\nI ZR 166/20\n\nvom\n\n27. Mai 2021\n\nin dem Rechtsstreit\n\nECLI:DE:BGH:2021:270521BIZR166.20.0\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Mai 2021 durch den\nVorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin\nDr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odörfer\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten werden das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 11. September 2020 und das Ergänzungsurteil vom 27. November 2020\naufgehoben.\n\nDie Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch\nüber die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.\n\nDer Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 470.000 €\nfestgesetzt.\n\nGründe:\n\n1 I. Die Parteien stellen Sportbekleidung, insbesondere auch Teamsportbekleidung her.\n\n2 Die Klägerin nutzt seit 2010 zumindest teilweise eine 5-Cubes genannte\nGrafik auf ihrer Sportbekleidung und in der Werbung. Bei der Grafik sind fünf\nQuadrate in einer Reihe angeordnet. Die Quadrate sind meist auf der linken\nSchulter eines Trikots oder auf der linken Außenseite der Sporthosen in schwarz\noder weiß kontrastierend zum Rest des Kleidungsstücks angebracht. Die Klägerin stattet professionelle Sportmannschaften mit Sportbekleidung im 5-Cubes-Design aus. Daneben nutzen auch weitere Vereine die 5-Cubes-Bekleidung der\nKlägerin, womit die Klägerin ihre wesentlichen Einnahmen erzielt. Im Übrigen\nnutzt die Klägerin die sogenannte \"E. \" auf den Kleidungsstücken,\nein Flügelsymbol, das regelmäßig neben dem Schriftzug auf Trikots und Stadionbanden prangt sowie auch in einem der fünf Quadrate.\n\n3 Die Klägerin ist Inhaberin der im Laufe des vorliegenden Verfahrens am\n21. Dezember 2017 angemeldeten und am 13. August 2018 eingetragenen deutschen Positionsmarke Nr. 30 2017 034 043 \"5 Quadrate auf dem Ärmel eines\nSporttrikots\". Die Beklagte betreibt ein Löschungsverfahren gegen diese Marke.\n\n4 Die im Jahr 2011 in New York gegründete Beklagte stattet ebenfalls Sportmannschaften mit ihren Trikots aus. Sie vertreibt ihre Sportbekleidung seit 2015\nauch in Deutschland. Seit der Saison 2016/17 versieht die Beklagte ihre Sportkleidung mit einer aus vier in einer Reihe angeordneten Würfeln bestehenden\nGrafik, die jeweils auf den Schulterpartien der Trikots sowie an der Außenseite\nder Sporthosen angebracht ist.\n\n5 Mit anwaltlichem Schreiben vom 1. September 2016 mahnte die Klägerin\ndie Beklagte wegen der Produktgestaltung ab und forderte sie vergeblich zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung auf. Die Klägerin erwirkte sodann eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 20. September\n2016, mit der der Beklagten wegen unlauterer Nachahmung verboten wurde, geschäftlich handelnd auf Sportbekleidung vier in einer Reihe angeordnete Würfel\nzu benutzen, wie in der Beschlussverfügung wiedergegeben. Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 20. Oktober 2016 auf, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen und verlangte die Kosten für das\nAbschlussschreiben für den Fall, dass die Angelegenheit durch die Abgabe der\nverlangten Erklärung abgeschlossen würde. Die einstweilige Verfügung wurde\nauf Widerspruch der Beklagten durch Urteil des Landgerichts Köln vom 10. Januar 2017 mangels wirksamer Vollziehung aufgehoben.\n\n6 Die Klägerin hält die von der Beklagten verwendeten \"4 Würfel\" vorrangig\nfür eine unlautere Nachahmung ihrer 5-Cubes. Hilfsweise führt die Klägerin ihre\nMarke ins Feld.\n\n7 Die Klägerin hat lauterkeitsrechtlich begründete Anträge auf Unterlassung\ndes Vertriebs von Sportbekleidung mit vier in einer Reihe angeordneten Würfeln\n(wie konkret abgebildet), Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Ersatz von\nAbmahnkosten sowie hilfsweise auf ihre Marke gestützte Anträge auf Unterlassung des Vertriebs von Mannschaftssporttrikots für Handball, Volleyball und Fußball mit vier in einer Reihe abgebildeten Würfeln (wie konkret abgebildet), Auskunft und Schadensersatzfeststellung (jeweils ab 13. August 2018, dem Datum\nder Markeneintragung) gestellt. Die Beklagte hat widerklagend wegen des Anspruchs auf Ersatz der Kosten des Abschlussschreibens (Widerklageantrag I)\nsowie gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche der Klägerin\n(Widerklageanträge II) negative Feststellungsklage erhoben.\n\n8 Das Landgericht hat die lauterkeitsrechtlichen Hauptanträge abgewiesen,\nden auf Markenrecht gestützten Hilfsanträgen stattgegeben und die Widerklage\nals unzulässig abgewiesen.\n\n9 In der Berufungsinstanz hat die Beklagte die Widerklage für erledigt erklärt, soweit das Landgericht den Hilfsanträgen stattgegeben hat, und erklärt, die\nFeststellungswiderklage beziehe sich über den hilfsweise gestellten Klageantrag\nhinaus auf die Feststellung des Nichtbestehens der Ansprüche aus der Marke\nder Klägerin, die im Rahmen der Abmahnung geltend gemacht worden seien und\ndie über die konkrete Verletzungsform hinausgingen, die allein Gegenstand des\nKlageantrags geworden seien.\n\n10 Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage in den\nlauterkeitsrechtlichen Hauptanträgen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten\ngegen die Abweisung der Widerklage hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.\nMit ihrer Nichtzulassungsbeschwerde, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihre im Berufungsrechtszug gestellten Anträge weiter.\n\n11 II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt gemäß § 544\nAbs. 9 ZPO zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung\ndes Rechtsstreits an das Berufungsgericht.\n\n12 1. Das Berufungsgericht hat die Zuerkennung der Klageanträge und die\nAbweisung der negativen Feststellungswiderklage wie folgt begründet:\n\n13 Die beanstandete Kennzeichnung stelle eine unlautere Rufausbeutung\ndar. Der Kennzeichnung der Klägerin komme durchschnittliche wettbewerbliche\nEigenart zu. Der Verkehr, der an Herstellerkennzeichen im Schulterbereich von\nSportkleidung gewöhnt sei, erkenne in der Kennzeichnung der Klägerin einen\nHerstellerhinweis. Die Kennzeichnung der Beklagten stelle eine fast identische\nNachahmung dar, weil in ihr alle wesentlichen Merkmale der Kennzeichnung der\n\nKlägerin, insbesondere die Positionierung der Quadrate, übernommen seien. Die\nBeklagte nutze mit ihrer Nachahmung den Ruf des Produkts der Klägerin unlauter aus. Die Klägerin habe nachgewiesen, dass ihre Trikotkennzeichnung eine\ngewisse Bekanntheit im Markt habe. Ein nicht unerheblicher Anteil an Trikots mit\ndieser Gestaltung werde von Bundesligamannschaften im Fußball getragen. Daraus ergebe sich ein nicht unerheblicher Werbeeffekt. Es komme hinzu, dass\nweitere Vereine aus dem Profisport, wie etwa Handball- oder Volleyballvereine,\nTrikots trügen, die jedenfalls zum Teil mit dem Kennzeichen der Klägerin ausgestattet seien. Auch diese Mannschaften, bei denen es sich im Handball und Volleyball um Mannschaften der ersten Bundesliga handele, die regelmäßig um die\ndeutsche Meisterschaft konkurrierten, würden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Der Ruf der Produkte der Klägerin beruhe darauf, dass es sich um die Originaltrikots handele, die von bekannten Fußball-, Handball-, Volleyballmannschaften und weiteren Vereinen getragen würden. Der für die Rufausnutzung erforderliche Imagetransfer folge daraus, dass das Publikum annehme, bei den\nProdukten der Beklagten handele es sich um die Originalprodukte. Das Verhalten\nder Beklagten sei bei Abwägung aller Umstände unlauter.\n\n14 Der Widerklageantrag I sei zwar zulässig, weil sich die Klägerin eines entsprechenden Anspruchs berühmt habe. Der Antrag sei aber unbegründet, weil\nder Anspruch auf Ersatz der Kosten für das Abschlussschreiben bestehe.\n\n15 Die unter II gestellten Widerklageanträge seien unbegründet, weil die von\nder Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche bestünden.\n\n16 2. Das Berufungsgericht hat mit dieser Beurteilung den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt.\n\n17 a) Die Klägerin hat vorgetragen, die Fußballbundesligavereine 1. FC Köln\nund Dynamo Dresden mit Trikots, die die streitgegenständliche Kennzeichnung\n\naufweisen, ausgestattet zu haben. Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, dass keiner der von der Klägerin ausgestatteten Fußballbundesligavereine Trikots mit der streitgegenständlichen Kennzeichnung benutzt. Die Klägerin\nist dem weder mit Sachvortrag noch mit Beweisangeboten entgegengetreten.\n\n18 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die gewisse Bekanntheit der\nTrikotkennzeichnung der Klägerin ergebe sich daraus, dass ein nicht unerheblicher Anteil an Trikots mit dieser Gestaltung von Bundesligamannschaften im\nFußball getragen werde. Hieraus kann nur geschlossen werden, dass das Berufungsgericht den entgegenstehenden Vortrag der Beklagten übersehen hat.\n\n19 3. Diese Gehörsverletzung ist entscheidungserheblich, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Berufungsgericht bei Berücksichtigung des\nübergangenen Vorbringens anders entschieden hätte (vgl. BGH, Urteil vom\n20. September 2010 - II ZR 296/08, BGHZ 187, 69 Rn. 14 mwN; Beschluss vom\n19. Januar 2012 - V ZR 141/11, WuM 2012, 164 Rn. 11; Beschluss vom 11. April\n2013 - I ZR 160/12, TranspR 2013, 383 Rn. 16). Dies gilt auch mit Blick darauf,\ndass das Berufungsgericht für die Beurteilung der gewissen Bekanntheit auch\nweitere Umstände herangezogen hat. Die Gehörsverletzung wirkt sich auf die\nlauterkeitsrechtlich begründete Zuerkennung der Klage ebenso aus wie auf die\nAbweisung des Widerklageantrags I, mit dem ein Anspruch auf Erstattung der\nKosten eines Abschlussschreibens im Anschluss an das lauterkeitsrechtlich begründete Eilverfahren bekämpft wird.\n\n20 Für die Entscheidung des Berufungsgerichts über die gegen die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche gerichtete negative Feststellungswiderklage (Widerklageanträge II) ist die Gehörsverletzung nicht entscheidungserheblich, weil das Berufungsgericht zwar bei der Frage der Kennzeichnungskraft die\ngehörswidrig getroffene Feststellung zum Bundesligafußball in Bezug genommen, jedoch im Ergebnis eine Steigerung der Kennzeichnungskraft verneint hat.\n\nDas angegriffene Urteil unterliegt insoweit jedoch ebenfalls der Aufhebung und\nZurückverweisung, weil andernfalls - soweit das Berufungsgericht über den Hilfsantrag der Klägerin zu entscheiden haben sollte - die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen über die den Gegenstand von Klage und Widerklage\nbildenden markenrechtlichen Ansprüche bestünde (vgl. hierzu Jacobs in Stein/\nJonas, ZPO, 23. Aufl., § 562 Rn. 3; MünchKomm.ZPO/Krüger, 6. Aufl., § 562\nRn. 3, jeweils mwN). Mit Blick auf die darin getroffene Kostenentscheidung ist\nauch das Ergänzungsurteil aufzuheben (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 1984\n- VIII ZR 313/82, NJW 1984, 2687 [juris Rn. 78 f.]).\n\nKoch Löffler Schwonke\n\nFeddersen Odörfer\n\nVorinstanzen:\nLG Köln, Entscheidung vom 24.09.2019 - 31 O 414/16 -\nOLG Köln, Entscheidung vom 11.09.2020 - 6 U 240/19 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-05-27/i-zr-166-20","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 544","ref_norm":"544","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-05-27/i-zr-166-20","retrieved":"2026-10-24 07:57:19.346758+00:00"},"card":{"id":"bgh/2021-05-27/i-zr-166-20","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"1. 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