{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:030821UXZR57.19.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2021-08-03","aktenzeichen":"X ZR 57/19","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 57/19 Verkündet am:\n3. August 2021\nPawlik\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2021:030821UXZR57.19.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 29. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter\nDr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufungen gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 29. Mai 2019 werden zurückgewiesen.\n\nVon den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin ein\nDrittel und die Beklagte zwei Drittel.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 1 145 729 (Streitpatents), das am\n18. September 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier dänischer\nAnmeldungen vom 18. September und 1. November 1996 angemeldet worden\nist und ein Blasenkatheter-Set betrifft. Patentanspruch 1, auf den zehn weitere\nAnsprüche zurückbezogen sind, hat im Einspruchsverfahren folgende Fassung\nerhalten:\n\nA urinary catheter assembly comprising at least one urinary catheter, the catheter\nhaving a catheter tube coated on its external surface on a substantial part of its\nlength from its distal end with a hydrophilic surface layer in the form of a hydrophilic coating intended to produce a low-friction surface character of the catheter\nby treatment with a liquid swelling medium prior to use of the catheter and a catheter package made of a gas impermeable material formed by a multiple layer\nthermoplastic film material comprising aluminium, the package having a cavity for\naccommodation of the catheter, wherein the cavity accommodates said liquid\nswelling medium for provision of a ready-to-use catheter assembly.\n\n2 Die Klägerin, die aus dem Streitpatent gerichtlich in Anspruch genommen\nwird, hat dieses insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand\ndes Schutzrechts gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen\nhinaus und sei nicht patentfähig; zudem sei die Erfindung nicht so offenbart, dass\nein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der geltenden Fassung und hilfsweise in neun geänderten Fassungen verteidigt.\n\n3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dessen\nGegenstand über die mit dem dritten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht,\nund die Klage im Übrigen abgewiesen. Hiergegen richten sich die Berufungen\nbeider Parteien, mit denen sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die Berufungen beider Parteien sind zulässig, haben jedoch in der Sache\nkeinen Erfolg.\n\n5 I. Das Streitpatent befasst sich mit einem Set aus mindestens einem\nKatheter zur Entleerung der Harnblase und einer Verpackung, die den Katheter\naufnimmt.\n\n6 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents waren im Stand der Technik Katheter bekannt, auf deren Spitze vor der Einführung in die Harnröhre ein\ngelartiges Gleitmittel aufgetragen wird. Für solche Katheter gab es Verpackungen, die einen aufreißbaren Beutel mit dem Gleitmittel umfassten (Abs. 3).\n\n7 Bei Blasenkathetern für den intermittierenden Gebrauch sei es von besonderer Bedeutung, dass der Katheter leicht durch die Harnröhre gleite, ohne diese\nzu verletzen. Dafür seien Katheter mit reibungsarmer Oberfläche entwickelt worden, auf die sich die Erfindung beziehe. Die reibungsarme Oberfläche werde\ndurch eine hydrophile Schicht erzielt, typischerweise eine Beschichtung, die vor\ndem Gebrauch mit einem flüssigen Quellungsmedium in Kontakt gebracht werde\n(Abs. 4).\n\n8 Außerhalb einer klinischen Umgebung werde als Quellungsmedium meist\nLeitungswasser verwendet. Zur Verringerung von Infektionsrisiken sei es wünschenswert, dass die Umgebung und das Quellungsmedium möglichst sauber\nund antiseptisch seien. Dies könne mit Schwierigkeiten verbunden sein, wenn\nder Katheter außerhalb der häuslichen Umgebung verwendet werde, weil öffentliche Toiletten für behinderte Patienten oft schwer zugänglich seien oder unzulängliche hygienische Verhältnisse böten (Abs. 7).\n\n9 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische\nProblem, ein Blasenkatheter-Set bereitzustellen, das eine hygienische und\nsichere Anwendung möglichst unabhängig von der Umgebung ermöglicht.\n\n10 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent ein Blasenkatheter-Set vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:\n\n11 1 A urinary catheter assembly compris- Ein Blasenkatheter-Set, umfassend\ning\n2 at least one urinary catheter, zumindest einen Blasenkatheter,\n2a having a catheter tube coated on its mit einer Katheterröhre, die auf ihrer\nexternal surface on a substantial part äußeren Oberfläche auf einem weof its length from its distal end with a sentlichen Teil ihrer Länge von ihrem\nhydrophilic surface layer in the form of distalen Ende aus mit einer hydrophia hydrophilic coating len Schicht in Form einer hydrophilen\nBeschichtung versehen ist;\n2b intended to produce a low-friction sur- diese dient dazu, einen reibungsarface character of the catheter by treat- men Charakter der Oberfläche des\nment with a liquid swelling medium Katheters durch Behandlung mit eiprior to use of the catheter nem flüssigen Quellungsmedium vor\ndem Gebrauch des Katheters zu erzeugen;\n3 a catheter package eine Katheterverpackung\n3a made of gas impermeable material aus gasundurchlässigem Material,\nformed by a multiple layer thermo- das aus einem mehrschichtigen therplastic film material comprising alu- moplastischen Filmmaterial besteht,\nminium das Aluminium enthält,\n3b the package having a cavity for ac- mit einem Hohlraum zur Aufnahme\ncommodation of the catheter des Katheters,\n3c the cavity accommodates said liquid in dem das flüssige Quellungsmedium\nswelling medium for provision of the zur Bereitstellung eines gebrauchsferready-to-use catheter assembly. tigen Katheter-Sets untergebracht ist.\n\n12 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.\n\n13 a) Zu Recht ist das Patentgericht zu der Auffassung gelangt, dass der\nAnspruch nicht auf intermittierende Katheter beschränkt ist, also solche, die nur\nfür den einmaligen kurzfristigen Gebrauch bestimmt sind.\n\n14 Zwar trifft es zu, dass sich die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Probleme unzureichender hygienischer Bedingungen regelmäßig\nnicht stellen, wenn ein Dauerkatheter gelegt werden soll, da dies zumeist in einer\nKlinik oder im häuslichen Umfeld des Patienten geschieht. Im Patentanspruch\nhat dies jedoch keinen Niederschlag gefunden.\n\n15 b) Aus Merkmal 2 a, wonach die hydrophile Schicht aus einer Beschichtung besteht, ergibt sich, dass die Katheterröhre selbst aus einem anderen\nMaterial bestehen muss.\n\n16 aa) Eine Beschränkung auf eine bestimmte Art der hydrophilen Beschichtung ist dem Anspruch nicht zu entnehmen. Wie sich aus dem Zusammenhang mit Merkmal 2 b ergibt, ist maßgeblich, dass die Beschichtung so beschaffen ist, dass bei Kontakt mit einem flüssigen Quellungsmedium eine reibungsarme Oberfläche erzeugt wird.\n\n17 Die Beschreibung nimmt insoweit Bezug auf Dokumente des Standes der\nTechnik, aus denen Katheter mit hydrophiler Beschichtung bekannt seien, und\nführt beispielhaft die europäische Patentanmeldung 217 771 (NK26), die internationale Anmeldung 94/16747 (NK27) und die europäische Patentanmeldung\n586 324 (NK28) an (Abs. 2). Diese nennen eine Vielzahl von bekannten hydrophilen Polymeren als geeignet (NK26, S. 2 Z. 50 ff. NK28, S. 5 Z. 19 ff.). Die Aufzählung umfasst jeweils auch Polyvinylpyrrolidon (PVP), ist aber auf dieses nicht\nbeschränkt.\n\n18 bb) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ist nicht festgelegt, wie die Beschichtung aufgebracht wird.\n\n19 Die Beschreibung nimmt wegen der Ausgestaltung der Beschichtung auf\nden Stand der Technik Bezug (Abs. 20). Dieser zeigt unterschiedliche Möglichkeiten zum Aufbringen einer hydrophilen Schicht auf.\n\n20 Entgegen der Auffassung der Beklagten ergeben sich aus dem allgemeinen technischen Sprachgebrauch, wie er in Lehrbüchern (Dubbel, Taschenbuch\nfür den Maschinenbau, 18. Auflage, 1994, KAP27, S. 3) oder der DIN 8580 (Juni\n1974, KAP15a S. 4) dokumentiert ist, keine zusätzlichen Einschränkungen. Die\ndort vorgenommene Definition, wonach als Beschichten nur das Aufbringen einer\nfest haftenden Schicht aus einem formlosen Stoff anzusehen ist, nicht aber das\nAufbringen flächiger Gebilde, bezieht sich auf Herstellungsverfahren. Merkmal\n2 a gibt indes nur eine Produkteigenschaft vor, nicht aber ein bestimmtes Verfahren zur Erzielung dieser Eigenschaft.\n\n21 c) Mit der in Merkmal 2 b definierten Anforderung, dass die hydrophile\nSchicht so ausgestaltet sein muss, dass sie bei Behandlung mit einem flüssigen\nQuellmedium eine geringe Reibung aufweist, grenzt sich das Streitpatent von\nden bereits erwähnten, in der Beschreibung als konventionell bezeichneten Gel-Kathetern ab, deren Oberfläche eine zu starke Reibung aufweist und deshalb mit\neinem gelartigen Gleitmittel bestrichen werden muss.\n\n22 d) In zeitlicher Hinsicht gibt Merkmal 2 b nur vor, dass die Behandlung\nmit dem flüssigen Quellungsmedium vor dem Gebrauch des Katheters möglich\nsein muss. Nach der in erster Linie verteidigten Anspruchsfassung ergeben sich\ndaraus keine weitergehenden Festlegungen in Bezug auf den Zeitpunkt, zu dem\ndies erfolgt. Insbesondere ist danach nicht erforderlich, dass die Aktivierung erst\nunmittelbar vor dem Einsatz des Katheters erfolgt.\n\n23 Die Beschreibung des Streitpatents sieht ausdrücklich vor, dass das Quellungsmedium schon bei der Herstellung des Sets in den Hohlraum gegeben und\nhierdurch die hydrophile Beschichtung der Katheterröhre sogleich aktiviert wird\n(Abs. 13 und Abs. 29).\n\n24 Das in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellte Ausführungsbeispiel umfasst zusätzlich einen Speicherkörper, der in einem erweiterten\nBereich (12) des Hohlraums angeordnet ist.\n\n25 Dieser Speicherkörper kann aus schwammartigem oder gelähnlichem\nMaterial bestehen (Abs. 23). Bei dieser Ausführungsform erfolgt die Aktivierung\nder hydrophilen Oberfläche nach der Beschreibung des Streitpatents erst vor\ndem Gebrauch des Katheters, indem beispielsweise Druck auf den Bereich 12\nausgeübt werde, so dass das flüssige Quellungsmedium aus dem Speicherkörper in den Bereich 11 fließe (Abs. 25).\n\n26 Diese Ausgestaltung wird in der Beschreibung als vorzugswürdig bezeichnet (Abs. 30). Sie ist aber nicht zwingend erforderlich (Abs. 29) und in der in\nerster Linie verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgesehen.\n\n27 e) Aus Merkmal 3 c ergibt sich ferner, dass sich das Quellungsmedium\nin demjenigen Hohlraum befinden muss, der zur Aufnahme des Katheters vorgesehen ist.\n\n28 Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend und insoweit unbeanstandet\nangenommen hat, Ausführungsformen ausgeschlossen, bei denen der Hohlraum\nzur Aufnahme des Katheters und der Hohlraum, in dem das Quellungsmedium\nuntergebracht ist, durch eine gasundurchlässige Barriere voneinander getrennt\nsind. Ob eine nur für Flüssigkeiten, nicht aber für Gas undurchlässige Barriere\nvorhanden sein darf, ist, wie nachfolgend noch darzulegen sein wird, für die Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents nicht erheblich.\n\n29 f) Als gasundurchlässig im Sinne von Merkmal 3 a ist nach der Beschreibung ein Material anzusehen, das ein Verdampfen des Quellungsmediums\nüber die empfohlene Haltbarkeitsdauer hinaus verhindert. Die Haltbarkeitsdauer\n\nkann nach der Beschreibung bis zu fünf Jahren betragen; typisch seien 36 Monate (Abs. 10). Ein fester Mindestwert ergibt sich daraus nicht.\n\n30 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie\nfolgt begründet:\n\n31 Der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Bereits in diesen sei eine integrale\nAusbildung der beiden Verpackungsteilräume für den Katheter und das flüssige\nQuellmedium offenbart, die es ermögliche, dass Flüssigkeit und Dampf zur\nKatheteroberfläche gelangten.\n\n32 Die beanspruchte Erfindung sei auch so offenbart, dass ein Fachmann,\nein Ingenieur der Medizintechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung\nvon Blasenkathetern und ihrer Verpackung, sie ausführen könne. Da das Streitpatent sich nicht näher zur hydrophilen Beschichtung verhalte, werde der Fachmann sich insoweit in den einschlägigen Dokumenten informieren. Hinweise auf\nSchwierigkeiten bei der feuchten Lagerung eines solchen Katheters fänden sich\ndort nicht.\n\n33 Ein Blasenkatheter-Set nach Patentanspruch 1 sei zwar neu, jedoch durch\nden Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt nahegelegt.\n\n34 Es könne offenbleiben, ob die deutsche Offenlegungsschrift 25 11 198\n(NK18) bzw. das parallele US-Patent 4 026 026 (NK19), die chinesische Patentanmeldung 1106744 (NK24), die japanische Patentanmeldung Sho 55-12265\n(NK31) oder die internationale Patentanmeldung 97/26937 (NK73) beachtliche\nAusgangspunkte bildeten. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 habe für den\nFachmann jedenfalls ausgehend von der internationalen Patentanmeldung\n96/30277 (NK29) auf der Hand gelegen.\n\n35 NK29 sei zwar im Prioritätsintervall veröffentlicht worden, aber dennoch\nbeachtlicher Stand der Technik, da das Streitpatent die Prioritäten der dänischen\n\nPatentanmeldungen 102396 (NK15) und 124496 (NK16) nicht wirksam in Anspruch nehme. Dort sei ein mehrschichtiges Filmmaterial, das Aluminium enthalte, nicht offenbart.\n\n36 NK29 beschreibe eine Verpackung mit einem Hohlraum zur Aufnahme des\nKatheters. Dieser Hohlraum sei auch dafür gedacht, das flüssige Quellungsmedium zur Bereitstellung eines gebrauchsfertigen Katheters aufzunehmen. Zwar\noffenbare NK29 nicht unmittelbar eine Ausführungsform, bei der das Quellungsmedium bereits in der Verpackung enthalten und der Katheter gebrauchsfertig\nsei. Aus der Beschreibung ergebe sich jedoch, dass die Verpackung auch für\neinen gebrauchsfertigen Katheter, d.h. einen bereits angefeuchteten hydrophilen\nKatheter geeignet sei. Die NK29 gebe damit dem Fachmann die unmittelbare\nAnregung, das Quellungsmedium als Bestandteil der Verpackungsanordnung\nbereitzustellen, zumal entsprechende Komplettlösungen bei Gel-Kathetern bereits verwirklicht gewesen seien. NK29 offenbare auch eine gasundurchlässige\nVerpackung. Zudem sei als Verpackungsmaterial auch ein Laminat mit Metallfolien angesprochen, das als besonders dampfundurchlässig bekannt sei.\n\n37 Auch die mit den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Gegenstände seien\nnicht patentfähig.\n\n38 Dagegen sei das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag 3 rechtsbeständig. Das danach zusätzlich vorgesehene Merkmal 4, wonach das flüssige\nQuellungsmedium in einem Speicherkörper aus einem schwammartigen oder\ngelähnlichen Material in dem Hohlraum aufgenommen ist, sei nicht nahegelegt\ngewesen. Zwar möge es geläufigem Fachwissen entsprechen, dass ein\nSchwamm Flüssigkeiten binden und aufbewahren könne. Auch weise die\nUS-amerikanische Anmeldung 5 334 166 (NK76) auf die Möglichkeit hin, einem\nKatheter-Set einen Schwamm zur Befeuchtung der hydrophilen Beschichtung\neines Katheters beizufügen. Dort werde der Schwamm jedoch trocken verpackt\nund erst beim Einsatz angefeuchtet. Auch aus dem US-amerikanischen Patent\n\n5 163 448 (NK79) ergebe sich keine weitergehende Anregung. Da dieses Dokument ein Kondom und dessen Verpackung betreffe, sei bereits zweifelhaft, ob es\nBerücksichtigung finde, wenn es um die Verbesserung der Verpackung eines\nBlasenkatheters gehe. Eine Anregung zur dort vermittelten Lehre ergebe sich\ndaraus jedenfalls deshalb nicht, weil es dort nicht um eine konkurrierende Speicherung des Quellungsmittels gehe.\n\n39 III. Diese Beurteilung hält den Berufungsangriffen beider Parteien im\nErgebnis stand.\n\n40 1. Das Erlöschen des Streitpatents steht der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht entgegen, weil die Beklagte die Klägerin wegen Patentverletzung\ngerichtlich in Anspruch nimmt.\n\n41 2. Zu Recht und insoweit auch von der Klägerin nicht angegriffen ist\ndas Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung, die das Streitpatent im Einspruchsverfahren erhalten\nhat, neu ist.\n\n42 a) In der internationalen Patentanmeldung 96/30277 (NK29) sind die\nMerkmale 3 a und 3 c nicht offenbart.\n\n43 aa) NK29 beschreibt eine Verpackung, die eine hygienisch einwandfreie Anwendung eines Katheters ermöglichen soll.\n\n44 Nach NK29 sind für Injektions- oder Akupunkturnadeln oder für Tupfer\nVerpackungen bekannt, die aus zwei Folien bestehen, die in den Endbereichen\nleicht auseinandergezogen werden können. Dies ermögliche es, den betreffenden Gegenstand zu verwenden, ohne ihn zu berühren (S. 1).\n\n45 Ausgehend hiervon schlägt NK29 eine Verpackung für einen Blasenkatheter vor, die aus zwei im Wesentlichen rechteckigen, am Rand miteinander verbundenen Folienzuschnitten besteht. An den beiden schmalen Seiten reichen die\n\nNähte nicht ganz bis an den Rand. Dies erlaubt es dem Anwender, die Folien zu\ngreifen und auseinander zu ziehen, um die Verpackung zu öffnen.\n\n46 Ein Ausführungsbeispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 5 und 6 dargestellt.\n\n47 Wird die Verpackung wie in Figur 6 an der Seite geöffnet, an der sich das\ndistale Ende des Katheters befindet, kann dieser nach und nach in die Harnröhre\neingeführt werden, ohne dass er unmittelbar berührt werden muss (S. 2).\n\n48 Wird ein Katheter mit einer hydrophilen Beschichtung verwendet, kann die\nVerpackung so gestaltet sein, dass sie wie in Figur 5 zunächst am entgegengesetzten Ende geöffnet wird, um ein Quellungsmedium einzuführen, mit dem der\nKatheter in einen gebrauchsfertigen Zustand versetzt wird (S. 2 Z. 32 bis S. 3\nZ. 5, S. 4 Z. 3-6, S. 5 Z. 16-23, S. 7 Z. 23 bis S. 8 Z. 4).\n\n49 Die Folienzuschnitte können einschichtig oder als Laminat unter Verwendung von Kunststoff, Metallfolien oder Papier gefertigt sein (S. 6 Z. 6-8). Bei dem\noben dargestellten Ausführungsbeispiel besteht die dem Betrachter zugewandte\nVorderseite der Verpackung aus einer durchsichtigen Plastikfolie und die Rückseite aus einem Laminat mit einer innen angeordneten Plastikfolie und einer zusätzlichen äußeren Lage. Wenn die Sterilisation mit Gas erfolgen soll, kann die\näußere Lage aus gasdurchlässigem Papier bestehen und in der damit verbundenen Plastikfolie zumindest eine Öffnung angebracht sein (S. 3 Z. 20-34; S. 7\nZ. 14-22).\n\n50 Abschließend weist NK29 darauf hin, das Verfahren und der Applikator\ngemäß der Erfindung seien nicht auf die Verwendung in Verbindung mit einem\nKatheter der Art beschränkt, der vor der Anwendung benetzt werden müsse. Sie\nkönnten in gleichem Maße mit einem Katheter der Art verwendet werden, der in\neinem gebrauchsfertigen Zustand verpackt (packed in a ready-for-insertion state)\nsei (S. 8 Z. 30-35).\n\n51 bb) Damit sind die Merkmale 1 bis 2 b und 3 b offenbart.\n\n52 Hinsichtlich der hydrophilen Beschichtung verweist NK29, ebenso wie das\nStreitpatent, auf Katheter, wie sie aus NK26 und NK27 bekannt sind.\n\n53 cc) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass NK29 Merkmal\n3 a nicht vorwegnimmt.\n\n54 Aus der Aufzählung der allgemein als geeignet eingestuften Materialien\nund dem Hinweis, dass bei einer Gassterilisation gasdurchlässige Materialien\nvorteilhaft sind, ergibt sich zwar unmittelbar und eindeutig, dass je nach Ausgestaltung und Einsatzzweck auch der ausschließliche Einsatz von gasundurchlässigen Materialien in Betracht kommt. NK29 spricht auch ausdrücklich die Möglichkeit an, einen Folienzuschnitt zu verwenden, der aus einem Laminat von\nKunststoff und Metall oder Papier besteht (S. 6 Z. 6-8). Dagegen ist ein mehrschichtiges Filmmaterial, das Aluminium enthält, nicht unmittelbar und eindeutig\noffenbart.\n\n55 dd) Nicht offenbart ist ferner, dass der Hohlraum zur Aufnahme des\nKatheters zugleich das Quellmedium aufnimmt, wie dies Merkmal 3 c vorsieht.\n\n56 b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch durch die internationale Anmeldung 97/26937 (NK73) nicht vollständig offenbart.\n\n57 aa) NK73 beschreibt eine Vorrichtung zum Befeuchten eines hydrophil\nbeschichteten Blasenkatheters.\n\n58 NK73 führt aus, solche Katheter müssten vor der Anwendung befeuchtet\nwerden, etwa mit Wasser oder Kochsalzlösung. Für Gelkatheter seien Sets beschrieben, bei denen das Gel in einem separaten, aufreißbaren Beutel enthalten\noder dem Urinsammelbehälter beigefügt sei. Für hydrophile Katheter sei es bekannt, ein Behältnis bereitzustellen, in dem der Katheter befeuchtet und gelagert\nwerden könne. Das benötigte Wasser müsse aber vom Nutzer gesondert bereitgestellt werden, was vielfach unbequem sei (S. 2 unten).\n\n59 NK73 schlägt vor, einen Behälter, der später Urin aufnehme, so auszugestalten, dass er einen schmalen, langen Fortsatz aufweise, in den der Katheter\naufgenommen und befeuchtet werden könne. Ferner könne in dieses Behältnis\nein gesonderter Behälter integriert sein, der Wasser oder Kochsalzlösung enthalte und, etwa durch Druck, geöffnet werden könne. Der Urinsammelbehälter,\ndas Behältnis für Wasser und der Katheter könnten gemeinsam verpackt sein\n\n(S. 10 unten). Während der Katheter mit Ethylenoxid sterilisiert werde, müssten\nWasser oder Kochsalzlösung nicht sterilisiert werden. Daher bestehe der Wasserbehälter vorzugsweise aus einem Material, das für Wasser und Ethylenoxid\nundurchlässig sei, etwa aus Aluminiumfolienlaminat (S. 5, S. 10).\n\n60 bb) Damit ist ein Blasenkatheter-Set mit den Merkmalen 1 bis 3 und\nMerkmal 3 b vorweggenommen.\n\n61 cc) Dagegen ist Merkmal 3 a nicht offenbart.\n\n62 Die Sterilisation des Katheters und des Urinsammelbehälters soll nach\nNK73 mit Ethylenoxid erfolgen. Daraus ergibt sich, dass der Behälter gasdurchlässig sein muss. In Einklang damit schlägt NK73 nur für das gesonderte Behältnis für Wasser oder Kochsalzlösung die Verwendung eines gasundurchlässigen\nMaterials vor.\n\n63 dd) Zudem fehlt es an einer Vorwegnahme von Merkmal 3 c.\n\n64 Das Wasser oder die Kochsalzlösung, die jeweils als Quellungsmedium\ndienen, befinden sich nach NK73 nicht im gleichen Hohlraum wie der Katheter,\nsondern in einem separaten, flüssigkeits- und gasundurchlässigen Behältnis.\n\n65 c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch in der deutschen\nOffenlegungsschrift 2 511 198 (NK18) und dem damit inhaltlich übereinstimmenden US-Patent 4 026 296 (NK19) nicht vollständig offenbart.\n\n66 aa) NK19 erläutert, ein Katheter bestehe aus Gummi oder weichgemachtem Polyvinylchlorid und damit aus einem Material, das einen hohen Reibungskoeffizienten aufweise und kein Wasser oder wässrige Lösungen aufnehmen könne.\n\n67 Daher sei bereits vorgeschlagen worden, den Katheter in dem Bereich,\nder in den Körper eingeführt werden solle, mit einer schlüpfrigen Schicht zu versehen. Diese könne etwa dadurch hergestellt werden, dass der Katheter ganz\n\noder teilweise aus einem hydrophilen Copolymer bestehe und die äußere Schicht\ndes Teiles, der in den Körper eingeführt werde, neutralisierte Anionen in seitlichen Substituenten enthalte (Sp. 2 Z. 8-13). Stattdessen könnten auch übliche\nröhrenförmige Instrumente aus Gummi oder weichgemachtem PVC mit einer\nSchicht aus hydrophilen Acrylnitril-Copolymeren versehen werden, etwa durch\nEintauchen in oder Bestreichen mit einer entsprechenden Lösung oder dadurch,\ndass die Katheterröhre mit einem dünnen Hydrogelröhrchen überzogen werde\n(NK19 Sp. 5 Z. 53-62).\n\n68 Eine solche hydrophile Schicht quelle beim Kontakt mit Wasser zu einem\nHydrogel auf. Dies könne auch genutzt werden, um ein Arzneimittel verzögert\nfreizugeben (NK19 Sp. 2 Z. 18-20).\n\n69 Die dafür zu verwendenden Stoffe und Herstellungsverfahren werden anhand verschiedener Beispiele erläutert. Nach Beispiel 1 wird der Katheter nach\ndem Sterilisieren mit Ethylenoxid zusammen mit 20 ml einer physiologischen Lösung, die gegebenenfalls Arzneimittel enthält, in eine sterile Packung aus einer\nPolypropylenfolie gasdicht eingeschlossen (NK19 Sp. 8 Z. 53-56, Sp. 9 Z. 39 f.).\n\n70 bb) Ein Blasenkatheter-Set nach NK19 nimmt neben den Merkmalen 1\nbis 3 und 3 b auch Merkmal 3 c vorweg.\n\n71 NK19 offenbart Gestaltungen, bei denen eine aus anderem Material bestehende Röhre mit einer Schicht aus hydrophilem Material versehen ist, die bei\nKontakt mit einem flüssigen Quellungsmedium schlüpfrig wird, und nimmt daher\nauch Merkmale 2 a und b vorweg. Wie oben dargelegt wurde, ist das Streitpatent\nnicht auf eine hydrophile Beschichtung aus PVP beschränkt.\n\n72 Allerdings ist in NK19 nicht ausdrücklich erläutert, dass die physiologische\nLösung, die im Beispiel näher als physiologische Kochsalzlösung beschrieben\nwird (Sp. 9 Z. 43), in der angegebenen Menge geeignet ist, die hydrophile Beschichtung der Katheterröhre zu aktivieren. NK19 zufolge weist jedoch der in den\n\nBeispielen 1 und 2 beschriebene Katheter bei der Anwendung eine sehr schlüpfrige Oberfläche auf, ohne dass von einer Befeuchtung der hydrophilen Schicht in\neinem gesonderten Verfahrensschritt die Rede ist.\n\n73 cc) Nicht vorweggenommen ist Merkmal 3 a.\n\n74 NK19 spricht zwar von einer Verpackung aus gasdichter Polyethylenfolie,\ndoch ist nicht offenbart, dass es sich um ein mehrschichtiges Filmmaterial handelt, das Aluminium enthält.\n\n75 3. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der\nGegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung, die das Streitpatent im Einspruchsverfahren erhalten hat, ausgehend von NK29 nahegelegt war.\n\n76 a) Dem Patentgericht ist darin zuzustimmen, dass die NK29 bei der\nPrüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist, obwohl sie erst am 3. Oktober\n1996 und damit im Prioritätsintervall veröffentlicht worden ist.\n\n77 Das Streitpatent kann die Prioritäten der dänischen Patentanmeldungen\n102396 und 124496 (NK15 und NK16) aus den vom Patentgericht angegebenen\nGründen nicht wirksam in Anspruch nehmen.\n\n78 b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergibt sich aus dem in\nNK29 enthaltenen Hinweis auf die Möglichkeit eines Einsatzes mit gebrauchsfertigen Kathetern allerdings keine eindeutige Anregung, die dort offenbarte Verpackung auch für Katheter mit einer bereits aktivierten hydrophilen Beschichtung\neinzusetzen.\n\n79 Gegen den vom Patentgericht angenommenen Offenbarungsgehalt\nspricht schon der Umstand, dass sich NK29 eingehend mit der Frage befasst,\nwie der Katheter mit von außen zugeführtem Wasser aktiviert werden kann, eine\nAktivierung vor dem Verpacken hingegen nicht anspricht. Zwar werden in NK29\nauch Gel-Katheter nicht ausdrücklich erwähnt. Hieraus ergibt sich entgegen der\n\nAuffassung des Patentgerichts aber kein zwingender Umkehrschluss dahingehend, dass sich der Hinweis in NK29 auf Blasenkatheter mit bereits aktivierter\nhydrophiler Beschichtung bezieht. Da NK29 weder aktivierte Katheter mit hydrophiler Beschichtung noch Gel-Katheter ausdrücklich anspricht, fehlt es vielmehr\nan einer ausreichenden Grundlage, um dem Hinweis auf gebrauchsfertige\nKatheter einen hinreichend konkreten Bedeutungsgehalt beimessen zu können.\n\n80 Dies gilt umso mehr, als NK29 Blasenkatheter mit einer reibungsverringernden Beschichtung in den einleitenden Bemerkungen lediglich als besonders\ngeeignetes Einsatzgebiet für die Anwendung der Erfindung hervorhebt (S. 1\nZ. 3-7). Dies lässt sogar die Möglichkeit offen, dass sich der abschließende Hinweis nicht auf Blasenkatheter der einen oder anderen Art bezieht, sondern auf\nKatheter für andere Einsatzzwecke.\n\n81 c) Eine andere Beurteilung ist auch nicht allein dadurch veranlasst,\ndass, wie zugunsten der Klägerin angenommen werden kann, aus den Kreisen\nder Nutzer von Blasenkathetern mit hydrophiler Beschichtung bereits vor dem\nPrioritätszeitpunkt der Wunsch nach einer Verpackung geäußert worden war, die\ndas Quellungsmedium umfasse.\n\n82 Aus diesem Wunsch ergab sich nicht die Anregung, das Quellungsmedium und den Katheter im gleichen Hohlraum der Verpackung aufzubewahren.\n\n83 d) Ausgehend von NK29 war der Gegenstand von Patentanspruch 1\naber durch NK19 nahegelegt.\n\n84 aa) Der mit der Verbesserung der in NK29 offenbarten Verpackung befasste Fachmann hatte Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, um einen Katheter mit hydrophiler Beschichtung unabhängig von der Verfügbarkeit von hinreichend sauberem Wasser aktivieren zu können.\n\n85 bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten bestand Veranlassung, unter diesem Gesichtspunkt auch die aus dem Jahr 1975 stammende Entgegenhaltung NK19 heranzuziehen.\n\n86 Nach der Rechtsprechung des Senats ist es eine Frage des Einzelfalls, ob\naußer aktuellen technischen Lösungen, die sich in der Regel ohne Weiteres zur\nPrüfung auf ihre Eignung als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung anbieten, hierfür auch ältere Lösungen in Betracht zu ziehen sind. Zu den zu würdigenden Umständen können die Entwicklungszyklen auf dem in Rede stehenden\nGebiet gehören, aber auch die Abhängigkeit der Produktentwicklung von außertechnischen Faktoren (BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR\n2017, 498 Rn. 29 - Gestricktes Schuhoberteil).\n\n87 Im Streitfall bildet NK19 trotz ihres Alters einen Ausschnitt aus dem Stand\nder Technik, der im Prioritätstag weder veraltet noch überholt war. Sie befasst\nsich mit Kathetern mit hydrophiler Beschichtung und damit mit einer Bauart, die\nauch am Prioritätstag noch aktuell war.\n\n88 Entgegen der Auffassung der Beklagten stellte der Markteintritt des sogenannten LoFric-Katheters im Jahr 1983 keine Zäsur dar, die einen Rückgriff auf\nälteren Stand der Technik fernliegend erscheinen ließ. Dieser Katheter beruht\nvielmehr auf einer vergleichbaren Technologie wie die wenige Jahre zuvor veröffentlichte NK19.\n\n89 Dass der LoFric-Katheter eine PVP-Beschichtung aufweist, während in\nNK19 Beschichtungen auf Acrylbasis im Vordergrund stehen, führt auch insoweit\nnicht zu einer abweichenden Beurteilung. Zwar mag es ausgehend von einem\nbestimmten Produkt eher ferngelegen haben, ein anderes Beschichtungsmaterial\nin Betracht zu ziehen, um die Einsatzmöglichkeiten unter ungünstigen Bedingungen zu verbessern. Weder NK29 noch NK19 ist aber zu entnehmen, dass alle\ndarin offenbarten Aspekte sich ausschließlich auf ein bestimmtes hydrophiles Beschichtungsmaterial beziehen. Angesichts dessen bestand Anlass, bei übergrei-\n\nfenden Fragen wie derjenigen einer verbesserten Einsatzmöglichkeit auch Veröffentlichungen in Betracht zu ziehen, bei denen die hydrophile Beschichtung aus\neinem anderen Material besteht.\n\n90 cc) Wie bereits oben dargelegt wurde, ergab sich aus NK19, dass ein\nhydrophiler Katheter durch Zugabe einer entsprechenden Menge an Flüssigkeit\nschon in der Verpackung aktiviert werden kann.\n\n91 Aus dieser Schrift erhielt der Fachmann die Anregung, die dort beschriebene Vorgehensweise auch auf die in NK29 offenbarte Verpackung anzuwenden\nund sie so weiterzuentwickeln, dass der Katheter bei Bedarf unabhängig von der\nVerfügbarkeit von Leitungswasser einsatzfähig ist. Zwar war nicht ohne weiteres\nabsehbar, ob die in NK19 für Beschichtungen auf Acrylbasis offenbarte Verpackungsart auch für PVP-Beschichtungen geeignet war. Ausgehend von NK19 bestand aber eine hinreichende Erfolgserwartung.\n\n92 Nach der Rechtsprechung des Senats lassen sich die Anforderungen an\neine angemessene Erfolgserwartung, die Veranlassung gibt, einen im Stand der\nTechnik offenbarten Lösungsweg trotz nicht sicherer Vorhersehbarkeit der Resultate zu begehen, nicht allgemeingültig formulieren. Sie sind im Einzelfall unter\nBerücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes,\ndes erforderlichen Aufwands für das Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und\nder gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen\nVor- und Nachteile zu bestimmen (BGH, Urteil vom 26. Januar 2021\n- X ZR 24/19, GRUR 2021, 696 Rn. 51 - Phytase).\n\n93 (1) Wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, bestand für den mit der\nVerbesserung der in NK29 offenbarten Verpackung befassten Fachmann ein Anreiz, nach Möglichkeiten zu suchen, einen Katheter mit hydrophiler Beschichtung\nunabhängig von der Verfügbarkeit von hinreichend sauberem Wasser aktivieren\nzu können.\n\n94 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und in welcher Form solche Wünsche\nam Prioritätstag bereits von Anwenderseite geäußert worden waren. Unabhängig\ndavon ergab schon ein Vergleich mit Gel-Kathetern, dass es vorteilhaft ist, wenn\ndie Verpackung alle für den Einsatz des Katheters erforderlichen Gegenstände\numfasst. Bei Kathetern, deren Aktivierung mit Leitungswasser möglich ist, mag\nein entsprechendes Bedürfnis weniger ausgeprägt sein, weil dieses Medium\nleichter verfügbar ist als ein für Katheter geeignetes Gel. Dennoch ergab sich\nohne weiteres, dass es beim mobilen Einsatz zu Situationen kommen kann, in\ndenen sauberes Leitungswasser nicht zur Verfügung steht.\n\n95 (2) Mit NK73 lag zwar bereits ein Vorschlag vor, wie dieses Ziel zu erreichen sein könne. Diese Lösung erwies sich jedoch nicht in jeder Hinsicht als\nbefriedigend.\n\n96 So kann körperlich beeinträchtigten Patienten das Öffnen des Behältnisses mit dem Quellungsmedium Schwierigkeiten bereiten. Zudem nimmt die Aktivierung der hydrophilen Beschichtung bei Zugabe der Flüssigkeit erst unmittelbar\nvor der Anwendung eine gewisse Zeit in Anspruch, was von den Nutzern als lästig empfunden wird.\n\n97 (3) Der Aufwand, um zu erproben, ob es auch bei einer Verpackung\nder in NK29 beschriebenen Art möglich ist, das flüssige Quellungsmedium zusammen mit dem Katheter in dem Hohlraum der Verpackung unterzubringen, war\nvergleichsweise gering. Er bestand im Wesentlichen darin, einen hydrophil beschichteten Katheter zusammen mit Wasser, einer Kochsalzlösung oder dergleichen in einer Verpackung unterzubringen, die Verpackung gasdicht auszugestalten, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit bis zu dem Zeitpunkt der Verwendung\ndes Katheters verdunstet, und nach Ablauf bestimmter Zeiträume zu untersuchen, ob die Katheter noch einsatzfähig sind.\n\n98 (4) Bei Abwägung dieser Gesichtspunkte bestand Veranlassung, Versuche dieser Art zu unternehmen. Sie hätten zu den im Streitpatent geschilderten\nErkenntnissen geführt.\n\n99 dd) Ausgehend davon war auch der Einsatz einer mehrschichtigen\nFolie mit Aluminium im Sinne von Merkmal 3 a nahegelegt.\n\n100 (1) Nach dem Vorbringen der Klägerin war dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt bekannt, dass sich ein mehrschichtiges Filmmaterial, das Aluminium enthält, zur gasdichten Verpackung von Flüssigkeiten oder Gelen besonders eignet.\n\n101 Die Klägerin hat diesen Vortrag unter anderem durch das 1990 erschienene Handbuch von O'Brien (Medical Device Packaging Handbook, NK20) belegt, wonach Aluminium-Folie als Bestandteil einer Verpackung besonders für\nfeuchte Produkte geeignet ist (S. 87). Auch in dem vorgelegten Auszug aus dem\nBuch von Soroka (Fundamentals of Packing Technology, NK21) ist beschrieben,\ndass die Beschichtung von Kunststofffolien mit Metall, insbesondere Aluminium,\nderen Gasdichtigkeit verbessert (S. 318, 324, 340).\n\n102 Die Beklagte ist diesem Vorbringen nicht mit Substanz entgegengetreten.\n\n103 (2) Vor diesem Hintergrund war der Einsatz von mehrschichtigem Filmmaterial ausgehend von NK29 und NK19 nahegelegt.\n\n104 Mit dem Erfordernis der Gasdichtheit benennt NK19 das für die Auswahl\ndes Verpackungsmaterials maßgebliche Kriterium. Daraus ergab sich hinreichende Veranlassung, anstelle des in NK19 beispielhaft angeführten Polyethylens andere im Stand der Technik gebräuchliche Materialien in Betracht zu\nziehen, die dieser Anforderung ebenfalls genügen. Dazu gehörte Verbundmaterial im Sinne von Merkmal 3 a.\n\n105 e) Zu einer anderen Bewertung der Patentfähigkeit des Gegenstands\nvon Patentanspruch 1 sind sowohl die Beschwerdekammer des Europäischen\nPatentamts in ihrer Entscheidung vom 23. Februar 2017 (T-1477/15, KAP3) als\nauch die Cour d'Appel de Paris in ihrer Entscheidung vom 23. Februar 2021\n\n(n° 031/2021, KAP26) gelangt. In beiden Entscheidungen ist jedoch NK29 aus\nunterschiedlichen Gründen nicht als Stand der Technik berücksichtigt worden.\n\n106 4. Zutreffend hat das Patentgericht ferner entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2 nicht\npatentfähig ist.\n\n107 a) Nach Hilfsantrag 1 soll Merkmal 1 um den Zusatz \"für intermittierende Selbstkatheterisierung\" ergänzt werden. Eine solche Ausgestaltung war\nausgehend von NK29 ebenfalls nahegelegt.\n\n108 Zwar ist NK29 nicht eindeutig zu entnehmen, dass die dort beschriebenen\nKatheter auch für die intermittierende Anwendung durch den Patienten vorgesehen sind. Eine Nutzung der dort offenbarten Verpackungen für Katheter zur\nintermittierenden Anwendung lag aber schon deshalb nahe, weil die Entgegenhaltung insoweit keine Vorbehalte äußert und technische Aspekte, die einem solchen Einsatz entgegenstehen könnten, nicht ersichtlich sind.\n\n109 b) Nach Hilfsantrag 2 soll Merkmal 3 c durch die Angabe ergänzt werden, dass der Hohlraum der Katheterverpackung 2 bis 30 ml des flüssigen Quellungsmediums enthält.\n\n110 Diese Dosierung ist ausgehend von NK29 nahegelegt.\n\n111 Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bestand aus Gründen der\nVolumen- und Gewichtsersparnis Anlass, die beigefügte Menge an Wasser auf\nein Maß zu reduzieren, das für eine optimale Befeuchtung ausreichend ist. Entsprechende Versuche führten zu Werten innerhalb des beanspruchten Bereichs.\nSelbst wenn am Prioritätstag noch keine einschlägigen Erfahrungen vorgelegen\nhaben sollten, war dieser Bereich damit nahegelegt.\n\n112 5. Zutreffend hat das Patentgericht schließlich entschieden, dass der\nGegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 patentfähig\nist.\n\n113 a) Nach dieser Fassung soll Patentanspruch 1 in der Fassung von\nHilfsantrag 2 um folgendes Merkmal ergänzt werden:\n\n114 3d and wherein the liquid swelling me- das flüssige Quellungsmedium ist in\ndium is accommodated in a storage einem Speicherkörper aus schwammbody of spongy or gel-like material in artigem oder gelähnlichem Material in\nthe cavity. dem Hohlraum untergebracht.\n\n115 b) Anders als nach der in erster Linie verteidigten Fassung ist der in\nder Beschreibung als vorzugswürdig bezeichnete schwammartige oder gelähnliche Speicherkörper damit zwingend vorgesehen.\n\n116 aa) Nach der Beschreibung dient dies dazu, das Quellungsmedium bis\nzu dem Zeitpunkt, in dem der Katheter benutzt werden soll, in flüssigem Zustand\nzu halten (Abs. 23).\n\n117 Soll der Katheter benutzt werden, wird von außen Druck auf den Bereich\nder Verpackung ausgeübt, in dem der schwammartige Speicherkörper angeordnet ist. Dadurch wird das flüssige Quellungsmedium aus dem Speicherkörper gedrückt und kann in den Bereich des Verpackungshohlraums fließen, der die Katheterröhre mit der hydrophilen Beschichtung aufweist (Abs. 25).\n\n118 bb) Merkmal 3 d setzt voraus, dass der Speicherkörper geeignet ist,\neinen wesentlichen Teil der vorgesehenen Flüssigkeitsmenge aufzunehmen.\nDas Merkmal gibt jedoch nicht vor, dass das Quellungsmedium ausschließlich im\nSpeicherkörper und in flüssiger Form aufbewahrt ist.\n\n119 Merkmal 3 d ändert nichts an der in Merkmal 3 c definierten Anforderung,\ndass sich das flüssige Quellungsmedium in demjenigen Hohlraum befindet, der\nauch zur Aufnahme des Katheters vorgesehen ist. In Einklang damit sind bei dem\nin Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel beide Merkmale verwirklicht.\n\n120 Bei einer solchen Ausgestaltung ist nicht ohne weiteres auszuschließen,\ndass es auch ohne gezielte Benutzereinwirkung zum Übertritt einer gewissen\nMenge an Quellungsmedium in den Bereich kommt, in dem der Katheter liegt\n- sei es in flüssiger Form oder als Dampf -, der anschließend kondensiert.\n\n121 c) Eine Anordnung nach Merkmal 3 d ist, wie auch die Klägerin nicht\nin Zweifel zieht, im Stand der Technik nicht vorweggenommen.\n\n122 Sowohl NK18 und NK19 als auch NK24 und NK31 zeigen Katheter-Sets,\nbei denen eine Flüssigkeit zusammen mit dem Katheter in der Verpackung aufbewahrt wird, jedoch keinen Speicherkörper zur Aufnahme dieser Flüssigkeit.\n\n123 d) Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der\nGegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 durch den\nStand der Technik nicht nahegelegt war.\n\n124 aa) Aus dem US-Patent 5 334 166 (NK76) ergab sich keine Anregung\nin diese Richtung.\n\n125 Aus NK76 war es bekannt, zur Befeuchtung eines hydrophil beschichteten\nmedizinischen Geräts, etwa eines Katheters, eine Befeuchtungseinrichtung, zum\nBeispiel einen mit Flüssigkeit getränkten Schwamm einzusetzen. NK76 sieht\nauch vor, die Befeuchtungseinrichtung zusammen mit dem Katheter zu verpacken (Sp. 5 Z. 47-49).\n\n126 Der Schwamm wird danach jedoch in trockenem Zustand mitverpackt. Erst\nbei der Anwendung wird er befeuchtet und dazu eingesetzt, die hydrophile Oberfläche des Katheters zu befeuchten (Sp. 10 Z. 58-66, Sp. 11 Z. 60 bis Sp. 12 Z. 4\n\nund Z. 48-50). Eine Anregung, einen bereits mit Flüssigkeit getränkten Schwamm\nin der Katheterverpackung anzuordnen, ergibt sich daraus nicht.\n\n127 bb) Eine weitergehende Anregung ergibt sich entgegen der Auffassung\nder Klägerin auch nicht aus dem US-Patent 5 163 448 (NK79).\n\n128 NK79 befasst sich mit Kondomen, deren Oberfläche gegebenenfalls vor\ndem Gebrauch mit einem Gleitmittel, mit empfängnisverhütenden Mitteln oder\nMedikamenten versehen werden soll. Ein solches Mittel kann nach dem Vorschlag der NK79 in einem Schwamm oder in einem als Kondomüberzugshilfe\ndienenden Ring aufbewahrt und zusammen mit dem Kondom verpackt sein und\nbeim Aufziehen des Kondoms durch Anwendung von Druck auf dessen Oberfläche abgegeben werden.\n\n129 Der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betraute Fachmann hatte\nkeinen Anlass, NK79 als Ausgangspunkt oder ergänzende Erkenntnisquelle heranzuziehen. Die Entgegenhaltung betrifft weder einen Gegenstand mit einer\nhydrophil beschichteten Oberfläche noch einen Katheter.\n\n130 6. Ohne Erfolg wendet sich die Klägerin gegen die Auffassung des\nPatentgerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 gehe nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen (veröffentlicht als NK2) hinaus.\n\n131 a) Die Klägerin macht hierzu geltend, ein Blasenkatheter-Set mit einem Speicherkörper zur Aufnahme des flüssigen Quellungsmediums sei in den\nursprünglichen Anmeldeunterlagen nur in der Form offenbart, dass der Speicherkörper in einem Kompartiment (compartment) angeordnet sei, durch das ein\nRaum definiert werde, der von dem zur Aufnahme der Katheterröhre bestimmten\nRaum getrennt und unterscheidbar sei. Diese Ausführungsform zeichne sich\ndadurch aus, dass das Quellungsmedium in dem Kompartiment festgehalten\nwerde und erst dann, wenn Druck auf den Speicherkörper ausgeübt werde, in\nden Hohlraum zum Katheter fließe.\n\n132 b) Das Patentgericht ist diesem Vorbringen zu Recht nicht beigetreten.\n\n133 aa) Wie das Streitpatent (Abs. 13) offenbart auch die Anmeldung\n(Abs. 14) eine Ausführungsform als zur Erfindung gehörend, bei der das Kompartiment vollständig in den Hohlraum für den Katheter integriert ist.\n\n134 In der Anmeldung wird zwar - insoweit nicht übereinstimmend mit dem\nStreitpatent - ausgeführt, es sei vorzugswürdig, das Kompartiment vom Katheterhohlraum zu trennen, so dass das Quellungsmedium bis zur Aktivierung unmittelbar vor Benutzung des Katheters im Kompartiment verbleibt. Auch diese\nAusführungsform weist aber eine - wenn auch enge - Passage auf, die einen\nFlüssigkeitsübergang ermöglicht (Abs. 15).\n\n135 In Übereinstimmung damit wird die Funktionsweise des in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiels in der Anmeldung (Abs. 30-33) - ebenso wie im\nStreitpatent (Abs. 22-25) - dahin erläutert, dass das flüssige Quellungsmedium\nohne Weiteres aus dem Bereich (12) in den Bereich (11) des Verpackungshohlraums fließen kann. Das Bezugszeichen 15 dieser Figur, die mit der Figur 1 im\nStreitpatent übereinstimmt, bezeichnet keine Abtrennung des Bereichs (12) von\ndem Übergangsbereich (13), sondern eine Abreißverbindung (tear-off joint), die\nes erlaubt, den den Schwammkörper enthaltenden Bereich von der Verpackung\nim Übrigen zu trennen, um den Katheter aus der Verpackung ziehen zu können\n(Abs. 35).\n\n136 bb) Aus den nur in NK2 enthaltenen Ausführungen zu einer zweiten Serie von Ausführungsformen, bei denen das flüssige Quellungsmedium in einem\nvom Hohlraum der Katheterverpackung gesonderten Kompartiment untergebracht und nur letzteres gasdicht ist, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.\n\n137 Dieser Gegenüberstellung ist nicht zu entnehmen, dass ein Kompartiment\nstets gasdicht vom Hohlraum für den Katheter abzutrennen ist. Die Ausführungen\nzur ersten Serie zeigen vielmehr, dass die Anmeldung diese Ausgestaltung nur\nals eine von mehreren möglichen Ausgestaltungen offenbart.\n\n138 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nDeichfuß Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 29.05.2019 - 4 Ni 50/17 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","retrieved":"2026-10-24 08:01:42.031677+00:00"},"card":{"id":"bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. Zivilsenat","date":"2021-08-03","dockets":["X ZR 57/19"],"decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:030821UXZR57.19.0","ids":{"ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:030821UXZR57.19.0"},"cite_as":"BGH, Urteil vom 03.08.2021 – X ZR 57/19","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Die Berufungen gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 29. Mai 2019 werden zurückgewiesen.\n\nVon den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin ein\nDrittel und die Beklagte zwei Drittel.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/97","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"97","label":"§ 97 ZPO","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[{"position":1,"court":"BPatG","court_id":"bpatg","court_as_stated":"BPatG","date":"2019-05-29","docket":"4 Ni 50/17 (EP)","decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BPatG:2019:2905194Ni50.17EP.0","id":"bpatg/2019-05-29/4-ni-50-17-ep","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bpatg/2019-05-29/4-ni-50-17-ep","is_this_decision":false,"is_held":true},{"position":2,"court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","date":"2021-08-03","docket":"X ZR 57/19","decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BGH:2021:030821UXZR57.19.0","id":"bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2021-08-03/x-zr-57-19","is_this_decision":true,"is_held":true}],"has_records":true,"note":"As the courts' records state it (getProceeding). No outcome is given."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-10-24T08:01:42.031677+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}