{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2020:180620UXZR134.18.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2020-06-18","aktenzeichen":"X ZR 134/18","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 134/18 Verkündet am:\n18. Juni 2020\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2020:180620UXZR134.18.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 18. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter\nDr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 8. März 2018 wird auf Kosten der\nKlägerin zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer deutschen\nPriorität vom 28. Oktober 1998 am 15. Dezember 1998 angemeldeten und mit\nWirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents\n1 123 526 (Streitpatents), das ein mikromechanisches Bauteil betrifft. Patentanspruch 1, auf den siebzehn weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, hat\nin der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:\n\nMikromechanisches Bauelement mit folgenden Merkmalen:\neiner Rahmenschicht (12),\neinem Schwingkörper (10), der durch eine Aufhängungseinrichtung (14)\nin einer die Rahmenschicht (12) durchdringenden Ausnehmung derart\ngelagert ist, dass der Schwingkörper (10) vertikal zur Rahmenschichtebene um eine Schwingachse schwenkbar ist,\nwobei zumindest eine Seitenfläche (16a, 16b) des Schwingkörpers (10),\ndie im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene ist, bezüglich\nzumindest einer inneren Seitenfläche (18a, 18b) der Ausnehmung derart\nangeordnet ist, dass eine zwischen denselben gebildete Kapazität durch\neine Schwingung des Schwingkörpers (10) variiert, derart, dass durch\nperiodisches Verändern einer Spannung, die zwischen die Rahmenschicht (12) und den Schwingkörper (10) angelegt ist, eine Schwingung\ndes Schwingkörpers (10) um die Schwingachse erzeugbar ist,\neinem Trägersubstrat (22) zum Halten der Rahmenschicht (12), wobei\ndas Trägersubstrat (22) derart ausgebildet ist, dass dasselbe einen verglichen mit dem Einfluss der Spannung zwischen Rahmenschicht (12)\nund Schwingkörper (10) vernachlässigbaren physikalischen Einfluss auf\ndie Erzeugung der Schwingung des Schwingkörpers (10) hat, und\nMitteln zum periodischen Verändern einer Spannung, die zwischen die\nRahmenschicht (12) und den Schwingkörper (10) zur Erzeugung einer\nSchwingung des Schwingkörpers (10) um die Schwingachse angelegt\nwird.\n\n2 Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents\ngerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand\ndes Streitpatents sei nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung\nund zuletzt mit einem Hilfsantrag in einer geänderten Fassung verteidigt, in der\nan die Stelle der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 sechs nebengeordnete Patentansprüche 1 bis 6 treten. Das Patentgericht hat das Streitpatent für\nnichtig erklärt, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags hinausgeht, und die\nKlage im Übrigen abgewiesen.\n\n3 Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin das Ziel einer vollständigen\nNichtigerklärung des Streitpatents weiter. Dem tritt die Beklagte entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die Berufung ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft ein mikromechanisches Bauelement mit\neinem Schwingkörper, d.h. einem aus der Chipebene heraus beweglichen Abschnitt, der in resonante Schwingungen versetzt werden kann.\n\n6 1. Nach der Beschreibung war es im Stand der Technik bekannt, den\nSchwingkörper über eine Biege- oder Torsionsfeder mit dem übrigen Chip zu\nverbinden. Eine Möglichkeit, um die gewünschte Auslenkung zu erreichen, bestehe darin, den Schwingkörper als Elektrode auszubilden und eine Gegenelektrode vorzusehen, so dass der Aktor durch ein elektrisches Drehmoment\nangetrieben werde (Abs. 2). Dabei sei die Gegenelektrode zumeist unterhalb\nder beweglichen Elektrode angeordnet worden (Abs. 3). Eine solche Anordnung\nermögliche nur eine relativ geringe Amplitude, weil diese den Abstand der\nElektroden nicht überschreiten dürfe (Abs. 4). Ein größerer Abstand lasse sich\nerreichen, wenn die beiden Elektroden erst am Ende des Herstellungsprozesses zusammengefügt würden. Dies sei aber aufwendig. Zudem müsse die An-\n\ntriebsspannung erhöht werden, um pro Schwingungszyklus die notwendige\nEnergie einkoppeln zu können (Abs. 5).\n\n7 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische\nProblem zugrunde, ein mikromechanisches Bauelement zu schaffen, bei dem\neine möglichst große Auslenkung des Schwingkörpers aus der Chipebene unter\nEinsatz einer möglichst geringen Spannung möglich ist.\n\n8 3. Das soll nach Patentanspruch 1 in der Fassung des angegriffenen\nUrteils durch folgende Merkmalskombination erreicht werden (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):\n\n1. Mikromechanisches Bauelement mit folgenden Merkmalen:\n\n1.1 einer Rahmenschicht (12),\n\n1.2 einem Schwingkörper (10), der durch eine Aufhängungseinrichtung (14) in einer die Rahmenschicht (12) durchdringenden Ausnehmung derart gelagert ist, dass der Schwingkörper\n(10) vertikal zur Rahmenschichtebene um eine Schwingachse\nschwenkbar ist, wobei\n\n1.3 zumindest eine Seitenfläche (16a, 16b) des Schwingkörpers\n(10), die im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene\nist, bezüglich zumindest einer inneren Seitenfläche (18a, 18b)\nder Ausnehmung derart angeordnet ist, dass eine zwischen\ndenselben gebildete Kapazität durch eine Schwingung des\nSchwingkörpers (10) variiert,\n\n1.3.0 und zwar in der Weise, dass sie bei jeder Auslenkung\nmit zunehmender Auslenkung des Schwingkörpers\n(10) gegenüber der Rahmenschichtebene abnimmt\nund mit abnehmender Auslenkung wieder zunimmt,\n\n1.3.1 derart, so dass durch periodisches Verändern einer\nSpannung, die zwischen die Rahmenschicht (12) und\nden Schwingkörper (10) angelegt ist, eine Schwingung\n\ndes Schwingkörpers (10) um die Schwingachse erzeugbar ist,\n\n1.4 einem Trägersubstrat (22) zum Halten der Rahmenschicht\n(12), wobei das Trägersubstrat (22) derart ausgebildet ist,\ndass dasselbe einen verglichen mit dem Einfluss der Spannung zwischen Rahmenschicht (12) und Schwingkörper (10)\nvernachlässigbaren physikalischen Einfluss auf die Erzeugung\nder Schwingung des Schwingkörpers (10) hat, und\n\n1.5 Mitteln zum periodischen Verändern einer Spannung, die zwischen die Rahmenschicht (12) und den Schwingkörper (10)\nzur Erzeugung einer Schwingung des Schwingkörpers (10)\num die Schwingachse angelegt wird.\n\n9 4. Als Fachmann ist nach den von den Parteien nicht beanstandeten\nAusführungen des Patentgerichts ein Physiker oder ein Ingenieur der Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Mechatronik oder Mikrosystemtechnik mit Erfahrung in der Entwicklung mikromechanischer Systeme anzusehen.\n\n10 5. Aus Sicht eines solchen Fachmanns ist die Lehre nach Patentanspruch 1 wie folgt auszulegen:\n\n11 a) Wie im Stand der Technik wird die Schwingung durch ein elektrisches Feld hervorgerufen, das durch eine sich periodisch ändernde Spannung\nerzeugt wird, die an den Schwingkörper und eine Gegenelektrode angelegt\nwird. Die Gegenelektrode ist jedoch nicht unterhalb des Schwingkörpers angeordnet, sondern seitlich davon, so dass sie einer Auslenkung nicht im Wege\nsteht.\n\n12 Um die Schwingung zu ermöglichen, ist gemäß Merkmal 1.3 zumindest\neine Seitenfläche des Schwingkörpers bezüglich zumindest einer inneren Seitenfläche einer die Rahmenschichtebene durchdringenden Ausnehmung derart\nangeordnet, dass sich die zwischen diesen beiden Elektroden gebildete Kapazität durch eine Schwingung verändert. Gemäß Merkmal 1.3.0 nimmt dabei die\n\nKapazität mit zunehmender Auslenkung des Schwingkörpers gegenüber der\nRahmenschichtebene ab und mit abnehmender Auslenkung wieder zu.\n\n13 Eine erfindungsgemäße Ausgestaltung ist beispielhaft in den Figuren 1\nund 2 der Streitpatentschrift gezeigt.\n\n14 b) Unter einer Auslenkung im Sinne von Merkmal 1.3.0 ist eine Bewegung des Schwingkörpers (19) bezogen auf eine horizontale Ausgangslage\nparallel zur Ebene der Rahmenschicht (12) zu verstehen. Die Auslenkung besteht jedenfalls auch in einer Schwenkbewegung um die nach Merkmal 1.2 vorgesehene Schwingachse um die Aufhängungsvorrichtung (14), die ein Verschwenken des Schwingkörpers vertikal zur Rahmenschichtebene ermöglicht.\n\n15 Entgegen der Auffassung der Berufung stehen die Merkmale 1.2 und\n1.3.0 nicht beziehungslos nebeneinander. Nach der Erfindung wirken sie vielmehr funktionell zusammen, und zwar dergestalt, dass die Schwingung jedenfalls auch in einer Schwenkbewegung um die in Merkmal 1.2 vorgesehene Achse besteht und bei dieser Bewegung die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitätsänderung eintritt. Diese Merkmale und das in Merkmal 1.3.1 vorgesehene\nAnlegen einer periodischen Spannung stellen nach der Beschreibung die Mittel\ndar, mit denen die Schwingbewegung aufrechterhalten wird.\n\n16 Nach den Ausführungen in der Beschreibung ist die Erfindung allerdings\nauch auf Bauelemente anwendbar, bei denen der Schwingkörper einseitig in\nder Rahmenschicht eingespannt und die erzeugbare Schwingung eine Biegeschwingung ist (Abs. 29). Ob eine solche Biegung eine Auslenkung im Sinne\nvon Merkmal 1.3.0 darstellt, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls muss auch\nbei einer solchen Bewegung die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitätsänderung eintreten, d.h. die Kapazität muss umso kleiner sein, je stärker die Biegung\nist.\n\n17 c) Entgegen der Auffassung der Berufung genügt es nicht, wenn die\nVorgaben aus Merkmal 1.3.0 zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Elektrodenpaaren erfüllt werden. Vielmehr muss zumindest ein Elektrodenpaar vorhanden sein, bei dem die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitätsänderung während des gesamten Bewegungsvorgangs auftritt, also die Kapazität umso kleiner ist, je stärker die Auslenkung ausfällt.\n\n18 Aus diesem Grund genügt es auch nicht, wenn die Kapazität eines Elektrodenpaars im Zuge der Auslenkbewegung zunächst größer und erst in einem\nspäteren Stadium kleiner wird. Merkmal 1.3.0 fordert vielmehr eine feste Beziehung dergestalt, dass jede Zunahme der Auslenkung zu einer Verringerung der\nKapazität führt.\n\n19 d) Entgegen der Auffassung der Berufung genügt es ferner nicht,\nwenn die Vorgaben aus Merkmal 1.3.0 bezüglich eines Elektrodenpaars erfüllt\n\nsind, das nicht zur Schwingungserzeugung mittels Anlegens einer Spannung\neingesetzt wird.\n\n20 Aus dem Zusammenhang der Merkmale 1.3, 1.3.0 und 1.3.1 ergibt sich,\ndass die Kapazitätsänderung dem Zweck dienen muss, die Kräfte zu beeinflussen, die aufgrund der an die Elektroden angelegten Spannung auf den\nSchwingkörper wirken. Hierzu muss die Kapazitätsänderung an einem Elektrodenpaar auftreten, das für diesen Zweck eingesetzt wird.\n\n21 e) Aus den Ausführungen in der Beschreibung (Abs. 14) und den\ndamit korrespondierenden Vorgaben in der verteidigten Fassung von Patentanspruch 12 (in der erteilten Fassung: Patentanspruch 7), wonach die zur Auslösung des Schwingvorgangs erforderliche Asymmetrie des Aufbaus aus Rahmenschicht, Schwingkörper und Aufhängungseinrichtung durch eine Verkippung des Schwingkörpers in der Ruhelage bewirkt wird, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.\n\n22 Auch bei Verwirklichung dieses zusätzlichen Merkmals muss bei jeder\nBewegung des Schwingkörpers um die in Merkmal 1.2 vorgesehene\nSchwingachse die in Merkmal 1.3.0 vorgesehene Kapazitätsänderung eintreten.\nInsoweit ist die Verkippung des Schwingkörpers in der Ruhelage von der durch\ndie Schwingachse bestimmten, parallel zur Rahmenschichtebene liegenden\nhorizontalen Ausgangslage des Schwingkörpers zu unterscheiden, auf die sich\ndessen Auslenkung nach Merkmal 1.3.0 bezieht.\n\n23 f) Zum Halten der Rahmenschicht ist nach Merkmal 1.4 ein Trägersubstrat vorgesehen. Dieses muss derart ausgebildet sein, dass es einen\nverglichen mit dem Einfluss der Spannung zwischen Rahmenschicht und\nSchwingkörper vernachlässigbaren physikalischen Einfluss auf die Erzeugung\nder Schwingung des Schwingkörpers hat.\n\n24 Dieses Trägersubstrat kann unterhalb des Schwingkörpers angeordnet\nsein. Zwingend erforderlich ist dies jedoch nicht. In der Beschreibung wird vielmehr ausgeführt, aufgrund des Zusammenwirkens der senkrechten Seitenflächen des Schwingkörpers und der Ausnehmung der Rahmenschicht sei keine\ndarunterliegende Substratoberfläche erforderlich, die die Schwingungsamplitu-\n\nde des Schwingkörpers begrenzen würde (Abs. 15). Zudem ist in der verteidigten Fassung in Patentanspruch 9 (in der erteilten Fassung: Patentanspruch 3)\nvorgesehen, dass die Isolationsschicht und das Trägersubstrat zumindest im\nBereich des Schwingkörpers entfernt sind, wenn die Aufhängung und der\nSchwingkörper aus einer hochdotierten Siliziumschicht bestehen, die mittels\neiner Isolationsschicht auf dem Trägersubstrat angeordnet ist. Im Einklang damit ist in den Figuren 1 bis 3 unterhalb des Schwingkörpers kein Trägersubstrat\n(22) dargestellt.\n\n25 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie\nfolgt begründet:\n\n26 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des erstinstanzlichen Hilfsantrags sei in der ursprünglichen Anmeldung (veröffentlicht als\nWO 00/25170) offenbart. Dass Mittel zum periodischen Verändern der Spannung Teil des beanspruchten mikromechanischen Bauelements seien, ergebe\nsich aus den Ansprüchen 11 bis 14 der Ursprungsanmeldung. Die dort offenbarte Steuervorrichtung entspreche solchen Mitteln und sei Teil des mikromechanischen Bauelements. Merkmal 1.3.0 ergebe sich aus der Offenlegungsschrift in Verbindung mit Figur 2.\n\n27 Der verteidigte Gegenstand sei patentfähig.\n\n28 In der japanischen Offenlegungsschrift Hei 4-211218 (SP5, deutsche\nÜbersetzung SP5a) sei ein Torsionsschwinger offenbart, bei dem die Kapazität\nzwischen sich aufeinander zu bewegenden Seitenflächen der Komponenten bei\nder Drehbewegung variiere. Es fehle aber an einer Offenbarung von Merkmal\n1.3.0. Da der Schwingkörper gegenüber der Rahmenschicht etwas erhöht angeordnet sei, steige die Kapazität in der zweiten Schwingungsphase mit zunehmender Auslenkung an.\n\n29 Die Veröffentlichungen von Böhringer et al. (Sensorless Manipulation\nUsing Massively Parallel Microfabricated Actuator Arrays, Proc. IEEE Int. Conf.\nOn Robotics and Automation, San Diego, CA, May 1994, SP6) und Mihailovich\n\net al. (Single-Crystal Silicon Torsional Resonators, Micro Electro Mechanical\nSystems 1993, MEMS ’93, Proc. An Investigation of Micro Structures, Sensors,\nActuators, Machines and Systems, IEEE, p. 184-188, SP7) zeigten mikromechanische Torsionsaktuatoren mit einem gitterförmigen Schwingkörper, der etwa senkrecht zur Rahmenebene verschwenkbar sei. Bei einer in SP7 offenbarten Variante erstreckten sich an einer Seitenwand und anschließend in einem\nStreifen entlang des Bodens der Anordnung Elektroden. Es sei bereits fraglich,\nob die Kombination aus Rahmen und Boden als Kombination aus Rahmenschicht und Trägersubstrat im Sinne des Streitpatents angesehen werden könne. Jedenfalls gehöre der auf dem Boden befindliche Teil der Elektroden nicht\nzur Rahmenschicht, sondern zum Trägersubstrat. Da der Abstand zwischen\ndem Schwingkörper und dem Boden relativ gering sei (bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel etwa 1,5 µm), sei davon auszugehen, dass auch\nder zum Boden gehörende Elektrodenteil mit dem Schwingkörper zusammenwirke und einen Einfluss auf die Schwingungserzeugung ausübe.\n\n30 Ausgehend von der SP5 sei es für den Fachmann auch nicht naheliegend gewesen, den Schwingkörper in einer Merkmal 1.3.0 entsprechenden\nWeise anzuordnen. Die leicht erhöhte Anordnung des Schwingkörpers durch\neine Stützkomponente gegenüber der Rahmenschicht ermögliche durch wechselweises Anlegen einer Spannung an jeweils eine Seite der Anordnung sowohl\nein Anschwingen als auch die Aufrechterhaltung einer periodischen Schwingung des Schwingkörpers. Der Fachmann habe keinen Anlass, die Stützkomponente wegzulassen. Denn dann würden die Festelektroden und der Schwingkörper auf einer Höhe liegen und damit eine andere Art der Schwingungserzeugung sowohl zum Anschwingen als auch bei der Spannungsbeaufschlagung zur\nAufrechterhaltung der Schwingung erforderlich werden.\n\n31 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren\nstand.\n\n32\n\n1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils geht nicht über den Inhalt der Ursprungsanmeldung\nhinaus.\n\n33 Zutreffend hat das Patentgericht Mittel zum periodischen Verändern einer Spannung in der Ursprungsanmeldung dadurch als offenbart angesehen,\ndass im dort formulierten Anspruch 1 und der Beschreibung (WO 00/25170,\nS. 5 Abs. 1) das Anlegen einer Spannung beschrieben ist, die periodisch verändert wird. Das setzt, wie sich dem Fachmann ohne weitere Überlegungen\nerschließt, das Vorhandensein von Mitteln voraus, die geeignet sind, einen solchen Vorgang zu bewirken.\n\n34 Den Ansprüchen 11 bis 14 der Ursprungsanmeldung entnimmt der\nFachmann die Konkretisierung, dass diese Mittel aus einer Steuervorrichtung\nbestehen können, die das Verändern der Spannung bewirkt. Entsprechend verhält es sich im Verhältnis zwischen Patentanspruch 1 des Streitpatents, der allgemein Mittel zum periodischen Verändern einer Spannung offenbart, und den\nPatentansprüchen 16 bis 23, die vorsehen, dass diese Mittel als Steuervorrichtung verwirklicht sind.\n\n35 2. Der verteidigte Gegenstand ist neu.\n\n36 a) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 1.3.0\nin SP5 nicht offenbart ist.\n\n37 aa) SP5 offenbart einen Torsionsschwinger, der zum Beispiel für die\noptische Abtastung geeignet ist.\n\n38 Als Stand der Technik wird unter anderem eine Vorrichtung geschildert,\nbei der ein Reflexionsspiegel mit einteilig damit verbundenen Spannbändern\ngelagert ist und durch elektrostatische Kräfte in eine Schwingbewegung versetzt werden kann. Als nachteilig wird bewertet, dass eine Vergrößerung des\nSchwingwinkels eine Verlängerung der Spannbänder und damit eine unerwünschte Vergrößerung der gesamten Vorrichtung erfordere.\n\n39 Als Lösung wird in SP5 vorgeschlagen, die Haltekomponenten s-förmig\nauszugestalten (SP5a Abs. 4 f.). Auch bei dieser Ausgestaltung sei zur Vergrößerung des Schwingwinkels aber eine relativ große Spannungserhöhung erforderlich, weil mit größerem Abstand zwischen dem Schwinger und der Platine\nmit den Gegenelektroden auch die erforderliche Spannung proportional zur\nzweiten Potenz des Abstands ansteigen müsse. Um insoweit Abhilfe zu schaffen, wird eine weitere Ausführungsform vorgeschlagen, die in der nachfolgend\nwiedergegebenen Figur 10 dargestellt ist.\n\n40 Bei dieser Ausführungsform weisen die auf einem Rahmenkörper 36 angebrachten Festelektroden 35a und 35b und die an einer plattenförmigen Komponente 31 ausgeformten beweglichen Elektroden 32a und 32b kammförmige\n\nAusnehmungen auf, die ineinandergreifen. Die plattenförmige Komponente 31\nist mittels Trägern 33a, 33b drehbar gelagert.\n\n41 Die Träger sind auf einer Stützkomponente 38 angebracht, so dass sich\nein Niveauunterschied ergibt und sich die Festelektroden und die beweglichen\nElektroden nur teilweise überlagern (SP5 Abs. 12). Dies ist in der nachfolgend\nwiedergegebenen Figur 11 dargestellt.\n\n42 Durch wechselweises Anlegen einer Spannung an die Elektroden 35a\nbzw. 35b kann die Komponente 31 in Schwingung versetzt werden. Die Lage in\ngekipptem Zustand ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 12 dargestellt.\n\n43 Bei dieser Ausgestaltung kann durch Vergrößerung des Niveauunterschieds und durch Erhöhung der Anzahl von Kammzähnen eine Vergrößerung\ndes Schwingwinkels auch bei geringer Spannung erreicht werden.\n\n44 bb) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, zwar\nalle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart, nicht aber\ndas Merkmal 1.3.0.\n\n45 (1) Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, führt ein Auslenken\nder Komponente 31 aus der zum Rahmen parallelen Stellung dazu, dass die\nKapazität zwischen den Elektrodenpaaren 35a und 32a bzw. 35b und 32b auf\nderjenigen Seite, auf der sich die Komponente 31 nach oben bewegt, abnimmt,\nauf der gegenüberliegenden Seite hingegen zunimmt. Damit ist Merkmal 1.3.0\nbezogen auf die einzelnen Elektrodenpaare nicht verwirklicht.\n\n46 (a) Dass es zu jedem Zeitpunkt der Bewegung ein Elektrodenpaar\ngibt, bei dem die Kapazität mit zunehmender Auslenkung abnimmt, genügt, wie\nbereits bei der Auslegung des Streitpatents ausgeführt wurde, zur Verwirklichung dieses Merkmals nicht. Aus diesen Gründen ist es ebenfalls nicht ausrei-\n\nchend, wenn die Kapazität in einem späten Stadium der Abwärtsbewegung\nwieder abnimmt.\n\n47 (b) Entgegen der Auffassung der Berufung genügt es zur Verwirklichung von Merkmal 1.3.0 auch nicht, dass die Kapazität mit zunehmendem Niveauunterschied zwischen der Komponente 31 und dem Rahmenkörper 36 abnimmt.\n\n48 Wie ebenfalls bereits erläutert wurde, muss die Kapazitätsänderung zumindest auch mit der Auslenkung des Schwingkörpers um die Schwingachse\nkorrelieren. Daran fehlt es bei der in SP5 offenbarten Vorrichtung jedenfalls in\neinem Teilstadium der Abwärtsbewegung der beweglichen Elektroden.\n\n49 (c) Entgegen der Auffassung der Berufung wäre Merkmal 1.3.0 ferner\nauch dann nicht offenbart, wenn die in SP5 offenbarte Vorrichtung in der Weise\nbetrieben werden könnte, dass nur an die Elektroden 32a und 35a eine periodische unterbrochene Spannung angelegt wird, die dazu führt, dass die Elektrode\n32b abwechselnd nach oben ausgelenkt und in eine zum Rahmenkörper parallele Stellung zurückgestellt wird.\n\n50 Wie oben ausgeführt wurde, muss die Kapazitätsänderung an einem\nElektrodenpaar auftreten, das zum Zwecke der Schwingungserzeugung mit einer Spannung beaufschlagt wird. Diese Voraussetzung ist bei der in Rede stehenden Betriebsart nicht erfüllt. Ob die in SP5 offenbarte Vorrichtung für einen\nsolchen Betrieb geeignet wäre, obwohl in der Beschreibung nur das abwechselnde Anlegen einer Spannung an beide Elektrodenpaare offenbart ist, bedarf\ndeshalb keiner abschließenden Entscheidung.\n\n51 (2) Eine Vorrichtung, bei der kein Niveauunterschied zwischen der\nKomponente 31 und dem Rahmenkörper 36 mit den festen Elektroden 35a und\n35b besteht, ist in SP5 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.\n\n52 (a) In Figur 10 ist ein Niveauunterschied zwischen den genannten\nKomponenten zwar nicht zu erkennen. Wie auch die Klägerin nicht verkennt,\n\ngibt diese Figur aber einen Zustand wieder, bei der die Rahmenschicht und der\nSchwingkörper noch nicht auf der Platine 37 und der Stützkomponente 38 befestigt sind. Dies wird durch den am linken Rand von Figur 10 eingezeichneten\nPfeil angedeutet und in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt (SP5a Abs. 12\nletzter Satz).\n\n53 (b) Ob die Darstellung in Figur 10 bei isolierter Betrachtung die Deutung zuließe, dass beide Komponenten in gleichem Maße abgesenkt werden,\nso dass auch in montiertem Zustand kein Niveauunterschied besteht, kann dahingestellt bleiben. Aus der Beschreibung von SP5 ergibt sich jedenfalls, dass\neine solche Ausgestaltung für die dort offenbarte Vorrichtung nicht vorgesehen\nist.\n\n54 In den auf Figur 10 bezogenen Passagen der Beschreibung wird ausgeführt, durch die Stützkomponente 38 werde die plattenförmige Komponente 31\nhochgeschoben, wobei ein Niveauunterschied vorgesehen sei (SP5a Abs. 12\nSatz 4). Dieser Niveauunterschied wird in den Figuren 11 und 12 aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt. Alldem lässt sich nicht entnehmen, dass\nvon der Ausbildung eines Niveauunterschieds abgesehen werden könnte.\n\n55 In der Beschreibung wird darüber hinaus ausgeführt, in den Beispielen\nder Figuren 10 bis 13 werde die Antriebskraft durch Kammzahnelektroden mit\neinem Niveauunterschied erzielt (SP5a Abs. 14 Satz 1). Dies lässt für die Annahme, der Offenbarungsgehalt umfasse auch Ausführungsformen ohne Niveauunterschied, keinen Raum.\n\n56 (c) Aus den in SP5 formulierten Ansprüchen 1 und 2 ergibt sich kein\nweitergehender Offenbarungsgehalt.\n\n57 Anspruch 1 betrifft einen Torsionsschwinger, der eine plattenförmige\nKomponente und ein mit der plattenförmigen Komponente auf einer deren\nSchwerpunkt passierenden Achse verbundenes Haltekomponentenpaar, das\northogonal zu dieser Achse mehrfach umgebogen ist, so dass es eine S-Form\nhat, und auf der gleichen Achse mit einem Rahmenkörper verbunden ist, um-\n\nfasst, und zusammen mit dem Rahmenkörper aus einer Platte gebildet wird.\nAnspruch 2 ist auf einen Lichtablenker gerichtet, der durch den Torsionsschwinger gemäß Anspruch 1 gebildet wird und bei dem ein Elektrodenpaar\nparallel zu dem plattenförmigen Material an einer die Achse einschließenden\nsymmetrischen Position angeordnet ist. Dies greift die Merkmale der in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Vorrichtung auf, bei der die festen Elektroden 8a,\n8b, 9a, 9b unterhalb der plattenförmigen Komponente 3 angebracht sind, wie\ndies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt ist.\n\n58 Ob bei diesem Ausführungsbeispiel ein Niveauunterschied vorhanden ist,\nkann dahingestellt bleiben. Jedenfalls lässt sich weder den darauf bezogenen\nAusführungen noch den Ausführungen zu dem in den Figuren 10 bis 13 dargestellten Ausführungsbeispiel entnehmen, dass ein Niveauunterschied auch bei\neiner seitlichen Anordnung der festen Elektroden entbehrlich ist.\n\n59 (d) Aus dem in SP5 formulierten Anspruch 5 ergibt sich ebenfalls keine abweichende Beurteilung.\n\n60 Dieser Anspruch bezieht sich auf ein Schaltelement mit einer plattenförmigen Komponente mit einem Paar beweglichen Elektroden und einem diesen\ngegenüberliegenden Paar von Festelektroden. Dies greift die Merkmale des in\nden Figuren 5 bis 9 dargestellten Schaltelements auf. Bei diesem sind die festen Elektroden 18a, 18b, 19a, 19b, wie sich etwa aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 ergibt, ebenfalls unterhalb der beweglichen Platte 20 angeordnet.\n\n61 b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der verteidigte\nGegenstand in SP7 nicht vollständig offenbart ist.\n\n62 aa) SP7 befasst sich mit der Dissipation (d.h. dem Energieverlust) bei\nmikromechanischen Torsionsresonatoren.\n\n63 Als mögliche Quelle solcher Verluste wird der Klemmverlust hervorgehoben, der durch Übertragung von Vibrationsenergie über die Abstützung des Resonators verursacht werde. Dieser Verlust könne durch Abstützung des Resonators an einem Spannungsknoten mit steifen, kleinflächigen Stützen minimiert werden.\n\n64 Vor diesem Hintergrund stellt SP7 einen aus monokristallinem Silizium\n(single crystal silicon, SCS) hergestellten Torsionsresonator vor, der zur Untersuchung von Klemmverlusten verwendet werden könne. Als Vorteil dieses Resonators wird hervorgehoben, er sei zu großen Bewegungen aus der SCS-Wafer-Ebene heraus fähig, was auch für Anwendungen als Aktuator oder Drehspiegel nützlich sein könne.\n\n65 Der in SP7 offenbarte Resonator weist einen gitterförmigen, an Torsionsstäben aufgehängten Schwingkörper und eine seitliche Umrandung auf, die aus\nSilizium-Einkristall gebildet sind. In einer Variante (\"Sidewall electrodes\") sind\nauf der seitlichen Umrandung Elektroden mit rechtwinkligem Querschnitt aufgesputtert (d.h. durch Beschuss mit Ionen ausgebildet). Diese sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 auf der linken Seite dargestellt.\n\n66 Die Seitenfläche des vertikal verlaufenden Schenkels der Elektroden befindet sich in einem Abstand von 4,5 µm gegenüber der senkrechten Seitenfläche des Schwingkörpers. Der vertikale Abstand zwischen Seitenwand und\nStruktur wird mit 1,5 µm angegeben. Der Schwingkörper oszilliert, wenn eine\nWechselspannung zwischen ihm und den benachbarten Elektroden angelegt\nwird.\n\n67 bb) Damit fehlt es an einer vollständigen Offenbarung aller Merkmale\nvon Patentanspruch 1, und zwar unabhängig davon, ob der horizontal verlaufende Schenkel der Elektroden als Teil der Rahmenschicht oder als Teil des\nTrägersubstrats anzusehen ist.\n\n68 (1) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen\nTeil des Trägersubstrats bildet, fehlt es, wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, an einer Offenbarung von Merkmal 1.4.\n\n69 Nach den Feststellungen des Patentgerichts hat der horizontal verlaufende Schenkel einen nicht nur vernachlässigbaren physikalischen Einfluss auf\n\ndie Erzeugung der Schwingung des Schwingkörpers. Konkrete Anhaltspunkte,\ndie Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Ausgehend\ndavon ist Merkmal 1.4 bei der in SP7 offenbarten Vorrichtung nicht verwirklicht.\n\n70 (2) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen\nTeil der Rahmenschicht bildet, fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal\n1.3.0.\n\n71 Angesichts der physikalischen Wirkungen, die der horizontal verlaufende\nSchenkel nach den Feststellungen des Patentgerichts auf die Schwingungserzeugung ausübt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kapazität bei\neiner Auslenkung des Schwingkörpers zunächst ansteigt, wenn sich der Abstand zwischen der Seitenfläche des Schwingkörpers und dem horizontal verlaufenden Schenkel verkleinert. Anhaltspunkte dafür, dass dies nach dem Offenbarungsgehalt der SP7 eindeutig ausgeschlossen ist, zeigt die insoweit darlegungsbelastete Klägerin nicht auf. Damit fehlt es an einer Offenbarung des\nMerkmals 1.3.0.\n\n72 (3) Wenn der horizontal verlaufende Schenkel der Elektrode einen\nTeil der Rahmenschicht bildet, fehlt es, wie das Patentgericht bereits angedeutet hat, zudem an einem Trägersubstrat im Sinne von Merkmal 1.4.\n\n73 Als Trägersubstrat käme unter der genannten Prämisse allenfalls die Siliziumschicht in Betracht, in der der Schwingkörper gelagert ist. Nach Merkmal\n1.2 gehört die Schicht, in der der Schwingkörper gelagert ist, jedoch ebenfalls\nzur Rahmenschicht. Damit fehlt es an der nach dem Streitpatent vorgesehenen\nUnterscheidung zwischen Rahmenschicht und Trägersubstrat.\n\n74 3. Der verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 war für den\nFachmann auch nicht naheliegend.\n\n75\n\na) Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich für den Fachmann aus SP5 keine Anregung, die plattenförmige Komponente 31 und den\nRahmenkörper 36 niveaugleich anzuordnen.\n\n76 Wie bereits oben dargelegt wurde, wird der Niveauunterschied in der Beschreibung von SP5 im Zusammenhang mit der in den Figuren 10 bis 13 dargestellten Ausführungsform als entscheidendes Mittel zur Erzielung der Antriebskraft bezeichnet. Hinweise darauf, dass die Antriebskraft bei dieser Ausführungsform auch auf andere Weise erzielt werden kann, lassen sich dem\nnicht entnehmen.\n\n77 Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich eine diesbezügliche\nAnregung auch nicht aus den Erläuterungen zu den beiden anderen in SP5 beschriebenen Ausführungsformen. Bei diesen bereitet die Erzielung der Antriebskraft schon deshalb keine Probleme, weil die festen Elektroden unterhalb\nder plattenförmigen Komponente angeordnet sind. Angesichts dieses Zusammenhangs ergaben sich für den Fachmann keine Hinweise darauf, dass er die\nniveaugleiche Anordnung aus den beiden ersten Ausführungsformen auf die\ndritte Ausführungsform übertragen kann.\n\n78 Ob dem Fachmann bekannt war, dass er das Anschwingen bei niveaugleicher Anordnung durch ein Verkippen des Schwingkörpers in der Ruhestellung bewirken kann, bedarf keiner Entscheidung. Selbst wenn diese Frage zu\nbejahen wäre, fehlte es jedenfalls an einer Anregung, dieses Wissen im Kontext\nvon SP5 heranzuziehen, die einen Niveauunterschied gerade als entscheidendes Merkmal zur Schwingungserzeugung hervorhebt.\n\n79 Dass SP5 in Zusammenhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel eine\nherstellungsbedingte Anfangstorsion ausdrücklich anspricht (SP5a Abs. 7), führt\nnicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wie bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, wird eine Torsion in SP5 ausschließlich als unerwünschtes\nPhänomen erwähnt, dem es durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken\ngilt. SP5 schlägt hierfür eine mechanische Regulierung vor. Daraus ergab sich\nkeine Anregung dafür, die Anfangstorsion im Zusammenhang mit dem dritten\nAusführungsbeispiel als Mittel zur Erreichung eines angestrebten Zwecks einzusetzen, der den in SP5 als bedeutsam hervorgehobenen Niveauunterschied\nüberflüssig macht.\n\n80 b) Das Patentgericht hat schließlich zutreffend ausgeführt, dass der\nFachmann eine solche Anregung auch nicht der SP6 oder sonstigen Entgegenhaltungen entnehmen konnte. Der Fachmann wurde weder durch die SP6 noch\nsein allgemeines Fachwissen dazu veranlasst, den horizontal verlaufenden\nSchenkel der in Figur 4 gezeigten Seitenwandelektrode (\"sidewall electrode\")\nwegzulassen, selbst wenn entsprechend dem Vorbringen der Klägerin in der\nmündlichen Verhandlung angenommen wird, dass er dazu technisch in der Lage war.\n\n81 4. Auf dieser Grundlage hat das Patentgericht zu Recht auch die\nGegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 2 bis 6 als patentfähig\nangesehen.\n\n82 a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 2 neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.\n\n83 aa) Patentanspruch 2 sieht gegenüber der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 folgende Änderungen in den Merkmalen 1.3 und 1.3.1 vor:\n\n1.3² mehrere Seitenflächen (16a, 16b) des Schwingkörpers (10),\ndie im Wesentlichen senkrecht zur Rahmenschichtebene\nsind, jeweils bezüglich einer inneren Seitenfläche (18a,\n18b) der Ausnehmung, die Elektroden eines Elektrodenpaares bildend, derart angeordnet sind, dass eine zwischen\ndenselben gebildete Kapazität durch eine Schwingung des\nSchwingkörpers (10) variiert,\n\n1.3.1² derart, dass durch periodisches Verändern einer Spannung,\ndie zwischen die Rahmenschicht (12) und den Schwingkörper (10) angelegt ist und damit zugleich zwischen den beiden Elektroden der Elektrodenpaare jeweils diese Spannung anliegt, eine Torsionsschwingung des Schwingkörpers\n(10) um die Schwingachse erzeugbar ist.\n\n84 bb) Zu Recht und von der Berufung unbeanstandet hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 1.3.1² in SP5 nicht offenbart ist, weil die dort\nvorgeschlagene Vorrichtung zwar zwei Elektrodenpaare aufweist, an diese aber\nnicht jeweils dieselbe Spannung angelegt wird.\n\n85 cc) Eine Anregung zu dieser Ausgestaltung ergab sich weder aus SP5\nnoch aus anderen Entgegenhaltungen.\n\n86 (1) Bei der in SP5 offenbarten Anordnung kann aufgrund des Niveauunterschieds keine Schwingung erzeugt werden, wenn an beiden Elektrodenpaaren dieselbe Spannung anliegt. Eine Anregung, vom Niveauunterschied abzusehen, bestand für den Fachmann aus den bereits im Zusammenhang mit\nPatentanspruch 1 genannten Gründen nicht.\n\n87 (2) In SP6 sind zwei Elektrodenpaare, an die dieselbe Spannung angelegt wird, zwar offenbart. Wie bereits oben ausgeführt wurde, fehlt es aber an\neiner Offenbarung von Merkmal 1.4 und an einer Anregung, dieses Merkmal\nergänzend vorzusehen.\n\n88 b) Hinsichtlich der Patentansprüche 3 bis 5 gilt Entsprechendes.\n\n89 aa) Die Patentansprüche 3 bis 5 sehen gegenüber der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 zusätzlich ein Merkmal 1.6, vor, wonach Mittel vorgesehen sind, um eine Asymmetrie des Aufbaus aus Rahmenschicht (12),\nSchwingkörper (10) und Aufhängungseinrichtung (14) zu liefern, um ein Anschwingen des Schwingkörpers (10) zu ermöglichen, und zwar durch folgende\nMaßnahmen:\n\nNach Patentanspruch 3: durch eine auf der Rahmenschicht (12) benachbart zu einer inneren Seitenfläche (18a) der Ausnehmung angeordnete,\nvon der Rahmenschicht (12) isolierte Elektrode (24).\n\nNach Patentanspruch 4: durch einen asymmetrischen Aufbau des\nSchwingkörpers und/oder einen asymmetrischen Aufbau der Rahmenschicht.\n\nNach Patentanspruch 5: dadurch, dass der Schwingkörper in einer Ruhelage desselben, wenn keine Spannung zwischen Rahmenschicht und\nSchwingkörper angelegt ist, relativ zu der Rahmenschicht um die\nSchwingachse verkippt ist.\n\n90 bb) Diese Merkmale sind durch den Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt.\n\n91 (1) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, offenbart SP5\nzwar einen asymmetrischen Aufbau. Dieser wird aber nicht durch die vom\nStreitpatent beanspruchten Merkmale erzielt. Eine Anregung, diese Merkmale\nanstelle des in SP5 eingesetzten Niveauunterschieds vorzusehen, ergab sich\naus den bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 dargelegten Gründen\nnicht.\n\n92 (2) Entgegen der Auffassung der Berufung ist der Darstellung in Figur 4 der SP7 ein asymmetrischer Aufbau des Schwingkörpers nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.\n\n93 In Figur 4 ist die Schwingachse zwar am Rand des Schwingkörpers dargestellt. Die Darstellung der Gesamtvorrichtung in Figur 2 deutet aber darauf\nhin, dass die Schwingachse mittig angeordnet ist. Vor diesem Hintergrund\nspricht alles dafür, dass in Figur 4 nur eine Hälfte des insgesamt symmetrischen Aufbaus dargestellt ist.\n\n94 (3) Unabhängig davon ergab sich für den Fachmann ausgehend von\nSP7 auch in diesem Zusammenhang keine Anregung, die Vorrichtung entsprechend dem Merkmal 1.4 auszugestalten.\n\n95 5. Dass dem Gegenstand der Unteransprüche 7 bis 23 ein eigenständiger erfinderischer Gehalt zukommt, ist weder geltend gemacht worden\nnoch sonst ersichtlich.\n\n96 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nDeichfuß Marx\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 08.03.2018 - 2 Ni 42/16 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-06-18/x-zr-134-18","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-06-18/x-zr-134-18","retrieved":"2026-10-24 08:01:36.506458+00:00"},"card":{"id":"bgh/2020-06-18/x-zr-134-18","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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