{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2020:180220UXZR33.18.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2020-02-18","aktenzeichen":"X ZR 33/18","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 33/18\nVerkündet am:\n18. Februar 2020\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2020:180220UXZR33.18.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 18. Februar 2020 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann\nund Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 9. November 2017 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 2 637 917 (Streitpatents), das am\n8. August 2012 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom\n12. August 2011 angemeldet wurde. Das Streitpatent betrifft ein Dreirad mit\nzwei Steuermodi. Patentanspruch 1, auf den sieben weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:\n\n\"1. A tricycle (800, 810) operable between a first mode of operation steerable by a tricycle rider, and a second mode of operation steerable by an individual pushing the tricycle, the tricycle\ncomprising:\n\na pair of rear wheels (400);\n\na front wheel (100) having opposing sides and a front wheel\naxis;\n\na head tube (707);\n\na frame (700) configured to rotatably support the rear wheels\n(400) and configured to support the head tube (707);\n\na pair of pedals (141, 142), each pedal configured for connection about the front wheel axis to rotate the front wheel (100);\n\na fork (133) having at least one blade (130, 131) configured to\nsupport the front wheel (100) in a manner permitting the front\nwheel (100) to rotate about the front wheel axis;\n\na stem (305) configured to extend from the head tube (707) in\na manner permitting the stem (305) to rotate, the stem (305)\nincluding a rod having a minimum diameter that is at least\nthree times smaller than a width of the front wheel (100);\n\na rider handle (200), configured to turn the fork (133) about a\nstem axis extending transverse to the front wheel axis, the rider handle in the first mode being configured to be rotationally\ncoupled with the stem (305) in a manner permitting a tricycle\nrider to exert forces on the rider handle (200) and thereby turn\nthe fork (133), and the rider handle (200) in the second mode,\nwhere the stem axis leads the front wheel axis, being config-\n\nured to be rotationally uncoupled from the stem (305), preventing forces on the rider handle (200) from turning the fork (133)\nand permitting the individual pushing the tricycle to turn the\nfork (133) via pushing force; and\n\nwherein the stem (305) extends from the fork (133) at an angle\nof between about 165 degrees and 179 degrees and wherein\nan offset distance between the stem axis and the front wheel\naxis is between 15 mm and 40 mm.\"\n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzrechts sei\n2\nnicht patentfähig. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat\ndas Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.\n\n3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet\nsich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent mit den erstinstanzlichen Anträgen und drei weiteren Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin\ntritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die zulässige Berufung ist unbegründet.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft ein Dreirad mit zwei Steuermodi.\n\n6 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, im Stand\nder Technik seien Dreiräder bekannt, die sowohl durch einen Fahrer angetrieben als auch von einem Dritten geschoben werden könnten. Solche Vorrichtungen verfügten zuweilen über einen mechanischen Lenkmechanismus, der es\ndem Dritten ermögliche, das Vorderrad zu drehen. Die französischen Patentschriften 2 955 080 (D1) und 2 930 929 (D2) offenbarten ein Dreirad mit einem\nKupplungssystem, das es ermögliche, die Lenkstange von der Gabel zu entkoppeln.\n\n7 2. In der Streitpatentschrift wird nicht ausgeführt, welches technische\nProblem die Erfindung betrifft. Vor dem aufgezeigten Hintergrund geht es darum, ein Dreirad zur Verfügung zu stellen, das einen möglichst zweckmäßigen\nEinsatz in beiden genannten Fahrmodi ermöglicht.\n\n8 Nach Auffassung der Berufung soll es zusätzlich als Teil der Aufgabe\nanzusehen sein, ein Dreirad bereitzustellen, das einen Wechsel zwischen den\nbeiden Modi ermögliche, ohne dass der Rahmen verstellt werden müsse.\n\n9 Dies geht schon deshalb fehl, weil es sich bei dem von der Berufung geltend gemachten Vorteil allenfalls um einen Teil der Lösung handelt. Unabhängig davon zeigt die Streitpatentschrift die Möglichkeit des Moduswechsels ohne\nVerstellung des Rahmens nur als optionales Merkmal bei der Beschreibung\neines Ausführungsbeispiels auf. In den erstinstanzlich verteidigten Fassungen\nvon Patentanspruch 1 hat dieses Merkmal keinen Niederschlag gefunden.\n\n10 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung eine\nVorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):\n\n1. Das Dreirad kann gefahren werden [M1]:\n1.1 in einem ersten Modus, in dem die Lenkung durch den\nFahrer erfolgt [M1.1],\n1.2 in einem zweiten Modus, in dem die Lenkung durch einen\nDritten erfolgt, der das Dreirad schiebt [M1.1].\n\n2. Das Dreirad umfasst:\n2.1 ein Paar Hinterräder 400 [M2],\n2.2 ein Vorderrad 100, das gegenüberliegende Seiten und\neine Vorderradachse aufweist [M3],\n2.3 ein Steuerrohr 707 [M4],\n2.4 einen Rahmen 700, der so ausgestaltet ist, dass er die\nHinterräder 400 drehbar und das Steuerrohr stützt [M5],\n2.5 zwei Pedale 141, 142, die mit der Vorderradachse verbunden sind, um das Vorderrad 100 zu drehen [M6],\n2.6 eine Gabel 133, die mindestens eine Gabelscheide 130,\n131 aufweist und das Vorderrad 100 dergestalt aufnimmt,\ndass dieses sich um die Vorderradachse drehen kann\n[M7],\n2.7 einen Schaft 305 [M8],\n2.7.1 mit einer Schaftachse\n2.7.1.1 die sich quer zur Vorderradachse erstreckt\n[M8.1] und\n2.7.1.2 sich vom Steuerrohr 707 so erstreckt, dass\nder Schaft sich drehen kann [M8.2],\n2.7.2 mit einer Stange, die einen Mindestdurchmesser\naufweist, der mindestens dreimal kleiner ist als die\nBreite des Vorderrads 100 [M8.3],\n\n2.7.3 der sich von der Gabel 133 in einem Winkel von\n165 Grad bis 179 Grad erstreckt [M8.4],\n2.7.4 wobei der Versatzabstand zwischen der Schaftachse und der Vorderradachse 15 mm bis 40 mm beträgt [M8.5],\n2.8 eine Lenkstange 200 [M9], die\n2.8.1 beschaffen ist, die Gabel 133 um eine Schaftachse\nzu drehen, die sich quer zur Vorderradachse erstreckt [M9.1],\n2.8.2 im ersten Fahrmodus rotationsmäßig mit dem\nSchaft 305 dergestalt gekoppelt ist, dass der Dreiradfahrer Kraft auf die Lenkstange 200 ausüben\nund dadurch die Gabel 133 drehen kann [M9.2],\n2.8.3 im zweiten Fahrmodus entkoppelt ist und die\nSchaftachse die Vorderradachse so führt, dass der\nDritte, der das Dreirad schiebt, die Gabel 133 über\ndie Schubkraft drehen kann [M9.3].\n\n11 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.\n\n12 a) Merkmal 2.7.2 definiert abweichend von dem insoweit missverständlichen Wortlaut des Patentanspruchs keinen Mindestdurchmesser in dem\nSinne, dass ein bestimmter Wert nicht unterschritten werden darf, sondern den\nDurchmesser, den die Stange in einem Bereich innerhalb des Steuerrohrs 707\naufweist.\n\n13 aa) Der Mindestdurchmesser dient nach der Beschreibung des Streitpatents dem Zweck, die Reibung so zu verringern, dass beim Schieben des\nDreirads von hinten die Lenkkontrolle erleichtert wird (Abs. 24 Z. 42-44). Zu\ndiesem Zweck wird ein möglichst geringer Durchmesser als besonders vorteilhalft bezeichnet, insbesondere wenn er im Bereich der Drehführung der Schaftverbindung verortet sei (Abs. 24 Z. 51-54).\n\n14 Daraus ergibt sich, dass das in Merkmal 2.7.2 definierte Vergleichsmaß\nvon einem Drittel der Breite des Vorderrads 100 keine Untergrenze darstellt,\nsondern eine Obergrenze, die der Durchmesser der Stange an der betreffenden\nStelle nicht überschreiten darf.\n\n15 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergeben sich\ndadurch mittelbar auch Vorgaben für den Bereich, in dem die Stange den in\nRede stehenden Durchmesser aufweisen muss.\n\n16 Patentanspruch 1 enthält dazu zwar keine ausdrücklichen Festlegungen.\nAus der auf Merkmal 2.7.2 bezogenen Funktionsangabe in der Beschreibung\nergibt sich aber, dass die Stange den maßgeblichen Durchmesser jedenfalls\nauch in einem Bereich aufweisen muss, in dem damit eine nennenswerte Verringerung der Reibung erzielt werden kann. Ein abweichendes Verständnis,\nwonach es ausreichen würde, wenn die Stange an irgendeiner beliebigen Stelle\nden relevanten Durchmesser aufweist, würde diesem Funktionszusammenhang\nnicht gerecht.\n\n17 Das Patentgericht hat allerdings zu Recht entschieden, dass Patentanspruch 1 nicht festlegt, dass der Durchmesser ausschließlich in dem danach\nmaßgeblichen Bereich vorhanden sein darf, in dem Reibung auftreten kann,\noder dass sich der Durchmesser über die gesamte Länge dieses Bereichs erstrecken muss. Insoweit bleibt die konkrete Ausgestaltung dem Fachmann\nüberlassen.\n\n18 b) Der in Merkmal 2.7.3 definierte Winkel von 165 bis 179 Grad wird\nnach den hierauf bezogenen Ausführungen in der Beschreibung durch die mit a\nund b bezeichneten Zentralachsen des Schafts und der Gabel gebildet\n(Abs. 28). In der an dieser Stelle in Bezug genommenen Figur 4 a wird dies wie\nfolgt dargestellt:\n\n19 Bei dem in dieser Figur dargestellten Ausführungsbeispiel führt der beschriebene Winkel dazu, dass die Achse b sich nicht mit der senkrecht dazu\nverlaufenden Vorderradachse c schneidet, sondern einen Versatz y aufweist,\ndessen Abstand nach Merkmal 2.7.4 im Bereich von 15 bis 40 mm liegt. Dieser\nVersatz y ist in Figur 4 b veranschaulicht.\n\n20 Nach der Beschreibung wird die Möglichkeit, das Dreirad von hinten zu\nsteuern, umso mehr eingeschränkt, je geringer der Abstand y bei ansonsten\ngleichen Abmessungen ist (Abs. 29 Z. 15-17). Nach den Feststellungen des\nPatentgerichts wird der für die Lenkeigenschaften des Vorderrads ausschlaggebende Nach- bzw. Vorlauf nicht allein durch den Abstand y bestimmt, sondern auch durch den Durchmesser des Vorderrads und den Neigungswinkel der\nSchaftachse.\n\n21 c) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus den Merkmalen 2.7.3 und 2.7.4 nicht, dass die Gabel geradlinig verlaufen muss.\n\n22 Ein solcher Verlauf ist zwar in den Figuren 4 a und 4 b dargestellt. Zu\nRecht hat das Patentgericht insoweit aber die Ausführungen in der Beschreibung als maßgeblich angesehen, wonach die Gabelscheiden jegliche Struktur\n\nund Ausgestaltung aufweisen können (Abs. 21 Z. 13-15). Schon in diesem Zusammenhang nimmt die Beschreibung auf Figur 4 a Bezug und bezeichnet die\ndort dargestellte Ausführung als beispielhaft (Abs. 21 Z. 3-5). In den Ausführungen zu Figur 4 b wird in Einklang damit ausgeführt, die dort dargestellte Geometrie sei exemplarisch für eine Konfiguration, die eine Steuerung im zweiten\nModus ermögliche (Abs. 29 Z. 22-25).\n\n23 Die Zentralachse der Gabel, die nach der Beschreibung für die Bestimmung des in Merkmal 2.7.3 definierten Winkels zwischen Schaft und Gabel\nheranzuziehen ist, muss angesichts dessen nicht zwingend in gleicher Richtung\nverlaufen wie die Gabel selbst. Wenn die Gabel einen gebogenen oder einen in\nsonstiger Weise von einer Geraden abweichenden Verlauf aufweist, ist die\nZentralachse vielmehr, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, anhand\nder virtuellen Verbindungslinie zwischen dem oberen Ende der Gabel und der\nVorderradachse zu bestimmen.\n\n24 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie\nfolgt begründet:\n\n25 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei dem Fachmann ausgehend\nvon D2 nahegelegt gewesen. D2 offenbare alle Merkmale mit Ausnahme der\ngeometrischen Maßangaben. Diese könnten eine erfinderische Tätigkeit nicht\nbegründen, da sie sich in Maßnahmen erschöpften, die zu den routinemäßigen\nAufgaben des Fachmanns gehörten. Entsprechendes gelte für die mit den erstinstanzlichen Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände.\n\n26 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren\nstand.\n\n27 1. Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 ist\ndurch D2 nahegelegt.\n\n28 a) In D2 sind jedenfalls die Merkmale 1 bis 2.7 sowie die Merkmalsgruppen 2.7.1 und 2.8 offenbart.\n\n29 aa) D2 offenbart ein Dreirad, das wahlweise mittels des Lenkers oder\nmittels einer hinter dem Sitz angebrachten Stange gesteuert werden kann.\n\n30 Um dies zu ermöglichen, ist eine verschiebbare Kupplung 40 vorgesehen, mit der die drehfeste Verbindung zwischen Lenker 10 und Schaft 23 wahlweise hergestellt oder gelöst werden kann. Wenn diese Verbindung gelöst ist\nund das Dreirad mittels der Stange geschoben wird, ändert sich die Stellung\ndes Vorderrads von der in Figur 1 in die in Figur 5 dargestellte Position.\n\n31 Um den zweiten Modus zu ermöglichen, können zwei am Rahmen 110\nangebrachte Rohre 111 durch Betätigen des im mittleren Bereich angeordneten\nHebels 72 nach hinten bewegt und dort arretiert werden. Hierdurch wird zugleich die Kupplung 40 gelöst.\n\n32 bb) Damit sind die Merkmale von Patentanspruch 1 jedenfalls insoweit\noffenbart, als es nicht um die Abmessungen gemäß den Merkmalen 2.7.2, 2.7.3\nund 2.7.4 [M8.3, M8.4 und M8.5] geht.\n\n33 b) Ob die zuletzt genannten Merkmale ebenfalls in D2 offenbart sind,\nkann dahingestellt bleiben. Selbst wenn zugunsten der Beklagten unterstellt\nwird, dass diese Frage zu verneinen ist, war der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1, wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat,\ndem Fachmann ausgehend von D2 nahegelegt.\n\n34 Nach den Feststellungen des Patentgerichts ergab sich für den Fachmann aus D2, dass das Vorderrad im zweiten Modus gesteuert werden kann,\nwenn es beim Schieben von einer vorlaufenden in eine nachlaufende Position\nwechseln kann, dass dieses Ziel erreichbar ist, wenn die Schaftachse so angeordnet ist, dass sie nicht mit der Gabelachse fluchtet, und dass darüber hinaus\nder Durchmesser des Vorderrads von Bedeutung ist.\n\n35 Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, ergab sich für den Fachmann\nzwar eine ganze Reihe von konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ausgehend von D2 lag es für ihn aber nahe, den Schaft, der die Gabel mit der Lenkstange verbindet, so anzuordnen, dass er zu der Gabel in einem geringfügig\nvon 180 Grad abweichenden Winkel verläuft, damit der erforderliche Versatz\nzur Gabelachse entsteht.\n\n36 Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus der beanspruchten Kombination mit dem in Merkmal 2.7.2 vorgesehenen geringen Durchmesser der Stange keine abweichende Beurteilung. Für den Fachmann mag die -\nfür sich gesehen nicht überraschende - Überlegung, dass eine Verringerung der\n\nReibung zwischen Schaft und Steuerrohr für den Wechsel zwischen der vorund der nachlaufenden Position oder für die Steuerungsmöglichkeit bei nachlaufender Position zusätzliche Vorteile bieten kann, nicht im Vordergrund gestanden haben. Auch ohne besondere Berücksichtigung dieses Punkts hatte er\naber Anlass, die Reibung an dieser Stelle auf ein für praktische Bedürfnisse\nbrauchbares Maß zu reduzieren. Dafür mag es eine Reihe von unterschiedlichen Lösungsansätzen gegeben haben. Die Ausbildung eines geringen Durchmessers stellt sich aber als beliebige Auswahl unter verschiedenen in Betracht\nkommenden Möglichkeiten dar.\n\n37 Aus dem beanspruchten Verhältnis zwischen dem Durchmesser der\nStange und der Breite des Vorderrads ergibt sich ebenfalls keine abweichende\nBeurteilung. Dabei kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die\nKraft, die aufgewendet werden muss, um das Vorderrad beim Anschieben des\nDreirads um die Schaftachse zu drehen, mit zunehmender Breite des Rads ansteigt und es sich deshalb als vorteilhaft erweisen kann, diesen Effekt zur Verringerung der Reibung an der Schaftachse in gewissem Umfang auszugleichen.\nDennoch bewegt sich auch diese Kombination innerhalb des Bereichs, aus dem\nder Fachmann ausgehend von D2 seine Auswahl für die konkrete Ausgestaltung und Bemaßung trifft.\n\n38 Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist mit der beanspruchten\nKombination auch kein besonderer technischer Vorteil verbunden, der aus Sicht\ndes Fachmanns am Prioritätstag nicht zu erwarten gewesen wäre. Konkrete\nAnhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellung begründen, zeigt die Berufung nicht auf. Ihr Vorbringen, die Herbeiführung der Nachlauflenkfähigkeit durch Verringerung des Reibwiderstands sei\nüberraschend gewesen, lässt solche Anhaltspunkte nicht erkennen.\n\n39 2. Der mit Hilfsantrag I verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig.\n\n40 a) Nach Hilfsantrag I soll Merkmal 2.7.3 wie folgt modifiziert werden:\n\n2.7.3HI wobei das untere Ende des Schafts 305 mit dem oberen\nEnde der Gabel 133 derart verbunden ist, dass sich der\nSchaft 305 von der Gabel 133 die Schaftachse von der Gabelachse in einem Winkel x von etwa 165 Grad bis 179\nGrad erstreckt\n\n41 b) Diese Änderungen führen, wie das Patentgericht zu Recht\nausgeführt hat, schon deshalb nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil\nsie den Gegenstand des Streitpatents nicht in relevanter Weise einschränken.\n\n42 Die zusätzliche Festlegung, dass der Winkel durch eine Verbindung zwischen dem unteren Ende des Schafts und dem oberen Ende der Gabel erzielt\nwird, deutet bei isolierter Betrachtung zwar darauf hin, dass der Übergang zwischen diesen beiden Elementen nicht geradlinig verlaufen darf. Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf die Schaftachse und die Gabelachse als maßgebliche Bezugsobjekte für die Bestimmung des Winkels nimmt Patentanspruch 1\naber auch in dieser Fassung auf die bereits oben aufgezeigten Ausführungen in\nder Beschreibung Bezug, die einerseits die Gabelachse als Verbindung zwischen dem oberen Ende der Gabel und der Vorderradachse beschreiben und\nandererseits jede beliebige jegliche Struktur und Ausgestaltung für die Gabelscheiden zulassen.\n\n43 c) Selbst wenn das geänderte Merkmal dahin zu verstehen wäre,\ndass am Übergang zwischen Schaft und Gabel zwingend eine Richtungsänderung mit einem Winkelmaß innerhalb des beanspruchten Bereichs auftreten\nmuss, führte dies im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit nicht zu einer abweichenden Beurteilung.\n\n44 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine solche Ausgestaltung im Stand\nder Technik offenbart war. Aus den bereits oben wiedergegebenen Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich jedenfalls, dass die Form der Gabel für die\n\nVor- und Nachlaufeigenschaften keine ausschlaggebende Bedeutung hat, sondern dass diese im Wesentlichen durch den Versatzabstand zwischen\nSchaftachse und Vorderradachse, den Durchmesser des Vorderrads und den\nNeigungswinkel der Schaftachse bestimmt werden. Vor diesem Hintergrund\nstellt sich der Vorschlag, diese maßgeblichen Parameter dadurch zu beeinflussen, dass am Übergang zwischen Schaft und Gabel ein Richtungswechsel\nstattfindet, als eine beliebige technische Maßnahme dar. Dass diese Maßnahme gegenüber anderen in Betracht kommenden Gestaltungsmöglichkeiten besondere technische Vorteile bietet, ergibt sich aus dem Vorbringen der Berufung nicht.\n\n45 3. Der mit Hilfsantrag II verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht\npatentfähig.\n\n46 a) Nach Hilfsantrag II soll zusätzlich zu den nach Hilfsantrag I vorgesehenen Änderungen das Merkmal 2.8.2 wie folgt modifiziert werden:\n\n2.8.2HIIwobei im ersten Fahrmodus die Schaftachse der Vorderradachse folgt und die Lenkstange rotationsmäßig mit dem\nSchaft 305 dergestalt gekoppelt ist, dass der Dreiradfahrer\nKraft auf die Lenkstange 200 ausüben und dadurch die Gabel 133 drehen kann\n\n47 b) Auch mit diesem zusätzlichen Merkmal ist der Gegenstand von\nPatentanspruch 1 ausgehend von D2 nahegelegt.\n\n48 Wie bereits im Zusammenhang mit der erteilten Fassung aufgezeigt wurde, ist in D2 offenbart, dass sich das Vorderrad im ersten Modus im Vorlauf und\nim zweiten Modus im Nachlauf befindet.\n\n49 IV. Die in der Berufungsinstanz zusätzlich gestellten Hilfsanträge III\nbis V sind unzulässig.\n\n50 1. Nach allen diesen Hilfsanträgen soll in Patentanspruch I zusätzlich\nzu den Änderungen gemäß den Hilfsanträgen I und II das Merkmal 2.4 wie folgt\nmodifiziert werden:\n\n2.4HIII einen Rahmen 700, der so ausgestaltet ist, dass er die Hinterräder 400 drehbar und das Steuerrohr stützt, wobei der\nAbstand vom Steuerrohr zu den Hinterrädern nicht verstellbar ist\n\n51 2. Die Verteidigung mit diesem Merkmal ist gemäß § 117 Satz 1 und\n§ 531 Abs. 2 ZPO unzulässig. Die Beklagte hatte bereits in erster Instanz Anlass, den verteidigten Gegenstand zumindest hilfsweise in entsprechender Weise zu beschränken.\n\n52 Aus dem detaillierten Hinweis, den das Patentgericht gemäß § 83 Abs. 1\nPatG erteilt hat, ergab sich, dass dieses den Gegenstand von Patentanspruch 1\nals durch D2 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen als nahegelegt\nansah. Dies gab der Beklagten Anlass, das Streitpatent mit Hilfsanträgen zu\nverteidigen, wenn sie der Auffassung war, dass einzelne Details der Ausgestaltung die Patentfähigkeit begründen könnten.\n\n53 Zu diesen Details gehört auch das nunmehr beanspruchte Merkmal,\ndass der Abstand zwischen Steuerrohr und Hinterrädern nicht verstellbar ist.\nDie Beklagte durfte nicht darauf vertrauen, dass das Patentgericht bereits die\nnach den Hilfsanträgen I und II vorgesehenen zusätzlichen Merkmale als ausreichend zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit ansehen würde. Sie hatte\nvielmehr Veranlassung, alle Modifikationen aufzuzeigen, die auf der Grundlage\ndes erteilten Hinweises aus Ihrer Sicht zu einer anderen Beurteilung führen\nkonnten.\n\n54 Dass das Patentgericht im angefochtenen Urteil von seiner zuvor geäußerten Einschätzung abgerückt ist, die Merkmale 2.7.2, 2.7.3 und 2.7.4 [M8.3,\nM8.4 und M8.5] beträfen nur eine mosaikartige Zusammenstellung, und diese\n\nMerkmale deshalb als nahegelegt angesehen hat, weil sie nur in technisch üblicher Art und Weise zur Einstellung eines Nach- bzw. Vorlaufs beitragen, führt\nnicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Beklagte hatte aufgrund des Hinweises auch dann Anlass, alle aus ihrer Sicht schutzfähigen Modifikationen aufzuzeigen, wenn sie die Begründung des Patentgerichts für unzutreffend hielt,\ndenn sie musste damit rechnen, dass das Patentgericht an seiner Auffassung\nfesthalten würde. Unabhängig davon unterscheiden sich die Begründungen im\nHinweis und im angefochtenen Urteil ohnehin nur in einzelnen Details.\n\n55 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in\nVerbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nRichterin am Bundesgerichtshof\nDr. Marx kann wegen krankheitsbedingter Abwesenheit nicht\nunterschreiben.\nDeichfuß Bacher\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 09.11.2017 - 1 Ni 15/17 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-02-18/x-zr-33-18","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 531","ref_norm":"531","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-02-18/x-zr-33-18","retrieved":"2026-10-24 08:01:35.790653+00:00"},"card":{"id":"bgh/2020-02-18/x-zr-33-18","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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