{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2020:171220UXZR15.19.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2020-12-17","aktenzeichen":"X ZR 15/19","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 15/19\n\nVerkündet am:\n17. Dezember 2020\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2020:171220UXZR15.19.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 17. Dezember 2020 durch den Richter Dr. Grabinski, die Richterinnen\nDr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach sowie den Richter Dr. Rensen\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 2. Oktober 2018 wird auf Kosten der\nKlägerin zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. November 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 449 918 (Streitpatent). Das Streitpatent nimmt die Prioritäten\nder russischen Anmeldungen 2001131571 und 2002121670 vom 23. November\n2001 und 14. August 2002 in Anspruch. Es betrifft ein Verfahren zur L-Aminosäureproduktion und umfasst insgesamt neun Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 2 bis 4 auf Patentanspruch 1 und die Patentansprüche 6 und 7\nauf Patentanspruch 5 zurückbezogen sind. Die Patentansprüche 1 und 5 lauten\nin der Verfahrenssprache wie folgt:\n\n1. An L-amino acid producing bacterium belonging to the genus Escherichia wherein the L-amino acid production by said bacterium is enhanced\nas compared to an unmodified strain by enhancing the activity of a protein\nas defined in the following (A) or (B) in a cell of said bacterium, by transformation of said bacterium with DNA coding for the protein as defined in\n(A) or (B) or by introducing multiple copies of the DNA coding for a protein\nas defined in (A) or (B) into a bacterial chromosome, or the L-amino acid\nproduction by said bacterium is enhanced by locating said DNA under the\ncontrol of an expression regulation sequence that is more potent than the\nsequence shown in SEQ ID NO:9:\n\n(A) a protein which comprises the amino acid sequence shown in SEQ ID\nNO:2 in Sequence listing;\n\n(B) a protein which comprises an amino acid sequence including deletion,\nsubstitution, insertion or addition of one to 30 amino acids in the amino\nacid sequence shown in SEQ ID NO:2 in sequence listing, and which has\nan activity of making bacterium have resistance to L-phenylalanine, pfluoro-phenylalanine or 5-fluoro-DL-tryptophan.\n\n5. A method for producing L-tryptophan or L-phenylalanine, which comprises cultivating the bacterium according to any of claims 1 to 4 in a culture medium and collecting from the culture medium the L-amino acid to\nbe produced and accumulated in the medium.\n\n2 Die Klägerin, die mit ihrer Klage die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents\nim Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 angreift, sieht die streitpatentgemäße\nLehre insoweit als nicht ausführbar offenbart an. Zudem gehe der Gegenstand\ndes Streitpatents im angegriffenen Umfang über den Inhalt der Anmeldung in der\nursprünglich eingereichten Fassung hinaus und beruhe nicht auf erfinderischer\nTätigkeit.\n\n3 Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die\nKlägerin mit ihrer Berufung. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und\nverteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit fünf Hilfsanträgen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft ein L-Aminosäuren herstellendes, modifiziertes Bakterium der Gattung Escherichia coli mit erhöhter L-Aminosäureproduktion im Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm.\n\n6 1. Für die industrielle Produktion von L-Aminosäuren durch Fermentation werden nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift (SPS) native oder\nmutierte Mikroorganismen modifiziert, um die L-Aminosäure-Produktivität zu steigern (SPS Abs. 2). Insoweit sei bekannt, Mikroorganismen durch rekombinante\nDNA im Sinne einer gesteigerten Aktivität derjenigen Enzyme zu verändern, die\nan der Aminosäure-Biosynthese beteiligt seien. Alternativ könne eine Entkoppelung der Zielenzyme von der Endprodukthemmung durch die hergestellten\nL-Aminosäuren stattfinden (SPS Abs. 3). Die Produktion von Aminosäuren könne\naber auch dadurch angeregt werden, dass verstärkt Aminosäure ausgeschieden\nwerde. So verfüge etwa das Lysin produzierende Coryne-Bakterium über eine\nerhöhte Expression des L-Lysin-Exkretions-Gens lysE, das wiederum für den Export von Lysin verantwortlich sei. Es seien zudem Gene bekannt, die Effluxproteine für das Ausscheiden bestimmter Aminosäuren kodierten (SPS Abs. 4).\n\n7 Im Stand der Technik seien auch schon einige Escherichia coli-Gene beschrieben, die vermeintliche Membranproteine zur Erhöhung der Produktivität kodierten. Es sei etwa bekannt, dass zusätzliche Kopien bestimmter Gene die Resistenz eines Bakteriums gegenüber bestimmten L-Aminosäuren erhöhten und\ndie Produktion bestimmter L-Aminosäuren steigerten (SPS Abs. 5). Das rhtA-Gen des Escherichia-Bakteriums kodiere ein Protein aus 295 Aminosäureresten.\nEine Untersuchung der Nukleotidsequenz dieses Proteins habe zehn homologe\n\nProteine von rhtA ergeben, unter denen sich wiederum Proteine befänden, welche durch YdeD- und YddG-Gene kodiert würden. Zudem sei bekannt, dass das\nYddG-Gen möglicherweise ein Protein unbekannter Funktion kodiere (Abs.9).\n\n8 2. Das Patentgericht hat das dem Streitpatent zugrundeliegende\nProblem darin gesehen, einen Mikroorganismus und ein verbessertes Verfahren\nfür die Produktion von L-Phenylalanin und L-Tryptophan zur Verfügung zu stellen. Diese Definition der Aufgabenstellung ist zu eng, da Elemente, die zur erfindungsgemäßen Lösung gehören, bei der Bestimmung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems nicht berücksichtigt werden dürfen (BGH, Urteil vom\n11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).\n\n9 Es mag zwar sein, dass die Streitpatentschrift, soweit sie sich mit einzelnen Aminosäuren befasst, vor allem die Produktion dieser beiden Aminosäuren\nim Blick hat. Das rechtfertigt es jedoch nicht, den Ausgangspunkt fachmännischer\nBemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der\nErfindung, dessen Bestimmung die Definition des technischen Problems im Nichtigkeitsverfahren dient, auf diese beiden Aminosäuren zu beschränken. Vielmehr\nist das dem Streitpatent zugrundeliegende technische Problem allgemein dahin\nzu formulieren, dass ein Mikroorganismus oder ein Verfahren mit verbesserter\nProduktion einer oder mehrerer L-Aminosäuren zur Verfügung gestellt werden\nsoll.\n\n10 3. Zu dessen Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein\nBakterium mit den folgenden Merkmalen vor:\n\n1 An L-amino acid producing bac- Ein L-Aminosäure produzierendes Bakterium belonging to the genus terium der Gattung Escherichia,\nEscherichia\n\n2 wherein the L-amino acid pro- wobei die L-Aminosäureproduktion\nduction by said bacterium is en- durch das Bakterium im Vergleich zu eihanced as compared to an un- nem nicht modifizierten Stamm erhöht\nmodified strain ist,\n\n2.1 by enhancing the activity of a indem die Aktivität eines Proteins (A)\nprotein (A) or (B) in a cell of said oder (B) in einer Zelle des Bakteriums\nbacterium, erhöht ist,\n\n2.1.1 by transformation of said bacte- durch Transformation des Bakteriums\nrium with DNA coding for the pro- mit für das Protein (A) oder (B) codierentein (A) or (B) or der DNA oder\n\n2.1.2 by introducing multiple copies of durch Einführen mehrfacher Kopien von\nthe DNA coding for a protein (A) für ein Protein (A) oder (B) kodierender\nor (B) into a bacterial chromo- DNA in ein Bakterienchromosom\nsome,\n\n2.2 or the L-amino acid production of oder die L-Aminosäureproduktion durch\nsaid bacterium is enhanced by das Bakterium ist erhöht, indem die DNA\nlocating said DNA under the con- unter die Kontrolle einer Expressionsretrol of an expression regulation gulationssequenz gestellt wird, die stärsequence that is more potent ker ist als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte\nthan the sequence shown in Sequenz ist.\nSEQ ID NO:9.\n\n3 Protein (A) comprises the amino Protein (A) umfasst die in SEQ ID Nr. 2\nacid sequence shown in SEQ ID des Sequenzprotokolls gezeigte Amino-NO:2 in Sequence listing. säuresequenz.\n\n4 Protein (B) comprises Protein (B) umfasst\n\n4.1 an amino acid sequence includ- eine Aminosäuresequenz, einschließing deletion, substitution, inser- lich Deletion, Substitution, Insertion oder\ntion or addition of one to 30 Addition von einer bis 30 Aminosäuren\namino acids in the amino acid se- gemäß SEQ ID Nr. 2 des Sequenzprotoquence shown in SEQ ID NO:2 in kolls und\nsequence listing and\n\n4.2 has an activity of making bacte- hat die Fähigkeit, ein Bakterium gegen\nrium have resistance to L-phe- L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin\nnylalanine, p-fluoro-phenylala- oder 5-Fluor-DL-tryptophan resistent zu\nnine or 5-fluoro-DL-tryptophan. machen.\n\n11 4. Mit dem Patentgericht ist als Fachperson ein wissenschaftlich ausgewiesener Biotechnologe mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der\nProduktion von Aminosäuren im Wege der Fermentation unter Verwendung von\ngenetisch veränderten Mikroorganismen anzusehen.\n\n12 5. Aus der Sicht einer solchen Fachperson ist Patentanspruch 1 wie\nfolgt auszulegen:\n\n13 a) Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ein L-Aminosäure produzierendes Bakterium der Gattung Escherichia (Merkmal 1), mithin ein solches Bakterium, das fähig ist, eine L-Aminosäure in einem Medium zu erzeugen und zu\nakkumulieren, wenn das Bakterium in dem Medium kultiviert wird. Die Fähigkeit,\nL-Aminosäuren zu produzieren, kann das Bakterium als Eigenschaft eines Wildstamms besitzen oder sie kann durch eine Züchtung sowie eine Veränderung\nbeliebiger Art und Weise verliehen oder gesteigert worden sein (SPS Abs. 16).\n\n14 Als von dem Bakterium erzeugbare L-Aminosäure kommen insbesondere\nL-Phenylalanin und L-Tryptophan in Betracht. In der Beschreibung wird ein\nL-Phenylalanin oder L-Tryptophan produzierendes Bakterium der Gattung\n\nEscherichia als \"bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Bakteriums\" bezeichnet (SPS Abs. 17: \"Preferred embodiment of the bacterium of the\npresent invention …\"). Damit sind aber Escherichia-Bakterien, die andere L-Aminosäuren erzeugen können, nicht von vornherein von der Lehre des Patentanspruchs 1 ausgeschlossen.\n\n15 Für ein solches Verständnis spricht auch Patentanspruch 5, der ein Verfahren zur Produktion allein von \"L-Tryptophan und L-Phenylalanin\" unter Schutz\nstellt. Demgegenüber wird in Patentanspruch 1 als Schutzgegenstand allgemein\n\"ein L-Aminosäure produzierendes Bakterium\" genannt und finden L-Tryptophan\nund L-Phenylalanin auch sonst keine Erwähnung.\n\n16 Das Patentgericht hat zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass sich die\nBeschreibung vor allem mit der Produktion von L-Tryptophan und L-Phenylalanin\nbefasst. Das rechtfertigt es jedoch nicht, den Gegenstand von Patentanspruch 1\nauf Escherichia-Bakterien zu beschränken, die diese L-Aminosäuren erzeugen\nkönnen. Denn eine solche Beschränkung hat im Patentanspruch 1 bei Berücksichtigung gerade auch der beschreibungsgemäßen Definition \"eines L-Aminosäure produzierenden Bakteriums\" keinen Niederschlag gefunden.\n\n17 b) Bei dem erfindungsgemäßen Escherichia-Bakterium muss die Produktion einer L-Aminosäure im Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm erhöht sein (Merkmal 2) und zwar infolge einer Erhöhung der Aktivität des Proteins\n(A) oder (B) in einer Zelle des Bakteriums.\n\n18 c) Die Erhöhung der Aktivität des Proteins (A) oder (B) und damit die\nFähigkeit des Escherichia-Bakteriums zu einer insoweit erhöhten Produktion der\nL-Aminosäure muss auf einer der folgenden drei Veränderungen des Bakteriums\nim Vergleich zu einem nicht modifizierten Stamm beruhen:\n\naa) Transformation des Bakteriums mit DNA, die das Protein (A) oder\n(B) kodiert (Merkmal 2.1.1),\n\nbb) Einführung mehrfacher Kopien der DNA, die das Protein (A) oder\n(B) kodiert, in ein Bakterienchromosom (Merkmal 2.1.2) oder\n\ncc) Stellung der DNA, die das Protein (A) oder (B) kodiert, unter die\nKontrolle einer Expressionsregulationssequenz, die stärker ist als\ndie in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz (Merkmal 2.2).\n\n19 d) Nach der Variante des Merkmals 2.2 weist das Bakterium eine - im\nVergleich zu dem nicht modifizierten Stamm - veränderte Expressionsregulationssequenz auf, die zwei Voraussetzungen erfüllen muss: Die Sequenz muss\nderart relativ zu der für ein Protein (A) oder (B) kodierenden DNA positioniert\nsein, dass deren Expressionsverhalten unter die Kontrolle der Sequenz gestellt\nist bzw. von dieser \"reguliert\" wird. Diese Regulation muss zu einer stärkeren\nGenexpression führen als es bei der in SEQ ID Nr. 9 gezeigten Sequenz der Fall\nist. Weitere Vorgaben sieht Merkmal 2.2 weder hinsichtlich einer Veränderung im\nZusammenhang mit der DNA noch die Wirkung der Veränderung betreffend vor.\n\n20 aa) Patentanspruch 1 enthält damit zumindest in der Variante des\nMerkmals 2.2 keine Verfahrensmerkmale, sondern stellt das Escherichia-Bakterium in einem gegenüber dem nicht modifizierten Stamm - im vorgenannten\nSinne - veränderten Zustand unter Schutz. Selbst wenn jedoch in der Veränderung des Bakteriums gegenüber dem nicht modifizierten Stamm im Hinblick auf\nden Wortlaut des Merkmals 2.2 (\"by locating\") ein Verfahrensschritt zu sehen sein\nsollte, ergeben sich daraus jedenfalls keine körperlichen oder funktionalen Eigenschaften des veränderten Bakteriums, die über die genannten beiden Voraussetzungen hinausgehen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 - X ZR 159/98, GRUR\n2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahlband).\n\n21 bb) Die Steigerung der Genexpression kann dadurch erreicht werden,\ndass die DNA unter die Kontrolle eines stärkeren als des nativen Promotors (Promotor, den das nicht im Sinne des Streitpatents veränderte Bakterium aufweist)\ngebracht wird. Dabei wird die Stärke des Promotors durch die Häufigkeit der Initiation der RNA-Synthese bestimmt (SPS Abs. 28).\n\n22 cc) In der Beschreibung wird im Hinblick auf Verfahren zur Bewertung\nder Stärke des Promotors und Beispiele für starke Promotoren auf einen Beitrag\nvon Deuschle et al. Bezug genommen (Deutschle/Kammerer/Gentz/Bujard, Promotors of Escherichia coli: a hierarchy of in vivo strength indicates alternate structures, EMBO Journal 1985, S. 2987 ff.; NiK50). Darin werden nach den Feststellungen des Patentgerichts heterologe und homologe Promotoren von\nEscherichia coli genannt (vgl. S. 2988, Tab I).\n\n23 dd) Entgegen der Ansicht des Patentgerichts kommen als Expressionsregulationssequenz im Sinne der Erfindung auch zum Prioritätszeitpunkt noch\nnicht bekannte homologe Promotoren in Betracht, die auf eine ortsspezifische\n(\"site-directed\") Mutagenese der SEQ ID Nr. 9 oder eine genomweite Zufallsmutagenese zurückgehen. Denn eine Beschränkung der durch Merkmal 2.2 unter\nSchutz gestellten Erfindungsvariante auf zum Prioritätszeitpunkt bekannte heterologe oder homologe Promotoren als Expressionsregulationssequenz ist weder\nPatentanspruch 1 noch der Beschreibung zu entnehmen. In der Beschreibung\nwird lediglich erwähnt, dass eine Steigerung der Genexpression erreicht werden\n\"kann\", wenn die DNA unter die Kontrolle eines stärkeren Promotors anstatt des\nnativen Promotors gebracht wird (SPS Abs. 28).\n\n24 ee) Diesem Verständnis steht auch nicht entgegen, dass in den auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüchen 2 und 3 ein Bakterium unter\nSchutz gestellt wird, bei dem die Transformation mittels eines die DNA enthal-\n\ntenden Mehrkopienvektors durchgeführt oder für die Expressionsregulationssequenz ein PL-Promotor, ein lac-Promotor, ein trp-Promotor oder ein trc-Promotor\nausgewählt worden ist. Denn insofern handelt es sich nur um spezielle Ausführungsformen der Erfindungsvariante des Merkmals 2.2.\n\n25 ff) Entgegen der Ansicht der Klägerin und ihres Privatgutachters\n(NiK34/34a, Rn. 56 ff.; NiK36/36a Rn. 19) ist dem Wortlaut des Merkmals 2.2\nauch keine Beschränkung der Lehre des Streitpatents auf nicht native Promotoren zu entnehmen. Mit der Formulierung \"by locating said DNA under the control\nof an expression regulation sequence that is more potent than the sequence\nshown in SEQ ID NO:9\" ist ausschließlich zum Ausdruck gebracht, dass die Nukleotidsequenz der nativen Expressionsregulationssequenz verändert worden ist.\nHingegen ist es in das Belieben der Fachperson gestellt, ob sie diese Veränderung durch Ersetzen des nativen durch einen anderen Promotor oder durch eine\nandere Veränderung der Nukleotidsequenz des nativen Promotors verwirklicht.\nEntscheidend ist nur, dass es zu einer Änderung der Nukleotidsequenz des Promotors kommt, die zu einer Steigerung der Genexpression im Vergleich mit der\nSEQ ID Nr. 9 führt (vgl. SPS Abs. 28).\n\n26 gg) Einem solchen Verständnis stehen auch die Äußerungen der Anmelderin im Erteilungsverfahren nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des\nSenats können solche Äußerungen zwar als Indiz dafür herangezogen werden,\nwie ein Fachmann den Gegenstand des Patents zum Prioritätszeitpunkt verstanden hat (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3380\n- Weichvorrichtung II; Urteil vom 14. Juni 2016 - X ZR 29/15, BGHZ 211, 1 Rn. 39\n- Pemetrexed). In der Eingabe der Beklagten vom 30. Juni 2009 zur Beantwortung des Bescheides der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamtes vom\n6. Februar 2009, finden sich unter der Überschrift \"II. Clarity\" neben Änderungen\ndes Patentanspruchs 1, die zu den drei oben genannten Varianten geführt haben,\nauch Hinweise zu im Stand der Technik bekannten Verfahren zum Erhöhen der\n\nGenexpression durch Lokalisieren von DNA unter der Kontrolle von potenten Promotoren. Dass die Beklagte Merkmal 2.2 dahin verstanden hat, dass sich dieses\nallein auf die Promotoren als Expressionsregulationssequenz beschränkt, die in\ndiesem Stand der Technik offenbart sind, ist der Eingabe jedoch nicht zu entnehmen.\n\n27 e) Die DNA, die für die Modifizierung des anspruchsgemäßen Bakteriums verwendet wird, kann für ein Protein mit L-Aminosäuereexkretionsaktivität\nkodieren. Die DNA wird durch das YddG-Gen repräsentiert. Das YddG-Gen kann\nbeispielsweise durch PCR unter Verwendung von Primern basierend auf der\nNukleotidsequenz in SEQ ID Nr. 1 (SPS Abs. 67) erhalten werden (SPS Abs. 21).\n\n28 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie\nfolgt begründet:\n\n29 Die Patentansprüche 1 bis 7 seien nicht unzulässig erweitert, da deren\nGegenstand auf den Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung zurückgehe.\nUrsprünglich offenbart sei insbesondere auch Merkmal 2.3. Anspruch 2 der Ursprungsanmeldung sehe die Erhöhung der Aktivität der Proteine durch eine veränderte Expressionsregulationssequenz vor. Als native Expressionsregulationssequenz des YddG-Gens werde die Sequenz SEQ ID Nr. 9 offenbart, welche\nwiederum durch eine einen stärkeren bekannten Promoter kodierende Sequenz\nsubstituiert werde. Der Fachmann entnehme den ursprünglichen Anmeldeunterlagen mit Blick auch auf Beispiel 4, dass das YddG-Gen durch die Einführung\neiner neuen Expressionsregulationssequenz eine stärkere Expression als unter\nder nativen Sequenz SEQ ID Nr. 9 erfahre.\n\n30 Die Erfindung sei auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein\nFachmann sie auszuführen vermöge.\n\n31 Das Streitpatent gebe dem Fachmann für das Stellen der DNA unter die\nKontrolle einer Expressionsregulationssequenz, die stärker sei als die native Sequenz gemäß SEQ ID Nr. 9, geeignete Promotoren an die Hand, indem es bestimmte Promotoren ausdrücklich benenne, die im Übrigen auch in der NiK50\nbeschrieben seien. Nach Beispiel 4 werde die native Aufwärtsstromregion des\nYddG-Gens durch den PL-Promotor und die SD-Sequenz des lacZ-Gens von\nEscherichia coli mit üblichen Techniken ersetzt. Damit werde dem Fachmann ein\ngangbarer Weg der Ersetzung aufgezeigt. Die modifizierten Escherichia-Bakterien müsse der Fachmann auf eine erhöhte Expression des Exporterproteins\nYddG testen. Das Streitpatent sehe in Beispiel 5 einen entsprechenden Aktivitätstest vor. Dessen Ergebnisse seien insoweit aussagekräftig als sie eine mittlere Steigerung der L-Tryptophankonzentration um 12 % aufzeigten. Die angegebenen Mittelwerte der L-Tryptophankonzentrationen deuteten zwar auf eine\ngrößere Streuung bei den gemessenen Konzentrationen des modifizierten\nStamms im Vergleich zum nativen Stamm hin. Daraus folge aber nicht, dass die\nangegebenen Mittelwerte identisch seien und folglich keine Aktivitätssteigerung\nnachgewiesen worden sei. Die ausführbare Offenbarung rechtfertige nicht nur\nden Schutz von Bakterien, die bekannte heterologe Promotoren anstelle der Sequenz SEQ ID Nr. 9 aufwiesen, sondern auch solcher Bakterien, in denen das\nYddG-Gen mit einer homologen Expressionsregulationssequenz anderer bekannter Escherichia-Stämme verbunden sei.\n\n32 Ausführbar seien auch die Varianten des YddG-Proteins der Alternative\n(B) in Patentanspruch 1. Für das Herstellen der hier vorgesehenen Varianten\nlehre das Streitpatent den Fachmann, die Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1 des\nYddG-Gens einer Mutagenese zu unterziehen, wobei konventionelle Verfahren\nverwendet werden könnten. Zur Evaluation werde der Fachmann die modifizierten Bakterien auf ihre Resistenz gegenüber den Substanzen L-Phenylalanin,\nP-Fluor-Phenylalanin oder 5-Fluor-DL-Tryptophan untersuchen. Für diese Tests\n\nnenne das Streitpatent dem Fachmann in der Beschreibung und in Tabelle 1 allgemeine Konzentrationsbereiche. Ausgehend davon werde der Fachmann mittels üblicher Versuche geeignete Hemmstoffkonzentrationen für die zu testenden\nBakterien bestimmen. Zwar hingen die Resistenz und der Umsatz auch von dem\nverwendeten Vektor ab. Das Streitpatent zeige aber exemplarisch acht Mehrfachkopienvektoren, die sich für die Aminosäureproduktion in Escherichia-Bakterien eigneten. Den produktionsstärksten Vektor könne der Fachmann danach im\nRahmen eines routinemäßigen Screenings ermitteln.\n\n33 Auch Variante (B) gehe nicht über die dem Fachmann in der Beschreibung\nan die Hand gegebene Lösung hinaus. Der Fachmann könne im Rahmen eines\nihm bekannten Bibliotheksscreenings Varianten ermitteln und diese auf eine verstärkte Produktion der L-Aminosäuren in üblichen Expressionsversuchen testen.\nDer dazu erforderliche Aufwand übersteige den auf dem einschlägigen Fachgebiet zumutbaren Rahmen nicht. Das Streitpatent müsse auch kein Ausführungsbeispiel für Variante (B) zeigen. Denn eine Erfindung sei schon dann ausführbar\noffenbart, wenn die in dem Streitpatent enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermittele, dass er die Erfindung\nausführen könne. Das sei der Fall, weil das Streitpatent dem Fachmann mit den\nbeispielhaft genannten Mutagenese-Bedingungen, den genannten Vektoren sowie dem Assay in Beispiel 2 ausreichende Informationen an die Hand gebe.\n\n34 Der Gegenstand des Streitpatents beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.\n\n35 NiK14 (Martin-Sanguino/Torres, \"Optimization of Tryptophan in Bacteria.\nDesign of a Strategy for Genetic Manipulation of the Tryptophan Operon for Tryptophan Flux Maximization”, Biothechnol. Prog. 2000, 16, 133-145), die das hier\nmaßgebliche Fachgebiet betreffe, habe eine Untersuchung der Tryptophan-Biosynthese in Escherichia coli mittels einer Methode unter Variieren der vier mit\nTryptophan zusammenhängenden Schlüsselparameter zum Gegenstand. Der\n\nVorveröffentlichung zufolge bestehe die einzige Möglichkeit zur Steigerung des\nTryptophan-Efflux in einer Überexpression des für den Transport von Tryptophan\ndurch die Cytoplasmamembran verantwortlichen Transporter-Proteins, das als\nExporter für L-Tryptophan fungiere. In NiK14 fänden sich aber weder Hinweise\nauf ein Exporter-Gen für ein solches Exporter-Protein noch darauf, wie eine Überexpression des Gens praktisch realisiert werden könne. Der Fachmann werde\ndaher weiter nach Exporter-Genen für aromatische Aminosäuren und Techniken\nfür deren Überexpression suchen. Insoweit habe sich aber weder aus NiK9 (Santiviago et al., \"A chromosomal region surrounding the ompD porin gene marks a\ngenetic difference between Salmonella typhi and the majority of Salmonella serovars\", Microbiology 2001, 147, 1897-1907) noch aus der im Prioritätsintervall\nveröffentlichten NiK11 (Santiviago et al., \"The Salmonella enterica sv. Typhimurium smvA, yddG and ompD (porin) genes are required for the efficient efflux of\nmethyl viologen\", Molecular Microbiology 2002, 46(3), 687-698) ergeben, dass\nYddG als Exporter für die aromatischen Aminosäuren L-Tryptophan und L-Phenylalanin eingesetzt werden könne.\n\n36 NiK20 (US-amerikanisches Patent 4 742 007) lehre ein Verfahren zur Produktion von L-Tryptophan durch Fermentation mittels Corynebakterien, die gegen Methylviologen resistent seien. Aus der Resistenz gegen Methylviologen\nkönne aber weder geschlossen werden, dass ein Exporter für das Ausschleusen\ndes Gifts aus der Zelle verantwortlich sei, noch, dass ein solcher Exporter die\nProduktion von L-Tryptophan fördere.\n\n37 Aus NiK7 (europäisches Patent 1 016 710) seien die Exportergene YeaS,\nYfiK, YahN und YggA bekannt, deren Überexpression zu einer Erhöhung der\nL-Aminosäuren-Produktion in Escherichia-Bakterien führe. Da sich die Lehre von\nNiK7 aber nur auf die Produktion nicht-aromatischer Aminosäuren beziehe, ergäben sich keine Hinweise auf Exporter-Gene für die Produktion aromatischer Aminosäuren.\n\n38 III. Die Beurteilung des Patentgerichts hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.\n\n39 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch in Bezug auf das\nMerkmal 2.2 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.\n\n40 a) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist in Anspruch 2\nder Ursprungsanmeldung offenbart, dass die Aktivität der Proteine (A) oder (B)\ndurch eine Veränderung der Expressionsregulationssequenz der DNA auf dem\nChromosom des Bakteriums gesteigert werden kann (NiK31: \"… said activities\nof proteins as defined as (A) or (B) is enhanced … by alteration of expression\nregulation sequence of said DNA on the chromosome of the bacterium.\").\n\n41 b) Aus der Beschreibung der Ursprungsanmeldung geht zudem hervor, dass die Steigerung der Genexpression durch Stellen der DNA unter die\nKontrolle eines stärkeren Promotors als des nativen Promotors erreicht werden\nkann (NiK31, S. 11 unten: \"… the enhancement of gene expression can be achieved by locating the DNA of the present invention under control of more potent\npromoter instead of the native promotor\"). Die insoweit in der Ursprungsanmeldung verwendete Formulierung \"by locating … under control of\" ist identisch mit\nder Formulierung in Merkmal 2.2. Wie bereits in Zusammenhang mit der Auslegung von Patentanspruch 1 des Streitpatents erläutert, ist mit dieser Formulierung ausschließlich der Umstand angesprochen, dass die DNA der Kontrolle\neines veränderten Promotors bzw. im Hinblick auf Anspruch 2 der Ursprungsanmeldung einer veränderten Expressionsregulationssequenz unterstellt wird, mithin von diesem bzw. dieser reguliert wird. In diesem Sinne erfolgt die Regulation\ndes Genexpressionsverhalten durch den potenteren Promotor anstelle (\"instead\nof\") des nativen Promotors. Sowohl nach der Ursprungsanmeldung als auch nach\nMerkmal 2.2 tritt demnach nicht ein bestimmter Promotor an die Stelle eines an-\n\nderen, sondern die Wirkung des nativen Promotors wird durch eine stärkere Wirkung ersetzt. Auch insoweit ist Merkmal 2.2 ursprungsoffenbart. Die weiterhin in\nder Beschreibung konkret angegebenen Promotoren werden ausdrücklich nur als\nBeispiele für bekannte potente Promotoren aufgeführt (NiK31, S. 11 letzter Abs.,\nletzter Satz bis S. 12, Ende Abs. 1).\n\n42 c) Schließlich ergibt sich im Zusammenhang mit der Beschreibung\ndes Beispiels 4 der Ursprungsoffenbarung, dass die nukleotide Sequenz der\nstromaufwärts des YddG-Gens befindlichen substituierten nativen Region der\nSEQ ID Nr. 9 entspricht, so dass deren Expressionsverhalten aus fachlicher Sicht\nauch ohne weiteres als Vergleichsmaßstab für die Stärke des Expressionsverhaltens des veränderten Promotors bzw. der veränderten Expressionsregulationssequenz in Betracht kommt.\n\n43 2. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 ist im Streitpatent so deutlich\nund vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.\n\n44 a) Eine für die Ausführbarkeit ausreichende Offenbarung ist gegeben,\nwenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne zumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so\nzu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus,\nwenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben\nwird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05,\nGRUR 2010, 414 Rn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung; Urteil vom\n13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 Rn. 17 - Klammernahtgerät).\n\n45 Es ist auch nicht erforderlich, dass alle denkbaren unter den Wortlaut des\nPatentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausführbar offenbart sind. Ausrei-\n\nchend ist, wenn zumindest ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart worden ist (BGH, Urteil vom 1. Oktober 2002 - X ZR 112/99,\nGRUR 2003, 223 [225] - Kupplungsvorrichtung II; Urteil vom 11. Mai 2010\n- X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 36 - Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR 76/13, GRUR 2015, 472 Rn. 34 - Stabilisierung\nder Wasserqualität).\n\n46 Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz beansprucht wird, der sich im Rahmen dessen hält,\nwas dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der\ntechnischen Lehre zu entnehmen ist, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (BGH, Beschluss vom 11. September 2013\n- X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210 Rn. 31 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil\nvom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 42 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I).\n\n47 b) Nach diesen Grundsätzen ist die Erfindung im Streitfall ausführbar\noffenbart.\n\n48 aa) Das gilt zunächst für die in Merkmal 2.2 unter Schutz gestellte Variante des Escherichia-Bakteriums.\n\n49 (1) Nach den Feststellungen des Patentgerichts gibt das Streitpatent\ndem Fachmann für das Stellen der DNA unter die Kontrolle einer Expressionsregulationssequenz, die stärker ist als die native Sequenz gemäß SEQ ID Nr. 9,\ngeeignete Promotoren an die Hand, die zu einer erhöhten Expression des YddG-Gens führen.\n\n50 (a) Als verfügbare Promotoren werden in der Beschreibung der PL-Promotor des Lambda-Phagen und die Promotoren trp, trc sowie lac sowie weitere\naus der NiK50 bekannte heterologe oder homologe Promotoren genannt (SPS\nAbs. 28).\n\n51 (b) In Beispiel 4 des Streitpatents ist beschrieben, dass die native\nStromaufwärtsregion (upstream region) des YddG-Gens (SEQ ID Nr. 9) durch\neinen PL-Promotor und die Shine-Dalgarno-Sequenz des lacZ-Gens mit den üblichen Techniken ersetzt wurde (SPS Abs. 52 ff.).\n\n52 (c) In Beispiel 5 des Streitpatents ist ein Test beschrieben, mit dem die\nWirkung der gesteigerten YddG-Genexpression auf die Tryptophan-Produktion\ngemessen werden kann. Dafür wurde der in dem US-amerikanischen Patent\n6 180 373 und dem europäischen Patent 662 143 vorbeschriebene L-Tryptophan-produzierende Escherichia coli Ausgangsstamm SV164 (pGH5) und der\nmodifizierte Stamm SV164 PL-yddG (pGH5) für 18 Stunden unter Schütteln bei\n37° C in einer 3 ml Nährlösung, ergänzt um 20μg/ml Tetracyclin als Marker für\npGH5 Plasmid, kultiviert und anschließend 0,3 ml der erhaltenen Kultur in 3 ml\neines Fermentationsmediums enthaltend Tetracyclin (20 μg/ml) in einem 20 x\n200 mm Teströhrchen inokuliert und für 48 Stunden bei 37°C in einem Rotationsschüttler bei 250 minkultiviert. Sodann wurde die Menge an Tryptophan bestimmt, die sich im Medium angesammelt hatte. Im Falle des Stamms SV164\n(pGH5) ergab sich eine Menge an Tryptophan (g/l) von 3,72 +/- 0,13 und im Falle\ndes Stamms SV164 PL-yddG (pGH5) eine Menge von 4,17 +/- 0,35 (SPS\nAbs. 60 ff.; Tabelle 4).\n\n53 (d) Im Streitpatent ist damit ein nacharbeitbarer Weg zur Ausführung\nder in Merkmal 2.2 unter Schutz gestellten Variante des Escherichia-Bakteriums\noffenbart. Den Messergebnissen des Beispiels 5 kann eine mittlere Steigerung\nder L-Tryptophankonzentration um 12 % entnommen werden. Daran ändert auch\n\nder Umstand nichts, dass sich die gemessenen Werte im Streubereich leicht\nüberschneiden. Denn daraus lässt sich, wie bereits das Patentgericht zutreffend\nausgeführt hat, nicht ableiten, dass die angegebenen Mittelwerte identisch sind\nund folglich keine Aktivitätssteigerung nachgewiesen wurde. Das Patentgericht\nhat in diesem Zusammenhang auch zu Recht darauf hingewiesen, dass der Klägerin die nähere Darlegung und der Nachweis der Identität beider Werte oblegen\nhätte (vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31\n- Polymerisierbare Zementmischung), sie dem aber nicht nachgekommen ist.\n\n54 (2) Die ausführbare Offenbarung rechtfertigt nicht nur den Schutz von\nBakterien der Gattung Escherichia, bei denen die L-Aminosäureproduktion des\nBakteriums dadurch erhöht wird, dass das YddG-Protein (Protein A) oder eine\nstrukturelle Variante desselben (Protein B) kodierende DNA unter die Kontrolle\neines der in der Beschreibung (SPS Abs. 28) genannten stärkeren Promotoren\ngestellt worden ist, sondern auch den Schutz von Escherichia-Bakterien, bei denen die L-Aminosäureproduktion des Bakteriums dadurch erhöht wird, dass die\ndas YddG-Protein oder eine strukturelle Variante desselben kodierende DNA unter die Kontrolle einer anderen Expressionsregulationssequenz gestellt wurde,\ndie stärker als die in SEQ ID Nr. 9 gezeigte Sequenz ist. Denn der Beitrag der\nLehre aus Patentanspruch 1 zum Stand der Technik liegt - in seiner allgemeinsten Form, mit der das dem Anspruch zugrundeliegende Problem, einen Mikroorganismus mit verbesserter Produktion einer L-Aminosäure zur Verfügung zu stellen, gelöst wird - darin, dass die Möglichkeit aufgezeigt wird, die Produktion einer\nL-Aminosäure in Escherichia-Bakterien durch eine gesteigerte Aktivität des\nYddG-Proteins oder einer strukturellen Variante desselben zu erhöhen, indem\ndie das YddG-Protein oder die strukturelle Variante desselben kodierende DNA\nin einer der drei in den Merkmalen 2.1 bis 2.2 genannten Varianten gegenüber\nihrem nicht-mutierten Zustand verändert wird.\n\n55 (3) Insofern ist es auch unerheblich, ob unter die Variante des Merkmals 2.2 auch Escherichia-Bakterien fallen, bei denen die das YddG-Protein oder\neine strukturelle Variante desselben kodierende DNA unter die Kontrolle einer\nExpressionsregulationssequenz, wie etwa homologe Promotoren, die auf eine\nortsspezifische (\"site-directed\") Mutagenese der das YddG-Protein kodierenden\nDNA oder eine genomweite Zufallsmutagenese zurückgehen, gestellt wird, die\nzum Prioritätszeitpunkt noch nicht bekannt gewesen ist und für deren Auffinden\nes erfinderischer Tätigkeit bedurft hätte. Soweit durch die Verwendung solcher\nExpressionsregulationssequenzen von der Erfindung in ihrer allgemeinsten Form\nGebrauch gemacht wird, begegnet die Erfassung auch solcher Escherichia-Bakterien keinen Bedenken, die nicht ohne erfinderisches Bemühen aufgefunden\nwerden konnten (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2013 - X ZB 8/12,\nGRUR 2013, 1210 Rn. 19 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).\n\n56 bb) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Erfindung\nauch hinsichtlich der Varianten des YddG-Proteins der Alternative (B) in Patentanspruch 1, die als strukturelle Merkmale eine Abweichung der YddG-Sequenz von der nativen Sequenz gemäß SEQ ID Nr. 2 im Umfang von 1 bis 30\nAminosäuren aufgrund von Deletion, Substitution, Insertion oder Addition umfassen und die funktionell dazu führt, das das Bakterium gegen L-Phenylalanin,\np-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-Tryptophan resistent ist, ausführbar ist.\n\n57 (1) Die Streitpatentschrift enthält zwar kein Ausführungsbeispiel für\nEscherichia-Bakterien mit einem YddG-Protein der Alternative (B). Das ist aber\nauch nicht zwingend erforderlich. Es ist hinreichend, wenn die in dem Streitpatent\nenthaltenen Angaben der Fachperson so viele technische Informationen vermitteln, dass sie mit ihrem Fachwissen und Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung auch insoweit auszuführen (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07,\nGRUR 2010, 916 Rn. 17 - Klammernahtgerät). Das ist hier der Fall.\n\n58 (2) Das YddG-Protein der Alternative (B) ist dadurch bestimmt, dass es\neine Abweichung von SEQ ID Nr. 2 von einer bis 30 Aminosäuren aufweist und\ndas Bakterium gegen L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-tryptophan resistent ist.\n\n59 (a) Soweit die Klägerin einwendet, dass über 82 Sextilliarden verschiedene Möglichkeiten unter die Definition der Proteinvariante (B) fielen und dem\nFachmann insofern keine Daten zur Verfügung gestellt würden, um aus diesem\nKreis an Möglichkeiten eine geeignete Auswahl durchzuführen, liegt dem die\nnicht näher begründete Annahme zugrunde, dass die Fachperson sämtliche\nMöglichkeiten in Betracht zu ziehen und auch zu prüfen hätte. Dem steht jedoch\ndie Feststellung des fachkundig besetzten Patentgerichts entgegen, dass die\nFachperson im Rahmen eines ihr bekannten Bibliotheksscreenings Varianten ermitteln und diese auf eine verstärkte Produktion der L-Aminosäuren in üblichen\nExpressionsversuchen testen kann. Insoweit kann die erforderliche weitere Prüfung zielführend beschränkt werden und übersteigt der erforderliche Aufwand\nden auf dem Fachgebiet der Biochemie zumutbaren Rahmen nicht.\n\n60 (b) Hinsichtlich der Herstellung von Varianten lehrt das Streitpatent die\nFachperson am Beispiel der Nukleotidsequenz SEQ ID Nr. 1 des YddG-Gens,\ndiese einer Mutagenese zu unterziehen, wofür konventionelle Verfahren benannt\nwerden (SPS Abs. 21 f.).\n\n61 (c) Zur Evaluation geeigneter Bakterien im Hinblick auf ihre Resistenz\ngegenüber L-Phenylalanin, p-Fluorphenylalanin oder 5-Fluor-DL-tryptophan anhand von Tests benennt das Streitpatent allgemeine Konzentrationsbereiche von\n10 bis 25 mg/ml für L-Phenylalanin, von 0,1 bis 5,0 mg/ml für p-Fluor-Phenylalanin und von 0,2 bis 20 μg/ml für 5-Fluor-DL-tryptophan, vorzugsweise 2 bis\n5 μg/ml im Falle von 5-Fluor-DL-Tryptophan (SPS Abs. 19, Tabelle 1). Aus der\n\nStreitpatentschrift ergibt sich zudem, dass eine Resistenz vorliegt, wenn der modifizierte Stamm im Vergleich zum Ausgangsstamm wächst oder schneller\nwächst (SPS Abs. 19). Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist die Fachperson nach Kenntnisnahme dieser Anleitungen im Rahmen von Routineversuchen in der Lage, geeignete Hemmstoffkonzentrationen für die zu testenden Bakterien zu bestimmen.\n\n62 (d) Nach den weiteren Feststellungen des Patentgerichts hängt die Resistenz und die Produktivität auch von dem verwendeten Vektor (zur Übertragung\neiner Fremd-Nukleinsäure in eine lebende Empfängerzelle eingesetztes Vehikel)\nab. Die Klägerin macht insoweit geltend, dass das Streitpatent in Bezug auf die\nAlternative (B) keine hinreichenden Angaben zur Auswahl des Vektors enthalte.\nDem steht jedoch entgegen, dass die Streitpatentschrift nicht nur die (bevorzugte) Verwendung eines Mehrfachkopien-Vektors (SPS Abs. 11, 12, 25, 44, 45,\n48 sowie Anspruch 2) erwähnt, sondern auch acht konkrete Beispiele hierfür benennt und allgemein auf vergleichbare Vektoren verweist (SPS Abs. 25, 44, 45,\n48). Davon ausgehend ist die Fachperson nach den Feststellungen des Patentgerichts im Rahmen ihres routinemäßigen Vorgehens in der Lage, einen möglichst produktionsstarken Vektor durch Screening zu ermitteln.\n\n63 cc) Entgegen der Ansicht der Klägerin ist es für die Ausführbarkeit der\nErfindung nicht erforderlich, dass in der Streitpatentschrift für das anspruchsgemäße Bakterium eine erhöhte Produktion hinsichtlich aller L-Aminosäuren offenbart wird.\n\n64 (1) Patentanspruch 1 umfasst nur solche Escherichia-Bakterien, deren\nL-Aminosäureproduktion durch Erhöhung der YddG-Aktivität gesteigert wird. Es\nist nicht erforderlich, dass eine Veränderung des YddG-Gens bei allen L-Aminosäuren zu einer Produktionssteigerung führt. Vielmehr reicht es aus, wenn dies\n\nzumindest bei einer L-Aminosäure der Fall ist. In diesem Umfang ist die Erfindung\nanhand zweier Beispiele ausführbar offenbart.\n\n65 (2) Ein nacharbeitbarer Weg zur Erlangung eines Escherichia-Bakteriums der Variante nach Merkmal 2.2 mit erhöhter Produktion der L-Aminosäure\nL-Tryptophan ist, wie oben dargelegt, in den Beispielen 4 und 5 des Streitpatents\noffenbart.\n\n66 (3) Ein weiterer nacharbeitbarer Weg ist in Beispiel 3 des Streitpatents\nhinsichtlich der Erlangung eines Escherichia-Bakteriums der Variante nach Merkmal 2.1.1 mit erhöhter Produktion der L-Aminosäure L-Phenylalanin offenbart\n(SPS Abs. 47 ff.).\n\n67 3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht auf erfinderischer\nTätigkeit.\n\n68 a) Er wird nicht durch NiK7 (europäisches Patent 1 016 710) nahegelegt.\n\n69 aa) NiK7 lehrt, die L-Aminosäureproduktion von Escherichia-Bakterien\ndurch eine Überexpression der Exporter-Gene YeaS, YfiK, YahN und YggA zu\nsteigern (NiK7, Abs. 39; Ausführungsbeispiele 2 bis 8; Ansprüche 1 bis 8). In der\nEntgegenhaltung wird erläutert, dass die Erfinder zunächst rhtB und rhtC als\nThreonin-Ausscheidungsproteingene eines Escherichia-Bakteriums identifiziert\nund dann Datenbanken nach Aminosäureausscheidungsproteinen mit einer ähnlichen Funktion wie rhtB durchsucht hätten. Aus einer ersten Auswahl von mehr\nals 60 aufgefundenen Sequenzen seien YeaS, YfiK, YahN und YggA verblieben,\nbei denen sich in weiteren Untersuchungen offenbart habe, dass Proteine, die\nvon diesen Genen kodiert würden, eine verstärkende Wirkung auf die Aminosäureanreicherung hätten (NiK7, Abs. 39).\n\n70 bb) Dem konnte der Fachmann keinen Hinweis auf das YddG-Gen als\nExporter-Gen entnehmen. Das YddG-Gen wird in der NiK7 an keiner Stelle erwähnt und zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das YddG-Gen keine strukturelle Homologie zu rhtB bzw. YeaS, YfiK, YahN und YggA aufweist, so dass die\nFachperson dieses auch nicht auf dem in NiK7 beschriebenen Weg auffinden\nkonnte.\n\n71 cc) Soweit die Klägerin geltend macht, NiK7 offenbare in Beispiel 5 mit\nrhtA bereits ein enges Homolog zu YddG, ist es zwar zutreffend, dass rhtA im\nZusammenhang mit dem Beispiel erwähnt wird. Dies betrifft aber lediglich die\nKonstruktion des Empfängerstamms VL2054 (NiK7 Abs. 67). Nach Beispiel 5\nwurde der erhaltene Stamm VL2054 anschließend mit den Plasmiden pYeaS und\npYfiK sowie mit dem Vektor pUC21 transformiert und nach Kultivierung der daraus hervorgegangenen E. coli-Stämme die Produktionsergebnisse hinsichtlich\nder Produktion von Threonin, Alanin, Valin und Isoleucin untersucht (Abs. 70 ff.;\nTabelle 5). RhtA steht damit nicht in Zusammenhang mit der Funktion eines Exporters zur Steigerung der L-Aminosäureproduktion. Als solcher werden in Beispiel 5 vielmehr YeaS und YfiK eingesetzt (NiK7 Abs. 68). NiK7 gab der Fachperson daher auch in diesem Beispiel keine Veranlassung, homologe Strukturen\nauch zu rhtA zu identifizieren und auf ihre Eignung als Aminosäure-Exporter zu\nuntersuchen, so wie dies für rhtB und rhtC beschrieben ist.\n\n72 b) Eine Anregung im Anschluss an NiK7 YddG als weiteres Exporter-Protein für die gesteigerte Aminosäureproduktion in Betracht zu ziehen, ergab\nsich auch nicht aus NiK9 und (der im Prioritätsintervall veröffentlichten) NiK11.\n\n73 aa) In NiK9 wird erwähnt, dass das von Escherichia-Bakterien bekannte\nYddG-Gen OmpD-Bakterien des Typs Salmonella eine Methylviologen-Resistenz verleiht (NiK9 S. 1905 li. Sp. Abs. 2 bis re. Sp.). Die aus demselben Forschungsinstitut stammende NiK11 weist insofern in die gleiche Richtung, als sich\n\ndaraus entnehmen lässt, dass YddG als erstes Innenmembranprotein der\ndrug/metabolite exporter-Familie (DME-Familie) beschrieben und ihm eine Mitverantwortlichkeit für den Efflux von Methylviologen zugeschrieben wird (NiK11,\n693 re. Sp. letzter Abs. bis 694 re. Sp.).\n\n74 bb) Weder NiK9 noch NiK11 zeigen damit eine Bedeutung des YddG-Proteins als L-Aminosäureexporter auf. Den Entgegenhaltungen ist kein Hinweis\nauf einen Zusammenhang zwischen einer Methylviologen-Resistenz einerseits\nund einem Aminosäure-Export andererseits zu entnehmen. Auch Ausführungen\nzu einer etwa aus der Lage des YddG-Proteins an der Innenmembran folgenden,\nauch Aminosäuren betreffenden, über Methylviologen hinausreichenden Exporter-Funktion des YddG-Proteins ergeben sich daraus nicht. Dass solche\nSchlüsse nicht ohne weiteres nahelagen, hat das Patentgericht in Bezug auf\nNiK20 festgestellt.\n\n75 c) Der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung weiterhin herangezogenen NiK21 (Aiba et al., \"A 570-kb DNA of the Escherichia coli K-12\nGenome Corresponding to the 28.0-40.1 Sequence min Region on the Linkage\nMap, DNA Research 1996, 3, 363-377) ist in Bezug auf YddG lediglich ein Hinweis auf ein hypothetisches Protein-Fragment in der fdnG-Region zu entnehmen\n(NiK21 S. 371), nicht hingegen eine Angabe zur Kodierung eines für den Export\nvon Aminosäuren verantwortlichen Proteins durch das YddG-Gen, so dass sich\nauch daraus keine relevante Anregung ergab.\n\n76 d) Die (im Prioritätsintervall veröffentlichte) NiK10 (Burkovski/Krämer,\n\"Bacterial amino acid transport proteins: occurrence, functions, and significance\nfor biotechnological applications\", Appl. Microbiol. Biotechnol. 2002, 58, 265-274)\noffenbart E. coli-Bakterien zwar hinsichtlich der Kodierung eines Importers für\nL-Phenylalanin und L-Tryptophan. Im Hinblick auf Exporter-Proteine ergibt sich\naus NiK10 dagegen lediglich der Hinweis, dass solche bisher nicht identifiziert\n\nworden seien, und wird über das Vorhandensein von Multiple-Efflux-Pumpen und\nderen Bedeutung spekuliert (NiK10 S. 271 re. Sp. Abs. 2 und S. 266 Tabelle 1).\n\n77 e) NiK14 befasst sich mit Möglichkeiten zur Maximierung der Tryptophan-Biosynthese in Escherichia-Bakterien (NiK14 S. 133 Abstract, S. 133, re.\nSp. letzter Abs. bis S. 134 li. Sp., Z. 1). Man habe herausgefunden, dass die\neinzige Möglichkeit für eine Steigerung der Produktion von Tryptophan in der\nÜberexpression des Transporter-Proteins liege (NiK14 S. 142 re. Sp., Abs. 1 letzter Satz; vgl. auch S. 142 li. Sp. Abs. 1). Für den Fachmann ergab sich daraus\nzwar, dass dem Transporter-Protein eine entscheidende Bedeutung als Exporter\nfür L-Tryptophan zukommt. Der NiK14 ist aber kein Hinweis auf das für die Bereitstellung des Transporter-Proteins zuständige Exporter-Gen zu entnehmen.\nZudem fehlen Ausführungen dazu, wie die gewünschte Überexpression des betreffenden Gens erzielt werden soll. NiK14 offenbart damit weder ein im Sinne\ndes Streitpatents genetisch verändertes Escherichia-Bakterium, noch geht daraus eine Anregung hervor, die in diese Richtung weist.\n\n78 Daran ändert sich auch dann nichts, wenn mit der Klägerin angenommen\nwird, dass die Fachperson anknüpfend an Ähnlichkeiten zu bekannten Transportern nach neuen Transportern gesucht hat, ohne zu wissen, welche L-Aminosäuren diese transportieren. Denn NiK14 enthält auch bei einem solchen Ansatz\nkeine Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten durch genetische Veränderungen, sondern betrifft die mögliche Einstellung der Schlüsselparameter und ihre\nFolgen sowie die in der Kombination optimale Einstellung.\n\n79 f) Auch unter Berücksichtigung von NiK20 hatte die Fachperson keine\nVeranlassung, YddG als L-Tryptophan-Exporter in Betracht zu ziehen. Die Entgegenhaltung befasst sich mit der Gewinnung von L-Tryptophan durch Fermentation unter Verwendung von Corynebakterien, die u.a. gegen Methylviologen\n(Paraquat) resistent sind (NiK20 S. 5 Claim 1, Sp. 1, Z. 36 bis 48). Wie bereits\n\ndas Patentgericht ausgeführt hat, kann aus der Methylviologen-Resistenz weder\ngeschlossen werden, dass ein Exporter für das Ausschleusen des Giftstoffs aus\nder Zelle verantwortlich ist, noch kann gefolgert werden, dass ein solcher Exporter die Produktion von L-Tryptophan fördert.\n\n80 g) Wie sich aus den Ausführungen des Patentgerichts ergibt, lagen die\nweiteren Entgegenhaltungen NiK5 (Zakataeva et al, Characterization of a pleiotropic mutation that confers upon escherichia coli cells resistance to high concentrations of homoserine and threonine, The FASEB Journal 1997, Abstracts\n11(9), A935, Nr. 457), NiK6 (Zakataeva et al., The novel transmembrane\nescherichia coli proteins involved in the amino acid efflux, FEBS Letters 1999,\n452 228-232) und NiK8 (Daßler et al., Identification of a major facilitator protein\nfrom escherichia coli involved in the metabolites of the cysteine pathway,\nMolecular Microbiology 2000, 36(5) 1101-1112) noch weiter weg von der Erfindung und gaben der Fachperson daher ebenfalls keine Veranlassung, YddG als\nExportergen für eine Erhöhung der L-Aminosäureproduktion in Betracht zu ziehen.\n\n81 h) Da keiner der vorstehend erörterten Entgegenhaltungen ein Hinweis auf einen Export von Aminosäuren durch das YddG-Gen zu entnehmen war\nund die betreffenden Entgegenhaltungen der Fachperson zudem keine Hinweise\nauf einen beschreitbaren Weg gaben, der zu YddG geführt hätte, lässt sich auch\neiner Kombination mehrerer der vorstehend erörterten Entgegenhaltungen keine\nausreichende Anregung entnehmen.\n\n82 4. Da die Angriffe der Klägerin gegen die Rechtsbeständigkeit des nebengeordneten Patentanspruchs 5 inhaltlich über die Angriffe gegen die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 1 nicht hinausgehen, gelten die vorstehenden Ausführungen insoweit entsprechend.\n\n83 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nGrabinski Kober-Dehm Marx\n\nRombach Rensen\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2018 - 3 Ni 57/16 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-12-17/x-zr-15-19","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-12-17/x-zr-15-19","retrieved":"2026-10-24 08:01:37.949896+00:00"},"card":{"id":"bgh/2020-12-17/x-zr-15-19","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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