{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2020:151220UXZR109.18.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2020-12-15","aktenzeichen":"X ZR 109/18","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 109/18\nVerkündet am:\n15. Dezember 2020\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2020:151220UXZR109.18.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 15. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher und die\nRichter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und Dr. Rensen\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 14. Dezember 2017 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2004 026 183 (Streitpatents), das am 26. Oktober 2006 angemeldet wurde und ein Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information betrifft. Das Streitpatent umfasst\n16 Patentansprüche von denen Patentanspruch 1 lautet:\n\nVerfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information, bei welchem unter\nRückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) in einem Zentralserver\n(2) ein Informationspool (6) angelegt wird und bei welchem durch ein Benutzerterminal (4) zur Erlangung von Information aus dem Informationspool (6) auf den\nZentralserver (2) zugegriffen wird, dadurch gekennzeichnet,\n- dass durch das Benutzerterminal (4) selbsttätig in regelmäßigen Zeitabständen eine anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein\nSuchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifizierte Suchanfrage (A) an\neinen Zentralserver (2) gestellt wird,\n- dass durch den Zentralserver (2) aus dem Informationspool (6) in Antwort auf\ndie Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) ermittelt und an das Benutzerterminal (4) übermittelt wird,\n- dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen\nDaten verknüpft wird und\n- dass die Informationsauswahl (I) in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt\nsowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt wird.\n\n2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe\nüber den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig.\nDie Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.\n\n3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet\nsich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in der erteilten Fassung und\nhilfsweise mit ihrem ersten erstinstanzlichen Hilfsantrag sowie drei neuen Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die zulässige Berufung ist unbegründet.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschaffung und Darstellung von Informationen mit Hilfe eines zentralen Servers.\n\n6 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, bekannte Internet-Suchmaschinen übermittelten oft eine unüberschaubare Vielzahl von potenziell relevanten Dokumenten, von denen sich für den Benutzer die meisten als\nirrelevant oder veraltet herausstellten. Die Informationsgewinnung erweise sich\ninsbesondere dann als vergleichsweise zeitaufwendig, wenn der Benutzer die\ngleiche Information wie zum Beispiel eine örtliche Wetterprognose regelmäßig\neinhole und daher an sich genau wisse, wie er zu dieser Information kommen\nkönne.\n\n7 2. Der Erfindung liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem\nzugrunde, die Verwaltung und Präsentation von Information besonders effektiv\nund einfach zu gestalten.\n\n8 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen\nMerkmale sich wie folgt gliedern lassen:\n\n1.1 Das Verfahren dient der Verwaltung und Präsentation von\nInformation.\n\n1.2 Unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle\n(8) wird in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6)\nangelegt.\n\n1.3 Durch ein Benutzerterminal (4) wird zur Erlangung von Informationen aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zugegriffen.\n\n1.3.1 Das Benutzerterminal (4) stellt selbsttätig in regelmäßigen\nZeitabständen eine Suchanfrage (A) an einen Zentralserver (2).\n\n1.3.1.1 Die Suchanfrage wird anhand eines benutzerspezifisch\neinstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden\nSuchprofils (P) spezifiziert.\n\n1.3.2 Der Zentralserver (2) ermittelt aus dem Informationspool\n(6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) und übermittelt diese an\ndas Benutzerterminal (4).\n\n1.3.3 Das Benutzerterminal (4) verknüpft das Suchprofil (P)\nund/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit\nlokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten.\n\n1.3.4 Die Informationsauswahl (I) wird in dem Benutzerterminal\n(2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt.\n\n9 4. Patentanspruch 9 schützt eine näher spezifizierte Vorrichtung, die\nzur Ausführung eines solchen Verfahrens geeignet ist. Wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht angegriffen ausgeführt hat, ist dieser Gegenstand\nnicht anders zu beurteilen als derjenige von Patentanspruch 1, weil die Merkmale\nin allen wesentlichen Punkten übereinstimmen und die in Patentanspruch 9 zusätzlich vorgesehene lokale Speicherung des Suchprofils auch in den maßgeblichen Entgegenhaltungen vorgesehen ist.\n\n10 5. Das Patentgericht hat den relevanten Fachmann zutreffend als\neinen Informatiker mit Hochschulabschluss definiert, der über mehrjährige Berufserfahrung im Zusammenhang mit Client-Server-Systemen und einer damit\neinhergehenden Informationsverteilung verfügt.\n\n11 Aus den Darlegungen der Berufung, wonach als relevantes Fachgebiet die\ninternetbasierte Informationsbeschaffung (web information retrieval) anzusehen\nsei, ergibt sich insoweit keine abweichende Beurteilung. Diesem Vorbringen ist\nallenfalls zu entnehmen, dass der relevante Fachmann gerade auf dem genannten Gebiet über besonders gute Kenntnisse verfügt, nicht aber, dass er einer\ngrundlegend anderen Fachrichtung angehört.\n\n12 6. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.\n\n13 a) Der in nahezu allen Merkmalen verwendete Begriff \"Information\" ist,\nwie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, weit zu verstehen.\n\n14 Nach den insoweit nicht angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts\nunterscheidet sich der Begriff \"Information\" nach dem allgemeinen Verständnis\nin der Informationstechnik von dem noch weiteren Begriff \"Daten\" dadurch, dass\nInformationen einen Kontext enthalten. Die Berufung zeigt keine Anhaltspunkte\nauf, die nahelegen könnten, dass das Streitpatent den Begriff in abweichendem\nSinne verwendet und die Verwaltung und Präsentation von Daten ohne Kontext\nbetrifft.\n\n15 b) Ebenfalls weit gefasst ist der in Merkmal 1.2 verwendete Begriff\n\"übergeordnete Informationsquelle\".\n\n16 In der Beschreibung des Streitpatents wird als Beispiel für eine solche\nInformationsquelle das Internet benannt. Dieses Beispiel ist nicht abschließend\nund hat in Patentanspruch 1 in dieser konkreten Form keinen Niederschlag gefunden.\n\n17 c) Als Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle im Sinne\nvon Merkmal 1.2 hat das Patentgericht zutreffend jede Verbindung zwischen dem\nZentralserver und einer Quelle weitergehender Informationen gesehen, bei der\nInformationen an den Zentralrechner zum Zwecke des Anlegens, Erweiterns oder\nAktualisierens des dort bereitgestellten Informationspools übermittelt werden.\n\n18 Merkmal 1.2 normiert keine konkreten Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunkts, der Voraussetzungen und der Initiierung einer solchen Informationsübermittlung.\n\n19 Entgegen der Auffassung der Berufung führt die Verwendung der Begriffe\n\"zurückgreifen\" (Abs. 11, 19) bzw. \"Rückgriff\" (Abs. 37) in der Beschreibung des\nStreitpatents im Zusammenhang mit Situationen, in denen der zentrale Server\nübergeordnete Informationsquellen heranzieht, weil eine Anfrage mit den im Informationspool hinterlegten Informationen nicht hinreichend beantwortet werden\nkann, nicht zu einer engeren Auslegung von Merkmal 1.2.\n\n20 In der geschilderten Situation bietet sich eine Kontaktaufnahme des Servers zu übergeordneten Informationsquellen allerdings in der Regel an, damit der\nServer die an ihn gerichtete Anfrage beantworten kann. Merkmal 1.2 betrifft aber\nnicht - jedenfalls nicht nur - die Ergänzung des Informationspools im Zusammenhang mit einer an den Server gerichteten Abfrage, sondern dessen Anlegen. Für\ndas Anlegen des Pools ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Server die Informationen bei einer anderen Quelle anfordert oder ob die Informationen von einer\nanderen Stelle aus auf den Server aufgespielt werden. Demgemäß verwendet\ndie Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem Anlegen des\nPools den Begriff \"hinterlegen\" (Abs. 10, 11).\n\n21 Bei dieser Ausgangslage kann dem Umstand, dass Merkmal 1.2 abweichend von der Beschreibung auch für das Anlegen des Informationspools den\nBegriff \"Rückgriff\" verwendet, nicht entnommen werden, dass auch der Abruf von\nDaten zum Anlegen des Pools zwingend vom Server ausgehen muss. Da\nPatentanspruch 1 anders als die Beschreibung nicht zwischen Anlegen und Ergänzung unterscheidet, folgt daraus vielmehr, dass die nähere Ausgestaltung in\nbeiden Situationen dem Fachmann überlassen bleibt.\n\n22 d) Die in Merkmal 1.3.4 vorgesehene lokale Hinterlegung der Informationsauswahl und deren Darstellung auf Anfrage des Benutzers dienen dem in\nder Beschreibung des Streitpatents formulierten Ziel, die Informationsgewinnung\nstark zu vereinfachen.\n\n23 Erreicht wird dieses Ziel dadurch, dass die Informationen auf Anfrage des\nBenutzers aus dem lokalen Speicher bezogen werden können, ein vorheriger\nZugriff auf den Zentralserver oder übergeordnete Informationsquellen in dieser\nSituation also nicht erforderlich ist. Um dies zu ermöglichen, muss die lokale Hinterlegung schon aufgrund der vom Benutzerterminal selbsttätig gestellten Suchanfrage erfolgen.\n\n24 In welcher Weise die Hinterlegung und Darstellung erfolgen, überlässt das\nStreitpatent dem Fachmann.\n\n25 II. Das Patentgericht hat sein Urteil im Wesentlichen wie folgt begründet:\n\n26 Die US-amerikanische Offenlegungsschrift 2002/0068585 (D1) offenbare\ndie Merkmale 1.1 bis 1.3.2, das Merkmal 1.3.4 und eine von drei in Merkmal 1.3.3\nvorgesehenen Varianten, nämlich die Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten.\n\n27 Die zweite in Merkmal 1.3.3 vorgesehene Variante, nämlich die Verknüpfung der lokal hinterlegten Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten,\nsei in der US-amerikanischen Patentschrift 6 405 034 (D4) offenbart. Der Fachmann habe Anlass gehabt, das aus D1 bekannte Verfahren um diese Funktionalität zu ergänzen, um die Suche nach auf den Benutzer zugeschnittenen Informationen durch erlernte Suchmuster und historische Daten zu unterstützen und\ndamit die Qualität der Informationssuche zu verbessern. Bei der damit nahegelegten Vorgehensweise würden sowohl das Suchprofil als auch die lokal hinterlegte Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten verknüpft, wie dies\ndie dritte Variante von Merkmal 1.3.3 vorsehe.\n\n28 Der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht patentfähig. Das mit diesem Hilfsantrag auf einen Zugriff auf das\nInternet konkretisierte Merkmal 1.2' finde sich sowohl in D1 als auch in D4 wieder.\n\n29 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.\n\n30 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist sowohl in der erteilten Fassung\nals auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht patentfähig.\n\n31 1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass D1\nden Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in der ersten Variante vollständig offenbart.\n\n32 a) D1 offenbart ein intelligentes mobiles Informationssystem, das auf\neinem Server nach Informationen sucht, die in Beziehung zum aktuellen Standort\ndes Benutzers stehen.\n\n33 Bei einer als bevorzugt bezeichneten Ausführungsform ermittelt das mobile Endgerät seinen Standort mit Hilfe des Global Positioning System (GPS).\nDiese Standortinformation, ein Suchradius und die eigentliche Suchanfrage werden über das Internet an einen Server übermittelt. Optional können zusätzlich\nfrühere Suchanfragen übermittelt oder auf dem Server hinterlegt werden; dann\nnimmt der Server die Ergebnisse der früheren Anfragen von seiner Antwort auf\ndie aktuelle Anfrage aus (Abs. 34-36). Um eine schnellere Übermittlung zu ermöglichen, können optional Vorhersagemechanismen vorhanden sein, die abschätzen, wann die nächste Abfrage erfolgen wird. Dies kann dadurch geschehen, dass Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung erfasst und daraus der voraussichtliche Standort der nächsten Abfrage errechnet wird (Abs. 37 f.).\n\n34 Als in Frage kommende Informationen werden Informationen zu am\nStandort verfügbaren Produkten und Dienstleistungen, Preisen und Veranstaltungen angeführt (Abs. 42-53), ferner in Frage kommende Partner, Arbeitsstellen\n\noder Ärzte, die anhand personenbezogener Daten oder des aktuellen Gesundheitszustands des Benutzers ausgewählt werden (Abs. 54-58), sowie standortbezogene Informationen über Börsenkurse, Finanzen und sonstige Nachrichtenthemen (Abs. 59-62).\n\n35 Diese Informationen werden von einem Informationsdienstleister (information provider) mit Hilfe eines anderen Computers auf den Server aufgespielt\n(Abs. 28, 41).\n\n36 Der Benutzer kann neben der Art der abzufragenden Information auch\nfestlegen, wie oft die Abfrage erfolgen und wie groß der Suchradius sein soll\n(Abs. 64-68). Das System kann auch so konfiguriert werden, dass eine Abfrage\nabgesetzt wird, wenn der Benutzer sich an einem bestimmten Ort aufhält oder\nein sonstiges Ereignis eintritt. So kann eine automatische Abfrage lokaler Wetterinformationen erfolgen, wenn der Benutzer zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr\nmorgens seine Garage betritt. Wenn der Benutzer auf dem Weg zur Arbeit ist,\nkönnen Informationen über günstige Cafés abgefragt werden (Abs. 84-86).\n\n37 Die Ergebnisse einer Abfrage können auf dem Endgerät gespeichert werden, zum Beispiel als Termin in Outlook (Abs. 117). Sie können auch als E-Mail\nübermittelt oder im Internet gespeichert werden (Abs. 126).\n\n38 b) Damit sind die Merkmale 1.1 und 1.3 offenbart.\n\n39 c) Ebenfalls offenbart sind die Merkmale 1.3.1 und 1.3.1.1.\n\n40 aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, stellen die Anfragen, die der Benutzer bei dem in D1 offenbarten System einrichten kann, um sich\nzum Beispiel Informationen über Produkte, Veranstaltungen, Personen oder\nNachrichten zusenden zu lassen, Suchprofile im Sinne von Merkmal 1.3.1.1 dar.\n\n41 bb) Ebenfalls offenbart ist eine automatische Suche in regelmäßigen\nzeitlichen Abständen im Sinne von Merkmal 1.3.1.\n\n42 Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 unter anderem automatische\nSuchanfragen vor, wenn der Benutzer innerhalb einer bestimmten Zeitspanne\nseine Garage betritt. Damit ist Merkmal 1.3.1 offenbart, weil die Suche täglich im\ngleichen Zeitraum durchgeführt wird. Dass die Durchführung von einer zusätzlichen Bedingung abhängt und diese Bedingung auch dafür ausschlaggebend ist,\nzu welchem genauen Zeitpunkt innerhalb der definierten Zeitspanne die Suche\nstattfindet, ist unerheblich. Dies sind zusätzliche Ausgestaltungen, die Merkmal\n1.3.1 nicht ausschließt.\n\n43 d) Entgegen der Auffassung der Berufung ist auch Merkmal 1.2 offenbart.\n\n44 Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt ein Rückgriff im Sinne dieses\nMerkmals nicht zwingend voraus, dass der Server die Informationen bei einer\nanderen Quelle anfordert. Vielmehr kann der Informationspool auch dadurch angelegt werden, dass die Informationen von einer anderen Stelle aus auf den Server aufgespielt werden. Diese Vorgehensweise ist in D1 offenbart.\n\n45 Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, werden bei dem in D1\noffenbarten System auf dem Server Informationen gespeichert, die dieser zur\nBeantwortung der an ihn gerichteten Anfragen einsetzt. Dies ist ein Informationspool im Sinne von Merkmal 1.2. Dass D1 diesen Begriff nicht verwendet, sondern\nvon Datenbanken spricht, begründet in der Sache keinen Unterschied.\n\n46 e) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.3.4.\n\n47 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Ausführungen zur Möglichkeit\neiner Speicherung als Outlook-Kalendereintrag (Abs. 117) dahin zu verstehen\nsind, dass das System die Speicherung automatisch vornimmt, oder ob die Speicherung erst durch den Benutzer erfolgt, nachdem ihm das Suchergebnis angezeigt worden ist. Jedenfalls bei der an anderer Stelle beschriebenen Übersendung des Suchergebnisses als E-Mail (Abs. 126) kann die Nachricht schon zu\n\neinem Zeitpunkt gespeichert werden, in dem der Benutzer sie noch nicht geöffnet\nhat.\n\n48 Dass der Benutzer sein Gerät mit einem E-Mail-Server verbinden muss,\num E-Mails empfangen zu können, steht der Offenbarung von Merkmal 1.3.4 entgegen der Auffassung der Berufung nicht entgegen. Auch das Streitpatent setzt\nvoraus, dass das Gerät des Benutzers mit dem Server verbunden ist, wenn die\nInformation übermittelt und lokal hinterlegt wird. Ausschlaggebend ist, dass die\nlokale Speicherung bereits zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Benutzer die\nübermittelte Information noch nicht abgefragt hat. Diese Voraussetzung ist auch\nbei der Übersendung der Informationen mit einer E-Mail-Nachricht erfüllt, die der\nBenutzer erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnet.\n\n49 f) Merkmal 1.3.3 ist, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, in D1 offenbart, soweit es um die Verknüpfung des Suchprofils mit\nlokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten geht.\n\n50 Eine solche Verknüpfung erfolgt, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, wenn der momentane Aufenthaltsort in eine Suchanfrage aufgenommen wird.\n\n51 g) Die beiden anderen Varianten, die die Beklagte nach den tatbestandlichen Feststellungen des Patentgerichts in erster Instanz hilfsweise auch\nisoliert verteidigt hat, sind, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, in D1 nicht offenbart.\n\n52 Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 zwar die lokale Hinterlegung\nvon übermittelten Informationen vor. Eine Verknüpfung dieser Informationen mit\nbenutzerindividuellen Daten ist hingegen nicht offenbart. Die Verknüpfung erfolgt\nschon bei der Anfrage an den Server, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die vom\nServer übermittelten Informationen noch nicht lokal hinterlegt sind.\n\n53 2. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die\nVerknüpfung von lokal hinterlegten Informationen und benutzerindividuellen Daten dem Fachmann ausgehend von D1 durch D4 nahegelegt war.\n\n54 a) D4 betrifft ein adaptives System zum Abruf von Kommunikationsdaten.\n\n55 In der Beschreibung von D4 wird ausgeführt, im Stand der Technik seien\nmobile Kommunikationsgeräte wie Pager oder Mobiltelefone bekannt, die es dem\nBenutzer ermöglichten, bestimmte Suchpräferenzen zu programmieren. Diese\nGeräte wiesen den Nachteil auf, dass sie sich nicht an persönliche Präferenzen\ndes Benutzers anpassten. Wünschenswert seien Systeme, die zum Beispiel\nSuchgewohnheiten oder historische Datenmuster nutzten, um die Suche zu personalisieren (Sp. 1 Z. 41-50).\n\n56 Zur Lösung dieses Problems schlägt D4 ein System vor, bei dem ein Kommunikationsgerät wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein Handheld Computer, ein\nLaptop oder ein stationärer Computer Abfragen an ein servergestütztes Suchsystem senden kann. Dieses Gerät hält Präferenzdaten in einem dafür vorgesehenen Speicher vor (Sp. 3 Z. 30-34). Diese Daten können häufig ausgewählte\nOptionen, bevorzugte Restaurants oder Geschäfte oder sonstige Vorlieben des\nBenutzers umfassen (Sp. 4 Z. 10-26). Zusätzlich können die aktuelle Position\noder Angaben zu Zeit, Temperatur oder anstehenden Terminen gespeichert werden (Sp. 4 Z. 27-33).\n\n57 Der Server kann lokal oder entfernt positioniert (Sp. 5 Z. 2 f.) und mit einer\nVielzahl von Datenbanken verbunden sein, die auch auf anderen Servern angeordnet sein können (Sp. 5 Z. 44-50).\n\n58 Nach dem Aufbau einer Verbindung übersendet der Server dem Endgerät\neine Liste mit zur Auswahl stehenden Möglichkeiten. Wenn sich der Benutzer für\neine dieser Möglichkeiten entscheidet, werden diese Daten mit lokal gespeicher-\n\nten Präferenzdaten angereichert und die so ergänzten Daten an den Server übermittelt (Sp. 6 Z. 21-37). Der Server führt anhand dieser Daten eine Suche aus\nund übermittelt das Ergebnis an das Endgerät (Sp. 6 Z. 38-58). Dieses zeigt ausgewählte Teile der Daten an und speichert ausgewählte Teile, damit der Benutzer\nfür gewisse Zeit darauf zugreifen kann (Sp. 6 Z. 58-65). Bestimmte Teile der Daten werden ferner verwendet, um den Präferenzspeicher zu aktualisieren und zu\nverfeinern (Sp. 6 Z. 66 bis Sp. 7 Z. 3).\n\n59 b) Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht angegriffen ausgeführt hat, eine Verknüpfung von lokal hinterlegten Informationen mit\nbenutzerindividuellen Daten im Sinne von Merkmal 1.3.3 offenbart.\n\n60 c) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann\nAnlass hatte, das in D1 offenbarte System um diese Funktion zu erweitern.\n\n61 D1 verfolgt das Ziel, die Informationsgewinnung möglichst gut an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Ausgehend von dieser Zielsetzung hatte der Fachmann Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, den in D1\nerreichten Stand weiter zu verbessern. Auf der Suche nach solchen Möglichkeiten bot sich ein Rückgriff auf D4 an, weil diese Entgegenhaltung ähnliche Ziele\nverfolgt. Aus der Kombination beider Entgegenhaltungen ergab sich für den\nFachmann die Anregung, die gespeicherten benutzerindividuellen Daten durch\nKombination mit einer lokal gespeicherten Informationsauswahl zu ergänzen und\nzu verfeinern.\n\n62 3. Hinsichtlich des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstands ergibt\nsich keine abweichende Beurteilung.\n\n63 a) Nach Hilfsantrag 1 sollen in Merkmal 1.2 die Wörter \"auf eine übergeordnete Informationsquelle (8)\" ersetzt werden durch \"auf das Internet\".\n\n64 Entgegen der Auffassung der Berufung hat diese Änderung nicht zur\nFolge, dass der Zugriff auf das Internet vom Server ausgehen muss, ein Aufspielen von Daten von einer anderen Stelle aus also ausgeschlossen wäre. Auch\nnach der geänderten Fassung betrifft Merkmal 1.2 das Anlegen des Informationspools. Dieses erfolgt auch dann unter Rückgriff auf das Internet, wenn die\nDaten von einer anderen Stelle aus über das Internet aufgespielt werden.\n\n65 b) Damit ist der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand aus denselben Gründen nahegelegt wie der Gegenstand der erteilten Fassung.\n\n66 Bei dem in D1 offenbarten System erfolgt das Anlegen des Informationspools auf dem Server ebenfalls über das Internet.\n\n67 IV. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge 2 bis 4 hat ebenfalls keinen Erfolg.\n\n68 1. Die Verteidigung mit Hilfsantrag 2 ist nicht zulässig, da die Klägerin\nihr nicht zugestimmt hat und sie auch nicht sachdienlich ist.\n\n69 a) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 um das folgende Merkmal\nergänzt werden:\n\n1.2.1 Der Rückgriff auf die übergeordnete Informationsquelle (8)\nerfolgt dann, wenn der Zentralserver (2) mit der im Informationspool (6) hinterlegten Information die Suchanfrage\nnicht hinreichend beantworten kann.\n\n70 b) Dies ist nicht sachdienlich, weil die Beklagte bereits in erster Instanz\nAnlass hatte, das Patent gegebenenfalls in dieser Fassung zu verteidigen.\n\n71 Die hilfsweise Verteidigung des angegriffenen Patents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann regelmäßig nicht mehr als sachdienlich\nim Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte\ndazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass ergibt sich\nregelmäßig dann, wenn die geänderte Fassung einem Gesichtspunkt Rechnung\n\ntragen soll, der sich bereits aus dem vom Patentgericht gemäß § 83 Abs. 1 PatG\nerteilten Hinweis ergibt (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13,\nGRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 15. Februar 2018 - X ZR 35/16, Rn. 52).\n\n72 Im Streitfall hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten\nHinweis ausgeführt, dass D1 die Lehre des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich\ntreffen dürfte. Zur Begründung hat es unter anderem dargelegt, Merkmal 1.2 sei\nin D1 dadurch offenbart, dass ein Internetdienstleister den Server mit Informationen versorgt.\n\n73 Dieser Hinweis gab der Beklagten Veranlassung, Patentanspruch 1 gegebenenfalls zu ergänzen, wenn sie die geschützte Lehre von der in D1 offenbarten\nLösung abgrenzen wollte. Es bleibt der Beklagten zwar unbenommen, der vom\nPatentgericht vertretenen Auslegung entgegenzutreten und geltend zu machen,\ndass zum Anlegen des Informationspools schon nach der erteilten Fassung eine\nAbfrage des Servers erforderlich ist. Sie musste aufgrund des Hinweises aber\ndie Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Patentgericht dieser Argumentation\nnicht beitreten wird, und hatte deshalb Anlass zu entsprechenden Hilfsanträgen.\n\n74 2. Die Verteidigung mit den Hilfsanträgen 3 und 4 ist aus denselben\nGründen unzulässig wie diejenige mit Hilfsantrag 2.\n\n75 a) Nach diesen Hilfsanträgen soll Patentanspruch 1 um Merkmale ergänzt werden, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 10, 11 und\n12 bzw. in Patentanspruch 4 vorgesehen sind.\n\n76 Auch hierzu hatte die Beklagte bereits in erster Instanz Anlass, nachdem\ndas Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt\nhatte, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht patentfähig sein dürfte.\n\n77 b) Dass die Beklagte mit diesen Hilfsanträgen Merkmale aufgreift, die\nbereits in Unteransprüchen der erteilten Fassung vorgesehen sind, führt nicht zu\neiner abweichenden Beurteilung.\n\n78 Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Patentgerichts hat die Beklagte den Gegenstand dieser Unteransprüche in erster Instanz nicht isoliert verteidigt. Die Verteidigung dieser Gegenstände in zweiter Instanz ist deshalb ein\nneues Verteidigungsmittel im Sinne des § 117 PatG (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 27 f. - Telekommunikationsverbindung).\n\n79 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97\nAbs. 1 ZPO.\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nDeichfuß Rensen\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 14.12.2017 - 2 Ni 27/16 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-12-15/x-zr-109-18","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":3},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 116","ref_norm":"116","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 117","ref_norm":"117","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-12-15/x-zr-109-18","retrieved":"2026-10-24 08:01:37.888829+00:00"},"card":{"id":"bgh/2020-12-15/x-zr-109-18","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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