{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2020:150920BXZB16.19.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2020-09-15","aktenzeichen":"X ZB 16/19","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\n\nBESCHLUSS\nX ZB 16/19\n\nvom\n\n15. September 2020\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nECLI:DE:BGH:2020:150920BXZB16.19.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. September 2020 durch den\nVorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die\nRichterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 18. Senats\n(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom\n31. Juli 2019 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.\n\nGründe:\n\n1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 10. Oktober\n2002 angemeldeten deutschen Patents 102 47 252 (Streitpatents), das eine Vorrichtung zum Sortieren oder Sammeln von Materialien betrifft. Patentanspruch 1,\nauf den drei weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung:\n\nVorrichtung zum Sortieren und/oder Sammeln von Materialien wie\nMehrweg- und/oder Einweggetränkeverpackungen, wie PET/Glasflaschen, Dosen, Trinkbecher, mit einer Erkennungseinrichtung\nzum Erkennen eines auf in einen Eingaberaum der Vorrichtung eingebrachtes Material aufgedruckten Sicherheitscodes bestehend\naus einer bildartigen Darstellung, die aus zumindest einem Bereich\naus Normalfarbe und einem Bereich aus Infrarotfarbe zusammengesetzt ist, gekennzeichnet durch\n\n- eine auf Sichtbild- und Infrarotbildbasis arbeitende, zur Erkennungseinrichtung gehörende Kamera (10),\n\n- Beleuchtungsmittel zum Beleuchten des Sicherheitscodes (1)\nmit Normallicht (Tages- und/oder Kunstlicht) und alternierend\noder zusätzlich mit Infrarotlicht, und\n\n- eine elektronische Auswerte- und Steuerungseinrichtung (19)\nzur Hinterlegung von Sollwerten für mit der Kamera (10) unter\nNormallicht (Tages- und/oder Kunstlicht) und Infrarotlicht aufgenommene Bilder des Sicherheitscodes (1) und zum Vergleich dieser Sollwerte mit von der Kamera (10) unter Normallicht (Tages- und/oder Kunstlicht) und Infrarotlicht aufgenommenen Bildern (Istwerte) des Sicherheitscodes (1).\n\n2 Das Patentamt hat das Streitpatent auf Einspruch widerrufen. Hiergegen\nhat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.\n\n3 Das Patentgericht hat anlässlich der Ladung zur mündlichen Verhandlung\neinen Hinweis erteilt, in dem unter anderem Folgendes ausgeführt ist:\n\nNach der vorläufigen Auffassung des Berichterstatters dürfte derzeit der Anspruch 1 aller vorliegenden Anträge nicht zulässig sein.\nEs wird im Folgenden u.a. auf die Offenlegungsschrift (OS) Bezug\ngenommen, die inhaltlich den Anmeldeunterlagen entspricht.\n…\nBeleuchtungsmittel zum Beleuchten des Sicherheitscodes dürften\nexplizit nur zu den Figuren 7 und 8 in Form einer Infrarotbeleuchtung bzw. -lichtquelle als Teil einer Erkennungseinrichtung genannt\nsein (vgl. S. 11, zw. Abs. und le. Abs.). Aus der Nennung von Kunstlicht dürfte nicht zwangsläufig folgen, dass die beanspruchte Vorrichtung Beleuchtungsmittel für \"Normallicht\" aufweist … Da Tageslicht ebenfalls als Beispiel für \"Normallicht\" genannt ist, dürfte auch\naus einer \"Bestrahlung mit Normallicht\" nicht bereits folgen, dass\ndie Vorrichtung Beleuchtungsmittel für Normallicht aufweist.\n\n4 Die Pateninhaberin hat daraufhin neu gefasste Unterlagen eingereicht, in\ndenen die Beleuchtungsmittel betreffenden Merkmale (in der Gliederung des\nPatentgerichts) wie folgt formuliert sind:\n\nM4 Beleuchtungsmittel, um den Sicherheitscode (1) zu beleuchten\nM4.1a zum einen mit Kunstlicht\nM4.1b zum anderen zusätzlich mit Infrarotlicht, wobei\nM4.2 die Beleuchtungsmittel eine Infrarotlichtquelle (22) aufweisen, die im Bereich der Kamera (10) angeordnet ist, und\n\n5 Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Patentinhaberin ihre Anträge aus der\nBeschwerdeinstanz weiter. Der Einsprechende hat sich im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht geäußert.\n\n6 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil der nicht an eine Zulassung gebundene Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend\ngemacht wird, und auch im Übrigen zulässig. Sie ist aber unbegründet. Das Patentgericht hat den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Art. 103\nAbs. 1 GG) nicht verletzt.\n\n7 1. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von\nPatentanspruch 1 gehe in allen verteidigten Fassungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. In diesen sei ein Beleuchtungsmittel\nzum Beleuchten des Sicherheitscodes mit Kunstlicht, wie es in Merkmal 4.1a vorgesehen sei, nicht als Teil der beanspruchten Vorrichtung offenbart. Zwar könne\naus dem Umstand, dass Kunstlicht als Beleuchtungsmittel genannt werde, auf\ndas Vorhandensein eines entsprechenden Beleuchtungsmittels geschlossen\nwerden. Aus einer Beleuchtung mit Kunstlicht folge indessen nicht zwangsläufig,\ndass ein derartiges Beleuchtungsmittel auch Teil der beanspruchten Vorrichtung\nselbst sei. In den ursprünglichen Unterlagen werde Kunstlicht nur zusammen mit\nTageslicht im Rahmen der Beschreibung des Sicherheitscodes genannt. Auch\naus der Funktion der elektronischen Auswerte- und Steuerungseinrichtung ergebe sich kein Hinweis auf Beleuchtungsmittel für Kunstlicht, die Teil der Vorrichtung wären. Diese Einrichtung veranlasse zwar die Aufnahme der Bilder. Weder\nPatentanspruch 1 noch die Anmeldungsunterlagen oder die Streitpatentschrift\nenthielten indessen Angaben dazu, dass die Einrichtung für die Aufnahme der\neinzelnen Bilder auch entsprechende Beleuchtungsmittel steuere. Darüber hinaus sei eine Nutzung des Umgebungslichts der Vorrichtung, sei es Kunst- oder\nTageslicht, weder explizit ausgeschlossen noch technisch nicht praktikabel, so\ndass der Fachmann erst aufgrund seines Fachwissens oder durch Abwandlung\nder offenbarten Lehre zu einer Vorrichtung gelangte, die neben einer Infrarotlichtquelle auch Beleuchtungsmittel für Kunstlicht aufweise. Ebenso wenig sei auch\ndie in der geltenden und in der mit den zuletzt gestellten Anträgen geänderten\nFassung der Beschreibung des Streitpatents enthaltene Aussage, dass die Vor-\n\nrichtung Beleuchtungsmittel zum Beleuchten des Sicherheitscodes mit Normallicht (Tages- und/oder Kunstlicht) und mit Infrarotlicht besitze, den ursprünglich\neingereichten Unterlagen zu entnehmen.\n\n8 2. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.\n\n9 a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der angefochtene Beschluss stelle eine Überraschungsentscheidung dar. Das Patentgericht habe in\ndem von ihm erteilten Hinweis die Auffassung der Patentinhaberin geteilt, wonach die Lehre des Streitpatents schon in der erteilten Fassung nicht verlangt\nhabe, dass die in Patentanspruch 1 genannten Szenarien für die Beleuchtung\ndes Sicherheitscodes mit Normallicht und Infrarotlicht durch dasselbe Beleuchtungsmittel realisiert werden müssten. Den vom Patentgericht geäußerten Bedenken im Hinblick auf die ursprüngliche Offenbarung eines gesonderten Beleuchtungsmittels für Normallicht habe die Patentinhaberin Rechnung getragen,\nindem sie in Merkmal 4.1a nur noch Beleuchtungsmittel für Kunstlicht vorgesehen habe. Mangels eines weiteren Hinweises des Patentgerichts habe sie darauf\nvertrauen dürfen, dass diese Bedenken damit ausgeräumt seien.\n\n10 b) Die Rüge ist nicht begründet.\n\n11 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde war das Patentgericht\nnicht zu einem nochmaligen Hinweis auf Bedenken in Bezug auf die ursprüngliche Offenbarung gehalten.\n\n12 aa) Ein Gericht muss den Verfahrensbeteiligten nicht mitteilen, wie es\nden die Grundlage seiner Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich\nwürdigen wird. Es reicht in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die\nEntscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird (vgl. nur BGH, Beschluss vom 26. August 2014 - X ZB 19/12,\n\nGRUR 2014, 1235 Rn. 11 - Kommunikationsrouter; Beschluss vom 25. Januar\n2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer).\n\n13 Ein Gericht ist nach Art. 103 Abs. 1 GG grundsätzlich auch dann nicht gehalten, den Verfahrensbeteiligten mitzuteilen, wie es den Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird, wenn ein Beteiligter auf einen Hinweis des Gerichts mit\nergänzendem Vorbringen oder zusätzlichen Anträgen reagiert (BGH, Beschluss\nvom 27. März 2018 - X ZB 11/17, MDR 2018, 1209 Rn. 19 f.). In diesen Fällen\nkann allerdings ein erneuter Hinweis geboten sein, wenn das Gericht hinsichtlich\neiner entscheidungserheblichen Frage von einer zuvor geäußerten Beurteilung\nabweichen will (BGH, Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011,\n851 Rn. 11 ff. - Werkstück), wenn erkennbar ist, dass ein Beteiligter einen erteilten Hinweis falsch aufgenommen hat (BGH, Urteil vom 25. Juni 2002\n- X ZR 83/00, NJW 2002, 3317, 3320), oder wenn der Beteiligte aufgrund des\nerteilten Hinweises davon ausgehen durfte, dass die darin geäußerten Bedenken\ndurch sein ergänzendes Vorbringen ausgeräumt sind (BGH, Urteil vom 5. November 2003 - VIII ZR 380/02, NJW-RR 2004, 281, 282).\n\n14 bb) Keine dieser Voraussetzungen ist im Streitfall erfüllt.\n\n15 (1) Das Patentgericht hat in seinem Hinweis das Fehlen einer\nUrsprungsoffenbarung von Beleuchtungsmitteln für Normallicht als Teil der beanspruchten Vorrichtung zwar auch damit begründet, dass nach dem Verständnis des Streitpatents der Ausdruck \"Normallicht\" nicht nur Kunstlicht umfasse,\nsondern auch Tageslicht, für dessen Erzeugung ein Beleuchtungsmittel nicht erforderlich sei. Es hat aber auch darauf hingewiesen, dass aus der Nennung von\nKunstlicht in der Anmeldung nicht zwangsläufig folge, dass die beanspruchte\nVorrichtung Beleuchtungsmittel für Normallicht aufweise.\n\n16 Bei dieser Ausgangslage durfte die Patentinhaberin nicht davon ausgehen, dass den vom Patentgericht geäußerten Bedenken durch die Ersetzung des\nBegriffs \"Normallicht\" durch \"Kunstlicht\" vollständig Rechnung getragen ist. Sie\n\nmusste vielmehr damit rechnen, dass das Patentgericht auch eine solche Fassung als nicht ursprungsoffenbart beurteilen wird, weil es ein Beleuchtungsmittel\nfür jegliche Art von Normallicht als nicht zur Erfindung gehörend offenbart ansieht.\n\n17 (2) Anhaltspunkte dafür, dass die Patentinhaberin den erteilten Hinweis\nfalsch aufgenommen hat, ergeben sich aus der Reaktion der Patentinhaberin\nnicht.\n\n18 Den Ausführungen der Patentinhaberin zu den auf den Hinweis neu formulierten Anträgen ist zwar zu entnehmen, dass sie die Bedenken des Patentgerichts als ausgeräumt angesehen hat, nicht aber, dass dies auf einem unzutreffenden Verständnis des erteilten Hinweises beruht.\n\n19 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.\n\n20 IV. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nKober-Dehm Rensen\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 31.07.2019 - 18 W(pat) 11/17 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-09-15/x-zb-16-19","cited_norms":[{"jurabk":"GG","ref":"Art 103","ref_norm":"103","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 100","ref_norm":"100","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 107","ref_norm":"107","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 109","ref_norm":"109","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2020-09-15/x-zb-16-19","retrieved":"2026-10-24 08:01:37.224678+00:00"},"card":{"id":"bgh/2020-09-15/x-zb-16-19","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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