{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2019:060819UXZR36.17.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2019-08-06","aktenzeichen":"X ZR 36/17","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\nURTEIL\nX ZR 36/17 Verkündet am:\n6. August 2019\nZöller\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2019:060819UXZR36.17.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 6. August 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die\nRichter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2016\nunter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeändert.\n\nDas europäische Patent 863 846 wird unter Abweisung der Klage\nim Übrigen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland\ndadurch teilweise für nichtig erklärt, dass an die Stelle der\nPatentansprüche 1 bis 11 folgende Patentansprüche treten:\n\n1. Composition à base d'oxyde de zirconium comprenant\nde l'oxyde de cérium et au moins un élément dopant,\ncaractérisée en ce qu'après calcination 6 heures à\n1000°C, elle possède une surface spécifique entre\n25 m²/g et 51 m²/g et elle se présente sous la forme\nd'une solution solide pure de l'oxyde de cérium et du\ndopant dans l'oxyde de zirconium.\n\n2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en\nce qu'elle possède une surface spécifique d'au moins\n30 m²/g, plus particulièrement d'au moins 40 m²/g,\naprès calcination 6 heures à 1000°C.\n\n3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle possède une surface spécifique d'au\n\nmoins 50 m²/g, plus particulièrement d'au moins 60\nm²/g après calcination 6 heures à 900°C.\n\n4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3,\ncaractérisée en ce que l'élément dopant est choisi,\nseul ou en mélange, parmi les terres rares; les alcalino-terreux; l'aluminium; le thorium; le scandium; le gallium; le titane; le niobium; le tantale.\n\n5. Composition selon l'une des revendications 1 à 4,\ncaractérisée en ce que l'élément dopant est le lanthane et en ce qu'elle présente une surface spécifique\naprès calcination 6 heures à 1100°C d'au moins\n5 m²/g, plus particulièrement d'au moins 10 m²/g.\n\n6. Composition selon l'une des revendications précé-\ndentes, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé\nsous forme d'oxyde, au moins 40% en poids de zirconium et au plus 60% en poids de cérium.\n\n7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6,\ncaractérisée en ce qu'elle présente un rapport atomique Zr/Ce égal ou supérieur à 1.\n\n8. Composition selon l'une des revendications 1 à 7,\ncaractérisée en ce qu'elle présente au moins 51% en\npoids de zirconium et au plus 49% en poids de cérium\net plus particulièrement au moins 55% en poids de\nzirconium et d'au plus 45% en poids de cérium et encore plus particulièrement d'au moins 65% en poids\nde zirconium et au plus 35% en poids de cérium.\n\n9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8,\ncaractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous\nforme d'oxyde entre 0,1 et 50% en poids, notamment\nentre 0,1 et 45% en poids, plus particulièrement entre\n0,1 et 20% en poids d'un élément dopant.\n\n10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9,\ncaractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous\nforme d'oxyde, 0,01 à 25% en poids d'hafnium.\n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 863 846 (Streitpatents), das am\n28. Juni 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität einer französischen Anmeldung vom 3. Juli 1995 angemeldet worden ist, eine Zusammensetzung auf der\nBasis von Zirkoniumoxid und Ceroxid betrifft und insgesamt zwanzig Patentansprüche umfasst.\n\n2 Patentanspruch 2, auf den neun weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:\n\nComposition à base d'oxyde de zirconium comprenant de l'oxyde de cérium et\nau moins un élément dopant, caractérisée en ce qu'après calcination 6 heures\nà 1000°C, elle possède une surface spécifique d'au moins 25 m²/g et elle se\nprésente sous la forme d'une solution solide pure de l'oxyde de cérium et du\ndopant dans l'oxyde de zirconium.\n\n3 Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents\ngerichtlich in Anspruch genommen wird, hat das Schutzrecht im Umfang der\nPatentansprüche 1 bis 11 mit der Begründung angegriffen, insoweit sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der\nGegenstand des Patents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent\nim Umfang der erteilten Patentansprüche 2 bis 11 und hilfsweise mit geänderten Fassungen dieser Ansprüche verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit der angegriffene Gegenstand über die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen.\n\n5 Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches\nBegehren in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel\nentgegen und verteidigt das Streitpatent ferner mit zwei Hilfsanträgen aus erster\nInstanz.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n6 Die zulässige Berufung ist begründet, soweit sich die Klägerin gegen die\nmit dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag verteidigte Fassung des\nStreitpatents wendet. In der Fassung des zweiten Hilfsantrags hat das Streitpatent hingegen Bestand.\n\n7 I. Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Basis von\nZirkoniumoxid und Ceroxid.\n\n8 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift waren Cer- und\nZirkoniumoxid im Stand der Technik als geeignete Bestandteile von Katalysatoren bekannt, insbesondere auch von Drei-Wege-Katalysatoren zum Abbau von\nKohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von Verbrennungsmotoren. Dafür sei ein Material mit einer möglichst großen Oberfläche\nauch bei hohen Temperaturen erforderlich. Bei im Stand der Technik bekannten\nZusammensetzungen führe ein Erwärmen (Kalzinieren) auf 1000°C zu einer\nEntmischung.\n\n9 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,\neine Zusammensetzung auf der Basis von Zirkonium und Ceroxid zur Verfügung zu stellen, die auch bei hohen Temperaturen eine große spezifische Oberfläche aufweist.\n\n10 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in dem von der\nBeklagten als Hauptanspruch verteidigten Patentanspruch 2 eine Zusammensetzung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:\n\n1. Die Zusammensetzung basiert auf Zirkoniumoxid und umfasst Ceroxid.\n\n2. Sie umfasst ferner mindestens ein Dotierungselement.\n\n3. Nach sechs Stunden Kalzinieren bei 1000°C beträgt die\nspezifische Oberfläche mindestens 25 m²/g.\n\n4. Die Zusammensetzung liegt in Form einer reinen festen\nLösung des Ceroxids und des Dotierungsmittels in dem\nZirkoniumoxid vor.\n\n11 3. Die Merkmale 3 und 4 bedürfen näherer Betrachtung.\n\n12 a) Merkmal 3 enthält, wie das Patentgericht zutreffend und von der Berufung unbeanstandet ausgeführt hat, keine Vorgabe für den Herstellungsprozess, sondern lediglich eine Anforderung an die Materialeigenschaften.\n\n13 Den Hintergrund dafür bildet der auch in der Beschreibung des Streitpatents angesprochene Umstand, dass das Kalzinieren im Allgemeinen zu einer\nVerringerung der spezifischen Oberfläche führt. Merkmal 3 gibt auf dieser\nGrundlage vor, dass die spezifische Oberfläche der Zusammensetzung auch\ndann noch mindestens 25 m²/g beträgt, wenn diese über sechs Stunden hinweg\nbei 1000°C kalziniert worden ist. Diese Eigenschaft bildet ein Indiz dafür, dass\ndie Zusammensetzung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist, weil die Betriebstemperatur eines Katalysators einen vergleichbaren Wert erreichen kann.\n\n14 Ob die Zusammensetzung im Rahmen des Herstellungsprozesses oder\nwährend des Betriebs tatsächlich den genannten Temperaturbedingungen\nunterworfen wird, ist demgegenüber nicht von unmittelbarer Bedeutung. Aus\nMerkmal 3 ergibt sich in der Regel zwar die Konsequenz, dass die spezifische\nOberfläche vor einem Kalziniervorgang der genannten Art größer als 25 m²/g\nsein muss, weil das Kalzinieren in der Regel zu einer Verringerung der Oberfläche führt. Eine solche Zusammensetzung ist für den Einsatz in einem Katalysator aber auch und erst recht geeignet, wenn sie bei Herstellung und Betrieb weniger strengen Bedingungen ausgesetzt wird.\n\n15 b) Eine feste Lösung im Sinne von Merkmal 4 ist eine Mischung zweier\nFeststoffe in homogener Form.\n\n16 Bei Kristallen müssen die Atome der beiden Stoffe hierfür ein einheitliches Kristallgitter bilden. Eine heterogene Mischung liegt hingegen vor, wenn\ndie beiden Stoffe separate Partikel bilden, die miteinander vermengt sind.\n\n17 c) Eine reine Lösung im Sinne von Merkmal 4 liegt vor, wenn das Material durchgehend dieselbe Struktur aufweist. Den Gegensatz zu dieser auch als\neinphasig bezeichneten Struktur bildet ein mehrphasiger Aufbau, bei dem die\nAtome in einzelnen Bereichen jeweils unterschiedlich angeordnet sind.\n\n18 aa) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die beanspruchte Zusammensetzung die in Merkmal 4 festgelegte Struktur jedenfalls\nnach dem Kalziniervorgang aufweisen muss.\n\n19 Schon der für die Auslegung maßgebliche französische Wortlaut von\nPatentanspruch 1 legt nahe, dass sich die Anforderung \"après calcination\n6 heures à 1000°C\" sowohl auf die in Merkmal 3 als auch auf die in Merkmal 4\ndefinierten Eigenschaften bezieht.\n\n20 Dies steht, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, in Einklang\ndamit, dass es in der Beschreibung des Streitpatents einleitend als wünschenswert bezeichnet wird, dass das Material bei hohen Temperaturen in\nForm einer festen Lösung vorliegt (Abs. 6), und dass bei den geschilderten Ausführungsbeispielen eine Röntgenstrahlbeugungsanalyse zur Untersuchung der\nKristallstruktur jeweils nur einmal vorgenommen wurde, und zwar nach Abschluss des Kalziniervorgangs.\n\n21 bb) Ob und unter welchen Voraussetzungen Merkmal 4 auch dann verwirklicht sein kann, wenn in geringem Umfang weitere Phasen vorhanden sind,\nlegt das Streitpatent nicht abschließend fest. Ob das Vorhandensein solcher\nPhasen als unerheblich anzusehen sein kann, etwa weil ihnen für die Materialbeschaffenheit keine wesentliche Bedeutung zukommt, ist deshalb eine Frage\ndes Einzelfalls.\n\n22 Bei den in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispielen wird die Kristallstruktur anhand von Röntgenstrahlbeugungsspektren untersucht. Die Beschreibung der sechs Beispiele schließt insoweit\njeweils mit der Bemerkung, die Röntgenstrahlbeugungsanalyse zeige, dass das\nerhaltene Oxid in Form einer reinen Feststofflösungsphase vorliege (Abs. 78,\n81, 84, 87, 90, 92). In der einleitenden Darstellung wird ergänzend ausgeführt,\ndie Röntgenstrahlbeugungsspektren zeigten insbesondere im Inneren das Vorliegen einer einzigen klar identifizierbaren Phase (Abs. 17: l'existence d'une\nphase unique clairement identifiable).\n\n23 Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass keine weiteren identifizierbaren Phasen vorhanden sein dürfen. Welche Mittel eingesetzt werden, um\nnach weiteren Phasen zu suchen, bleibt dem Fachmann überlassen. Dieser hat\nangesichts des Umstandes, dass die Patentschrift nicht näher spezifiziert, wie\ndie Röntgenstrahlbeugungsanalyse vorzunehmen ist, in der Regel keine Veranlassung, alle theoretisch denkbaren Werkzeuge einzusetzen, um das Vorhan-\n\ndensein von weiteren Phasen mit absoluter Sicherheit ausschließen zu können.\nVielmehr genügt es, wenn er eine Methode anwendet, die einen praktisch\nbrauchbaren Grad an Gewissheit dafür liefert, dass keine weiteren Phasen vorhanden sind, die die Materialeigenschaften wesentlich beeinflussen.\n\n24 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\nbegründet:\n\n25 Die Erfindung sei so offenbart, dass der Fachmann, ein promovierter\nChemiker mit Erfahrung in der Entwicklung von Abgaskatalysatoren, sie ausführen könne.\n\n26 Mit der in der Beschreibung angeführten BET-Methode gebe das Streitpatent dem Fachmann ein bekanntes Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Katalysatoren an die Hand, das schon viele Jahre vor\ndem Prioritätstag als Standardverfahren verwendet worden sei.\n\n27 Die Erfindung sei auch über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar offenbart. Zwar werde in Merkmal 3 ein nach oben offener Bereich beansprucht. Dennoch gehe der Patentschutz nicht über den vom Streitpatent\ngeleisteten Beitrag zum Stand der Technik hinaus. Allerdings ergebe sich aus\nMerkmal 4 ein gegenwirkender Parameter, weil ein kristalliner Aufbau mit einer\ngroßen spezifischen Oberfläche nicht vereinbar sei. Aus der Festlegung des\nKalzinierschritts ergebe sich aber eine hinreichende Begrenzung, weil die Kalzinierung zu einer Verkleinerung der spezifischen Oberfläche führe.\n\n28 Die mit dem Hauptantrag beanspruchte Zusammensetzung sei neu.\n\n29\n\nIn der Veröffentlichung von Einarsdóttir et al. (Production of Zirconia\n(12 mol% CeO2) Powder by Supercritical Drying and its Properties, British Ceramic Proceedings 1991, 55-60, K3) seien lediglich ein mit Yttrium und ein mit\nZirkonium dotiertes Ceroxid offenbart, nicht aber ein Zirkoniumoxid, das sowohl\nCer als auch ein weiteres Element als Dotierungsmittel enthalte. Aus den vorgelegten Berichten über Nacharbeitungen (K14, K19) ergebe sich nichts Anderes.\n\n30 In der europäischen Patentanmeldung 611 192 (K5) werde eine sechsstündige Kalzinierung bei 1000°C nur für ein nicht weiter dotiertes Mischoxid\naus Cer und Zirkonium offenbart, für das eine spezifische Oberfläche von\n15 m²/g angegeben sei.\n\n31 In der Veröffentlichung von Hirano und Inada (Preparation, Sintering,\nMicrostructure, and Thermal Stability of Y2O3- and CeO2-Doped Tetragonal Zirconia Ceramics, Ceramics International 1991, 359-365, K7) seien mit Yttrium\nund Cer dotierte Zirkoniumoxide offenbart, die nach einem Sinterprozess einphasig im tetragonalen Kristallgitter des Zirkoniumoxids vorlägen. Das Sintern\nwerde aber vor der Kalzinierung durchgeführt und könne nicht mit dieser\ngleichgesetzt werden. Zudem fänden sich in K7 keine Angaben über die Dauer\nder durchgeführten Kalzinierung.\n\n32 In der europäischen Patentanmeldung 614 854 (K8) sei ein mit Aluminium dotiertes Cer-Zirkonium-Mischoxid offenbart, das nach sechsstündiger Kalzinierung bei 900°C eine spezifische Oberfläche von 39 m²/g aufweise. Hinweise auf die spezifische Oberfläche nach Kalzinieren bei 1000°C ergäben sich\nweder aus der Schilderung des betreffenden Ausführungsbeispiels noch aus\nder allgemeinen Beschreibung. Zudem ergebe sich aus dem von der Klägerin\nvorgelegten Bericht über eine Nacharbeitung (K9) allenfalls eine Verwirklichung\nvon Merkmal 3, nicht aber eine Verwirklichung von Merkmal 4.\n\n33 In der europäischen Patentschrift 337 809 und der deutschen Übersetzung 689 13 223 (K20) seien katalytische Zusammensetzungen aus Zirkoniumoxidteilchen offenbart, die durch Zugabe von Cer- und Yttriumoxid stabilisiert\nworden seien. Die Ausführungen in K20, wonach bei Beispiel 16 nach zehnstündigem Kalzinieren bei 1000°C die spezifische Oberfläche 23,1 m²/g betragen habe, reichten für die Offenbarung von Merkmal 3 nicht aus. Der Fachmann lese dieses Merkmal auch nicht gleichsam mit. Dass die BET-Methode\nmit Ungenauigkeiten behaftet sei, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung.\n\n34 Der mit dem Hauptantrag beanspruchte Gegenstand beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit.\n\n35 Ausgehend von K3 habe der Fachmann allerdings Anlass gehabt, nach\nMöglichkeiten der Stabilisierung durch ein zusätzliches Dotierelement zu\nsuchen und eine hohe Stabilität bei einer Kalziniertemperatur von 1000°C anzustreben. Weder aus K4 noch aus sonstigen Entgegenhaltungen habe sich\naber die Anregung ergeben, darauf zu achten, dass die Zusammensetzung\nnach der Kalzinierung in Form einer reinen festen Lösung im Sinne von Merkmal 4 vorliege. Der Fachmann habe auch keinen Anlass gehabt, ausgehend\nvon K20 den Gehalt des Dotierungsmittels über das dort genannte Maß hinaus\nzu verändern.\n\n36 Entgegen der Auffassung der Klägerin könne der verteidigte Gegenstand\nauch nicht deshalb als nahegelegt angesehen werden, weil das Streitpatent\nübliche Standardverfahren anwende. Diese Verfahren führten nicht zwangsläufig zu einer Zusammensetzung mit den Merkmalen des Streitpatents. Unabhängig davon ergebe sich auch aus dem diesbezüglichen Stand der Technik nicht\ndie Anregung, ein Einkomponentensystem herzustellen.\n\n37 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht\nin vollem Umfang stand.\n\n38 1. Zu Recht hat das Patentgericht den mit dem Hauptantrag verteidigten Gegenstand als neu angesehen.\n\n39 a) In K7 sind die Merkmale 3 und 4 nicht offenbart.\n\n40 aa) In K7 werden Versuche zur Herstellung von hochfesten tetragonalen\nKeramiken aus Zirkoniumoxid beschrieben.\n\n41 Zu den eingesetzten Substanzen gehört ein als 4Y4Ce bezeichnetes\nMischoxid, das aus 92% Zirkoniumoxid (ZrO2), 4% Ceroxid (CeO2) und 4%\nYttriumoxid (YO1B) besteht. Es wird durch Filtern aus einer Flüssigkeit gewonnen, getrocknet, pulverisiert, kalziniert und 48 Stunden in Ethanol gemahlen.\nDas dadurch erhaltene feine Pulver wird kaltgepresst und bei 1250 bis 1600°C\nfür zwei Stunden in Luft gesintert (K7 S. 360).\n\n42 Die Beschaffenheit des Pulvers wird als Ansammlung von Sekundärpartikeln mit einer Größe von 30 bis 100 Nanometer beschrieben, von denen jedes\naus viel kleineren Primärteilchen bestehe. Diese Primärteilchen bestünden aus\nmonoklinem Zirkoniumoxid (ZrO2) mit einer Kristallgröße von 4,5 Nanometer.\nDie Menge an monoklinem Zirkoniumoxid sei bei einer anderen Zusammensetzung (2,5Y4Ce) größer als bei 4Y4Ce (K7 S. 361). Die spezifische Oberfläche\ndes 4Y4Ce-Pulvers betrage vor dem Kalzinieren 180 m²/g und nach Kalzinieren\nbei 1000°C noch 42 m²/g (K7 Tabelle 3).\n\n43\n\nbb) Damit fehlt es, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, an\neiner Offenbarung von Merkmal 3.\n\n44 Die in K7 enthaltenen Angaben zu Temperatur und spezifischer Oberfläche entsprechen zwar den Anforderungen dieses Merkmals. Es fehlt aber an\nAngaben zur Dauer des Kalziniervorgangs.\n\n45 Das Vorbringen der Berufung, ein Kalziniervorgang daure üblicherweise\nmindestens eine bis zwei Stunden, und bei einer Verlängerung auf sechs Stunden sei nicht mit einer Verringerung der spezifischen Oberfläche von 42 m²/g\nauf weniger als 25 m²/g zu rechnen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Selbst wenn es sich insoweit um einen allgemeinen Erfahrungssatz handeln würde, könnte aus ihm nicht mit der erforderlichen Sicherheit die Schlussfolgerung gezogen werden, dass er auch auf das in K7 offenbarte Material zutrifft, Merkmal 3 bei diesem also zwangsläufig verwirklicht sein muss.\n\n46 cc) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt,\ndass K7 für das Pulver keine reine feste Lösung im Sinne von Merkmal 4 offenbart.\n\n47 (1) Nach den Ausführungen in K7 besteht das Pulver nicht nur aus einer\ntetragonalen Phase, in der die drei Oxide in reiner fester Lösung vorliegen,\nsondern zusätzlich aus einer monoklinen Phase aus Zirkoniumoxid (ZrO2).\n\n48 Der Anteil dieser Phase wird für die Zusammensetzung 4Y4Ce zwar als\nrelativ klein angegeben. Hieraus ergeben sich aber keine Anhaltspunkte dafür,\ndass er als vernachlässigbar angesehen werden könnte.\n\n49\n\nAus dem Umstand, dass sich die in Figur 4 dargestellte Kristallstruktur\nauf ein bei 1100°C kalziniertes Pulver bezieht, ergeben sich keine abweichenden Schlussfolgerungen. Selbst wenn angenommen werden könnte, dass sich\nbei 1000°C eine abweichende Struktur einstellt, ergäbe sich aus K7 nicht unmittelbar und eindeutig, dass diese keine monokline Phase enthält. Die Annahme,\ndass der Anteil der monoklinen Phase bei 1000°C geringer ist als bei 1100°C,\nstünde darüber hinaus in gewissem Widerspruch zu dem Umstand, dass für\ndas bei 1500°C gesinterte Material in Tabelle 6 ein Anteil von 0 angegeben\nwird.\n\n50 (2) Die genannte Angabe für das gesinterte Material reicht entgegen der\nAuffassung der Berufung für eine Offenbarung von Merkmal 4 nicht aus.\n\n51 Wie bereits oben dargelegt wurde, genügt es zur Verwirklichung von\nMerkmal 4 nicht, dass sich die dort festgelegte Struktur unter irgendwelchen\nBedingungen einstellt. Vielmehr muss die Struktur bereits nach dem in Merkmal 3 definierten Kalziniervorgang vorhanden sein. Letzteres ist in K7 nicht offenbart.\n\n52 Die Beurteilung des Patentgerichts wird nicht dadurch in Frage gestellt,\ndass dieses angenommen hat, in K7 sei das Material zunächst gesintert und\nerst danach kalziniert worden. In K7 wird zwar, wie die Berufung im Ansatz zu\nRecht geltend macht, die umgekehrte Reihenfolge beschrieben. Gerade daraus\nergibt sich aber, dass die Ausführungen zum Vorhandensein einer monoklinen\nPhase aus Zirkoniumoxid sich auf den Zeitpunkt nach dem Kalzinieren und vor\ndem Sintern beziehen und dass eine reine feste Phase im Sinne von Merkmal 4\nallenfalls nach dem Sintern vorliegt, aber noch nicht nach dem Kalzinieren.\n\n53 b) In der europäischen Patentschrift 337 809 (K20a), deren deutsche\nÜbersetzung die Klägerin als K20 vorgelegt hat, ist entgegen der Auffassung\n\ndes Patentgerichts zwar das Merkmal 4 offenbart. Wie das Patentgericht insoweit zutreffend gesehen hat, fehlt es aber an einer Offenbarung von Merkmal 3.\n\n54 aa) In K20a werden Katalysatoren zur Abgasreinigung und Verfahren zu\nderen Herstellung offenbart.\n\n55 Als geeignete Bestandteile werden unter anderem Ceroxid (CeO2) und\nZirkoniumoxid hervorgehoben. Im Stand der Technik bekannte Materialien wiesen aber häufig eine geringe thermische Stabilität auf.\n\n56 Zur Verbesserung wird in K20a ein Katalysator vorgeschlagen, bei dem\neine Mischung aus Cer- und Zirkoniumoxid zum Einsatz kommt. Als besonders\nvorteilhaft wird die Kombination mit Yttrium- oder Calciumoxid hervorgehoben.\nDie spezifische Oberfläche wird für ein mit Ceroxid stabilisiertes Zirkoniumoxid\nnach zehnstündigem Kalzinieren bei 900°C mit mindestens 30 m²/g angegeben\n(K20a S. 4 Z. 34-37), für ein mit Cer- und Yttriumoxid stabilisiertes Zirkoniumoxid (K20a S. 15 Beispiel 16) nach zehnstündigem Kalzinieren bei 1000°C\nmit 23,1 m²/g (K20a S. 17 Tabelle 8 zu Probe 8). Für das zuletzt genannte Ausführungsbeispiel wird die kristalline Struktur des größten Peaks im Röntgenbeugungsdiagramm (crystalline system maximum X-ray diffraction peak) mit\n\"ZrO2 (tetragonal)\" angegeben.\n\n57 bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist damit Merkmal 4\nunmittelbar und eindeutig offenbart.\n\n58 Der Beschreibung von K20a lässt sich mit der erforderlichen Deutlichkeit\nentnehmen, dass sich bei einigen der geschilderten Ausführungsbeispiele eine\neinphasige Struktur einstellt und dass dies auch für die im Rahmen des Ausführungsbeispiels 16 gewonnene Probe 8 gilt.\n\n59\n\n(1) In K20a wird dargelegt, wenn der Ceroxid-Anteil innerhalb des bevorzugten Bereichs von 20 bis 30 Gewichtsprozent liege, weise die erhaltene\nZusammensetzung einheitlich ausgebildete feste Lösungen von Cer (ceria uniformly formed solid solutions) auf (K20a S. 4 Z. 23-25). Bei einem Ceroxid-Anteil von weniger als 10% erscheine nach zehnstündigem Kalzinieren bei\n950°C teilweise ein Peak des monoklinen Zirkoniumoxid-Kristalls und bei einem\nCeroxid-Anteil von mehr als 50% erscheine ein Peak für Ceroxid (K20a S. 4\nZ. 42-44). Bei einer stabilisierten Zusammensetzung entsprechend der in K20a\noffenbarten Erfindung zeige das Röntgenstrahlbeugungsdiagramm hingegen\nkeinen Peak für die Kristallformen von Cer oder Yttrium, sondern hauptsächlich\n(mainly) einen Peak für die tetragonale Kristallform von Zirkonium (K20a S. 4\nZ. 53-55).\n\n60 Diese Ausführungen enthalten entgegen der Auffassung der Beklagten\nkeine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass neben der erwähnten festen\nLösung noch weitere Kristallphasen oder Cer in amorpher Form vorhanden sein\nkönnten. Zwar ist, wie auch die Klägerin im Ansatz nicht in Zweifel zieht, anhand eines Röntgenstrahlbeugungsdiagramms je nach den für die Untersuchung eingesetzten Parametern nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen,\ndass solche Phasen vorhanden sind. Den aufgezeigten Ausführungen in K20a\nlassen sich aber keine konkreten Anhaltspunkte entnehmen, die einen aus\npraktischer Sicht hinreichenden Grad an Wahrscheinlichkeit für die Anwesenheit solcher Phasen bei den dort offenbarten Zusammensetzungen begründen.\nDie Ausführungen lassen zwar nicht erkennen, mit welchen Parametern die\nRöntgenstrahlbeugungsanalyse vorgenommen wurde. Dies deckt sich aber mit\nder Darstellungsweise in der Beschreibung des Streitpatents.\n\n61 Entgegen der Auffassung der Beklagten begründet der Umstand, dass\nan der angegebenen Stelle in K20a von festen Lösungen (solid solutions) im\nPlural die Rede ist, keinen hinreichenden Anhaltspunkt für die Annahme, dass\ndie dort offenbarten Zusammensetzungen mehrere unterschiedliche Phasen\n\naus festen Lösungen enthalten. Solche Strukturen sind zwar, wie die Beklagte\nunter anderem anhand von K5 aufgezeigt hat, möglich. Aus der Beschreibung\nvon K20a ergeben sich aber keine Hinweise darauf, dass eine solche Struktur\nauch dort vorgelegen haben könnte. Die Verwendung der Pluralform reicht insoweit nicht aus. Sie kann auch darauf beruhen, dass die in Rede stehende\nStelle nicht ein bestimmtes Ausführungsbeispiel betrifft, sondern generell Zusammensetzungen mit einem Ceroxid-Anteil zwischen 20 und 30%.\n\n62 Aus der Verwendung des Ausdrucks \"mainly\" ergeben sich angesichts all\ndessen ebenfalls keine abweichenden Schlussfolgerungen. Die betreffende\nFormulierung kann zwar theoretisch dahin verstanden werden, dass weitere\nPeaks festgestellt wurden. Die im gleichen Zusammenhang stehenden Ausführungen, wonach keine Peaks für Kristallformen von Cer und Yttrium festgestellt\nwurden, lassen es aber mit hinreichender Sicherheit als ausgeschlossen erscheinen, dass solche Peaks, sofern sie vorhanden waren, auf zusätzliche\nPhasen hindeuten, die für die Materialeigenschaften von wesentlicher Bedeutung sind.\n\n63 (2) Für Beispiel 8, das ein Mischoxid aus Zirkonium und Cer mit einem\nCeroxid-Anteil von 26% betrifft, wird angegeben, das Röntgenbeugungsdiagramm zeige nur einen Peak des tetragonalen Zirkoniumoxid-Kristalls an, wie\ndies in Figur 1 illustriert sei (K20a S. 9 Z. 51 f.). In Übereinstimmung damit ist in\nden in K20a formulierten Patentansprüchen 1 und 4 ausdrücklich ein Mischoxid\ngeschützt, bei dem das Röntgenbeugungsspektrum keinen Peak der kristallinen\nForm des Ceroxids mehr zeigt.\n\n64 Dies steht in Einklang mit den oben aufgezeigten allgemeinen Ausführungen in der Beschreibung. Auch insoweit liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die die Annahme stützen könnten, dass trotz des beschriebenen\nPeakmusters weitere Phasen vorhanden sein könnten.\n\n65 (3) Dass die in den Figuren 2 bis 4 wiedergegebenen Diagramme auf\neine mehrphasige Struktur hindeuten, führt entgegen der Einschätzung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung.\n\n66 Diese Figuren betreffen die Vergleichsbeispiele 9 bis 11, bei denen von\nder in K20a als vorteilhaft bezeichneten Vorgehensweise zu Vergleichszwecken\nabgewichen wurde (K20a S. 10). So kommt in Vergleichsbeispiel 9 als Ausgangsmaterial ein Zirkoniumoxidpulver mit einer spezifischen Oberfläche von\n38 m²/g zum Einsatz, während der in K20a formulierte Patentanspruch 1 mindestens 60 m²/g vorsieht. In den Vergleichsbeispielen 10 und 11 beträgt der\nAnteil an Ceroxid 7% bzw. 85%, während der Patentanspruch einen Anteil von\n10% bis 50% vorsieht.\n\n67 (4) Vor diesem Hintergrund ist entgegen der Auffassung des Patentgerichts für das ein Mischoxid aus Cer, Zirkonium und Yttrium betreffende Ausführungsbeispiel 16 (Probe 8) ebenfalls eine einphasige Struktur offenbart.\n\n68 Für die dieses Beispiel betreffende Probe 8 ist in Tabelle 8 als kristalline\nStruktur lediglich ein tetragonales Zirkoniumoxid-Gitter angegeben.\n\n69 Der in der Kopfzeile von Tabelle 8 verwendete Ausdruck \"maximum X-\nray diffraction peak\" mag für sich gesehen zwar die Möglichkeit offenlassen,\ndass in der betreffenden Spalte der Tabelle nicht alle relevanten Phasen angegeben sind. Gegen diese Möglichkeit spricht aber der Umstand, dass bei den\nVergleichsproben g und i jeweils mehrere unterschiedliche Phasen aufgeführt\nwerden. Dies und die bereits aufgezeigten allgemeinen Ausführungen in der\nBeschreibung von K20a lassen in der Zusammenschau hinreichend deutlich\nerkennen, dass bei Probe 8 neben einer tetragonalen Phase aus Zirkoniumoxid\nkeine weiteren relevanten Phasen vorhanden sind.\n\n70 cc) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, fehlt es aber an\neiner unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung von Merkmal 3.\n\n71 (1) Im Ansatz zu Recht macht die Berufung allerdings geltend, dass ein\nMischoxid mit den in Merkmal 3 definierten Eigenschaften in K20a schon dann\nunmittelbar und eindeutig offenbart wäre, wenn feststünde, dass das in Beispiel 16 beschriebene Material eine spezifische Oberfläche von mindestens\n25 m²/g aufweist, wenn es statt zehn nur sechs Stunden bei 1000°C kalziniert\nwird. Wenn diese Voraussetzung erfüllt wäre, hätte der Fachmann durch Nacharbeiten dieses Ausführungsbeispiels auch dann ein Mischoxid mit Merkmal 3\nin die Hand bekommen, wenn ihm diese Eigenschaft nicht bewusst gewesen\nwäre und er ein nur sechsstündiges Kalzinieren nicht in Betracht gezogen hätte.\n\n72 (2) Aus den vom Patentgericht angeführten Gesichtspunkten ergibt sich\nindes, dass die in K20a offenbarten Angaben keine sicheren Rückschlüsse in\ndiese Richtung ermöglichen.\n\n73 Allerdings spricht einiges dafür, dass die spezifische Oberfläche des in\nBeispiel 16 beschriebenen Materials nach sechsstündigem Kalzinieren bei\n1000°C einen höheren Wert aufweist als der für zehnstündiges Kalzinieren offenbarte Wert von 23,1 m²/g. Hinreichende Anhaltspunkte, die einen sicheren\nRückschluss darauf ermöglichen, dass jener Wert bei mindestens 25 m²/g liegt,\nliegen indes nicht vor. Die Vielzahl der unterschiedlichen Werte in den vorgelegten Entgegenhaltungen und der Umstand, dass in der Regel nicht von einem\n(umgekehrt) proportionalen Zusammenhang zwischen Kalzinierdauer und spezifischer Oberfläche ausgegangen werden kann, lassen es vielmehr als möglich\nerscheinen, dass das in K20a offenbarte Material dem in Merkmal 3 definierten\nMindestwert zwar nahekommt, ihn aber dennoch nicht erreicht.\n\n74 Entgegen der Auffassung der Berufung führt der Umstand, dass die in\nK20a - ebenso wie in der Streitpatentschrift - angegebene Messmethode nach\nBET zu einer gewissen Streuung führen kann, nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Auch unter diesem Aspekt erscheint es zwar nicht ausgeschlossen,\ndass das in K20a offenbarte Material den in Merkmal 3 definierten Mindestwert\n\nerreicht. Gerade weil die Messung mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist,\nkann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die in K20a offenbarten\nMesswerte tendenziell zu hoch sind. Damit fehlt es an den Voraussetzungen für\neine unmittelbare und eindeutige Offenbarung.\n\n75 Entsprechende Einwände mögen zwar auch gegenüber den in der\nStreitpatentschrift angegebenen Werten denkbar sein. Auch dieser Aspekt kann\nindes nicht dazu führen, dass die vom Streitpatent vorgegebenen Werte mit\nWerten verglichen werden, die mit einem Zuschlag versehen worden sind.\n\n76 2. Ebenfalls zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt,\ndass der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht.\n\n77 a) Wie auch das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, hatte der\nFachmann am Prioritätstag allerdings Anlass, die in K3 offenbarten Mischoxide\nweiter zu verbessern und hierzu andere Entgegenhaltungen heranzuziehen, die\nsich ebenfalls mit solchen Zusammensetzungen befassen. Hierbei konnte er\naus K7, K20a und den vom Patentgericht ergänzend angeführten Entgegenhaltungen entnehmen, dass der Einsatz eines Dotierungselements zu einer thermischen Stabilisierung der spezifischen Oberfläche führen kann.\n\n78 b) Das Patentgericht hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass der\nFachmann mit Hilfe der genannten Entgegenhaltungen und seines Fachwissens in der Lage war, ein dotiertes Mischoxid mit einer spezifischen Oberfläche\nvon mindestens 25 m²/g nach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C zu erhalten.\n\n79 Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellung begründen, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.\n\n80 c) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der\nFachmann ausgehend von K3 keine Veranlassung hatte, den Einsatz eines\nDotierungselements mit einer einphasigen Struktur zu kombinieren.\n\n81 aa) In K7 ist eine solche Struktur, wie bereits dargelegt wurde, nur für\nden Zustand nach zweistündigem Sintern bei 1500°C offenbart. Hinweise darauf, dass es vorteilhaft sein könnte, eine solche Struktur schon für den Zustand\nnach sechsstündigem Kalzinieren bei 1000°C anzustreben, ergeben sich aus\nK7 nicht. Angesichts der Zielsetzung von K7, die die Herstellung hochfester Keramik durch Sintern betrifft, bietet die Entgegenhaltung dem Fachmann ohnehin\nwenig Anhaltspunkte dafür, dass die dort offenbarten Ansätze auch für den Einsatz in Katalysatoren von Vorteil sein könnten.\n\n82 bb) In K20a ist eine einphasige Struktur zwar auch in Bezug auf mit\nYttrium dotiertes Mischoxid offenbart, das zudem als besonders stabil und vorteilhaft eingestuft wird. Der Fachmann hatte aber auch vor diesem Hintergrund\nkeinen Anlass, gerade die Kombination aus Dotierung und Einphasigkeit zum\nAnsatzpunkt für die Suche nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu nehmen.\n\n83 Wie die Beklagte zutreffend aufgezeigt hat, ist den Einträgen in der bereits erwähnten Tabelle 8 in K20a zu entnehmen, dass dort bereits versucht\nwurde, die spezifische Oberfläche einer Zusammensetzung mit diesen Merkmalen über den dort offenbarten Höchstwert (23,1 m²/g nach zehnstündigem Kalzinieren bei 1000°C) hinaus weiter zu steigern, und zwar durch Erhöhung des\nYttrium-Gehalts, durch zusätzliche Zugabe von Calciumoxid und durch eine\nKombination beider Maßnahmen. Jeder dieser Versuche führte aber zu einer\nVerringerung der spezifischen Oberfläche.\n\n84 Angesichts dessen ergaben sich für den Fachmann auch aus K20a keine\nhinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass eine Optimierung des dort offenbarten\nWegs zu einer weiteren Verbesserung in Bezug auf die spezifische Oberfläche\nführen könnte.\n\n85 Entgegen der Auffassung der Berufung war eine besondere Veranlassung nicht deshalb entbehrlich, weil die Vorteile einer einphasigen Struktur für\nden Fachmann auf der Hand gelegen hätten. Die vorgelegten Entgegenhaltungen belegen vielmehr, dass eine Verbesserung grundsätzlich nur durch eine\nKombination verschiedener Parameter erzielt werden kann. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann keinen Anlass zu der Annahme, dass eine Kombination aus Dotierung und Einphasigkeit unabhängig von den sonstigen Rahmenbedingungen zu einem vorteilhafteren Ergebnis führen könnte.\n\n86 d) Weitergehende Anregungen ergaben sich für den Fachmann auch\ndann nicht, wenn er K20a als Ausgangspunkt für seine Überlegungen heranzog.\n\n87 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann ausgehend von\nK20a in der Lage gewesen wäre, ein dotiertes Material in die Hand zu bekommen, das die in Merkmal 3 definierte spezifische Oberfläche aufweist. Jedenfalls ergab sich weder aus K20a noch aus K3 die Anregung, als Ausgangspunkt\nhierfür gerade die in Tabelle 8 dargestellte Kombination aus Dotierung und Einphasigkeit zu wählen, obwohl daraus ersichtlich war, dass der erreichte\nHöchstwert weder durch Abwandlung des Yttrium-Anteils noch durch Zugabe\nvon Calciumoxid weiter erhöht werden kann.\n\n88 e) Aus K8 ergab sich für den Fachmann ebenfalls keine Anregung für\neine Kombination der Merkmale 3 und 4.\n\n89\n\naa) Nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen lassen sich weder K8 noch dem Bericht über eine Nacharbeitung des dort offenbarten Ausführungsbeispiels 4 (K9) Anhaltspunkte für eine einphasige Kristallstruktur entnehmen. Danach ergab sich für den Fachmann kein Anlass, ein dotiertes Mischoxid mit einer einphasigen Struktur zu versehen.\n\n90 bb) Die von der Berufung angeführte Passage in der Beschreibung von\nK8, wonach in der dort offenbarten Zusammensetzung die Elemente in einer im\nWesentlichen und vorzugsweise vollständig kombinierten Form von festen\nLösungen oder gemischten Oxiden vorhanden sind (K8 Sp. 9 Z. 10-15), führt\nnicht zu einer abweichenden Beurteilung.\n\n91 Nach den Feststellungen des Patentgerichts lassen die in K8 offenbarten\nAusführungsbeispiele, einschließlich des von der Klägerin hervorgehobenen\nAusführungsbeispiels 4, gerade nicht erkennen, dass die Zusammensetzung\neine einphasige Struktur aufweist. Danach mag zwar nicht auszuschließen sein,\ndass in diesem Beispiel der Ceroxid-Anteil so weit reduziert wurde, dass eine\nreine feste Lösung im Sinne des Streitpatents entstanden ist. Diese Annahme\nist aber nicht zwingend. Darüber hinaus wird in der Beschreibung von K8 ausgeführt, die Zugabe von Dotierelementen könne vor allem dann stabilisierend\nwirken, wenn die Oxide allein und in nicht kombinierter Form vorhanden sind.\n\n92 Insgesamt mag K8 danach Veranlassung geben, bei nicht dotierten Zusammensetzungen auf eine möglichst einheitliche Kristallstruktur zu achten. Für\ndotierte Zusammensetzungen lässt sich der Entgegenhaltung hingegen keine\nhinreichend deutliche Anregung in diese Richtung entnehmen.\n\n93 f) Entgegen der Auffassung der Berufung bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann durch eine naheliegende Abwandlung eines im Stand der Technik offenbarten Verfahrens zwangsläufig zu\neinem Mischoxid mit den Merkmalen 1 bis 4 gelangt wäre.\n\n94 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das in K3 für die Reifung des Reaktionsgemischs eingesetzte wässrige Milieu aus Sicht des Fachmanns ohne\nSchwierigkeiten durch das bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents\neingesetzte Ethanol ersetzt werden kann. Selbst wenn dies zu bejahen wäre,\nergab sich daraus nicht die Anregung, das in K3 offenbarte Verfahren auf der\nSuche nach Verbesserungsmöglichkeiten durch Einsatz eines Dotierungsmittels\ngerade auch in diesem Punkt abzuwandeln.\n\n95 Die von der Berufung angeführte Rechtsprechung des Senats führt für\nden Streitfall nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Danach kann eine Zusammensetzung aus mehreren Stoffen zwar nahegelegt sein, wenn der Fachmann diese mittels einer durch den Stand der Technik nahegelegten Formulierung einer anderen Zusammensetzung zwangsläufig erlangt hätte (BGH, Urteil\nvom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09, GRUR 2012, 1130 Rn. 27 - Leflunomid). Eine\nZwangsläufigkeit in diesem Sinne liegt aber nur dann vor, wenn sich das in Rede stehende Ergebnis im Wesentlichen unabhängig davon eingestellt hätte, wie\nder Fachmann einzelne in seinem Ermessen stehende Parameter des Herstellungsverfahrens festgelegt hätte.\n\n96 Im Streitfall hätte sich der Fachmann nach dem Vorbringen der Berufung\nfür eine bestimmte Kombination - Zugabe eines Dotierungsmittels und Reifen in\nethanolischem Milieu - entscheiden müssen. Damit fehlt es an einem zwangsläufigen Ergebnis im aufgezeigten Sinne.\n\n97 3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist die mit der erteilten\nFassung der Patentansprüche 2 bis 11 geschützte Erfindung nicht so offenbart,\ndass ein Fachmann sie ausführen kann.\n\n98 a) Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt,\ndass der Fachmann anhand der in der Streitpatentschrift benannten Methode\nnach dem Standard ASTM D 3663-78, die auf der erstmals von Brunauer, Em-\n\nmet und Teller (BET) im Jahr 1938 vorgeschlagenen Vorgehensweise beruht,\ngeeignet ist, die spezifische Oberfläche zu ermitteln.\n\n99 Die Erwägungen, auf die das Patentgericht seine Einschätzung insoweit\nstützt, hat der Senat in den beiden bereits erwähnten Entscheidungen zu\nzwei ähnlichen Patenten als tragfähig angesehen (BGH, Urteile vom 12. März\n2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 57 ff. - Cer-Zirkonium-Mischoxid I;\nX ZR 34/17, GRUR 2019, 718 Rn. 66 ff. - Cer-Zirkonium-Mischoxid II). Die Berufung zeigt auch im vorliegenden Verfahren keine Gesichtspunkte auf, die zu\neiner abweichenden Beurteilung führen könnten.\n\n100 b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts darf die Beklagte aber\nnicht einen nach oben offenen Bereich für die spezifische Oberfläche in Anspruch nehmen.\n\n101 aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem\nMerkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform\neinen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt.\n\n102 Welches Maß an Verallgemeinerung in diesem Zusammenhang zulässig\nist, richtet sich im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung\nerschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht\ndes Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu\nentnehmen ist, durch die das der Erfindung zugrunde liegende Problem gelöst\nwird (BGH Beschluss vom 11. September 2013 - X ZB 8/12, BGHZ 198, 205 =\nGRUR 2013, 1210 Rn. 21 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom\n12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 42 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I).\n\n103 bb) Im Streitfall ist die Erfindung danach nicht ausführbar offenbart.\n\n104 (1) Wie der Senat zuletzt im Zusammenhang mit zwei anderen von der\nBeklagten angemeldeten Patenten entschieden hat, die ebenfalls Mischoxide\naus Cer und Zirkonium betrafen, kann ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich nach den oben aufgezeigten Grundsätzen ausführbar offenbart sein,\nwenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten\nHöchstwert zu übertreffen (BGH, Urteile vom 12. März 2019 - X ZR 32/17,\nGRUR 2019, 713 Rn. 46 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17, GRUR 2019,\n718 Rn. 26 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II).\n\n105 (2) Eine verallgemeinerbare Lehre in diesem ersteren Sinne zeigt das\nStreitpatent nicht auf.\n\n106 (a) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Erfindung nicht deshalb ausführbar offenbart, weil gemäß Merkmal 3 die spezifische Oberfläche\nmaßgeblich ist, die sich nach einem sechsstündigen Kalzinieren bei 1000°C\nergibt.\n\n107 Eine solche Behandlung führt zwar in der Regel dazu, dass die spezifische Oberfläche abnimmt. Hieraus ergibt sich für den Fachmann indes kein\nAnsatz, um die spezifische Oberfläche weiter zu vergrößern, sondern eher ein\nHindernis, das die Erreichung dieses Ziels zusätzlich erschwert.\n\n108 (b) Die Erfindung ist auch nicht deshalb ausführbar offenbart, weil das\nPatent den Stand der Technik um eine Kombination gegenständlicher Merkmale ergänzt hätte, auf deren Grundlage der Fachmann sich um weitere Verbesserungen bemühen kann.\n\n109 Das Streitpatent hätte den Stand der Technik allerdings in der genannten\nWeise ergänzt, wenn es erstmals aufgezeigt hätte, dass eine Kombination der\nMerkmale 2 und 4 in besonderer Weise geeignet ist, eine stabile Zusammensetzung mit großer spezifischer Oberfläche zu gewinnen. Diese Kombination\nwurde aber, wie oben aufgezeigt wurde, bereits in K20a offenbart.\n\n110 Der Beitrag des Streitpatents beschränkt sich deshalb darauf, neue Wege aufzuzeigen, auf denen die spezifische Oberfläche einer solchen Zusammensetzung nochmals erhöht werden kann. Darin liegt keine verallgemeinerbare Lehre, die dem Fachmann einen neuen Weg aufzeigt, um weitere Verbesserungen zu erzielen. Deshalb ist bei der gebotenen wertenden Betrachtung nur\nderjenige Bereich als ausführbar offenbart anzusehen, der mit dem offenbarten\nVerfahren erreicht werden kann.\n\n111 IV. Vor diesem Hintergrund kommt den modifizierten Fassungen, in denen eine Untergrenze von 30 m²/g vorgesehen ist, keine Bedeutung zu.\n\n112 Die Beklagte hat diese Fassungen nur für den Fall ergänzend zur Entscheidung gestellt, dass der Senat die Patentfähigkeit des Gegenstands von\nPatentanspruch 1 verneint. Diese Bedingung ist nicht eingetreten.\n\n113 V. Mit der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 ist die Erfindung ebenfalls nicht\nso offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.\n\n114 1. Hilfsantrag 1 sieht ergänzend zum Hauptantrag für die spezifische\nOberfläche eine Obergrenze von 55 m²/g vor.\n\n115 2. Daraus ergibt sich hinsichtlich der Frage der ausführbaren Offenbarung keine abweichende Beurteilung. Für den Fachmann ergeben sich aus der\nPatentschrift und seinem Fachwissen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür,\nwie er den beanspruchten Höchstwert erreichen kann.\n\n116 Für die in der Patentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele sind folgende Werte für die spezifische Oberfläche nach sechsstündigem Kalzinieren\nbei 1000°C angegeben:\n\nBeispiel 1 29 m²/g\nBeispiel 2 41 m²/g\nBeispiel 3 33 m²/g\nBeispiel 4 33 m²/g\nBeispiel 5 49 m²/g\nBeispiel 6 51 m²/g\n\n117 Weder diese Ergebnisse noch die Beschreibung der einzelnen Bespiele\nliefern hinreichende Anhaltspunkte in Bezug auf die Frage, ob und auf welchem\nWeg der Fachmann ohne erfinderisches Zutun in der Lage ist, mit Hilfe des\naufgezeigten Verfahrenswegs noch höhere Werte zu erzielen.\n\nDie von der Berufung angeführte Entscheidung des Senats, wonach die\n118 nachträgliche Beschränkung auf einen Bereich von 80 bis 100% nicht zu beanstanden ist, wenn in der Beschreibung ein Bereich von 25 bis 100% als vorzugswürdig und ein Wert von 85% als besonders vorzugswürdig bezeichnet\nwird (BGH, Urteil vom 24. September 2013 - X ZR 40/12, GRUR 2014, 54\nRn. 28 ff. - Fettsäuren), führt für den Streitfall schon deshalb nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil es dort nur um die Frage der ursprünglichen Offenbarung ging und der beanspruchte Bereich durch diese gedeckt war. Im\nStreitfall fehlt es demgegenüber jedenfalls an einer ausführbaren Offenbarung.\n\n119 VI. Hinsichtlich des mit Hilfsantrag 2 verteidigten Gegenstands ist die\nKlage hingegen unbegründet.\n\n120 1. Hilfsantrag 2 sieht ergänzend zur erteilten Fassung für die spezifische Oberfläche eine Obergrenze von 51 m²/g vor.\n\n121 2. Mit dieser Begrenzung ist die Erfindung so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.\n\n122 Einen ausführbaren Weg, um eine Zusammensetzung mit dieser Eigenschaft zu erhalten, zeigt die Streitpatentschrift dem Fachmann in der Beschreibung von Ausführungsbeispiel 6 (Abs. 91 f.) auf.\n\n123 VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92\nAbs. 1 sowie § 97 Abs. 1 ZPO.\n\nMeier-Beck Richter am Bundesgerichtshof Gröning Grabinski\nkann infolge Urlaubsabwesenheit nicht\nunterschreiben.\nMeier-Beck\n\nBacher Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 25.10.2016 - 3 Ni 6/15 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2019-08-06/x-zr-36-17","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2019-08-06/x-zr-36-17","retrieved":"2026-10-24 08:01:34.942368+00:00"},"card":{"id":"bgh/2019-08-06/x-zr-36-17","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. Zivilsenat","date":"2019-08-06","dockets":["X ZR 36/17"],"decision_type":"Urteil","ecli":"ECLI:DE:BGH:2019:060819UXZR36.17.0","ids":{"ecli":"ECLI:DE:BGH:2019:060819UXZR36.17.0"},"cite_as":"BGH, Urteil vom 06.08.2019 – X ZR 36/17","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2019-08-06/x-zr-36-17","headnotes":[],"leitsatz_status":"not_captured","tenor":{"text":"Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2016\nunter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeändert.\n\nDas europäische Patent 863 846 wird unter Abweisung der Klage\nim Übrigen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland\ndadurch teilweise für nichtig erklärt, dass an die Stelle der\nPatentansprüche 1 bis 11 folgende Patentansprüche treten:\n\n1. Composition à base d'oxyde de zirconium comprenant\nde l'oxyde de cérium et au moins un élément dopant,\ncaractérisée en ce qu'après calcination 6 heures à\n1000°C, elle possède une surface spécifique entre\n25 m²/g et 51 m²/g et elle se présente sous la forme\nd'une solution solide pure de l'oxyde de cérium et du\ndopant dans l'oxyde de zirconium.\n\n2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en\nce qu'elle possède une surface spécifique d'au moins\n30 m²/g, plus particulièrement d'au moins 40 m²/g,\naprès calcination 6 heures à 1000°C.\n\n3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle possède une surface spécifique d'au\n\nmoins 50 m²/g, plus particulièrement d'au moins 60\nm²/g après calcination 6 heures à 900°C.\n\n4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3,\ncaractérisée en ce que l'élément dopant est choisi,\nseul ou en mélange, parmi les terres rares; les alcalino-terreux; l'aluminium; le thorium; le scandium; le gallium; le titane; le niobium; le tantale.\n\n5. Composition selon l'une des revendications 1 à 4,\ncaractérisée en ce que l'élément dopant est le lanthane et en ce qu'elle présente une surface spécifique\naprès calcination 6 heures à 1100°C d'au moins\n5 m²/g, plus particulièrement d'au moins 10 m²/g.\n\n6. Composition selon l'une des revendications précé-\ndentes, caractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé\nsous forme d'oxyde, au moins 40% en poids de zirconium et au plus 60% en poids de cérium.\n\n7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6,\ncaractérisée en ce qu'elle présente un rapport atomique Zr/Ce égal ou supérieur à 1.\n\n8. Composition selon l'une des revendications 1 à 7,\ncaractérisée en ce qu'elle présente au moins 51% en\npoids de zirconium et au plus 49% en poids de cérium\net plus particulièrement au moins 55% en poids de\nzirconium et d'au plus 45% en poids de cérium et encore plus particulièrement d'au moins 65% en poids\nde zirconium et au plus 35% en poids de cérium.\n\n9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8,\ncaractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous\nforme d'oxyde entre 0,1 et 50% en poids, notamment\nentre 0,1 et 45% en poids, plus particulièrement entre\n0,1 et 20% en poids d'un élément dopant.\n\n10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9,\ncaractérisée en ce qu'elle comprend, exprimé sous\nforme d'oxyde, 0,01 à 25% en poids d'hafnium.\n\nDie Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.","basis":"court_formula","source":null},"tenor_status":"held","cited_norms":[{"id":"PatG/121","law":"PatG","abbreviation":"PatG","ref":"121","label":"§ 121 PatG","mentions":1},{"id":"ZPO/97","law":"ZPO","abbreviation":"ZPO","ref":"97","label":"§ 97 ZPO","mentions":1}],"cited_norms_basis":"extracted_from_text","normenkette":null,"proceeding":{"entries":[],"has_records":false,"note":"No Verfahrensgang record names this decision. That says nothing about whether earlier or later decisions exist."},"fundstellen":[],"provenance":{"source":null,"source_url":null,"retrieved_at":"2026-10-24T08:01:34.942368+00:00","text_quality":"native","attribution":null},"ai_summary":null,"ai_summary_available":false}}