{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2018:111018UIZR156.16.0","court":"BGH","senate":"1. Zivilsenat","decided":"2018-10-11","aktenzeichen":"I ZR 156/16","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nI ZR 156/16 Verkündet am:\n11. Oktober 2018\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin dem Rechtsstreit\n\nECLI:DE:BGH:2018:111018UIZR156.16.0\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche\nVerhandlung vom 11. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter\nProf. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und\ndie Richterin Dr. Schwonke\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg - 3. Zivilsenat und Kartellsenat - vom 14. Juni\n2016 aufgehoben.\n\nDie Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts\nNürnberg-Fürth - 4. Kammer für Handelssachen - vom 19. August\n2015 wird zurückgewiesen, soweit das Landgericht die auf die\nMarke der Beklagten gestützten Widerklageanträge abgewiesen\nhat.\n\nIm übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,\nan das Berufungsgericht zurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte und Widerklägerin (im Folgenden: Beklagte) stellt seit 1969\ndas in Standbeuteln abgefüllte Fruchtsaftgetränk \"Capri Sonne\" her und vertreibt es. Sie ist Inhaberin der am 23. Februar 1995 angemeldeten und am\n5. September 1996 vom Deutschen Patent- und Markenamt für die Warenklas-\n\nse 32 (alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare)\neingetragenen dreidimensionalen Marke Nr. 395 08 178 in Form eines silbernen\nStandbeutels:\n\n2 Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Klägerin bot im\nFebruar 2014 auf der in Nürnberg stattfindenden Messe \"BIOFACH\" ein in\nStandbeuteln unter dem Namen \"Sun Blast Organic\" abgefülltes Fruchtsaftgetränk an. Der Standbeutel war wie nachstehend wiedergegeben gestaltet:\n\n3 Das Hauptzollamt Nürnberg beschlagnahmte auf Veranlassung der Beklagten die auf dem Messestand der Klägerin ausgestellten Standbeutel wegen\nder Verletzung der Marke der Beklagten.\n\n4 Die Klägerin hat Klage auf Feststellung der Nichtverletzung der Marke\nder Beklagten sowie auf Freistellung von den Kosten einer vorgerichtlichen Gegenabmahnung erhoben. Die Beklagte hat die Klägerin im Wege der Widerklage auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Daraufhin haben die Parteien den Feststellungsantrag der Klägerin übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Beklagte\nstützt die Widerklage in erster Linie auf ihre Marke, hilfsweise auf Wettbewerbsrecht. Das Landgericht hat die Beklagte zur Freistellung der Klägerin von den\nKosten der Gegenabmahnung verurteilt und die Widerklage abgewiesen.\n\n5 Mit Beschluss vom 21. August 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Marke der Beklagten mit der Begründung angeordnet,\nihrem Schutz stehe das Schutzhindernis der technisch bedingten Form gemäß\n§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Das Berufungsgericht hat dem Antrag der\nKlägerin, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des Löschungsverfahrens auszusetzen, nicht entsprochen. Es hat auf die Berufung der Beklagten der Widerklage stattgegeben und die Klage abgewiesen.\n\n6 Der Senat hat mit Beschluss vom 6. April 2017 auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin die Revision zugelassen und das Revisionsverfahren\nausgesetzt, nachdem das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 28. Juni\n2017 die Beschwerde der Beklagten gegen die die Löschung der Marke der\nBeklagten anordnende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts\nzurückgewiesen hatte (26 W [pat] 63/14, juris). Die von der Beklagten gegen\ndiese Entscheidung eingelegte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde ist ohne\nErfolg geblieben (BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018 - I ZB 68/17, MarkenR 2018, 389).\n\n7 Die Klägerin erstrebt mit ihrer Revision die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stünden der\ngeltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 und\n5 MarkenG sowie die darauf bezogenen Folgeansprüche gemäß § 19 Abs. 1\nund 3, § 14 Abs. 6 MarkenG zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:\n\n9 Es bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der\nBeklagten und der angegriffenen Verpackung. Die Klägerin benutze die angegriffene Standbodenbeutelform markenmäßig. Bei der Marke der Beklagten\nhandele es sich um ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen mit durchschnittlicher\nKennzeichnungskraft. Es bestehe Warenidentität. Zudem seien sich die Standbeutel der Parteien hochgradig ähnlich. Die Klägerin habe ihr Produkt durch\nseine Ausstellung auf der Messe \"BIOFACH\" in Nürnberg beworben und in den\nVerkehr gebracht. Da ihre Abmahnung nicht berechtigt gewesen sei, stehe ihr\nkein Anspruch auf Erstattung der dadurch verursachten Kosten zu.\n\n10 II. Die Revision der Klägerin hat Erfolg.\n\n11 1. Markenrechtliche Ansprüche der Beklagten scheiden aus, weil die Anordnung des Deutschen Patent- und Markenamts, die Marke der Beklagten zu\nlöschen, im Laufe des Revisionsverfahrens infolge des Senatsbeschlusses vom\n9. Mai 2018 rechtskräftig geworden ist. Diese nach der Verkündung des Berufungsurteils (14. Juni 2016) eingetretene Veränderung der Schutzrechtslage ist\nauch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Urteil vom 24. Februar\n2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 [juris Rn. 41] = WRP 2000, 1148\n- Ballermann; zum vergleichbaren Fall der Löschung eines Geschmacksmusters: BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 142/01, GRUR 2004, 941 f. [juris\nRn. 15] = WRP 2004, 98 - Metallbett). Es ist rechtskräftig festgestellt, dass die\nMarke der Beklagten von Anfang an nicht zu Recht bestanden hat, weil ihrer\nEintragung in das Markenregister das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2\nMarkenG entgegengestanden hat. Daher können aus ihr keine Ansprüche gegen vermeintliche Verletzer erwachsen.\n\n12 2. Es kann aufgrund der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht beurteilt werden, ob die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage begründet sind. Die Beklagte\n\nhat die Widerklage hilfsweise auf wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4\nNr. 9 UWG aF, § 4 Nr. 3 UWG), gezielte Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG aF, § 4\nNr. 4 UWG) und Irreführung (§ 5 Abs. 2 UWG) gestützt. Hierzu hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen\ngetroffen.\n\n13 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Soweit es die auf die Marke der Beklagten gestützte Widerklageanträge angeht, ist\ndie Sache zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO) und die Berufung der\nBeklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen. Im übrigen Umfang der Aufhebung ist die Sache, da sie insoweit nicht zur Endentscheidung\nreif ist, zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der\nRevision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1\nZPO).\n\nKoch Schaffert Kirchhoff\n\nLöffler Schwonke\n\nVorinstanzen:\nLG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 19.08.2015 - 4 HKO 4543/14 -\nOLG Nürnberg, Entscheidung vom 14.06.2016 - 3 U 1901/15 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2018-10-11/i-zr-156-16","cited_norms":[{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 4","ref_norm":"4","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 3","ref_norm":"3","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 563","ref_norm":"563","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 562","ref_norm":"562","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 14","ref_norm":"14","n":1},{"jurabk":"UWG 2004","ref":"§ 5","ref_norm":"5","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2018-10-11/i-zr-156-16","retrieved":"2026-10-24 07:57:15.216218+00:00"},"card":{"id":"bgh/2018-10-11/i-zr-156-16","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"1. 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