{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-10_NA_2017-06-13_X_ZR_16_15_NA_NA_0","ecli":"ECLI:DE:BGH:2017:130617UXZR16.15.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2017-06-13","aktenzeichen":"X ZR 16/15","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 16/15 Verkündet am:\n13. Juni 2017\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2017:130617UXZR16.15.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die\nRichter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats\n(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 30. September 2014 abgeändert.\n\nDie Klage wird abgewiesen.\n\nDie Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik\nDeutschland erteilten europäischen Patents 888 223 (Streitpatents), das am\n13. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität von drei deutschen Anmeldungen vom 22. März 1996, vom 11. November 1996 und vom 29. Januar 1997\nsowie eines deutschen Gebrauchsmusters vom 12. Dezember 1996 angemeldet wurde und nach Erlass des angefochtenen Urteils durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere\nan einem Printmedium. Es ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung\n\nmit fünf Patentansprüchen aufrechterhalten worden. Patentanspruch 1, auf den\ndie übrigen Ansprüche rückbezogen sind, lautet in dieser Fassung in der Verfahrenssprache wie folgt:\n\n\"Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1), wobei\n- der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt,\n- im Anschluss hieran der Gegenstand (8) zumindest teilweise\nmit einer Schicht bedeckt und\n- die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf\nder ebenen Fläche (4) des Printmediums (1) befestigt ist, und\n- danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein\nPrintmedium eingebunden wird.\"\n\n2 Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die neue Streitpatentschrift\n(EP 888 223 B2) verwiesen.\n\n3 Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend\ngemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte\nhat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung\nund hilfsweise in vier geänderten Fassungen, die nur noch einen Patentanspruch zum Gegenstand haben, verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet\nsich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt\nund das Streitpatent hilfsweise in vier abermals geänderten Fassungen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n5 Die zulässige Berufung ist begründet.\n\n6 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere\nan einem Printmedium.\n\n7 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift werden Zeitschriften oder Büchern häufig Gegenstände, wie Parfumfläschchen, Cremeproben,\nBeihefter und Materialproben oder - um dem Nutzer zusätzliche Informationen\nzur Verfügung zu stellen - auch Datenträgerplatten, wie beispielsweise CD-ROMs, beigelegt. Hierfür werde bei den aus dem Stand der Technik bekannten\nVerfahrensweisen eine Papier- oder Folientasche auf den Umschlag oder eine\nSeite des Printmediums aufgeklebt, in die der betreffende Gegenstand gesteckt\nwerden könne (Beschr. Abs. 4). So offenbare beispielsweise die britische Patentanmeldung 341 146 für eine Schallplatte als Beilage, die Platte entweder in\neine auf dem Umschlag eines Buches befestigte Tasche einzulegen oder sie\nfest mit dem Buch so zu verbinden, dass das Buch zusammen mit der Platte\nauf den Plattenteller gelegt werden könne. Die US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) betreffe ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, bei dem der beizufügende\nGegenstand auf einen flachen Papierzuschnitt mit Leimstreifen platziert werde,\nder dann so gefaltet werde, dass ein an einer Seite mit einer Lasche und ansonsten durch beleimte Abschnitte verschlossener Umschlag entstehe, der über\neinen Bindebereich in das Printmedium eingebunden werden könne. Die Streitpatentschrift schildert es als nachteilig, dass sowohl das Einführen von Datenträgerplatten oder anderen Gegenständen in Papier- oder Folientaschen als\nauch das Anliefern, Vereinzeln, Positionieren und Festkleben der Tüten auf ei-\n\nner bestimmten Seite eines Printmediums arbeitsaufwändig und in großen\nStückzahlen nur mit komplizierten Maschinen durchführbar seien. Dadurch verteuerten sich Printmedien, denen Gegenstände beigefügt würden, unverhältnismäßig (Beschr. Abs. 7).\n\n8 2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der\nAufgabe in der Streitpatentschrift zunächst angenommen, diese bestehe darin,\nein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und kostengünstig an einer Fläche, wie beispielsweise einem Printmedium,\nbefestigt werden können. Dies ist nicht zu beanstanden. Nicht beigetreten werden kann jedoch der vom Patentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen\nTätigkeit zugrunde gelegten Annahme, dass die Aufgabe darin bestehe, das\naus der US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) bekannte Verfahren zu vereinfachen, indem auf das dort vorgesehene Umfalten und Aufkleben\neiner Verschlusslasche verzichtet wird. Diese Definition enthält bereits einen\nHinweis auf die erfindungsgemäße Lösung, der nicht in die Formulierung der\nAufgabe einfließen darf, weil diese nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über\ndie Patentfähigkeit zu treffen, sondern den Ausgangspunkt der fachmännischen\nBemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der\nErfindung lokalisieren soll, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom\n11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid). Aus\ndemselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem\nFachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt\nwar. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der\nFachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Viel-\n\nmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass\nsich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom\n13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin). Das technische Problem ist daher allgemeiner darin zu sehen, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem Gegenstände wie Datenträgerplatten einfach und kostengünstig an einem Printmedium befestigt werden können.\n\n9 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich\nwie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in\neckigen Klammern wiedergegeben):\n\n1. Das Verfahren dient dem lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere einer Datenträgerplatte (8), an einem\ngebundenen Printmedium (1) [A; B].\n\n2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:\n\n2.1 Der Gegenstand wird auf der ebenen Fläche (4) des\nPrintmediums (1) befestigt [E], indem\n\n2.1.1 entweder der Gegenstand auf die ebene Fläche\n(4) des Printmediums (1) oder die Fläche (4) auf\nden Gegenstand (8) aufgelegt wird [C],\n2.1.2 der Gegenstand (8) im Anschluss hieran zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt wird [D],\nund\n2.1.3 die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf diese Fläche so befestigt wird, dass\nder Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche\n(4) des Printmediums (1) befestigt ist [E; E1].\n2.2 Die ebene Fläche wird über einen Bindebereich in ein\nPrintmedium eingebunden [F].\n\n10 4. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende Bemerkungen veranlasst:\n\n11 Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll der Gegenstand - anders als\nnach den bisher im Stand der Technik bekannten Verfahren - ohne die Verwendung eines Umschlages oder einer Tüte an dem gebundenen Printmedium lösbar befestigt werden, wobei das vorgeschlagene Verfahren in zwei Arbeitsgänge gegliedert ist. Im ersten Arbeitsgang wird der Gegenstand auf eine ebene\nFläche aus Papier oder Karton aufgelegt und zumindest teilweise mit einer\nSchicht bedeckt, die ihrerseits auf der ebenen Fläche, auf der der Gegenstand\naufliegt, aufgeklebt wird und so den Gegenstand an dem Printmedium befestigt\n(Merkmalsgruppe 2.1; Beschr. Abs. 10 und 11). Vorteilhafte Ausführungen bestehen nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift darin, dass die Fläche\neine Vertiefung aufweist, in die der Gegenstand eingelegt werden kann, dass\ndie Schicht zumindest teilweise, vorzugsweise an der Stelle, an der sie an der\nFläche befestigt wird, selbstklebend ist oder dass die Schicht nur an den Rändern, mit denen sie auf der Fläche aufliegt, mit einem Kleber versehen ist (Beschr. Abs. 16-19). Die derart präparierte Fläche wird mit dem Gegenstand zwischen die Seiten des Printmediums gelegt und kann im zweiten Arbeitsgang\nwie eine normale Buchseite in das Printmedium gebunden werden (Merkmal 2.2; Beschr. Abs. 12). Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift\nentfällt damit das arbeitsaufwändige Einführen des betreffenden Gegenstandes\nin eine flexible Tüte und beim Binden des Printmediums werden keine zusätzlichen Einrichtungen zum Positionieren und Aufkleben von Tüten benötigt. Vielmehr können die einzelnen Verfahrensschritte mit bekannten Maschinen preisgünstig, schnell und in großen Stückzahlen mit hoher Präzision durchgeführt\nwerden (Beschr. Abs. 10, 12, 13).\n\n12 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\nbegründet:\n\n13 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig, weil er jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die US-amerikanische Patentanmeldung 4 084 696 (D1) offenbare ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, das sich vom\nVerfahren des Streitpatents nur dadurch unterscheide, dass der Gegenstand\nmittels einer Verschluss-Lasche befestigt werde, die auf der vom Binderand\nabgewandten Seite umgefaltet und aufgeklebt werde. Für den Fachmann, einen\nDiplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in Bezug auf Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen und Kenntnissen, insbesondere auf dem Gebiet der Einlegeteil-Befestigungen, sowie der\nentsprechenden Verfahren bei der Herstellung von gebundenen Druckerzeugnissen, liege es nahe, das als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Falten, Schließen und Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfaches und\nbilligeres Verfahren zu ersetzen. Auf der Suche nach einer gegenüber dem\nStand der Technik verbesserten Lösung werde er an bekannte Lösungen bei\nVerpackungsmaschinen und Einlegeteilbefestigungen anknüpfen und dabei auf\ndas deutsche Gebrauchsmuster 87 03 931 (D7) stoßen. Diese Entgegenhaltung\noffenbare eine Schutzhülle für Einlegeteile, die nach dem in Figur 1 gezeigten\nAusführungsbeispiel auf den offenen Seiten oben, unten und rechts ohne Verschlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt werde, während die linke Seite\ndurch Umfalzen beim Klebevorgang automatisch geschlossen werde. Dass in\ndiesem Ausführungsbeispiel ein in der Regel für Einzelstücke und Austauschseiten verwendeter Heftrand und kein zum dauernden festen Einbinden vorgesehener Bindebereich gezeigt werde, halte den Fachmann nicht davon ab, das\nKlebeverfahren der D7 für ein gebundenes Printmedium zu übernehmen. Vielmehr liege es aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale für den\n\nFachmann nahe, die offenen Seitenflächen nicht - wie in der D1 vorgesehen -\nmittels einer Lasche zu verschließen, sondern das Klebeverfahren nach der D7\nanzuwenden, wonach der Gegenstand in verfahrenstechnisch einfacher Weise\nin einem Arbeitsgang durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen\nzwischen ebener Fläche und Schicht befestigt werden könne. Das Ersetzen des\nnach der D7 zum Befestigen vorgesehenen Heftrands durch einen auch für\ngrößere Stückzahlen geeigneten Binderand sei nur als einfache fachmännische\nMaßnahme zu sehen, so dass der Fachmann ohne weiteres zu dem einfachen\nund preiswerten Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des Gegenstands\nvon Patentanspruch 1 gelange. Dass damit die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung abweichend von der Entscheidung im Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt verneint werde, beruhe darauf,\ndass die D7 nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sei.\n\n14 Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der mit Hilfsantrag 1\nverteidigten Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, da sich dieser eine durchgängige Ausführung aller Verfahrensschritte\ndurch Maschinen nicht entnehmen lasse. Der Gegenstand des jeweils einzigen\nPatentanspruchs der mit den Hilfsanträgen II, III und IV verteidigten Fassungen\nwerde dem Fachmann wie schon der Gegenstand von Patentanspruch 1 der\ngeltenden Fassung durch die Entgegenhaltungen D1 und D7 nahegelegt.\n\n15 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht\nstand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war\ndem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet definiert hat, nicht durch eine Kombination der US-amerikanischen\nPatentanmeldung 4 084 696 (D1) mit dem deutschen Gebrauchsmuster\n87 03 931 (D7) nahegelegt.\n\n16 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung\nwird durch die D1 nicht vorweggenommen (Art. 54 Abs. 1 EPÜ).\n\n17 a) Die D1 betrifft einen Beihefter (bind-in insert) in Gestalt eines aus einem Einzelblatt Papier hergestellten, zur Aufnahme einer Warenprobe (sample)\nbestimmten Umschlags (envelope) mit einem Bindestreifen (bind-in strip), über\nden der Beihefter zwischen die Seiten einer Zeitschrift eingebunden werden\nkann. Bei der in den Figuren 4 bis 7 der D1 dargestellten Ausführungsform wird\ndie dem Printmedium beizufügende Warenprobe auf die Hälfte des noch ungefalteten Papierblattes gelegt, die nach dem Faltvorgang die Unterseite des Umschlags bildet. Anschließend wird das Blatt auf einer Seite so umgefaltet, dass\ndie Warenprobe bedeckt ist, die Seitenränder des Blattes bündig aufeinander\nliegen und an der der Faltlinie gegenüber liegenden Seite ein Streifen übersteht. Die Seitenränder des Blattes werden mit an den Seitenkanten befindlichen Klebestreifen miteinander verklebt. An der noch offenen Seite wird der\nUmschlag durch Umklappen des mit Klebstoff versehenen, an der Unterseite\nüberstehenden Streifens, der eine Lasche (flap) bildet, geschlossen. An der\ndiesem Verschluss gegenüberliegenden Seite des Umschlags mit der Faltlinie\nbefindet sich der Bindebereich (binding piece), der aus einem parallel zur Faltlinie verlaufenden Bindestreifen (bind-in strip) besteht und den Umschlag an dieser Seite schließt, so dass der Beihefter am Ende des Faltvorgangs einen gefalteten, auf allen Seiten verschlossenen Umschlag aufweist, wobei eine Seite mit\neiner Verschlusslasche und die dieser gegenüberliegende Seite mit dem Bindestreifen verschlossen und die beiden verbleibenden Seiten an den Seitenrändern verklebt sind. An dem Bindestreifen entlang verläuft eine Perforationslinie,\nüber die der Umschlag abgetrennt und damit automatisch geöffnet dem Printmedium entnommen werden kann, während der Bindestreifen in dem Printmedium verbleibt (Sp. 2 Z. 21-58; Sp. 3 Z. 3-6).\n\n18 b) Die D1 offenbart damit die Merkmale 1, 2.1.1 und 2.2, nicht jedoch\n- wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen hat - die Merkmale 2.1.2\nund 2.1.3. Nicht beigetreten werden kann der Argumentation der Klägerin, der\nGegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents werde durch die Entgegenhaltung D1 vorweggenommen, weil der Fachmann Patentanspruch 4, wonach die Hülle auch aus zwei sich gegenüberliegenden, an wenigstens zwei\nKanten miteinander verklebten Schichten bestehen könne, entnehme, dass die\nHülle statt mit einer - ohnehin in keinem Patentanspruch der D1 erwähnten -\nVerschlusslasche auch durch Verkleben der weiteren Kanten der sich gegenüberliegenden Schichten, insbesondere der Außenkante, verschlossen werden\nkönne. Patentanspruch 4 bezieht sich auf Patentanspruch 1 zurück und setzt\ndamit für die Aufnahme des dem Printmedium beizufügenden Gegenstands\neinen Umschlag (envelope) mit den dort genannten Merkmalen voraus. Auch\nwenn es nach Patentanspruch 4 möglich ist, dass alle Kanten des Umschlags\nmiteinander verklebt sind, verbleibt es dabei, dass der Umschlag und der Bindestreifen, weil aus einem Einzelblatt Papier hergestellt (Merkmal b des Patentanspruchs 1), einstückig ausgebildet sind und der Umschlag über eine parallel zum Bindestreifen verlaufende Perforationslinie als solcher vom Bindestreifen abgetrennt und so gleichzeitig zur Entnahme des beigefügten Gegenstands geöffnet werden kann (Merkmal e des Patentanspruchs 1). Damit entspricht der von der D1 vorgeschlagene Beihefter auch in der Ausführungsform,\ndass der Umschlag an allen Kanten verklebt ist, nicht der Befestigungsmethode, wie sie nach den Merkmalen 2.1.2 und 2.1.3 vorgesehen ist, weil beim\nStreitpatent durch das Aufkleben der den Gegenstand bedeckenden und befestigenden Schicht auf die Fläche des Printmediums kein Umschlag im Sinne der\nD1 entsteht, der dem Printmedium als solcher zusammen mit dem darin befindlichen Gegenstand entnommen werden könnte (so auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung vom\n\n8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren\nT 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.1).\n\n19 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung\nwar dem Fachmann weder durch die D1 noch durch die Kombination der D1 mit\nder D7 nahegelegt (Art. 56 EPÜ).\n\n20 a) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist\nnach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass\nder Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu\nentwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg\nder Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über\ndie Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009\n- Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil\nvom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse).\n\n21 In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen\nFachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle\n\nspielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012,\n378 Rn. 17 - Installiereinrichtung II).\n\n22 b) Entgegen der Annahme des Patentgerichts ergibt sich aus der D1 für\nden Fachmann schon kein Anlass, nach Alternativen für die dort vorgeschlagene Art der Befestigung zu suchen.\n\n23 aa) Die Aufgabenstellung der D1 betrifft zum einen das Problem, dass\ndie Maschinen, mit denen Beihefter in einen Stapel von zu bindenden Blättern\neingeordnet werden, oft statt eines Beihefters mehrere Beihefter auf einmal erfassen, wenn diese aus leichtem Papier hergestellt sind. Zum anderen will die\nD1 einen Beihefter bereitstellen, bei dem der Umschlag oder die Einlage dem\nDruckerzeugnis einfach entnommen werden können. Nach der D1 werden diese Probleme durch einen einstückig als Umschlag ausgebildeten Beihefter\n(unitary bind-in insert) gelöst. Die Verwendung eines Umschlags sieht die D1 im\nHinblick auf dessen weitere Verwendbarkeit als solchen und auf die aufgrund\nder beim Heraustrennen des Umschlags automatische Öffnung leichte Entnehmbarkeit des beigefügten Gegenstands als Vorteil an (Sp. 2 Z. 16-20;\nZ. 27-31; Sp. 3 Z. 4-6). Vor diesem Hintergrund erhält der Fachmann, der nach\neiner Lösung sucht, wie das Vereinzeln, Positionieren und Festkleben von Tüten für die einem Printmedium beizufügenden Gegenstände und damit der Einsatz komplizierter und die Produkte verteuernder Maschinen vermieden werden\nkann, aus der D1 keine Anregung, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung\nzu gehen.\n\n24 bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann auch nicht angenommen\nwerden, dass dem Fachmann der Gegenstand des Streitpatents ausgehend\nvon der D1 durch sein Fachwissen nahegelegt war.\n\n25 Zwar ist bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer\nEntgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt\nhat, nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und\neindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der\nFachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom\n12. Dezember 2012 - X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 Rn. 27 - Polymerzusammensetzung).\n\n26 Dabei kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen,\nwenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht\nzu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standardrepertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer\nFunktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden\noder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014\n- X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; s. auch Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kollagenase I).\n\n27 Auch wenn man der Klägerin darin folgte, der Fachmann entnehme der\nD1, dass das Aufeinanderkleben von zwei Kantenbereichen ein generelles und\nfür eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel für eine\nverpackungstechnische Lösung darstelle, das sich somit auch für die weiteren\nKantenbereiche anbiete, führte ihn dies nicht zum Gegenstand der Erfindung.\nDenn er erhielte dadurch allenfalls wiederum einen Umschlag, der den dem\nPrintmedium beizufügenden Gegenstand aufnimmt. Das Streitpatent verfolgt\njedoch eine Abkehr von der zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik be-\n\nkannten Verwendung von Taschen oder Umschlägen und schlägt dementsprechend eine Lösung vor, bei der der auf einer Fläche des Printmediums aufgelegte Gegenstand mit einer Schicht bedeckt wird, die auf die Fläche des Printmediums aufgeklebt wird und den Gegenstand nicht einmal notwendig vollständig bedecken muss.\n\n28 cc) Selbst wenn der Fachmann nach alledem ausgehend von der D1 Anlass gehabt hätte, sich mit anderen Lösungen zur Befestigung von Gegenständen in Printmedien zu befassen und dabei auf das deutsche Gebrauchsmuster\n87 03 931 (D7) gestoßen wäre, wäre er durch die Kombination der beiden Entgegenhaltungen nicht zum Gegenstand der Erfindung gelangt.\n\n29 Die D7, die entgegen der Annahme des Patentgerichts auch bereits Gegenstand des das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens\nvor dem Europäischen Patentamt war (vgl. Technische Beschwerdekammer\ndes Europäischen Patentamts in der Ladung vom 8. August 2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.1), betrifft eine Schutzhülle für flache Gegenstände, die aus zwei Folienblättern besteht, von denen eines der Folienblätter oder beide innenseitig\nzumindest teilweise längs der Seitenränder Klebestoffschichtstreifen oder Prägenutverschlussstreifen aufweisen. Hiermit können die beiden Folien an einem,\nzwei oder drei ihrer vier Seitenränder durch Falzung, und/oder Schweißung\nund/oder eine Klebstoffschicht verbunden werden. Die eingelegten Gegenstände werden allseitig von der Hülle umschlossen, so dass sie nicht herausrutschen können und vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt sind (D7\nS. 4 und S. 8). In einer Ausführungsform der Schutzhülle ist an einem oder zwei\nbenachbarten Seitenrändern eines Folienblattes eine Heftleiste ausgebildet,\nüber die die Schutzhülle entweder im Hochformat oder im Querformat in einen\nOrdner oder in ein Album eingeheftet werden kann (D1 S. 6-7 und S. 8-9).\n\n30 Wie bereits die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgeführt hat, betrifft die D7 schon nicht die Befestigung eines\nGegenstands an einem gebundenen Printmedium (vgl. Ladungsschreiben vom\n8. August 2012 im Beschwerdeverfahren T 2152/09 - 3.2.05 in Abschnitt 5.2),\nsondern stellt lediglich eine Schutzhülle für Gegenstände zur Verfügung, die\nnach einem Ausführungsbeispiel eine Heftleiste zum Abheften der Hülle in einem Ordner aufweisen kann. Unabhängig hiervon gibt die D7 dem Fachmann\nallenfalls die Anregung, nicht wie in der D1 ein Einzelblatt zu verwenden, das\nerst gefaltet werden muss, um ein den Gegenstand umgebendes Behältnis zu\nerhalten, sondern den Gegenstand zwischen zwei Folienblätter zu legen, die an\nallen ihren Seitenrändern mittels Klebestreifen zusammengeklebt werden. Indessen erhält der Fachmann auch damit lediglich ein Behältnis für den Gegenstand, das als solches in das Printmedium eingebunden werden muss und nicht\n- wie es das Streitpatent anstrebt - eine präparierte Fläche, die wie eine reguläre Buch- oder Heftseite eingebunden werden kann. Eine Anregung für ein Befestigungsverfahren nach dem Streitpatent ergab sich für den Fachmann damit\nauch nicht aus der D7.\n\n31 IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen\nGründen als im Ergebnis zutreffend.\n\n32 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird auch durch die weiteren\nvon der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen nicht vorweggenommen.\n\n33 a) Die deutsche Offenlegungsschrift 43 13 365 (D9) betrifft ein Druckwerk mit einem entnehmbaren Informationsträger und befasst sich neben dem\nProblem der Ausgestaltung des Informationsträgers in Bezug auf Art, Ausstattung und Inhalt sowie den Möglichkeiten zum Abruf der Zusatzinformationen\n\nauch mit der Frage der Befestigung des Informationsträgers an einem Druckwerk. Insoweit verweist die D9 zwar zum einen auf den Stand der Technik\n(Sp. 3 Z. 45-48), beschreibt zum anderen aber auch zwei als vorteilhaft angesehene Ausgestaltungen der Erfindung (Sp. 4 Z. 47 ff.). Bei der ersten dieser\nAusführungsformen, die Gegenstand der Unteransprüche 2, 3 und 4 ist, wird\nauf der Deckseite des Druckwerks eine Vertiefung angebracht, die nach innen,\nzum Druckwerk hin, einen Boden hat und nach außen hin offen ist. Der Informationsträger wird in die Vertiefung eingelegt und die Deckseite des Druckwerks\nzumindest im Bereich der Vertiefung mit einer auftrennbaren Klarsichtfolie bedeckt (Sp. 7 Z. 45-61; Figur 2). Bei der zweiten Ausführungsform, die Gegenstand der Unteransprüche 5, 6 und 7 ist, ist der Informationsträger nicht in einer\nVertiefung im Buchdeckel, sondern in einer Folientasche untergebracht, die mit\ndem Druckwerk, beispielsweise durch Verkleben, verbunden ist (Sp. 4 Z. 58-63;\nSp. 9 Z. 33-39). Die Verwendung einer Folientasche bietet nach der Beschreibung der D9 den Vorteil, dass an dem Druckwerk keine Veränderung vorgenommen, insbesondere keine Vertiefung hergestellt werden müsse (Sp. 5\nZ. 4-9). Diese Möglichkeit der Verbindung eines Informationsträgers mit einem\nDruckwerk ist dementsprechend auch nicht auf den Buchdeckel beschränkt.\nVielmehr kann eine Folientasche auch an den Innenseiten eines Druckwerks\nangebracht werden.\n\n34 Die D9 offenbart damit zwar Merkmal 1 des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung. Jedoch sind keiner der beschriebenen Ausführungsformen sämtliche Merkmale der Merkmalsgruppe 2 zu entnehmen.\nZwar offenbart die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger\ndurch Einlegen in eine Vertiefung auf der Deckseite mit dem Druckwerk verbunden wird, die Merkmalsgruppe 2.1 zumindest insoweit, als auch beim Streitpatent die ebene Fläche des Printmediums nach den Erläuterungen in der\nStreitpatentschrift in einer vorteilhaften Ausführungsform eine Vertiefung auf-\n\nweisen kann, um das Überziehen des Gegenstands mit einer Schicht oder Folie\nzu erleichtern (Beschr. Abs. 16). Dennoch wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 von dieser Ausführungsform der D9 nicht neuheitsschädlich getroffen.\nDenn die D9 beschreibt diese Möglichkeit der Verbindung ausschließlich für die\nDeckseite des Druckwerks. Diese wird aber nicht im Sinne von Merkmal 2.2 in\ndas Printmedium eingebunden. Bei der Ausführungsform, die die Verwendung\neiner Folientasche vorsieht, ist zwar das Merkmal 2.2 offenbart, weil diese Form\nder Verbindung des Informationsträgers mit dem Printmedium nicht auf die\nDeckseite beschränkt ist. Es fehlt jedoch an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1.\n\n35 b) Das deutsche Gebrauchsmuster 295 20 349 (D10) betrifft einen Halter zum Befestigen von Datenträgern an Zeitschriften, bei dem das Auflageteil\nzusammen mit dem auf ihm aufgelegten Datenträger von einer Hülle umgeben\nwird. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1.\n\n36 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch\nnicht durch die D9 oder die D10 nahegelegt.\n\n37 a) Zwar kommt die D9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger dadurch mit dem Druckwerk verbunden wird, dass er in eine Vertiefung eingelegt und diese mit einer Folie überzogen wird, dem Gegenstand der\nErfindung nahe. Indessen offenbart die D9 diese Art der Verbindung nur für den\nBuchdeckel, nicht aber für zu bindende Buchseiten. Für diese kommt nach der\nD9 nur die dort als weitere Verbindungsmöglichkeit vorgeschlagene, nicht auf\nden Buchdeckel beschränkte Befestigung des Informationsträgers mittels Folientaschen in Betracht. In der Beschreibung der D9 wird hierzu ausgeführt, dass\ndiese Lösung gegenüber einer mit Folie bedeckten Vertiefung den Vorteil habe,\ndass am Druckwerk keine Veränderungen vorgenommen werden müssen\n\n(Sp. 5 Z. 4-9). Bereits darin kommt zum Ausdruck, dass die für die Deckseite\neines Druckwerks vorgeschlagene Anbringung einer Vertiefung einen höheren\nAufwand erfordert. Der Fachmann wird diese Lösung daher schon deshalb nicht\nohne weiteres für die Innenseiten eines Druckwerks in Erwägung ziehen. Hinzu\nkommt, dass eine Vertiefung, wie sie in der D9 offenbart ist, nach innen zum\nDruckwerk hin einen Boden aufweisen soll (Sp. 7 Z. 47-50). Dies setzt für den\nFachmann erkennbar voraus, dass die betreffende Seite eine gewisse Stärke\nund Stabilität aufweist, was bei der Deckseite eines Druckwerks regelmäßig der\nFall sein wird, nicht jedoch bei den Innenseiten. Die Beklagte hat zudem in der\nmündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass der Fachmann eine Vertiefung im Buchdeckel zweckmäßigerweise durch eine Ausstanzung mit anschließender Kaschierung der Deckelinnenseite herstellen wird. Auch aus diesem Grunde kann der D9 keine Anregung für den Fachmann entnommen werden, die für die Deckseite vorgeschlagene Lösung auch auf die Innenseiten eines Druckwerks anzuwenden, zumal die D9 insoweit mit der Verwendung von\nFolientaschen eine aus ihrer Sicht einfachere und weniger aufwändige Lösung\nzur Verfügung stellt.\n\n38 b) Die Entgegenhaltung D10 liegt vom Gegenstand der Erfindung noch\nweiter ab und konnte dem Fachmann damit erst recht keine Anregung für die\npatentgemäße Lösung geben.\n\n39 V. Die Kostentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1\nZPO.\n\nMeier-Beck Gröning Grabinski\n\nHoffmann Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 30.09.2014 - 1 Ni 13/14 (EP) -","source":"ce-bgh","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-06-13/x-zr-16-15","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","attribution":{"source":"Bundesgerichtshof","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","license":"Creative Commons Zero (CC0 1.0)","license_url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","notice":"Amtliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 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