{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2017:120117UXZR20.15.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2017-01-12","aktenzeichen":"X ZR 20/15","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 20/15 Verkündet am:\n12. Januar 2017\nHartmann\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2017:120117UXZR20.15.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und\nHoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats\n(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Dezember\n2014 abgeändert und wie folgt neu gefasst:\n\nDas europäische Patent 1 010 036 wird unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält und sich die Patentansprüche 2, 3, 7, 8, 9 und 11 auf Patentanspruch 1 in dieser Fassung unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen:\n\n\"1. An encapsulated electrophoretic display having a viewed surface and a rear surface and comprising a polymer matrix\nhaving fluid-containing cavities, wherein the cavities are nonspherical in shape, characterised by the cavities having the\naspect ratio of width to height greater than 1.2, and wherein\nthe electrophoretic display comprises particles that are translated by application of an electric field.\"\n\nDie Klägerin trägt 2/3 und die Beklagte 1/3 der Kosten des\nRechtsstreits.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist Inhaberin des am 27. August 1998 unter Inanspruchnahme von dreißig US-amerikanischen Prioritätsanmeldungen aus dem\nZeitraum vom 28. August 1997 bis zum 5. März 1998 angemeldeten und mit\nWirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents\n1 010 036 (Streitpatent).\n\nVon den insgesamt siebzehn Patentansprüchen des Streitpatents werden mit der Nichtigkeitsklage der Klägerin der selbständige Patentanspruch 1\nund die auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche\n2, 3, 7 bis 9 und 11 angegriffen. Patentanspruch 1 hat in der Verfahrenssprache\nfolgenden Wortlaut:\n\n\"1. An encapsulated electrophoretic display having a viewed surface and a rear surface and comprising a polymer matrix\nhaving fluid-containing cavities, wherein the cavities are nonspherical in shape, characterised by the cavities having the\naspect ratio of width to height greater than 1.2.\"\n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei\n3\nim angegriffenen Umfang nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. Zudem fehle es im Hinblick auf\ndie Erfindung nach Patentanspruch 9 an einer ausführbaren Offenbarung. Die\nBeklagte hat das Streitpatent im erteilten Umfang sowie im Umfang von vier\nHilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent - soweit angegriffen - für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent weiterhin mit den erstinstanzlich gestellten Anträgen. Die Klägerin tritt\ndem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die zulässige Berufung hat in der Sache überwiegend Erfolg.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft gekapselte elektrophoretische Anzeigen, wie\nsie etwa für E-Book-Reader verwendet werden.\n\n1. Nach den Erläuterungen in der Streitpatentschrift verfügen diese verglichen mit Flüssigkeitskristallen über die Eigenschaften einer guten Helligkeit,\neines guten Kontrasts, weiter Betrachtungswinkel, einer Zustandsstabilität und\neines niedrigen Leistungsverbrauchs. Dennoch hätten Probleme hinsichtlich der\nLangzeit-Bildqualität ihre weitverbreitete Verwendung verhindert (Streitpatent\nund deutsche Übersetzung, Abs. 2).\n\nEine gekapselte elektrophoretische Anzeige bestehe üblicherweise aus\n7\nKapseln mit elektrophoretischen Teilchen, welche sich in einem Bindemittel\nzwischen zwei Elektroden befänden. Die Kapselmembranen könnten nützliche\nOberflächenwechselwirkungen mit den elektrophoretischen Teilchen bilden\noder als eine inerte physikalische Grenze zwischen dem Fluid und dem Bindemittel wirken (Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 5). Das elektrophoretische Fluid könne auch direkt in das Bindemittel dispergiert oder emulgiert\nwerden, um eine \"polymerdispergierte elektrophoretische Anzeige\" zu bilden.\nObwohl bei solchen Anzeigen keine Kapselmembran vorhanden sei, könnten\ndie einzelnen elektrophoretischen Phasen als Kapseln bezeichnet werden\n(Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 6).\n\nAus dem Stand der Technik seien gekapselte elektrophoretische Anzeigen mit einer betrachteten Oberfläche und einer rückwärtigen Oberfläche bekannt, die eine Polymermatrix mit Fluid enthaltenden Hohlräumen aufwiesen,\nwobei die Hohlräume nach der Offenbarung in der WO 97/50071 A1 (NK6) nicht\nkugelförmig seien (Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 22).\n\n9 2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem\nzugrunde, die Bildqualität bei gekapselten elektrophoretischen Anzeigen dauerhaft zu verbessern. Das soll nach Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung\ndurch folgendes Erzeugnis erreicht werden:\n\n1.1 Gekapselte elektrophoretische Anzeige\n\n1.2 mit einer betrachteten Oberfläche und einer rückwärtigen\nOberfläche,\n\n1.3 die eine Polymermatrix mit Hohlräumen aufweist,\n\n1.4 wobei die Hohlräume\n\n1.4a ein Fluid enthalten,\n\n1.4b nicht kugelförmig sind und\n\n1.4c ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe (aspect ratio)\nvon mehr als 1,2 haben.\n\n3. Mit dem Patentgericht ist als Fachmann ein Physiker oder Ingenieur\n10\nmit Universitätsabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Anzeigetechnik und dabei insbesondere der\nAnzeigetechnik anzusehen, der bei Bedarf mit einem Chemiker zusammenarbeitet.\n\n11 4. Gegenstand von Patentanspruch 1 ist eine elektrophoretische Anzeige.\n\na) Nach den Erläuterungen in der Beschreibung werden bei einer elektrophoretischen Anzeige zumindest einige der Teilchen durch das Anlegen\nelektrischer Felder bewegt oder gedreht (Streitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 9), wobei die Beweglichkeit in manchen Fällen null sein oder in der\n\nNähe von null liegen könne, sich die Teilchen also nicht bewegten (Streitpatent,\nAbs. 70 = deutsche Übersetzung, Abs. 89). Von dem erfindungsgemäßen Begriff einer elektrophoretischen Anzeige werden damit auch Anzeigen erfasst, bei\ndenen die Teilchen so orientiert werden, dass Licht durch die Kapsel hindurchtreten kann, wie es auch in einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel beschrieben ist (Streitpatent, Abs. 35 = deutsche Übersetzung, Abs. 54; vgl. auch\nStreitpatent und deutsche Übersetzung, Abs. 10).\n\nb) Nach Merkmal 1.1. ist die elektrophoretische Anzeige gekapselt. Diese\n13\nVorgabe wird in den Merkmalen 1.3 und 1.4a und 1.4b dahin ergänzt, dass die\n(zwischen einer betrachteten und einer rückwärtigen Oberfläche angeordnete)\nPolymermatrix Hohlräume aufweisen soll, die ein Fluid enthalten und nicht kugelförmig sind. Die ein Fluid enthaltenden Hohlräume sollen nach der Beschreibung nicht kugelförmig sein, da dies vielfach zu optischen Verlusten führe, die\ninfolge der Absorption oder der Streuung durch die Kapselmaterialien und des\nBindemittels bei gekapselten Anzeigen aufträten (Streitpatent, Abs. 56 = deutsche Übersetzung, Abs. 75). Das bedeutet jedoch nicht, dass unter den erfindungsgemäßen Begriff der nicht-kugelförmigen Hohlräume allein Hohlräume mit\nder Form einer abgeflachten Kugel subsumiert werden können. Zwar ist es\nnach der Beschreibung im Hinblick auf die Kapselform \"wünschenswert\", wenn\nder Oberteil der Mikrokapsel eine flache Oberfläche aufweist. Die Kapsel könne\neine etwas abgeflachte Kugel, eine stark abgeflachte Kugel, im Wesentlichen\nzylinderförmig oder ein mehrere Facetten aufweisendes Polyeder sein (Streitpatent, Abs. 56 = deutsche Übersetzung, Abs. 75). Keine dieser nicht-kugelförmigen Ausgestaltungsmöglichkeiten ist aber als zwingende Anforderung in\ndie Lehre des Patentanspruchs 1 aufgenommen worden.\n\nc) Merkmal 1.4c schreibt vor, dass die Hohlräume ein Längenverhältnis\n14\nder Breite zur Höhe (aspect ratio) von mehr als 1,2 haben, und betrifft damit das\nMindestlängenverhältnis der Hohlräume in zwei senkrecht aufeinander stehen-\n\nden Richtungen. Merkmal 1.4c ergänzt die Vorgaben des Merkmals 1.4b hinsichtlich der Form der Hohlräume. Weder der Patentanspruch noch die Beschreibung enthalten Angaben dazu, in welcher Richtung die Höhe und die\nBreite der Hohlräume zu messen sind.\n\nSoweit die Beklagte demgegenüber der Lehre aus Patentanspruch 1 eine Ausrichtung der Hohlräume dahingehend entnehmen will, dass deren Höhe\nzwischen der betrachteten und der rückwärtigen Oberfläche verlaufe und deren\nBreite parallel zur betrachteten Oberfläche ausgerichtet sei, kann ihr nicht beigetreten werden. In der Beschreibung wird zwar darauf hingewiesen, dass sich\nviele der optischen Verluste, die bei gekapselten elektrophoretischen Anzeigen\ninfolge der Absorption oder der Streuung durch die Kapselmaterialien und des\nBindemittels auftreten, aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben, weshalb\nes vorteilhaft sei, ein dicht gepacktes Feld nicht-kugelförmiger Hohlräume bereitzustellen (Streitpatent, Abs. 56 = deutsche Übersetzung, Abs. 75). Über eine\nbesondere Ausrichtung der entsprechend erfindungsgemäß vorgesehenen,\nnicht-kugelförmigen und ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als\n1,2 aufweisenden Hohlräume verhält sich die Beschreibung jedoch nicht.\n\nDiesem Verständnis stehen auch nicht die Erläuterungen des Sachverständigen der Beklagten, Professor A. , zu dem in Patentanspruch 1 in\nder Verfahrenssprache verwendeten Begriff der \"aspect ratio\" entgegen. Insoweit mag es sein, dass bei Ausübung des im Streitpatent beschriebenen und in\nPatentanspruch 12 unter Schutz gestellten Herstellungsverfahrens durch eine\nauf das Bindemittel angewendete mechanische Kraft die gekapselte Phase\nnicht nur zu nicht-kugelförmigen Hohlräumen gezogen wird, sondern dies auch\nzwangsläufig dazu führt, dass die Flüssigkeitströpfchen parallel zur Oberfläche\nausgerichtet werden (HE 4, zur Frage 2). Als Erzeugnisanspruch ist Patentanspruch 1 aber nicht auf gekapselte elektrophoretische Anzeigen beschränkt, die\nnach dem in Patentanspruch 12 unter Schutz gestellten Verfahren hergestellt\n\nworden sind (zu weiteren Herstellungsverfahren vgl. Streitpatent Abs. 20 und\n81 f. = deutsche Übersetzung, Abs. 20 und 100 f.), so dass der Fachmann entsprechende Folgerungen auch nicht aus dem in Patentanspruch 1 verwendeten\nBegriff der \"aspect ratio\" abgeleitet hätte.\n\nd) Zutreffend hat das Patentgericht des Weiteren ausgeführt, dass nach\n17\nPatentanspruch 1 nicht ausgeschlossen wird, dass die erfindungsgemäße elektrophoretische Anzeige neben nicht-kugelförmigen Hohlräumen mit einem Längenverhältnis von Breite zu Höhe von mehr als 1,2 auch kugelförmige oder\nnicht-nichtkugelförmige mit einem geringeren Längenverhältnis aufweist. Ob die\nLehre aus Patentanspruch 1 darüber hinaus auch dahin zu verstehen ist, dass\ndie Polymermatrix - entgegen den Ausführungen im Urteil des Patentgerichts -\nmehr als zwei entsprechend den Merkmalen 1.4a bis 1.4c ausgebildete Hohlräume aufweisen muss (vgl. insoweit auch Streitpatent, Abs. 56 = deutsche\nÜbersetzung, Abs. 75), bedarf mangels Entscheidungsrelevanz keiner abschließenden Beurteilung.\n\nII. Das Patentgericht hat den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig angesehen und sich\nzur Begründung im Wesentlichen auf die vorveröffentlichte US-amerikanische\nPatentschrift 5 650 872 (NK1) gestützt.\n\nDie NK1 offenbare neben Lichtventilen, bei denen Partikel durch ein\n19\nelektrisches Feld nur ausgerichtet würden, auch elektrophoretische Anzeigen,\nbei denen sich die Partikel zwischen Elektroden bewegten, was mit \"to move\"\nbeschrieben werde und immer auch eine Translationsbewegung der Teilchen\nenthalte. Die in der NK1 offenbarte elektrophoretische Anzeige sei auch gekapselt, da sie geschlossene Hohlräume aufweise, in denen sich ein Fluid befinde.\nDie gekapselte elektrophoretische Anzeige besitze eine betrachtete und eine\nrückwärtige Oberfläche. Sie weise eine Polymermatrix mit fluidenthaltenden\nHohlräumen auf. Die Tröpfchen bestünden aus einer Suspension, die das Fluid\n\ndarstelle, welches sich in einem Hohlraum befinde, nämlich dem Volumen, das\ndas Tröpfchen einnehme.\n\nDie Hohlräume seien nicht kugelförmig. In den Figuren 5 bis 7 würden\n20\neindeutig Hohlräume darstellende Tröpfchen gezeigt, welche eine von der Kugelform abweichende Form aufwiesen. Es möge sein, dass beim Erstellen der\nFiguren 5 bis 7 nicht darauf geachtet worden sei, eine Kugelform zu zeichnen.\nDies drücke jedoch ebenso wie die Tatsache, dass die Form der Hohlräume in\nder Beschreibung nicht erwähnt werde, aus, dass es auf die genaue Form der\nHohlräume nicht ankomme und diese auch von der Kugelform abweichen könnten, ohne den Erfolg der in der NK1 offenbarten Erfindung, bei der es sich um\neinen Herstellungsprozess für anisometrische Partikel und diese verwendende\nLichtventile und elektrophoretische Anzeigen handele, in Frage zu stellen. Der\nFachmann ergreife deshalb keine Maßnahmen, die eine Kugelform der in der\nPolymermatrix enthaltenen Hohlräume sicherstellten, zumindest solange die\nAbweichung von der Kugelform nicht zu groß sei. Ohne solche Maßnahmen\nerhalte der Fachmann insbesondere im Bereich des Films stets auch Hohlräume, die nicht exakt kugelförmig seien.\n\nDa ein Längenverhältnis von Höhe zu Breite von 1,2 keine starke Abweichung von der Kugelform sei, gehe der Fachmann davon aus, dass er Abweichungen in dieser Größenordnung tolerieren könne, soweit er solche nicht bereits in den Figuren 5 bis 7 der NK1 erkenne. Damit werde ihm der Gegenstand\nvon Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nahegelegt.\n\nAuch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1, der gegenüber der erteilten Fassung das zusätzliche Merkmal aufweise, dass die Partikel bei der Anwendung eines elektrischen Feldes verschoben\nwerden, beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Dieses Merkmal sei bereits\nin der NK1 bei elektrophoretischen Anzeigen gegeben. Der dort dargestellte\n\nUnterschied zwischen Lichtventilen und elektrophoretischen Anzeigen beinhalte\ngerade, dass bei letzteren auch eine Translationsbewegung stattfinde.\n\n23 Ferner sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch in den Fassungen der weiteren drei Hilfsanträge nicht rechtsbeständig.\n\n24 III. Die Begründung des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung\nnicht stand. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags wird durch die NK1 weder offenbart noch nahegelegt.\n\n1. Die NK1 lehrt eine elektrooptische Vorrichtung bestehend aus einer\n25\naus gegenüberliegenden Zellwänden ausgebildeten Zelle mit einer zwischen\nden Zellwänden vorgesehenen Lichtmodulationseinheit. Die Lichtmodulationseinheit umfasst in einem Medium suspendierte Teilchen, die anisometrisch geformt sind und eine bestimmte mittlere Korngröße aufweisen (NK1, Sp. 2,\nZ. 55 ff.), wodurch einem bei Lichtventilen bestehenden Bedarf an einer Suspension ultrafeiner Teilchen abgeholfen werden soll (NK1, Sp. 2, Z. 7 ff.;\nZ. 33 ff.). Die elektrooptische Vorrichtung kann ein Lichtventil sein, bei dem\nSuspensionen ausrichtbarer Teilchen verwendet werden, aber auch eine andere Art von Lichtsteuerungsvorrichtung, bei der Teilchensuspensionen genutzt\nwerden, wie elektrophoretische Displays, bei denen sich die Teilchen zwischen\nElektroden in einer Zelle bewegen (NK1, Sp. 3, Z. 20 ff.; Sp. 2, Z. 55 ff.).\n\nDamit offenbart die NK1 eine elektrophoretische Anzeige im Sinne des\n26\nMerkmals 1 nicht nur im Hinblick auf die genannten elektrophoretischen Displays, sondern auch hinsichtlich der dort aufgeführten Lichtventile, da es nach\ndem - wie erläutert - weiten Verständnis des Klagepatents für die Verwirklichung dieses Merkmals hinreichend ist, wenn die Teilchen bei der Anzeige so\ninnerhalb der Kapsel orientiert werden, dass Licht durch die Kapsel treten kann.\nDas ist auch bei den Lichtventilen der NK1 der Fall.\n\n27 Die offenbarte elektrophoretische Anzeige verfügt zudem über eine betrachtete und eine rückwärtige Anzeigenoberfläche, wie sie beispielsweise das\nin Figur 5 der NK1 gezeigte Lichtventil aufweist, wobei eine der beiden Oberflächen als betrachtete und die andere als rückwärtige Oberfläche angesehen\nwerden kann.\n\nDie in den Figuren 5, 6 und 7 der NK1 gezeigten elektrophoretischen Anzeigen (Lichtventile 27) sind mit einem Film (24) ausgestattet, der aus einer\nMatrix vernetzter Polymere in Form eines transparenten Kunststoffs (25) besteht. In dem Kunststoff sind Hohlräume (droplets) verteilt, die flüssige Teilchen\n(21) enthaltende Lichtventilsuspension (26) und damit ein Fluid enthalten (NK1,\nSp. 4, Z. 22 ff.; Z. 37 ff.; Z. 51 ff.). Dass die Hohlräume nicht durch mittels einer\nMembran von der Polymermatrix abgetrennte Kapseln gebildet werden, steht\neiner Offenbarung der Lehre aus Patentanspruch 1 nicht entgegen, da nach der\nBeschreibung des Streitpatents auch derartige polymerdispergierte elektrophoretische Anzeigen als erfindungsgemäße Kapseln anzusehen sind (vgl. Streitpatent, Abs. 6).\n\nAus der NK1 geht jedoch nicht hervor, dass die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 haben. In den Figuren 5 bis 7\nsind die Hohlräume (droplets) zwar nicht exakt kugelförmig gezeichnet. Dabei\nist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um eine schematische Darstellung\ndes Aufbaus der Lichtventile im Querschnitt handelt. Es findet sich kein Anhalt\ndafür, dass es für das jeweils dargestellte Ausführungsbeispiel darauf ankommt,\ndass die Hohlräume nicht-kugelförmig ausgestaltet sind. Selbst wenn dennoch\nmit dem Patentgericht angenommen wird, dass der Fachmann den Figuren 5\nbis 7 entnimmt, dass es nicht erheblich ist, ob die Hohlräume kugelförmig oder\nnicht-kugelförmig ausgestaltet sind und damit auch letztere offenbart sind, fehlt\nes jedenfalls an einer Offenbarung eines Längenverhältnisses der Breite zur\nHöhe von 1,2. Der Hinweis des Patentgerichts, der Fachmann könne erkennen,\n\ndass er Abweichungen von der Kugelform in dieser geringen Größenordnung\ntolerieren könne, reicht insoweit nicht, weil es sich um eine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen des Fachmanns handeln würde (vgl. BGH,\nUrteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 27 - Olanzapin).\n\nDer Klägerin kann auch nicht darin beigetreten werden, dass der Fachmann bei Nacharbeitung der in NK1 beschriebenen Lehre bei den Hohlräumen\n(droplets) zwangsläufig zu dem in Merkmal 1.4c geforderten Längenverhältnis\nvon Breite zu Höhe gekommen und dieses damit als intrinsische Eigenschaft\noffenbart wäre. Hinsichtlich der Herstellung des die vernetzte Polymermatrix\n(25) enthaltenden Films (24) wird in der NK1 auf die PCT-Anmeldung\nWO 93/09460 (NK10) verwiesen. Aus der NK10 geht hervor, dass Polymermatrix etwa durch Wärmebehandlung oder UV-Licht quervernetzt wird (NK10,\nAusführungsbeispiele 1 und 13, S. 30 f.; 37 f.). Wie durch das Gutachten von\nProfessor A. und den darin in Bezug genommenen Fachbeitrag von Davankov und Tsyurupa (Vadim Davankov, Maria P. Tsyurupa, Hypercrosslinked\nPolymeric Networks and Adsorbing Materials: Synthesis, Properties, Structure\nand Application, Elsevier 2010, S. 246; HE4) belegt wird, führt eine Vernetzung\nvon Polymeren jedoch im Allgemeinen nicht zu einer Erhöhung der Dichte und\ndaraus folgend einem Schrumpfen, das die Hohlräume beeinflussen könnte.\n\nGegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den Ausführungen in der Streitpatentschrift, wonach eine polymerdispergierte elektrophoretische Anzeige ähnlich wie eine polymerdispergierte Flüssigkristallanzeige auch derart hergestellt\nwerde könne, dass während des Trocknens und Härtens des Bindemittels die\ngekapselte Phase in nicht-kugelförmige Hohlräume gezogen werde (Streitpatent, Abs. 62 = deutsche Übersetzung, Abs. 81), da darin die näheren Verfahrensparameter offen gelassen werden, insbesondere ob als Bindemittel - wie es\nim folgenden Absatz der Streitpatentschrift erwähnt wird (Streitpatent, Abs. 63 =\n\ndeutsche Übersetzung, Abs. 82) - ein wässriges Verdampfungsbindemittel verwendet wurde, das zu einem Schrumpfen des Polymers und dadurch zu einer\nnichtkugelförmigen Verformung der gekapselten Phasen geführt hat. Im Übrigen sollen die gekapselten Phasen zwar in nicht-kugelförmige Hohlräume gezogen worden sein; dass diese darüber hinaus auch ein Längenverhältnis der\nBreite zur Höhe von mehr als 1,2 gehabt haben, ist den genannten Ausführungen aber nicht zu entnehmen.\n\nDem steht auch nicht entgegen, dass in einem Fachbeitrag von Drzaic\n32\n(Paul S. Drzaic, Liquid Crystal Dispersions, World Scientific Publishing Co. Pte.\nLtd, Singapur, 1995, S. 26 ff.; NK8) von einem Schrumpfen der Polymermatrix\nund einer daraus resultierenden Verformung eines signifikanten Teils der Mikrokapseln mit einem Längenverhältnis von Breite zu Höhe von mehr als 1,2\nberichtet wird. Denn dabei wurde ein wässriges Verdampfungsbindemittel eingesetzt, nach dessen Trocknung die abgeflachte Form der Mikrokapseln entstand (NK8, 26). Die Verwendung eines solchen Verdampfungsbindemittels\nwird jedoch weder in der NK1 noch in der NK10 gelehrt, so dass die Ergebnisse\nder NK8 nicht als zwangsläufige Folge einer Nacharbeitung der dort offenbarten\nLehre übertragen werden können.\n\n2. Ausgehend von dem Offenbarungsgehalt der NK1 war es entgegen\n33\nden Ausführungen des Patentgerichts für den Fachmann auch nicht naheliegend, Hohlräume mit einem Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als\n1,2 vorzusehen. Es mag sein, dass dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens Herstellungsverfahren wie der Einsatz eines Verdampfungsbindemittels\nzur Verfügung standen, mit denen er derart geformte fluidenthaltende Hohlräume in der Polymermatrix herstellen konnte. Es ist aber auf Grundlage der Feststellungen des Patentgerichts kein Anlass erkennbar, weshalb der Fachmann\nbei Ausführung der NK1 eine solche Form hätte anstreben sollen.\n\n34 IV. Soweit im Urteil des Patentgerichts über den Hauptantrag der Beklagten erkannt wurde, stellt sich dieses jedoch im Ergebnis als richtig dar. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist im Hinblick auf im\nUrteil des Patentgerichts nicht berücksichtigten Stand der Technik nicht patentfähig.\n\n1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags wurde dem Fachmann jedoch nicht durch die PCT-Anmeldung 98/19208\n(NK11) offenbart oder nahegelegt.\n\na) Die NK11 ist zwar ein nach § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Satz 1\n36\nNr. 3 ZPO zulässiges Angriffsmittel, obwohl sie von der Klägerin erst mit der\nBerufungserwiderung vorgelegt worden und deshalb neu ist. Denn nach der\nRechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitskläger grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu\nstützen, wenn das Patentgericht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten\nHinweis erkennen lässt, dass es dessen Argumentation in einem bestimmten\nPunkt für zutreffend erachtet (BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11,\nBGHZ 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38 - Fahrzeugwechselstromgenerator;\nUrteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 71 - Walzstraße).\nIm Streitfall hat das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG\nnach vorläufiger Beurteilung die Lehre aus Patentanspruch 1 im Hinblick auf die\nNK1 und die NK6 für nicht neu und im Hinblick auf die NK3 sowie fachmännisches Wissen für nicht naheliegend erachtet. Danach beruht es nicht auf einer\nNachlässigkeit, dass die Klägerin davon abgesehen hat, die NK11 als weitere\nEntgegenhaltung bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorzulegen.\n\nb) Die am 17. Oktober 1997 eingereichte und am 7. Mai 1998 veröffentlichte PCT-Anmeldung NK11 ist auch als Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2\nEPÜ bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen. Der Zeitrang des Streitpatents wird jedenfalls hinsichtlich des Gegen-\n\nstands aus Patentanspruch 1 und der auf diesen rückbezogenen Unteransprüche erst durch den Tag seiner Anmeldung am 28. August 1998 bestimmt. Als\nAnmeldetag gilt nicht bereits der Tag der Anmeldung einer der zehn von dem\nStreitpatent beanspruchten und vor dem 17. Oktober 1997 eingereichten Prioritätsanmeldungen (Art. 89 EPÜ). Die Beklagte hat nach Bestreiten der Klägerin\nund einem richterlichem Hinweis nicht dargetan und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in einer dieser Prioritätsanmeldungen als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist (Art. 87 Abs. 1\nEPÜ).\n\nc) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist in der NK11 jedoch nicht offenbart. Die Entgegenhaltung lehrt zwar eine gekapselte elektrophoretische Anzeige mit einer betrachteten und einer rückseitigen Oberfläche, die eine Polymermatrix mit fluidenthaltenden Hohlräumen aufweist (NK11, S. 3, Z. 10 ff.;\nS. 4, Z. 4 ff., 16 ff.; Figuren 1a und 1b; Anspruch 1), die nicht kugelförmig sein\nkönnen (NK11, S. 7, Z. 6 ff.). Es wird jedoch weder beschrieben noch gezeigt,\ndass die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2\nhaben sollen.\n\nDie Klägerin meint allerdings, dass dieses Längenverhältnis eine intrinsische Eigenschaft der in der NK11 offenbarten Mikrokapseln sei. Die in der\nNK11 vorgeschlagene Verwendung von PVA (Polyvenylalkohol) als Polymermatrix führe nach NK8 zwangsläufig beim Aushärten auf einer ebenen Fläche\nzur Schrumpfung des PVA-Films. Da darin die flexiblen Mikrokapseln enthalten\nseien, würden sie identisch zu Figur 2.6 der NK8 verformt und wiesen eine Verteilung der Längenverhältnisse der Breite zur Höhe wie in Figur 2.7 der NK8\nund damit von mehr als 1,2 auf.\n\n40 Dem kann nicht beigetreten werden. Nach den Angaben der NK8 ist die\nPolymermatrix mit den fluidenthaltenden Hohlräumen (droplets) durch Emulgieren der Mikrokapseln in PVA als Verdampfungsbindemittel entstanden. Das\nunterscheidet sich von den in NK11 offenbarten Herstellungsverfahren.\n\nDanach werden zunächst Kapselungsverfahren, wie das Koazervationsverfahren mit Gelatine oder Gummiarabikum (NK11, S. 7, Z. 19 ff. - sog. erster\nAnsatz), das Grenzflächen-Polymerisationsverfahren (NK11, S. 7, Z. 32 ff.\n- sog. zweiter Ansatz), die \"In-situ\"-Polymerisation (NK11, S. 8, Z. 10 ff. - sog.\ndritter Ansatz) und das Koazervationsverfahren mit Gelatine oder Gummiarabikum nach dem US-amerikanischen Patent 3 585 381 (NK11, S. 8, Z. 30 ff.\n- sog. fünfter Ansatz) aufgeführt. Im Hinblick auf die nach diesen Verfahren gefertigten fluidenthaltenden Mikrokapseln wird dann im Hinblick auf das in Figur\n1B der NK11 gezeigte Ausführungsbeispiel ausgeführt, dass selbige in der Polymermatrix einer elektrophoretischen Anzeige immobilisiert werden könnten,\nwobei als mögliche Bindemittel PVA, Gelatine, Epoxy- oder andere Harze genannt werden (NK11, S. 7, Z. 19 ff.; S. 10, Z. 25 ff.). Auch wenn der Fachmann\nsich danach von den genannten Bindemittel gerade für PVA entschieden hätte,\nheben sich die genannten \"Ansätze\" von dem sich aus der NK8 ergebenden\nHerstellungsverfahren jedenfalls dadurch ab, dass die Mikrokapseln nicht in die\nPolymermatrix emulgiert, sondern als fertige Kapseln eingebracht werden. Dass\ndie Ergebnisse der NK8 dennoch auf die vier \"Ansätze\" übertragen werden\nkönnen, ist von der Klägerin nicht dargelegt worden und auch sonst nicht ersichtlich.\n\nSoweit in der NK11 darüber hinaus auf die Möglichkeit einer direkten\n42\nEmulsion der elektrophoretischen Flüssigkeit ohne eine Verkapselung in die\nPolymermatrix hingewiesen wird (NK11, S. 11, Zeilen 11 ff.; sog. vierter Ansatz), fehlt es nicht nur an einem Hinweis, dass diese Möglichkeit gegenüber\nden immobilisierten Mikrokapseln bevorzugt sei, sondern vor allem an einer\n\nAnregung, PVA aus der Gruppe der vier in der NK11 genannten Bindemittel zu\nwählen und überdies als Schrumpfungsbindemittel einzusetzen, um eine Vergleichbarkeit mit dem in NK8 offenbarten Herstellungsverfahren zu begründen.\nDass bei einer direkten Emulsion der elektrophoretischen Flüssigkeit in die\nPolymermatrix die Vernetzung nicht ohne weiteres zu einer Ausbildung von\nHohlräumen mit einem Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2\nführt, ist bereits im Zusammenhang mit der NK1 erläutert worden und gilt insoweit für die NK11 gleichermaßen.\n\nd) Für den Fachmann lag die Ausbildung derartiger Hohlräume auch\n43\nnicht nahe. Zwar hat die Klägerin in der Verhandlung darauf hingewiesen, dass\ndem Fachmann in der NK11 Gelatine als sowohl für die Bildung der Kapseln im\nKoazervationsverfahren als auch für die Bildung der Polymermatrix geeignetes\nMaterial offenbart werde und diesem aufgrund seines Fachwissens bekannt sei,\ndass es sich bei Gelatine um ein Schrumpfungsbindemittel handele. Daraus\nfolgt jedoch noch keine Anregung, auf die Verkapselung zu verzichten und die\nHohlräume unmittelbar in der Gelatinematrix zu bilden, zumal es sich bei Gelatine nur um eines von mehreren Materialien handelt, die dem Fachmann im Zusammenhang mit der Verkapselung nach dem Koazervationsverfahren und der\nBildung der Polymermatrix genannt werden (vgl. NK11, S. 11, Z. 3 f.).\n\n44 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wurde dem Fachmann auch\nnicht durch die am 12. März 1998 angemeldete und am 24. September 1998\nveröffentlichte PCT-Anmeldung 98/41899 (NK12) offenbart.\n\n45 a) Obwohl die NK12, wie die NK11, erst mit der Berufungserwiderung\nvorgelegt worden ist, handelt es sich auch bei dieser Entgegenhaltung aus den\ngenannten Gründen um ein nach § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3\nZPO zulässiges Angriffsmittel.\n\n46 b) Die NK12 ist überdies nach § 54 Abs. 3 EPÜ für die Neuheitsprüfung\nzu berücksichtigen, da das am 27. August 1998 angemeldete Streitpatent die\nPrioritäten aus den dreißig in Anspruch genommenen und vor dem 12. März\n1998 eingereichten Prioritätsanmeldungen hinsichtlich des Gegenstands von\nPatentanspruch 1 - entsprechend den obigen Erläuterungen - nicht wirksam in\nAnspruch nehmen kann.\n\nc) Der NK12 ist eine gekapselte elektrophoretische Anzeige nach Maßgabe der Merkmale 1.1 bis 1.4b zu entnehmen (vgl. NK12, S. 3, Z. 11 ff., 17 ff.;\nS. 22, Z. 27 ff.; S. 23, Z. 14 ff.; Figur 7E). Entgegen der Ansicht der Klägerin ist\nMerkmal 1.4c in der - am Ende dieses Absatzes wiedergegebenen - Figur 7E\nder NK12 aber nicht gezeigt. Die Zeichnung soll die Ausführungen in der Beschreibung der NK12 illustrieren, wonach die Wände der Mikrokapseln (320)\nentweder chemisch entfestigt oder einem Druck ausgesetzt sein können, um\nsich präzise in lineare Begrenzungen einzufügen. Dass es insoweit bei den\nMikrokapseln auf das Längenverhältnis der Breite zur Höhe ankommt und dieses über 1,2 ist, ergibt sich daraus nicht.\n\nMerkmal 1.4c wird schließlich auch nicht als intrinsische Eigenschaft in\n48\nder NK12 offenbart. Der Einsatz wässriger Verdampfungsbindemittel wird zwar\nals alternativer Träger zu photo-, thermisch oder chemisch härtbaren Trägern\nfür die Dispersion der bereits fertigen Mikrokapseln genannt. Selbst wenn der\n\nFachmann sich bei dieser Auswahl für das wässrige Verdampfungsmittel entscheiden sollte, ist damit aber noch nicht notwendigerweise für die Hohlräume\nein Längenverhältnis der Breite zur Höhe von 1,2 erreicht. Nach dem Offenbarungsgehalt der NK12 kommt es vielmehr darauf an, dass sich die chemisch\nentfestigten oder einem Druck ausgesetzten Wände der Mikrokapseln (320)\n- wie in Figur 7E gezeigt - präzise in lineare Grenzen einpassen, so dass das\nÖffnungsverhältnis (d.h. der prozentuale Anteil der betrachteten Oberfläche, der\ntatsächlich durch das Kontrastmitteln eingenommen wird) durch Verringerung\nder Lücken zwischen den Mikrokugeln erhöht (NK12, S. 23, Z. 14 ff.). Daraus\nresultiert das in Merkmal 1.4c geforderte Längenverhältnis der Hohlräume aber\nnicht notwendigerweise.\n\n3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents wurde dem\n49\nFachmann jedoch durch die am 25. Juni 1997 angemeldete und am 31. Dezember 1997 veröffentlichte PCT-Anmeldung WO 97/50071 (NK6) zumindest\nnahegelegt.\n\na) Die NK6 ist als Stand der Technik auch für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ zu berücksichtigen, da das am 27. August 1998 angemeldete Streitpatent die Prioritäten aus den neunzehn in Anspruch genommenen und vor dem 31. Dezember 1997 angemeldeten Prioritätsanmeldungen hinsichtlich des Gegenstands von Patentanspruch 1 nicht\nwirksam in Anspruch nehmen kann.\n\nb) Die NK6 lehrt eine Gyricon-Anzeige, die eine Polymermatrix (substrate\n51\n32) mit fluidenthaltenden Hohlräumen (cavities 32) aufweist. In den Hohlräumen\nist jeweils ein zylinderförmiges schwarz-weißes Element (31) angeordnet, das\nsich aufgrund des Dipols bei Anlegen eines elektrischen Feldes um seine\nLängsachse rotierend ausrichtet, so dass sich einem Betrachter entweder seine\nweiße oder seine schwarze Fläche zuwendet. Die Größe der nicht-kugelförmigen Hohlräume entspricht in etwa der Größe der drehbaren Zylinder, so dass\n\ndiese daran gehindert werden, sich um ihre Mittelachse zu drehen (vgl. NK6,\nS. 7, Z. 11 ff.; S. 9, Z. 19 ff.), wie es beispielsweise in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3 und 5A gezeigt wird.\n\n52 Damit offenbart die NK6 auch eine gekapselte elektrophoretische Anzeige nach den Merkmalen 1.1 bis 1.4b. Wie dargelegt, fallen auch Anzeigen, bei\n\ndenen die Teilchen durch das Anlegen eines elektrischen Feldes gedreht und\nnicht translatorisch bewegt werden unter den erfindungsgemäßen Begriff einer\nelektrophoretischen Anzeige (vgl. Streitpatent und deutsche Übersetzung,\nAbs. 9). In der Streitpatentschrift wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass in der\nNK6 \"eine gekapselte elektrophoretische Anzeige\" offenbart werde (Streitpatent\nund deutsche Übersetzung, Abs. 22).\n\nOb darüber hinaus auch das Merkmal 1.4c in der NK6 offenbart ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da es jedenfalls für den Fachmann\nnaheliegend war. In der NK6 wird unter Bezugnahme auf ein in - der nachfolgend wiedergegebenen - Figur 9 der NK6 aus der Draufsicht gezeigtes Gyricon\nDisplay\n\nausgeführt, dass bei einer alternativen Ausführungsform das Längenverhältnis\nder Breite zur Höhe der Zylinder größer als 1:1 sei (NK6, S. 11, Z. 29 ff.: \"… an\nalternative embodiment in which the aspect ratio of the cylinders 91 is greater\nthan 1:1.\"). Dass damit auch Hohlräume mit einem Längenverhältnis der Breite\nzur Höhe der Zylinder von größer 1,2 gemeint sind, deutet sich für den Fachmann durch die nachfolgende Angabe in der NK6 an, dass diese alternative\nAusführungsform etwa in Situationen nützlich sein könne, in denen verschiedene Display-Auflösungen in der x- und y-Richtung erwünscht seien, wie zum Bei-\n\nspiel ein Display mit einer Auflösung 1.200 mal 300 Dots pro Inch (NK6, S. 11,\nZ. 32 ff.), was bei dicht gepackten Hohlräumen zu einem Längenverhältnis von\nannähernd 1:4 führen würde. Wird zudem berücksichtigt, dass in der NK6 nicht\nnur vorgeschlagen wird, die Hohlräume möglichst so auszugestalten, dass die\nZylinder diese nahezu ausfüllen, sondern zur Verbesserung der Helligkeit und\ndes Reflexionsgrades des Displays darüber hinaus empfohlen wird, die Hohlraumwände möglichst dünn zu gestalten, damit die Zylinder möglichst dicht zueinander angeordnet werden können (NK6, S. 9, Z. 19 ff.; S. 10, Z. 9 ff.; S. 13,\nZ. 24 ff.), ist ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe der Hohlräume von größer 1,2 für den Fachmann wenn nicht bereits offenbart, dann doch zumindest\naufgrund seiner Fachkenntnisse auffindbar und damit naheliegend.\n\n4. Die Beklagte hat einen eigenständigen erfinderischen Gehalt der von\n54\nder Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage neben Patentanspruch 1 angegriffenen\nund auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2, 3,\n7, 8, 9 und 11 nicht geltend gemacht, so diese ebenfalls als dem Fachmann\nnahegelegt und damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen sind.\n\n55 V. Auf Grundlage des ersten Hilfsantrags 1 der Beklagten stellt sich das\nUrteil des Patentgerichts aber auch im Ergebnis nicht als richtig dar.\n\n1. Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 weist im Vergleich\n56\nmit der Fassung des Hauptantrags das weitere Merkmal auf, dass die elektrophoretische Anzeige Partikel umfasst, die bei der Anwendung eines elektrischen Feldes verschoben werden (The electrophoretic display comprises particles that are translated by application of an electric field.). Der Fachmann versteht dieses Merkmal im Kontext der Lehre aus Patentanspruch 1 und unter\nBerücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen des Streitpatents dahingehend, dass diese Partikel bei Anlegen eines elektrischen Feldes eine\nTranslationsbewegung ausführen und eine Rotationsbewegung keine derartige\n\nerfindungsgemäße Translationsbewegung ist (vgl. Streitpatent, Abs. 9, 51, 53\nund 54).\n\n2. Patentanspruch 1 ist in dieser Fassung zulässig. Sein Gegenstand\n57\ngeht insbesondere nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung\nWO 99/10767 (N2) hinaus. In der ursprünglichen Anmeldung wird erläutert,\ndass bei elektrophoretischen Anzeigen zumindest einige Teilchen durch das\nAnlegen elektrischer Felder bewegt oder gedreht werden (N2, S. 3, Z. 10 f.),\nwas \"gekapselte\" elektrophoretische Anzeigen entsprechend Patentanspruch 1\ndes Streitpatents miteinschließt (vgl. N2, S. 9, Z. 21 f.). Unter einer Bewegung\nder Teilchen versteht der Fachmann eine elektrophoretische Translationsbewegung und grenzt diese gegenüber einer Ausrichtung der Teilchen durch eine\nRotationsbewegung ab, so wie ihm dies etwa auch im Hinblick auf die zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 1 (Translationsbewegung) und 2 (Rotationsbewegung) der ursprünglichen Anmeldung erläutert wird (N2, S. 10, Z. 3\nff.; Z. 9 ff.).\n\n3. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird dem Fachmann durch\n58\ndie NK6 nicht nahegelegt. Wie ausgeführt, wird in der NK6 allein eine Gyricon-Anzeige mit fluidenthaltenden Hohlräumen in einer Polymermatrix beschrieben,\nin denen jeweils ein zylinderförmiges schwarz-weißes Element angeordnet ist,\ndas sich bei Anlegen eines elektrischen Feldes um seine Längsachse rotierend\nausrichte. Es fehlt damit an einer Offenbarung von Partikeln, die bei der Anwendung eines elektrischen Feldes im Sinne einer Translationsbewegung \"verschoben\" werden.\n\nDerartige Partikel vorzusehen, war für den Fachmann ausgehend von\n59\nder NK6 aber auch nicht nahegelegt. Zwar wird in der NK6 ausgeführt, dass im\nAllgemeinen ein dünneres Display, wie etwa ein Monoschicht-Display mit nur\neiner Schicht von in Hohlräumen einer Polymermatrix angeordneten, aneinandergereihten schwarz-weißen Zylindern (vgl. NK6, Figuren 5A und 5B sowie die\n\nErläuterungen zum Monoschicht-Aufbau in NK6, S. 9, Z. 12 ff.), einem dickeren\nDisplay, wie insbesondere einem Display mit zwei derartiger Schichten (vgl.\nNK6, Figur 6), vorzuziehen sei, weil ein dünneres Display mit niedrigerer Ansteuerspannung arbeiten könne, was eine verbesserte Auflösung aufgrund reduzierter Streufelder zwischen benachbarten schwarzen und weißen Pixeln zur\nFolge habe (NK6, S. 10, Z. 26 ff.). Es fehlt aber an einer Anregung, das Monoschicht-Display nicht mehr, wie insbesondere in Figur 5A und 5B gezeigt und in\nder Beschreibung der NK6 erläutert, mit einer dicht gepackten Schicht aus in\nHohlräumen einer Polymermatrix angeordneten Drehzylindern auszustatten,\nsondern stattdessen eine Schicht mit in Hohlräumen einer Polymermatrix angeordneten, sich translatorisch bewegenden Teilchen vorzusehen. Dafür ist der\nHinweis auf die Vorzüge eines möglichst dünnen Displays in der NK6 allein\nnicht hinreichend.\n\nb) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 wurde dem Fachmann auch nicht durch die NK11 und die NK12 offenbart bzw. durch die NK11 nahegelegt, weil es jedenfalls an einer Offenbarung\ndes Merkmals 1.4c fehlt und dieses Merkmal, ausgehend von der NK11, für den\nFachmann auch nicht naheliegend war, wie bereits oben ausgeführt wurde.\n\nc) Zudem ist weder dargetan noch ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von der NK6 durch die NK11 veranlasst wurde, statt der Drehzylinder\nsich translatorisch bewegende Teilchen vorzusehen, oder, ausgehend von der\nNK11, durch die NK6 dazu angeregt wurde, Hohlräume in der Polymermatrix\nmit einem Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 vorzusehen.\n\nd) Die übrigen vorgelegten Entgegenhaltungen liegen weiter vom Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 weg als die\nNK6 oder die NK11 und konnten diesen dem Fachmann daher erst Recht nicht\nnahelegen.\n\n63 4. a) Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 offenbart die\nErfindung auch so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen\nkann.\n\nDabei kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin ihre Klage zulässigerweise auf diesen Nichtigkeitsgrund stützen kann, nachdem sie ihn erstmals in\nder Berufungserwiderung geltend gemacht hat. Denn selbst wenn angenommen wird, dass es sich um eine wegen Sachdienlichkeit nach § 116 Abs. 2\nNr. 1 PatG zulässige Klageerweiterung handelt, fehlt es doch jedenfalls an den\nVoraussetzungen einer unzureichenden Offenbarung.\n\nDie Klägerin trägt insoweit vor, dass in der Beschreibung des Streitpatents als sehr geeignete Kapselungstechnik die Polymerisation zwischen Harnstoff und Formaldehyd angegeben sei (vgl. Streitpatent, Abs. 105 = deutsche\nÜbersetzung, Abs. 127). Dies werde aber durch die Erklärung von Herrn\nR. W. widerlegt, aus der sich ergebe (HE2, Abs. 10), dass damit nur\nkugelförmige Kapseln bereitgestellt werden könnten. Unabhängig davon, ob\nsich dieser Erklärungsinhalt überhaupt aus der genannten Erklärung entnehmen lässt, ist diese Argumentation schon deshalb nicht geeignet, eine unzureichende Offenbarung der Erfindung aus Patentanspruch 1 darzutun, weil die\nPolymerisation zwischen Harnstoff und Formaldehyd zwar in der Beschreibung\nals \"sehr geeignete Kapselungstechnik\" genannt wird, insoweit aber auch andere Herstellungsverfahren, wie etwa das Koazervationsverfahren oder die Grenzflächen-Polymerisation offenbart werden (Streitpatent, Abs. 126 f. = deutsche\nÜbersetzung, Abs. 107 f.) und die Klägerin nicht dargetan hat und es auch\nsonst nicht ersichtlich ist, dass dem Fachmann im Streitpatent nicht hinreichend\noffenbart ist, wie er unter Einsatz eines dieser Kapselungsverfahren eine gekapselte elektrophoretische Anzeige nach Patentanspruch 1 herstellen kann.\n\n66 b) Die Erfindung nach Patentanspruch 9 ist ebenfalls so deutlich und\nvollständig offenbart, dass sie ausgeführt werden kann. Zur Begründung wird\nauf den insoweit zutreffenden Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1\nPatG verwiesen, dem die Klägerin nicht mehr entgegengetreten ist.\n\n5. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht schließlich nicht über den\n67\nInhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.\n\nIn der ursprünglichen Anmeldung WO 99/10767 (N2) wird zunächst ausgeführt, dass es bei einer Ausführungsform bevorzugt sei, wenn die Kapseln\nder elektrophoretischen Anzeige eine nicht-kugelförmige Form aufwiesen, weil\nviele der optischen Verluste, die infolge der Absorption oder der Streuung durch\ndie Kapselmaterialien und die Absorption oder die Streuung der Bindemittel bei\ngekapselten Anzeigen im Vergleich mit nicht-gekapselten Anzeigen aufträten,\nsich aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben (N2, S. 15, Abs. 2). Dem\ndarauffolgenden Absatz ist zu entnehmen, dass eine Anzeige mit nichtkugelförmigen Kapseln ein Bindemittel mit ölhaltigen Hohlräumen aufweisen\nkönne, die eine nicht-kugelförmige Form aufwiesen. Diese ölhaltigen Hohlräume könnten elastomerische Kapseln sein. In einer bevorzugten Ausführungsform sei das Längenverhältnis (d.h. das Verhältnis der Breite zur Höhe) dieser\nHohlräume vorzugsweise größer als 1,2 (N2, Abs. 3).\n\nEntgegen der vorläufigen Ansicht des Patentgerichts in seinem Hinweis\n69\nnach § 83 Abs. 1 PatG bezieht sich die letztgenannte, das Längenverhältnis\nbetreffende Angabe nicht allein auf ölhaltige Hohlräume mit nicht-kugelförmiger\nForm, sondern allgemein auf Hohlräume mit nicht-kugelförmiger Form, da sie\nim Anschluss an die Vorgabe einer nicht-kugelförmigen Form deren räumliche\nAusgestaltung näher spezifiziert und es für den Fachmann keinen Anhalt dafür\ngibt, dass das Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 allein bei\nölhaltigen nicht-kugelförmigen Hohlräumen, nicht aber bei anderen nicht-kugelförmigen Hohlräumen vorteilhaft sein soll. Der Fachmann erkennt also, dass die\n\nauf die bevorzugten nicht-kugelförmige Hohlräume bezogenen Merkmale der\nÖlhaltigkeit und eines Längenverhältnisses der Breite zur Höhe von mehr als\n1,2 nicht in einem untrennbaren funktionalen Zusammenhang miteinander stehen, sondern auch jedes für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg\nförderlich ist.\n\nDem steht auch nicht entgegen, dass sich Anspruch 155 der Ursprungsanmeldung mit dem eigenständigen Merkmal eines Längenverhältnis der Breite\nzur Höhe von mehr als 1,2 als abhängiger Anspruch auf Anspruch 154 bezieht,\nder gekapselte elektrophoretischen Anzeigen mit nicht-kugelförmigen und ölhaltigen Hohlräumen betrifft. Denn bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der\nunzulässigen Erweiterung ist der gesamte Inhalt der Ursprungsanmeldung in\nden Blick zu nehmen und nicht nur deren Ansprüche. Insoweit fällt aus Sicht\ndes Fachmanns entscheidend ins Gewicht, dass die beiden in Rede stehenden\nMerkmale nicht in einem untrennbaren funktionalen Zusammenhang stehen.\nNach der Rechtsprechung des Senats liegt damit eine Verallgemeinerung vor,\ndie der Ursprungsanmeldung unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnommen werden konnte (vgl. BGH, Urteil vom\n17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 29\n- Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12,\nBGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal).\n\n71 VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, §§ 92 Abs. 1,\n97 Abs. 1 ZPO.\n\nBacher Grabinski Hoffmann\n\nSchuster Deichfuß\n\nVorinstanz:\n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 04.12.2014 - 2 Ni 15/13 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-01-12/x-zr-20-15","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":4},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 117","ref_norm":"117","n":2},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 116","ref_norm":"116","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 92","ref_norm":"92","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 531","ref_norm":"531","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-01-12/x-zr-20-15","retrieved":"2026-10-24 08:01:30.284707+00:00"},"card":{"id":"bgh/2017-01-12/x-zr-20-15","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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