{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-01_NA_2017-10-11_I_ZB_18_17_NA_NA_0","ecli":"ECLI:DE:BGH:2017:111017BIZB18.17.0","court":"BGH","senate":"1. Zivilsenat","decided":"2017-10-11","aktenzeichen":"I ZB 18/17","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nBESCHLUSS\nI ZB 18/17\nvom\n\n11. Oktober 2017\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nbetreffend die Marke 30 2012 032 880.\n\nECLI:DE:BGH:2017:111017BIZB18.17.0\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Oktober 2017 durch\nden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert,\nDr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke\n\nbeschlossen:\n\nAuf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 2016 aufgehoben.\n\nDie Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung\nan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.\n\nGründe:\n\n1 I. Für den Markeninhaber ist am 1. Juni 2012 die Wortmarke\nNr. 30 2012 032 880\n\nDie PS-Profis\n\nangemeldet und am 19. September 2012 eingetragen worden. Deren Schutz\nerstreckt sich auf folgende Waren und Dienstleistungen:\n\nKlasse 12: Abdeckhauben für Fahrzeuge; Airbags; Anhänger; Anhängerkupplungen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;\nAutoreifen; Bezüge für Fahrrad- oder Motorradsättel; Bezüge für Fahrzeuglenkräder; Bremsbacken für Fahrzeuge; Bremsbeläge für Autos; Bremsbeläge für\nFahrzeuge; Bremsklötze für Fahrzeuge; Bremskraftverstärker für Fahrzeuge;\nBremssättel für Fahrzeuge; Bremsscheiben für Fahrzeuge; Bremsschläuche für\nFahrzeuge; Bremsschuhe für Fahrzeuge; Bremstrommeln für Fahrzeuge; Chas-\n\nsis für Fahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge; Dreiräder; Elektrofahrzeuge; Elektromotoren für Landmaschinen; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrgestelle für\nKraftfahrzeuge; Fahrrad-, Zweiradbremsen; Fahrräder; Fahrradfelgen; Fahrradgabeln; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkörbe; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale;\nFahrradpumpen; Fahrradräder; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; Fahrradsättel;\nFahrradschläuche; Fahrradspeichen; Fahrradtaschen; Fahrradvorbauten; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrräder; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugräder; Fahrzeugradspeichen; Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Fahrzeugtüren; Fahrzeugverdecke; Felgen für Fahrzeugräder; ferngesteuerte Fahrzeuge; Front- und\nHeckschürzen für Automobile; Frontspoiler und Heckspoiler für Automobile; Fußpedale für Fahrzeuge; Gepäcknetze für Fahrzeuge; Gepäcktaschen für Zweiräder; Gepäckträger für Fahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Handbremshebel\nfür Fahrzeuge; Hüllen für Ersatzreifen; Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge;\nInnenpolsterungen für Fahrzeuge; Kleinstwagen; Kopfstützen für Fahrzeugsitze;\nKotflügel; Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kupplungen; Kurbeln\nfür Fahrräder; Ladebordwände; Luftpumpen; Mopeds; Motoren für Landfahrzeuge; Motorhauben für Fahrzeuge; Motorhauben für Kraftfahrzeuge; Motorräder;\nNaben für Fahrzeugräder; Radkappen; Radlager für Fahrzeuge; Radzierblenden;\nReifen für Fahrzeugräder; Reifen (Pneus); Reserveradhüllen; Roller; Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge; Rückspiegel; Sättel für Fahrräder oder Motorräder;\nSchaltknäufe für Fahrzeuge; Scheibenwischer; Scheinwerferwischer; Schläuche\nfür Reifen; schlauchlose Reifen; Schmutzfänger; Schnee-, Gleitschutzketten;\nSchonbezüge für Fahrzeugsitze; Schutzbleche; Schutzbleche für Fahrräder; Sicherheits-Kombigurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile; Speichenspanner; Sportfahrwerke; Sportwagen; Spurstangen; Steuerräder für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für\nKraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Stoßstangen für Fahrzeuge;\nStoßstangen für Kraftfahrzeuge; Tankkappen für Fahrzeuge; Tieferlegungsfedern\nfür Fahrwerke; Torsionswellen für Fahrzeuge; Tragfedern für Fahrzeuge; Ventile\nfür Fahrzeugreifen; Wagen (Fahrzeuge); Wagenuntergestelle; Windschutzscheiben; Wischblätter für Scheibenwischer; Wischer für Scheinwerfer;\n\nKlasse 37: Abschmieren von Fahrzeugen; Aufstellung, Wartung und Reparatur\nvon Computerhardware; Auskünfte über Bauangelegenheiten; Auskünfte über\nReparaturen; Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bimsen; Entstörung in elektrischen Anlagen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von\nElektrogeräten; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlagen; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme; Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen; Installation, Wartung und\nReparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und\nReparatur von Leder; Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von\nFahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Reparatur\nvon Schlössern; Rostschutzarbeiten; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen;\nRunderneuerung von Reifen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Mo-\n\ntoren; Vulkanisierung von Reifen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen;\nWaschen von Fahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen.\n\n2 Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus der am 13. Dezember 2010 angemeldeten und am 28. Februar 2011 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42 und\n45, darunter in der Klasse 35 für die Dienstleistungen\n\nEinzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet\nin den Bereichen: … Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und\nGartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwaren, … Fahrzeuge\nund Fahrzeugzubehör, …\n\neingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 30 2010 072 876\n\nund aus dem Werktitel\n\nDie PS-Profis\n\nam 18. Januar 2013 Widerspruch eingelegt.\n\n3 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff \"PS PROFIS\" und der\nWortfolge \"Mehr Power aus dem Pott\" sowie der graphischen Darstellung eines\nSportreifens. In der Widerspruchsmarke ist hinter dem Begriff \"PS PROFIS\" die\nSilhouette eines schemenhaft skizzierten Stiers zu sehen. Die Widersprechende betreibt den Fernsehsender \"S. \". Sie benutzt den Namen \"Die PS-Profis\" seit Dezember 2009 für eine ihrer Fernsehsendungen.\n\n4 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Wider-\n\nsprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember\n2016 - 28 W [pat] 50/14, juris).\n\n5 Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer zulassungsfreien\nRechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.\n\n6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Widerspruch könne\nkeinen Erfolg haben, weil zwischen der angegriffenen Marke einerseits und der\nälteren Widerspruchsmarke und dem älteren Werktitel andererseits keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat es ausgeführt:\n\n7 Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12, die dem Fahrzeugoder Autoersatzteil- und dem Fahrzeugzubehörbereich zuzuordnen seien, und\ndie \"Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über\ndas Internet in den Bereichen: … Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör\" der Widerspruchsmarke in Klasse 35 seien einander durchschnittlich ähnlich. Die von der\nangegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen wiesen teilweise\nkeine Ähnlichkeiten zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Die Dienstleistungen \"Installation und Reparatur von Telefonen\" der angegriffenen Marke in Klasse 37 und die Waren \"Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation\" der Widerspruchsmarke in Klasse 9 seien einander hochgradig ähnlich. Verschiedene Waren in Klasse 9 der Widerspruchsmarke seien einzelnen Dienstleistungen in Klasse 37 der angegriffenen Marke\nhochgradig ähnlich, teilweise stünden die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.\n\n8 Die Widerspruchsmarke verfüge nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sei aus\nRechtsgründen zu verneinen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht\n\nzu befürchten, da der allein für die Verwechslungsgefahr in Betracht kommende\nBestandteil \"PS PROFIS\" der Widerspruchsmarke ihren Gesamteindruck nicht\npräge, weil es sich dabei um eine rein beschreibende Sachangabe handele.\nDer Zeichenbestandteil \"PS PROFIS\" könne deshalb keine selbständig kennzeichnende Stellung in der Widerspruchsmarke einnehmen und keine kollisionsbegründende Funktion ausüben. Es sei zudem keine Verwechslungsgefahr\ndurch gedankliche Verbindung der Vergleichsmarken erkennbar. Auf Grund der\nübereinstimmenden Bestandteile \"PS PROFIS\" und \"PS-Profis\" komme eine\nmittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, da die Wortkombination wegen ihres beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die im Ähnlichkeitsbereich\nliegenden Dienstleistungen und Waren nicht auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke hinweise. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beruhe auf der Gesamtheit ihrer Elemente. Ihr Schutz beschränke sich auf die\nkonkrete graphische Gestaltung.\n\n9 Eine Verwechslungsgefahr mit dem von der Widersprechenden außerdem herangezogenen Werktitel \"Die PS-Profis\" scheide aus. Zwar stehe der\nWidersprechenden für ihre Fernsehsendung ab Dezember 2009 \"Die PS-Profis\"\nWerktitelschutz zu. Da die angegriffene Marke nicht für die Produktion oder\nVerbreitung von Fernsehsendungen geschützt sei, bestehe keine für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erforderliche Werknähe. Ein erweiterter Werktitelschutz komme dem Werktitel der Widersprechenden nicht zu, weil keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass ihre Fernsehsendung bekannt sei. Deren\nMarktanteil betrage nach dem Vortrag der Widersprechenden lediglich zwischen 0 % und 4 %. Dies reiche für die Annahme nicht aus, dass der Werktitel\nals betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde.\n\n10 III. Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.\n\n11 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§ 83 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein\n\nim Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender\nVerfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rüge hat\ndie Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobene\nRüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an\n(st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 26. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR\n2010, 1034 Rn. 9 = WRP 2010, 1034 - LIMES LOGISTIK; Beschluss vom\n13. August 2015 - I ZB 76/14, juris).\n\n12 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet, weil der Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehör verletzt ist.\n\n13 a) Die Rechtsbeschwerde beanstandet allerdings ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Schutz beanspruchen,\ndas rechtliche Gehör der Widersprechenden verletzt.\n\n14 aa) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Widersprechenden außer Acht gelassen, zwischen den sich konkret\ngegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 und 37, nämlich den für\ndie Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen \"Einzelhandelsdienstleitungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: … Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör\" einerseits und den für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen andererseits, bestehe ein enger Zusammenhang. Hierfür habe sich die Widersprechende auf das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Februar 2011 (T-213/09, GRUR-RR\n2011, 253 - Yorma's/Norma) berufen. Das Bundespatentgericht sei hierauf nicht\neingegangen, sondern habe eine Ähnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen\nmit der Erwägung verneint, die Dienstleistungen der Klasse 37 würden im Gegensatz zu den als ähnlich geltend gemachten Dienstleistungen der Klasse 35\ntypischerweise vor Ort erbracht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass\n\ndas Bundespatentgericht, wenn es den Vortrag der Widersprechenden zu den\nvon der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen der Klasse 37 in seiner\nBedeutung erkannt hätte, eine Dienstleistungsähnlichkeit auch hinsichtlich solcher Dienstleistungen angenommen hätte, bei denen es jegliche Ähnlichkeit\nvon vornherein verneint habe. Diese Erwägungen gälten entsprechend für den\nVortrag der Widersprechenden, hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der\nKlasse 37 \"Auskünfte über Bauangelegenheiten, Auskünfte über Reparaturen;\nBau von Messeständen und Läden; Bauberatung\" bestehe Ähnlichkeit mit der\nfür die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung \"Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: … Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel sowie Hobby und Bastelbedarf\".\n\n15 bb) Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs verpflichtet ein Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in\nErwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst verletzt, wenn sich\nim Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist.\nGrundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung\ngezogen haben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in\nden Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Ein Verstoß gegen\nArt. 103 Abs. 1 GG kommt deshalb erst in Betracht, wenn im Einzelfall besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass tatsächliches Vorbringen eines\nBeteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der\nEntscheidung nicht erwogen worden ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das\nGericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht eingeht, die für das Verfahren\nvon zentraler Bedeutung ist (BVerfG, NJW 2009, 1584 f. mwN; FamRZ 2013,\n1953 Rn. 14). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist hingegen nicht\nverletzt, wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und\nin Erwägung gezogen, aus ihm jedoch andere rechtliche Schlüsse gezogen hat\n\nals die Partei geltend gemacht hat (BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009\n- I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17 und 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14\n- Medicus.log).\n\n16 cc) Soweit es die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit\nangeht, hat das Bundespatentgericht den Vortrag der Widersprechenden hierzu\nsowie ihre Angriffe gegen die Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts,\nes bestehe keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ausführlich dargestellt. Es hat insbesondere die Bezugnahme der Widersprechenden auf die\nRechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union erwähnt. Das Bundespatentgericht hat diesen Vortrag sodann gewürdigt und zugunsten der Widersprechenden in weitem Umfang eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit\nangenommen. Damit hat es den wesentlichen Kern des von der Widersprechenden in dieser Hinsicht gehaltenen Vortrags erfasst. Eine Gehörsverletzung\nliegt insoweit nicht vor.\n\n17 b) Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehör bei der\nBeurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit verletzt. Das Bundespatentgericht\nhätte insoweit auf seine im angefochtenen Beschluss vertretene Auffassung\nvorab hinweisen müssen.\n\n18 aa) Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG hat das Deutsche Patent- und Markenamt einem Verfahrensbeteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit\nzur Äußerung zu geben, wenn die Entscheidung auf Umstände gestützt wird,\ndie dem Verfahrensbeteiligten noch nicht mitgeteilt waren. Gemäß § 78 Abs. 2\nMarkenG darf das Bundespatentgericht die Entscheidung nur auf Tatsachen\nund Beweisergebnisse stützen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.\nMit diesen Bestimmungen wird für das patentamtliche Verfahren und für das\nVerfahren vor dem Bundespatentgericht der Grundsatz des rechtlichen Gehörs\n\n(Art. 103 Abs. 1 GG) gesetzlich festgelegt. Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1\nGG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Aus ihr ergibt sich\nzwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versagung des rechtlichen\nGehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den\nSachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch\nein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen\nVerfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84,\n188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 - LIMES\nLOGISTIK; BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14, GRUR 2016,\n500 Rn. 24 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh).\n\n19 bb) Nach diesen Maßstäben hat das Bundespatentgericht den Anspruch\nder Widersprechenden auf rechtliches Gehör verletzt.\n\n20 (1) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche der Widersprechenden wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Die Widersprechende hat sich mit dieser ihrer Ansicht nach unzutreffenden Beurteilung im Beschwerdeverfahren ausführlich auseinandergesetzt, während sich der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht geäußert\nhat. Das Bundespatentgericht hat in weitem Umfang eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit angenommen, eine Zeichenähnlichkeit jedoch wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft des Bestandteils \"PS PROFIS\" der Widerspruchsmarke verneint und eine Verwechslungsgefahr insgesamt abgelehnt.\n\n21 (2) Mit einer solchen Entscheidung musste die Widersprechende bereits\nangesichts des Verfahrensverlaufs nicht rechnen, in dem die Verfahrensbeteiligten und das Deutsche Patent- und Markenamt sich allein mit der Frage der\nWaren- und Dienstleistungsähnlichkeit befasst hatten. Aus diesem Grund war\ndas Bundespatentgericht gehalten, die Widersprechende auf seine im bisherigen Verfahren weder vom Inhaber der angegriffenen Marke noch vom Deutschen Patent- und Markenamt geäußerte Rechtsauffassung vor einer Entscheidung hinzuweisen.\n\n22 (3) Zwar setzt die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9\nAbs. 1 Nr. 2 MarkenG eine Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls unter\nBerücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Faktoren der Waren- und\nDienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke voraus, so dass vom Widersprechenden im Regelfall Vortrag\nhierzu ohne einen entsprechenden Hinweis erwartet werden kann. Im Streitfall\nmusste sich der Widersprechenden die aus dem angefochtenen Beschluss ersichtliche Beurteilung der Zeichenähnlichkeit durch das Bundespatentgericht\njedoch nicht ohne einen solchen Hinweis aufdrängen. Das Deutsche Patentund Markenamt hatte die angegriffene Marke mit dem Wortbestandteil \"PS Profis\" für vom Bundespatentgericht in weiten Teilen als ähnlich oder hochgradig\nähnlich angesehene Waren- und Dienstleistungen als reine Wortmarke eingetragen und damit inzident das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse verneint.\nDie Widersprechende musste daher nicht damit rechnen, dass das Bundespatentgericht dem hervorgehobenen, begrifflich identischen Wortbestandteil ihrer\nWort-Bild-Marke jegliche Schutzfähigkeit für sämtliche beanspruchten Warenund Dienstleistungen versagen und ihn deshalb in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht einbeziehen würde.\n\n23 c) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung des\nrechtlichen Gehörs.\n\n24 aa) Ein Gehörsverstoß im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Versagen des rechtlichen\nGehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung\neiner Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende\nPartei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil das Rechtsbeschwerdegericht nur\ndann beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörsverstoß beruht (BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 17 - LIMES LOGISTIK, mwN; BGH,\nBeschluss vom 11. April 2013 - I ZB 92/11, juris Rn. 25).\n\n25 bb) Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Rechtsbeschwerde.\n\n26 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen\nVerkehrskreise verstünden unter dem Begriff \"PS PROFIS\" Personen, die im\nFahrzeugbereich über besondere Qualifikationen verfügten. Bezüglich der von\nder Widerspruchsmarke erfassten \"Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: … Fahrzeuge\nund Fahrzeugzubehör\" erweise sich dieser Zeichenbestandteil als die beanspruchten Dienstleistungen in der Weise beschreibend, dass die sie erbringenden Personen über besondere Kenntnisse im Zusammenhang mit Fahrzeugen\nund Fahrzeugzubehör verfügten. Entsprechend verhalte es sich bei den Waren\n\"Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation\" der älteren\nMarke. Gerade bei neueren Fahrzeugen sei es üblich, diese mit neuesten Telekommunikationseinrichtungen zu versehen. Der Zeichenbestandteil \"PS PRO-FIS\" bringe zum Ausdruck, dass die Apparate, Instrumente und Geräte von\nausgewiesenen Spezialisten in die Autos eingebaut würden und für Fahrzeuge\nbestimmt seien. Dies gelte auch für die Waren \"Datenverarbeitungsgeräte,\nComputer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)\" der Widerspruchs-\n\nmarke. Die Reparatur neuerer Fahrzeugmodelle sei oft nur unter Zuhilfenahme\ndieser Geräte möglich. Aus diesem Grunde könne der Zeichenbestandteil \"PS\nPROFIS\" keine kollisionsbegründende Funktion ausüben.\n\n27 (2) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Widersprechende hätte\nauf einen Hinweis des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung \"PS PROFIS\"\nsei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rein beschreibend\nanzusehen, hin vorgetragen, dass dem Bestandteil \"PS\" in Bezug auf Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör oder hierauf bezogene Einzelhandelsdienstleistungen\nkeine unmittelbare beschreibende Wirkung zukomme. Bei dem Begriff \"PS\"\nhandele es sich um eine offiziell nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung der\nphysikalischen Einheit für Leistung, die allenfalls beschreibende Anklänge zum\nMotor eines Fahrzeugs aufweise. Zudem komme der Bezeichnung \"PS PRO-FIS\" durch die Alliteration im Anfangs- und Endbuchstaben ihrer Bestandteile\n\"PS\" und \"PROFIS\" eine gewisse Originalität zu. Optisch dominiere dieser\nWortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal der Slogan \"Mehr Power aus\ndem Pott\" angesichts seiner erheblich geringeren Schriftgröße eindeutig in den\nHintergrund trete. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die angegriffene\nMarke für zahlreiche Waren der Klasse 12 sowie verschiedene Dienstleistungen\nder Klasse 37 mit Bezug auf Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör in das deutsche\nMarkenregister eingetragen worden sei. Im Übrigen liege die Annahme des rein\nbeschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke für die Waren \"Apparate,\nInstrumente und Geräte für die Telekommunikation, Datenverarbeitungsgeräte,\nComputer, Modems, Terminal (Datenverarbeitungsgeräte)\" fern.\n\n28 (3) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung dieser Umstände zu einer anderen Beurteilung der\nÄhnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gelangt wäre, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht und deshalb der Beschwerde der Widersprechenden stattgegeben hätte.\n\n29 IV. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist\nzur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht\nzurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).\n\nBüscher Schaffert Kirchhoff\n\nLöffler Schwonke\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 07.12.2016 - 28 W(pat) 50/14 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-10-11/i-zb-18-17","cited_norms":[{"jurabk":"GG","ref":"Art 103","ref_norm":"103","n":4},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":3},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 9","ref_norm":"9","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 59","ref_norm":"59","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 78","ref_norm":"78","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-10-11/i-zb-18-17","retrieved":"2026-10-24 07:57:13.250247+00:00"},"card":{"id":"bgh/2017-10-11/i-zb-18-17","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"1. 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