{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2017:030517UXZR65.15.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2017-05-03","aktenzeichen":"X ZR 65/15","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 65/15 Verkündet am:\n3. Mai 2017\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\n\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2017:030517UXZR65.15.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 3. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den\nRichter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2015 wird auf Kosten\nder Beklagten zurückgewiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Juni 2006 unter Inanspruchnahme der internationalen Anmeldungen vom 21. Juni 2005\n(PCT/EP2005/008503) und vom 5. August 2005 (PCT/EP2005/009227) international angemeldeten europäischen Patents 1 906 775 (Streitpatents), dessen\nErteilung am 19. August 2009 bekanntgemacht worden ist. Es umfasst 26 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 16, 25 und 26 in der Verfahrenssprache\nlauten:\n\n\"1. A smoking device comprising\n- a recipient, including or able to receive burning products,\npreferably tobacco,\n\n- a filter element connected to the recipient,\nwherein said filter comprises at least one breakable capsule,\nsaid capsule\n- having an initial crush strength Ci from 4,9 N to 24,5 N (0,5\nto 2,5 kp),\n- keeping a crush strength Cf from 4,9 N to 24,5 N (0,5 to\n2,5 kp) and presenting a deformation of less than two third\nof its diameter prior to rupture after having been submitted\nto the smoking test A.\n16. A breakable capsule suitable for being incorporated in the filter\nof a smoking device, comprising a core and a shell, said capsule:\n- having an initial crush strength Ci from 4,9 N to 24,5 N (0,5\nto 2,5 kp) and keeping a crush strength Cf from 4,9 N to\n24,5 N (0,5 to 2,5 kp) after having been submitted to the\nsmoking test A,\n- and presenting a deformation of less than two third of its diameter prior to rupture after having been submitted to the\nsmoking test A.\n25. A filter for smoking device comprising at least a breakable\ncapsule as defined in anyone of claims 16 to 24.\n26. Use of a breakable capsule according to anyone of claims 16\nto 24 in a smoking device.\"\n\nWegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 15\n2\nund der auf Anspruch 16 rückbezogenen Ansprüche 17 bis 24 wird auf die\nStreitpatentschrift Bezug genommen.\n\nDie Klägerin hat das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig; er sei nicht neu, beruhe\njedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Streitpatent offenba-\n\nre die Erfindung außerdem nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und\ndas Streitpatent hilfsweise beschränkt verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte in erster Linie ihren Klageabweisungsantrag weiter, hilfsweise\nverteidigt sie das Streitpatent in den bereits vor dem Patentgericht zur Entscheidung gestellten beschränkten Fassungen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n5 I. 1. Das Streitpatent bezieht sich auf Vorrichtungen zum Rauchen, in deren Filterelement (mindestens) eine gefüllte Kapsel eingebracht wird, die zerbrochen werden kann, um die Füllung freizusetzen.\n\n6 Seiner Beschreibung zufolge waren im Stand der Technik Zigaretten bekannt, deren Filterelemente einen Hohlraum für eine Kapsel aus einer Gelatineschale und mit einer Aromastoffe enthaltenden flüssigen Zusammensetzung im\nInneren aufwiesen, die während des Aufrauchens der Zigarette zerbrochen\nwerden konnte.\n\n7 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, die zielgerichtete Freisetzung der Kapselfüllung sicher zu ermöglichen und einfacher in\nder Handhabung zu gestalten. Dazu schlägt Patentanspruch 1 in der Merkmalsgliederung des Patentgerichts vor:\n\na) Eine Vorrichtung zum Rauchen, die\nb) eine Aufnahme (\"recipient, including or able to receive …\") für verbrennbare Stoffe, namentlich Tabak, und\nc) ein mit der Aufnahme verbundenes Filterelement umfasst,\nd) wobei der Filter wenigstens eine zerbrechbare Kapsel enthält,\ndie\nd1) eine Ausgangsbruchfestigkeit Ci von 4,9 N bis 24,5 N (0,5\nbis 2,5 kp) aufweist,\nnach Durchführung des Rauchtests A\nd2) die Bruchfestigkeit Cf von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp)\nbewahrt und\nd3) sich um weniger als zwei Drittel ihres Durchmessers vor\ndem Zerbrechen verformen lässt.\n\n8 2. a) Bei den von Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten \"Vorrichtungen zum Rauchen\" handelt es sich im Wesentlichen um Filterzigaretten, in\nderen Filterelement wenigstens eine zerbrechbare Kapsel eingebracht ist. Solche Kapseln enthalten in ihrem Kern (\"core\") eine Füllung mit Düften oder Aromen, die üblicherweise in einem lipophilen Lösungsmittel, vorzugsweise in einem mittleren Triglycerid-Lösungsmittel, dispergiert oder aufgelöst sind (vgl.\nUnteranspruch 8). Geeignete Duftstoffe sind der Beschreibung zufolge solche\nfür Süßwaren oder blumige, süßliche und holzige Duftstoffe; geeignete Aromen\nsind Vanille-, Kaffee-, Schokolade-, Zimt- und Minzearomen (Beschreibung\nAbs. 37). Der Raucher soll die Schale der Kapsel durch Fingerdruck zerbrechen\nkönnen, um die Duft- und Aromastoffe freizusetzen.\n\n9 b) Dem Streitpatent zufolge sind die bekannten Gelatinekapseln zwar\nein gutes Gefäß für solche Füllungen, sie sind aber feuchtigkeitsempfindlich\nund weichen durch die beim Rauchen entstehende Feuchtigkeit (Wasserdampf)\n\nso stark auf, dass sie sich mit den Fingern kaum noch oder gar nicht mehr zerbrechen lassen.\n\n10 c) Die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung sieht Kapseln vor, die\nden in den Merkmalen d1 bis d3 festgelegten Messdaten entsprechen.\n\n11 Merkmal d1 betrifft die anfängliche Bruchfestigkeit Ci (C initial), die vor\ndem Rauchen gemessen wird. In der Beschreibung wird dazu ein Messverfahren vorgestellt, bei dem manuell Druck auf eine Kapsel ausgeübt und unter Einsatz eines bestimmten digitalen Kraftmessers die maximale Kraft aufgezeichnet\nwird, die im Augenblick des Bruchs auf sie wirkt.\n\n12 Gemäß Merkmal d2 weisen die Kapseln die Bruchfestigkeit Cf (C final)\nauf, nachdem die Zigarette einem bestimmten Test (\"Rauchtest A\") unterzogen\nworden ist. Der Beschreibung zufolge werden dabei Zigaretten an einer bestimmten Rauchmaschine des Unternehmens H. B. maschinell unter Vorgabe bestimmter Parameter wie Zugvolumen, -intervall, -dauer und\n-laufzeit sowie Ausstoßlaufzeit abgeraucht (vgl. Beschreibung Abs. 12). Der\nWert der danach gemessenen Bruchfestigkeit Cf kann auf die gleiche Art und\nWeise ermittelt werden wie der von Ci.\n\n13 Der Bereich für die Werte von Cf deckt sich mit dem für Ci. Dies bedeutet\naus fachmännischer Sicht, dass beide Werte sich in den beanspruchten Spannen bewegen; der Wert Cf einer bestimmten Kapsel(-sorte) muss aber, worüber\nzwischen den Parteien Einvernehmen besteht, nicht genau so hoch sein wie\nder von Ci.\n\n14 Merkmal d3 ist aus fachmännischer Sicht komplementär mit Merkmal d2.\nEine der Lehre von Patentanspruch 1 entsprechende Kapsel muss, abgesehen\n\nvom Wert Ci, sowohl einen Bruchfestigkeitswert Cf gemäß Merkmal d2 aufweisen, als auch vor Erreichen der in Merkmal d3 festgelegten Grenze brechen.\nBeträgt der Außendurchmesser einer Kapsel entsprechend einem Ausführungsbeispiel (vgl. Beschreibung Abs. 18, Unteranspruch 6) beispielsweise\n4,5 mm, ergibt sich für die Deformationsresistenz, dass die Kapsel bei Ausübung einer vertikalen Kraft zwischen 4,9 und 24,5 N brechen muss, bevor der\nhorizontale Durchmesser auf 7,5 mm angestiegen ist.\n\n15 Über die Merkmale d1 bis d3 hinaus enthält Patentanspruch 1 keine die\nkörperliche oder materialmäßige Beschaffenheit der Kapseln näher definierenden Angaben.\n\n16 d) Aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich, dass den Kapseln die Aufnahme bestimmter Hydrokolloide in ihre äußere Schale oder in deren Beschichtung als Feuchtigkeitsbarriere zu hinreichender Formstabilität verhilft, um auch noch bestimmungsgemäß zerbrochen werden können, nachdem\nsie der durch das Rauchen entwickelten Feuchtigkeit ausgesetzt wurden. Die\nSchale kann dazu wenigstens eines der diversen im Streitpatent angeführten\nHydrokolloide oder Mischungen daraus enthalten (vgl. Beschreibung Abs. 19\nund Unteransprüche 9 und 10).\n\n17 Gemäß einer anderen Ausführungsform ist die Schale mit wenigstens einer als Feuchtigkeitsbarriere dienenden Außenschicht überzogen (Unteranspruch 12), zu deren näherer Ausgestaltung die Unteransprüche 13 bis 15 nähere Vorschläge enthalten.\n\n18 Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird die erfindungsgemäße\nKapsel nahtlos (vgl. auch Unteranspruch 2) durch einen Coextrusionsprozess\nhergestellt, bei dem synchron zwei Flüssigkeiten extrudiert werden, nämlich die\n\näußere und hydrophile Phase sowie die innere und lipophile flüssige Phase.\nDer Coextrusionsprozess umfasst in dieser Ausführungsform die drei Hauptschritte der Tropfenbildung der Mischung, der Schalenverfestigung und des\nSammelns der Kapseln (Beschreibung Abs. 42).\n\n19 II. Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der\nerteilten Fassung für nicht patentfähig erachtet. Es hat dahingestellt sein lassen, ob er neu ist und angenommen, seine Auffindung beruhe nicht auf einer\nerfinderischen Tätigkeit. Die US-amerikanische Patentanmeldung 2004/261807\n(NiK1) offenbare eine Vorrichtung zum Rauchen mit den Merkmalen a bis d und\neiner im Bereich von Merkmal d1 liegenden anfänglichen Bruchfestigkeit der\nKapsel von 0,75 bis 5 kp. NiK1 sehe vor, dass der Raucher die Kapsel vor,\nwährend oder nach dem Abrauchen der Zigarette zerbrechen könne und dass\ndie Bruchfestigkeit ungefähr gleich bleiben solle. Der Beschreibung zufolge\n(Abs. 68) sollten sich die Kapseln bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Raucher\nsie zerdrücke, möglichst wenig verändern, wobei NiK1 auch einen Rauchtest\nzugrunde lege. Dass die Bruchfestigkeit der Kapsel bis zum Zerdrücken im Sinne von Merkmal d2 ungefähr gleich bleiben solle, ergebe sich für den Fachmann\njedenfalls aus seinem Fachwissen, da eine geringe Veränderung der Kapsel\nauch eine weitgehend unveränderte Bruchfestigkeit im Sinne des Merkmals d2\nbeinhalte.\n\n20 Da die Kapseln nach NiK1 unelastisch (\"rigid\") und spröde (\"brittle\") sein\nsollten, nehme der Fachmann aufgrund dieser Beschreibungen an, dass sie\nohne nennenswerte Verformung brechen sollen, womit auch Merkmal d3 offenbart sei. All dies gelte sinngemäß auch für die Ansprüche 16, 25 und 26.\n\n21 III. Die gegen diese Begründung gerichteten Angriffe der Berufung bleiben im Ergebnis ohne Erfolg.\n\n22 1. Dem angefochtenen Urteil liegt die Annahme zugrunde, dass NiK1\nals Ausgangspunkt für die fachmännischen Bemühungen um eine Weiterentwicklung des Standes der Technik auf dem hier interessierenden Gebiet der\nAroma- oder Duftstoffkapseln für Filterelemente von Rauchwaren zu wählen ist.\nDies wird von der Berufung nicht in Frage gestellt und dagegen sprechende\nAnhaltspunkte sind nicht ersichtlich. NiK1 repräsentiert den zeitnächsten Stand\nder Technik und die dort beschriebenen Kapseln weisen, wie das Patentgericht\nzutreffend angenommen hat, nicht nur die Merkmale a bis d auf, sondern es ist\nauch für deren anfängliche Bruchfestigkeit Ci eine Spanne festgelegt, die sich\nmit dem von Merkmal d1 beanspruchten Bereich partiell überlagert. Das legt\nden beanspruchten Bereich insgesamt nahe. Ist dem Fachmann die Wahl einzelner Werte aus einer einheitlich beanspruchten Spanne durch den Stand der\nTechnik nahegelegt, kann diese, wenn sie naheliegende Werte einschließt, insgesamt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten (vgl. BGH,\nUrteil vom 31. Oktober 2013 - X ZR 100/10, juris Rn. 19).\n\n23 2. Vor dem Hintergrund der weiteren von NiK1 vermittelten fachlichen\nInformationen kann auch die Auffindung eines über die Merkmale a bis d1 hinaus mit den Merkmalen d2 und d3 ausgestatteten Gegenstands nicht als auf\neiner erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten. Bei umfassender Analyse dieses\nDokuments offenbaren sich darin technische Widersprüchlichkeiten, die den\nFachmann veranlasst hätten, den Lösungsweg des Streitpatents einzuschlagen.\n\n24 a) Die Kapselschale soll nach den in NiK1 formulierten Anforderungen\nso beschaffen sein, dass der Raucher sie vor, während oder gegebenenfalls\nsogar noch nach dem Abrauchen zerbrechen kann (Beschreibung Abs. 11, 47).\nDazu wird in dem Dokument erläutert, dass das Material allgemein eine gewis-\n\nse Starre, Steifheit bzw. Festigkeit des Materials aufweisen müsse (\"… somewhat rigid solid material …\"). Sein Sprödheitsgrad sei so zu bemessen, dass\nder Raucher die Kapseln leicht zerbrechen kann; diese sollen aber nicht so\nspröde sein, dass sie schon bei der Herstellung, Verpackung oder während des\nTransports oder beim Konsum der Zigarette unbeabsichtigt durch leichten Fingerdruck zerbrechen können.\n\n25 Wenn NiK1 vorsieht, die Kapsel in der bevorzugten Ausführungsform im\nWesentlichen oder zumindest etwa zu 80 Gewichtsprozent aus Gelatine herzustellen (Beschreibung Abs. 71), mag dies auf den ersten Blick die Tauglichkeit\ndieses Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck verbürgen. Für die Frage,\nob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, kommt es aber nicht nur\nauf die sich ihm unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung erschließenden Informationen an, sondern auch auf diejenigen, die er erst kraft\nseines Fachwissens aus ihr ableiten kann (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012\n- X ZR 134/11, GRUR 2013, 313, Rn. 27 - Polymerzusammensetzung).\n\n26 Zu den insoweit ebenfalls zu berücksichtigenden Inhalten des Dokuments gehört der allgemeine Rat, die äußere Oberfläche der Kapsel vorzugsweise aus einem Material aufzubauen, das mit den Komponenten der Füllung,\ndem Zigarettentabak, den Komponenten des Filterelements oder dem von der\nZigarette gebildeten Rauchstrom nicht in nachteiliger Weise reagiert (Beschreibung Abs. 68). Dieser Hinweis gibt dem Fachmann Anlass, sich darüber Rechenschaft abzulegen, welche chemischen Reaktionen zu erwarten sein könnten, wenn der Tabakrauchstrom auf die Kapseln trifft. Insoweit gehört, worüber\nzwischen den fachkundigen Parteien Einvernehmen besteht, zu seinem Fachwissen, dass beim Verglühen von Tabak neben Kohlenmonoxid Wasser freige-\n\nsetzt wird und der vom Raucher angesaugte Rauchstrom einen hohen Feuchtigkeitsgehalt (bis zu 80%) aufweist. Der Fachmann, jedenfalls aber der ihn\nnach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts unterstützende\nDiplomchemiker oder Lebensmitteltechnologe, weiß zugleich aber auch um die\nWasserlöslichkeit als eine Eigenschaft von Gelatine, wobei hinzukommt, dass\nNiK1 selbst davor warnt, dass sich Gelatine über einen längeren Zeitraum in\nWasser auflösen kann und deshalb zu nahezu wasserfreien Füllungen rät (Beschreibung Abs. 12, 71).\n\n27 b) Vor diesem Hintergrund mussten sich beim Fachmann im Zusammenhang mit den nach NiK1 zu vermeidenden Wechselwirkungen zwischen Rauchstrom und Kapselmaterial Zweifel daran einstellen, dass Gelatine\ndafür das Mittel der Wahl war, als das es im ersten Zugriff auf die Lehre von\nNiK1 durchaus erscheinen konnte. In Anbetracht dieses ambivalenten Befunds\nhätte der Fachmann die Lehre von NiK1 nachgearbeitet und das Verhalten der\ndanach hergestellten Kugeln in Rauchtests überprüft. Bei Durchführung solcher\nTests mussten zwangsläufig dieselben Ergebnisse zutage treten, zu denen die\nAnmelder des Streitpatents gelangt waren, nämlich dass die Kapseln während\ndes Rauchvorgangs aufweichen und infolgedessen vom Raucher nicht mehr\noder nur schwer zerbrochen werden können.\n\n28 c) Danach hatte der Fachmann Anlass, nach alternativen Materialien\noder auch Mischungen zu suchen. Bereits NiK1 selbst enthielt insoweit einen\nindirekten Hinweis darauf, Gelatine mit anderen Stoffen zu mischen. Wenn\nnämlich der Gelatineanteil der Kapselschalen bei einer bevorzugten Ausführungsform (zumindest) etwa 80% beträgt (Beschreibung Abs. 71), impliziert dies\neine Mischung mit anderen geeigneten Materialien. Konkrete Vorschläge dafür\nenthält NiK1 selbst unmittelbar zwar nicht. Das Dokument verweist aber für andere Kapseln und Kapselkomponenten unter anderem auf die US-Patentschrift\n\n4 889 144 (NiK2) und die Veröffentlichung der US-Patentanmeldung\n2003/98033 (NiK3).\n\n29 NiK2 beschreibt insoweit aromaversiegelte, mit Calciumalginatgel überzogene Teilchen (Beispiel 1, Sp. 4 Z. 45 f.) und außerdem die Herstellung von\naromaversiegelten Kapseln, die mit einem Carrageenan-Film überzogen sind\n(Beispiel 5, Sp. 5 Z. 57 f.). NiK3 erwähnt für die Herstellung von Kapseln, die\nebenfalls in Filterelemente von Zigaretten eingefügt werden können, Wachse\noder Harze und nennt als Beispiele für geeignete Wachse Bienen-, Candelilla-,\nCarnauba- und Schellackwachs sowie als bevorzugte Kautschuke solche, die\nfür eine Barriere sorgen, die das Austreten der Kapselfüllung verhindern sollen,\nwie arabisches Gummi, Alginate, Carrageenan und Pektin. NiK2 und NiK3\nschlagen somit mehrere Stoffe für die Kapselherstellung vor, die auch das\nStreitpatent beansprucht (vgl. Patentansprüche 9, 13, 14, 18, 23).\n\n30 Die US-Patentschrift 5 614 217 (NiK6), auf die das Patentgericht in anderem Zusammenhang hingewiesen hat und die ebenfalls das Problem des Aufweichens von Gelatine unter Feuchtigkeitseinfluss zum Gegenstand hat,\nschlägt zur Verbesserung der Eigenschaften der dortigen Kapseln ebenfalls\nunter anderem Alginate, Carrageenane, arabisches Gummi, Ghatti-Gummi und\nPektine vor (Sp. 2 Z. 64-68). Auch wenn NiK6 anders gestaltete, in einem abweichenden Verfahren hergestellte und für andere Zwecke vorgesehene Kapseln beschreibt, erkennt der Fachmann, dass Stoffe, die dort zur Vermeidung\ndes Aufweichens der Kapseln hinzugefügt werden sollen, auch für seine Zwecke geeignet sind.\n\n31 d) Patentanspruch 1 ist allerdings nicht unmittelbar darauf gerichtet,\nsolche Hydrokolloide oder verschiedene Mischungen daraus oder in Verbindung mit Gelatine zu beanspruchen, sondern definiert die Beschaffenheit der\n\nKapseln, wie ausgeführt, über die in den Merkmalen d 1 bis d3 genannten Eigenschaften (oben Rn. 10 ff.). Dies ist jedoch nur Ausdruck des allgemeinen Bestrebens von Schutzrechtsanmeldern, möglichst breiten Schutz zu erlangen und\nihre Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen, statt sie auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken (BGH, Urteil vom 11. Februar\n2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 - Kommunikationskanal).\n\n32 Mit den Merkmalen d2 und d3 wird deshalb nur in verallgemeinerter Form\ndas umschrieben, was der Einsatz anderer Hydrokolloide anstelle oder zusammen mit Gelatine in Punkto Bruchfestigkeit Cf und die Verformungsstabilität\nkonkret leistet, nämlich die Bereitstellung von Kapseln, die noch gegen Ende\ndes Rauchvorgangs und danach hinreichend spröde sind, um vom Raucher mit\nden Fingern zerbrochen werden zu können.\n\n33 e) Die Auffindung eines Gegenstands, der über die Merkmale a bis\nd1 hinaus auch die Merkmale d2 und d3 aufweist, war ohne Einsatz erfinderischer Tätigkeit zu leisten.\n\n34 aa) Soll die Kapsel noch gegen Ende des Rauchvorgangs und danach\nzerbrechbar sein, liegt die technische Anweisung nahe, die Kapsel so zu gestalten, dass die Bruchfestigkeit, die sie vor dem Anzünden der Zigarette hat, erhalten bleibt. Ist aus dem Stand der Technik bekannt, diese Ausgangsbruchfestigkeit nicht punktuell festzulegen, sondern dafür Werte in einer gewissen Bandbreite vorzusehen (NiK1, Beschreibung Abs. 75), bietet es sich an, dies aufzugreifen und die Ausgangsfestigkeit Ci ebenfalls in einer Spannbreite festzulegen. Dies auf den Wert Cf zu übertragen, ist eine folgerichtige, im durchschnittlichen fachmännischen Vermögen liegende Maßnahme.\n\n35 bb) Zum Bestand verhilft dem Streitpatent auch das Merkmal d3 nicht.\n\n36 Dass der Raucher die Kapsel an sich in jedem Stadium bis nach Beendigung des Rauchvorgangs leicht und reibungslos soll zerbrechen können, ist als\nZielvorgabe bereits in NiK1 formuliert (Beschreibung Abs. 68). Erwies sich in\nder Folge der Durchführung von Rauchtests mit nach den Vorgaben von NiK1\nnachgearbeiteten Kapseln, dass diese nach dem Abrauchen zu nachgiebig waren und dies auf die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Rauchstrom zurückzuführen war, konnte der Fachmann ohne Weiteres erkennen, dass eine funktionsgerechte und den Verbrauchererwartungen genügende Kapsel so gestaltet\nwerden musste, dass ihre Elastizität gegen oder nach dem Ende des Rauchvorgangs nicht so hoch ist, dass sie nicht mehr leicht zerdrückt werden kann,\nund dass ihr Durchmesser dabei tunlichst den des Filterelements nicht erreichen oder gar überschreiten sollte. Der Fachmann hätte aus diesem Grunde für\ndie Elastizität eine Einstellgröße definiert, bei der solche Beeinträchtigungen\nvermieden werden. Merkmal d3 formuliert dafür lediglich einen Wert, der diesen\nZusammenhang in allgemeiner Form im Sinne einer Begrenzung des noch tolerierbaren Durchmesserzuwachses zum Ausdruck bringt. Dazu bedurfte es nicht\ndes Einsatzes einer erfinderischen Tätigkeit.\n\n37 3. Das vorstehend Ausgeführte gilt sinngemäß für die Nebenansprüche\n16, 25 und 26. Für die jeweiligen Unteransprüche, die das Patentgericht ebenfalls für nichtig erklärt hat, macht die Berufung einen eigenständigen erfinderischen Gehalt entweder nicht ausdrücklich geltend oder er ist - soweit der Gegenstand von Unteransprüchen in beschränkten Fassungen des Streitpatents\nzur Begründung der Patentfähigkeit herangezogen wird - nicht ersichtlich.\n\n38 IV. Das Streitpatent hat auch in keiner der hilfsweise zur Entscheidung\ngestellten beschränkten Fassungen Bestand.\n\n39\n\n1. In der Fassung von Hilfsantrag I sind die Patentansprüche 1 und 16\njeweils um das Merkmal ergänzt, dass die Schale der Kapsel zu weniger als 70\nGewichtsprozent Gelatine enthält (bezogen auf ihr gesamtes Trockengewicht).\n\n40 Unter der gegebenen Voraussetzung, dass der Fachmann die Beschaffenheit von nach der Lehre von NiK1 hergestellten Kapseln nach Durchlaufen\nvon Tests an Rauchmaschinen untersucht hätte (oben Rn. 27), ist die Herabsetzung des Gelatineanteils auf einen Wert unterhalb der in NiK1 selbst genannten 80 Prozent naheliegend. Es ist nicht dargetan oder zu erkennen, dass\ndie Festlegung auf weniger als 70 Gewichtsprozent besonderen Umständen\nRechnung trägt, deren Auffindung den Einsatz erfinderischer Tätigkeit erfordert\nhätte.\n\n41 2. In der Fassung von Hilfsantrag II schließen die Füllungen der nach\nden Patentansprüchen 1 und 16 geschützten Kapseln ein oder mehrere lipophile Lösungsmittel ein.\n\n42 Das Patentgericht hat die Patentfähigkeit der um dieses Merkmal ergänzten Ansprüche 1 und 16 mit dem Hinweis verneint, bereits NiK1 schlage Triglyceride, die in der Streitpatentschrift selbst als lipophile Lösungsmittel eingeordnet seien (Beschreibung Abs. 32), als Trägerstoff für Aromasubstanzen vor\n(dort in Abs. 12 und 72 der Beschreibung).\n\n43 Dagegen erhebt die Berufung keine durchgreifenden Einwendungen. Die\naus NiK1 bekannte Benutzung lipophiler Lösungsmittel will der Gefahr des Aufweichens der Kapseln gleichsam von innen vorbeugen, die bei Verwendung\nwässriger Füllungen besteht. Da die Patentansprüche 1 und 16 in der Fassung\nvon Hilfsantrag II den Einsatz von Gelatine bei der Kapselherstellung nicht\n\nschlechthin ausschließen, bestand fachlich weiterhin Anlass, eine Füllung vorzusehen, mit der dagegen vorgesorgt wird.\n\n44 3. Gemäß Hilfsantrag III sind die nach den Ansprüchen 1 und 16 geschützten Kapseln um das Unteranspruch 7 entlehnte Merkmal ergänzt, dass\ndas Verhältnis von Durchmesser der Kapsel und Stärke der Schale zwischen\n10 und 100 liegt.\n\n45 Dazu hat das Patentgericht aufgezeigt, dass sich für die in NiK1 beschriebene bevorzugte Ausführungsform ein entsprechendes Verhältnis von 58\nerrechnet. Damit ist das beanspruchte Verhältnis von 10 bis 100 jedenfalls nahegelegt (oben Rn. 22); dass es sich möglicherweise nicht unmittelbar und eindeutig aus NiK1 erschließt, ist unerheblich (oben Rn. 25). Im Übrigen ist zu bedenken, dass für die Herstellung der Kapseln notwendigerweise ein bestimmtes\nVerhältnis zwischen ihrem Durchmesser und der Stärke der Kapsel festgelegt\nwerden muss. Dafür ist mit einem zwischen 10 und 100 liegenden Wert eine\nganz beträchtliche Bandbreite vorgesehen, ohne dass die Berufung aufzeigen\nkönnte, dass dies über übliches Vorgehen hinausginge.\n\n46 4. In der Fassung von Hilfsantrag IV ist die Kapsel als sphärischer,\nnahtloser Körper ausgestaltet (vgl. Unteranspruch 2) und gemäß Hilfsantrag V\ndarüber hinaus durch die Herstellung in einem Coextrusionsprozess definiert.\n\n47 Zutreffend hat das Patentgericht in der Beschreibung der Kapsel in NiK1\nals \"generally spherical in shape\" (Beschreibung Abs. 67) einen Beleg für eine\nsphärische Gestaltung und in der Ausgestaltung als ein (preferably) \"continuous\nsealed one-piece member\" einen Hinweis auf eine nahtlose Fertigung gesehen.\nIst eine solche Kapsel einstückig gefertigt, weist sie keine Nahtstellen auf, die\n\nzwangsläufig entstehen, wenn mehrere Schalenteile zu einer solchen Kapsel\nzusammengefügt werden.\n\n48 Im Übrigen sind in einem Coextrusionsprozess hergestellte Kapseln, die\nnach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts aus der europäischen Patentschrift 513 603 bekannt sind, typischerweise nahtlos und dementsprechend i. S. von Patentanspruch 1 und 15 sowohl in der Fassung von Hilfsantrag IV, als auch in der von Hilfsantrag V bekannt.\n\n49 5. In der Fassung von Hilfsantrag VI erzeugt die Kapsel beim Zerbrechen ein hörbares Knackgeräusch.\n\n50 Zutreffend hat das Patentgericht die Schutzfähigkeit von Patentanspruch 1 und 15 in der entsprechenden Fassung mit der Begründung verneint,\nschon NiK1 schlage eine solche Ausgestaltung vor (dort Abs. 49 der Beschreibung). Dafür ist entgegen der Ansicht der Berufung unerheblich, dass gemäß\nder Lehre von NiK1 im Wesentlichen aus Gelatine hergestellte Kapseln jedenfalls am Ende des Rauchvorgangs im Allgemeinen nicht mehr spröde genug\nsein dürften, um mit einem Knackgeräusch zu zerbrechen. Der Sinn dieses zusätzlichen Merkmals besteht darin, dem Raucher zu signalisieren, dass die\nKapsel zerbrochen ist. Der Übernahme dieses Effekts steht nicht entgegen,\ndass er sich bei NiK1 gegebenenfalls nur bei einer der Ausgangsbruchfestigkeit\nCi entsprechenden Beschaffenheit der Zigarette und Kapsel einstellt.\n\n51 6. In der Fassung von Hilfsantrag VII sind Patentanspruch 1 und Patentanspruch 15 (Anspruch 16 in der Reihenfolge der erteilten Fassung) um die\nMerkmale des erteilten Anspruchs 9 ergänzt; die Schale der Kapsel enthält danach wenigstens ein Hydrokolloid, das aus Gellangummi, Agar, Alginaten,\nCarrageenanen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti-, Pullulan- bzw. Mannan-\n\nGummi oder modifizierter Stärke allein oder aus einem Gemisch hiervon oder\naus einer Kombination mit Gelatine ausgewählt ist.\n\n52 Wie bereits ausgeführt hatte der Fachmann nach Testversuchen an den\ngemäß NiK1 hergestellten Kapseln Anlass, das Schalenmaterial zu modifizieren\nund wäre auf naheliegende Weise zu in den Entgegenhaltungen NiK2, NiK3\nund NiK6 vorgeschlagenen Hydrokolloiden gelangt, von denen einige in den\nerteilten Anspruch 9 Eingang gefunden haben (oben Rn. 16). Damit kann der\ndie aufgezählten Hydrokolloide insgesamt umfassende Anspruchssatz nicht\ngewährt werden (vgl. BGH, Urteil vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13 - Verdickerpolymer I). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begründung im angefochtenen Urteil Bezug genommen.\n\n53 7. In der Fassung der Hilfsanträge VIII bis XV werden Ergänzungen aus\neinzelnen der Hilfsanträge I bis VII kombiniert. Dies lässt die Patentfähigkeit\nnicht in einem anderen Licht erscheinen.\n\n54 Die Berufung greift insoweit allein Hilfsantrag XV auf, in dessen Fassung\nder erteilte Patentanspruch 1 um die gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3, 5 und 7\nhinzugefügten Merkmale ergänzt ist und verweist darauf, NiK6 beziehe sich auf\nein anderes Herstellungsverfahren (\"rotary die encapsulation\"), für das ein Viskositätsbereich vorgesehen sei, in dem ein Extrusionsverfahren nicht möglich sei.\n\n55 Das Patentgericht hat dazu zutreffend darauf hingewiesen, ein viskoseres Material weise lediglich einen geringeren Wasseranteil auf, wenn ansonsten\ngleiche Ausgangsstoffe für die Schale verwendet würden. Beim Endprodukt,\nd. h. bei den trockenen Kapseln, seien Unterschiede hingegen nicht mehr erkennbar. Dementsprechend ist mit dem Patentgericht davon auszugehen, dass\nder fachkundige Leser der NiK6 aufgrund seines Fachwissens erkennt, dass\n\ndas technisch angestrebte Ziel, das Erweichen der Kapseln durch Feuchtigkeitseinfluss zu vermeiden, prinzipiell unabhängig von dem eingesetzten Herstellungsverfahren ist. Gegebenenfalls ermittelt der Fachmann die für das\nCoextrusionsverfahren einzustellende Viskosität der Ausgangsmaterialien im\nVersuchswege.\n\n56 8. Für die Beurteilung der Neben- und der in den hilfsweise zur Entscheidung gestellten Anspruchssätzen jeweils verbleibenden Unteransprüche gilt das\nzur erteilten Fassung des Streitpatents Ausgeführte (oben Rn. 23 ff.) sinngemäß.\n\n57 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.\n§ 97 Abs. 1 ZPO.\n\nMeier-Beck Gröning Richterin am Bundesgerichtshof\nSchuster ist erkrankt und kann\ndeshalb nicht unterschreiben.\nMeier-Beck\n\nDeichfuß Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 27.01.2015 - 1 Ni 19/14 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-05-03/x-zr-65-15","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2017-05-03/x-zr-65-15","retrieved":"2026-10-24 08:01:30.986334+00:00"},"card":{"id":"bgh/2017-05-03/x-zr-65-15","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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