{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2016:280616UXZR50.14.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2016-06-28","aktenzeichen":"X ZR 50/14","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 50/14 Verkündet am:\n28. Juni 2016\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2016:280616UXZR50.14.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 28. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die\nRichter Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das am 17. Dezember 2013 verkündete Urteil\ndes 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird\nzurückgewiesen.\n\nDer Beklagten werden - unter Aufhebung des angefochtenen Urteils im Kostenpunkt - die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin auferlegt.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Die Nichtigkeitsklage betrifft das am 26. August 1998 unter Inanspruchnahme einer Unionspriorität vom 4. September 1997 angemeldete und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 1 011 653\n(Streitpatent). Anspruch 1 des Streitpatents, auf den die Patentansprüche 2 bis\n5 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, hat folgenden Wortlaut:\n\n\"Use of at least one type of xanthophylles in the preparation of a\nmedicament for the prophylactic and/or therapeutic improvement\nof the duration of mammalian muscle function and/or treatment of\nmammalian muscle disorders or diseases.\"\n\n2 Die Klägerin hat ihre Klage zunächst gegen die B. AB\nals Beklagte gerichtet. Diese war bei Zustellung der Klage im Register des\nDeutschen Patent- und Markenamtes als Inhaberin des Streitpatents eingetragen, aber nach Durchführung eines Insolvenzverfahrens wegen Vermögenslosigkeit bereits seit mehreren Jahren aufgelöst und erloschen. Die Klagezustellung erfolgte an die seinerzeit als Inlandsvertreter der B. AB\nim Register eingetragenen Patentanwälte. Die F. Ltd.,\ndie nach mehrfachen Übertragungen des Patents seit 2005 materiellberechtigte Patentinhaberin ist, ist dem Rechtsstreit zunächst auf Seiten der\nbeklagten B. AB als Streithelferin beigetreten; am 9. Januar\n2012 hat sie die Umschreibung des Streitpatents auf sich erwirkt. Mit der Streithelferin am 13. Dezember 2013 zugestelltem Schriftsatz hat die Klägerin erklärt,\ndie Klage werde insoweit geändert, als sie sich nunmehr gegen die bisherige\nStreithelferin richte. Nach Erörterung eines etwaigen Parteiwechsels hat die\nKlägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht erklärt, die\nStreithelferin werde nur hilfsweise für den Fall verklagt, dass die Klage gegen\ndie ursprüngliche Beklagte unzulässig sein sollte.\n\n3 Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht\npatentfähig. Zudem fehle es an einer ausführbaren Offenbarung. Die Streithelferin hat das Streitpatent im Hauptantrag in einer beschränkten Fassung sowie\nmit fünf Hilfsanträgen verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat keinen Beklagtenwechsel angenommen und das\nStreitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland\nfür nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Streithelferin, mit der\ndiese in erster Linie begehrt, die Nichtigkeitsklage als unzulässig abzuweisen.\nZudem verteidigt sie das Streitpatent zuletzt im Umfang eines gegenüber der\nerteilten Fassung beschränkten Hauptantrags und zweier Hilfsanträge, wobei\nsie darüber hinaus die Streichung näher bezeichneter Stellen in der Patent-\n\nschrift beantragt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hat mit der\nBerufungserwiderung erklärt, die Klage gegen \"die Berufungsklägerin und bisherige Nebenintervenientin\" zu richten.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n5 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg.\n\n6 I. Die Klage ist zulässig.\n\n7 1. Das Patentgericht - dessen Entscheidung insoweit in GRUR 2014,\n1029 veröffentlicht ist - hat angenommen, die Nichtigkeitsklage sei gegenüber\nder zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetragenen B.\nAB durch Zustellung an den im Register eingetragenen Inlandsvertreter der Beklagten wirksam erhoben worden. Die seinerzeit wegen Vermögenslosigkeit bereits aufgelöste und erloschene B. AB sei\njedenfalls deshalb parteifähig gewesen, weil dieser aufgrund des Nichtigkeitsverfahrens ein Kostenerstattungsanspruch hätte entstehen können. Für die\nKlägerin habe zudem die Möglichkeit bestehen müssen, eine Nichtigerklärung\ndes Streitpatents zu erreichen. Die Klage und die weiteren Schriftsätze hätten\nden im Register eingetragenen Inlandsvertretern wirksam zugestellt werden\nkönnen. Deren Vollmacht sei nach § 117 Abs. 2 InsO i.V.m. § 115 Abs. 2 InsO\nals fortbestehend anzunehmen.\n\n8 2. Ob das Patentgericht zu Recht angenommen hat, dass die Klage\ngegenüber der zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetragenen B. AB erhoben worden ist, bedarf keiner abschließenden\nEntscheidung. Dafür spricht allerdings, dass schon der Umstand, dass die Patentnichtigkeitsklage gegen den im Register eingetragenen (früheren) Patentin-\n\nhaber zu richten ist (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), es nahelegt, eine erloschene\nPerson insoweit weiterhin als partei- und prozessfähig zu behandeln. Jedenfalls\nist aber die dem Nichtigkeitsverfahren zunächst als Streithelferin auf Seiten der\nB. AB beigetretene F. Ltd. noch während des Verfahrens vor dem Patentgericht aufgrund gewillkürten Beklagtenwechsels wirksam an die Stelle der B. AB als Beklagte getreten.\n\n9 a) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist ein gewillkürter Beklagtenwechsel in erster Instanz aufgrund Erklärung des Klägers wie eine Klageänderung zu\nbehandeln, deren Zulässigkeit sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln\ndes Zivilprozessrechts richtet (vgl. zum Klägerwechsel: BGH, Urteil vom\n28. Juni 1994 - X ZR 44/93, GRUR 1996, 865, 866 - Parteiwechsel). Nach\n§ 263 ZPO ist dafür die Einwilligung des neuen Beklagten oder eine Sachdienlichkeitserklärung des Gerichts erforderlich. Bei einem gewillkürten Parteiwechsel auf Beklagtenseite ist zudem Voraussetzung für das Ausscheiden des bisherigen Beklagten aus dem Rechtsstreit entsprechend § 269 Abs. 1 ZPO von\nBeginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache an dessen Zustimmung\n(vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1980 - II ZR 96/80, NJW 1981, 989).\n\n10 b) Hiernach hat die im Schriftsatz der Klägerin vom 13. Dezember\n2013 erklärte und am selben Tag zugestellte \"Änderung der Klage\", wonach\nsich diese nunmehr gegen die bisherige Streithelferin richte, einen entsprechenden Parteiwechsel auf Beklagtenseite bewirkt. Da die Erklärung der Klägerin zum Parteiwechsel in Reaktion auf das Prozessverhalten der bisherigen\nStreithelferin erfolgt ist, die unter Verweis auf die zwischenzeitlich erfolgte Registerumschreibung die passive Prozessführungsbefugnis der ursprünglich beklagten Partei und danach die Zulässigkeit der Klage in Abrede gestellt und die\npassive Prozessführungsbefugnis als nunmehr eingetragene Patentinhaberin\nfür sich in Anspruch genommen hat, beruht der Beklagtenwechsel auf einer\n\nvorweggenommenen konkludenten Einwilligung der bisherigen Streithelferin, in\ndie Stellung als Beklagte einzurücken. Auf eine Sachdienlichkeitserklärung\ndurch das Patentgericht kommt es danach nicht mehr an, so dass der Parteiwechsel mit Zustellung der Erklärung an die bisherige Streithelferin wirksam\ngeworden ist. Schon mangels vorangegangener Verhandlung zur Hauptsache\nhat es einer Zustimmung der bisherigen Beklagten nicht bedurft, so dass dahinstehen kann, ob auch im Patentnichtigkeitsverfahren eine Zustimmung des\nausscheidenden Beklagten erforderlich ist. Die nachfolgende Erklärung der\nKlägerin vom 17. Dezember 2013 mag als Widerruf der zunächst unbedingt\nabgegebenen Erklärung über den Parteiwechsel angesehen werden, ist jedoch\nnach bereits bewirktem Parteiwechsel ins Leere gegangen.\n\n11 c) Zweifel an der Zulässigkeit der gegen die jetzige Beklagte gerichteten Klage bestehen nicht, nachdem diese zuvor als Inhaberin des Streitpatents im Register eingetragen worden ist und damit die passive Prozessführungsbefugnis gemäß § 81 Abs. 1 S. 2 PatG erlangt hat (BGH, Urteil vom\n16. Juli 1965 - Ia ZR 261/63, GRUR 1966, 107, 108 - Patentrolleneintrag; Urteil\nvom 5. Dezember 1995 - X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 195 - Polyferon).\n\n12 d) Der nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren auf die Fälle der Legitimationsänderung nach Eintritt der Rechtshängigkeit entsprechend anzuwendende § 265 Abs. 2 ZPO (vgl. BGH, Urteil\nvom 24. Oktober 1978 - X ZR 42/76, BGHZ 72, 236, 242 - Aufwärmvorrichtung;\nUrteil vom 4. Februar 1992 - X ZR 43/91, BGHZ 117, 144, 146 - Tauchcomputer) steht einem vom Kläger ausgehenden Beklagtenwechsel nicht entgegen.\n\n13 II. Das Streitpatent bezieht sich auf die Verwendung von Xanthophyllen als einer Gruppe von Carotinoiden, insbesondere von Astaxanthin, zur Herstellung eines Medikaments.\n\n14 1. Die Patentbeschreibung verweist zum Hintergrund der Erfindung\nauf die belastungsbedingte Rhabdomyolyse als wohl häufigste Muskelstörung\nbei Pferden. Mit der Entstehung dieser Erkrankung werde u.a. ein Vitamin-E-\nund Selenmangel in Verbindung gebracht. In der Beschreibung wird von zwei\nVersuchen zur Wirkung des Xanthophylls Astaxanthin berichtet, welches durch\nZucht der Alge Haematococcus sp. gewonnen werden könne. Zum einen (Sp. 3\nZ. 21 - Sp. 4 Z. 6) sei experimentell untersucht worden, ob die Zugabe von\nAstaxanthin in Form von Algenmehl im Futter die physische Leistungsfähigkeit\nvon Pferden steigere. Die auffallendste Wirkung sei bei Pferden festgestellt\nworden, die an belastungsbedingter Rhabdomyolyse litten. Diese Pferde seien\nunter Astaxanthinzusatz nach zwei bis drei Wochen symptomfrei gewesen und\nhätten normal trainiert werden und Rennen laufen können. Zum anderen (Sp. 4\nZ. 11 - Sp. 5 Z. 9) habe man mit gesunden Freiwilligen die Auswirkung von\nAstaxanthin auf die physische Leistungsfähigkeit des Menschen überprüft. Allein der Kraftausdauer-Test - bei Ermittlung der größtmöglichen Anzahl von\nKniebeugen mit 40 kg Gewicht in einer Smith-Maschine unter Standardbedingungen - habe einen deutlichen Unterschied zwischen der Astaxanthin- und der\nPlacebogruppe gezeigt. Die positive Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit,\nwelche von einzelnen Athleten dem Astaxanthin zugeschrieben worden sei,\nbetreffe danach anscheinend die Kraftausdauer.\n\n15 2. Als technisches Problem betrifft das Streitpatent demnach die Bereitstellung eines Medikaments zur Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit der Muskeln von Menschen oder Säugetieren.\n\n16 3. Zu dessen Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents vor:\n\n(1) Verwendung von Xanthophyllen mindestens eines Typs\n\n(2) bei der Herstellung eines Medikaments\n\n(3) zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung\nder Muskelfunktionsdauer von Säugetieren (\"for the prophylactic and/or therapeutic improvement of the duration of\nmammalian muscle function\") und/oder\n(4) zur Behandlung von Störungen oder Krankheiten der Muskeln von Säugetieren (\"for the treatment of mammalian\nmuscle disorders or diseases\").\n\n17 4. Nach Ansicht des Patentgerichts ist unter der erfindungsgemäß\nangestrebten \"Steigerung der Muskelfunktionsdauer\" die Steigerung von Kraft\nund Ausdauer der Muskulatur unter körperlicher Belastung zu verstehen, wobei\ndamit auch die Beseitigung manifester Muskelfunktionsstörungen und die equine Rhabdomyolyse gemeint seien. Diese Auslegung ist nicht zu beanstanden.\nDer Begriff der Muskelfunktionsdauer (\"duration of […] muscle function\") betrifft\ndie im Streitpatent untersuchte physische Leistungsfähigkeit des Menschen\noder anderer Säuger, die sich in der Kraftausdauerleistung der Skelettmuskeln\nbei körperlicher, namentlich trainingsbedingter Belastung niederschlägt. Dabei\nlegt sich die erfindungsgemäße Lehre nicht darauf fest, ob die angestrebte\nSteigerung der Kraftausdauerleistung bei Säugermuskeln in gesundem oder\nnicht-gesundem Zustand erreicht werden soll. Entsprechend betreffen die beiden erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiele, die sich mit den Auswirkungen\ndes Xanthophylls Astaxanthin befassen, einerseits die physische Leistungsfähigkeit von Pferden mit krankheitsbedingten Muskelproblemen (belastungsbedingte Rhabdomyolyse) (Abs. 18 ff.) und andererseits die Leistungsfähigkeit\nvon gesunden Menschen hinsichtlich Kraft und Ausdauer (Abs. 22 ff.) und wird\njeweils von signifikanten Steigerungen der Leistungsfähigkeit berichtet (Abs. 21\nund 32 f.).\n\n18 5. Die Beklagte hat Patentanspruch 1 im Hauptantrag zuletzt in folgender Fassung verteidigt:\n\n(1) Verwendung von Astaxanthin\n\n(2) bei der Herstellung eines Medikaments\n\n(3) zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung\nder Muskelfunktionsdauer beim gesunden Menschen.\n\n19 Dabei hat sie zudem die - im Protokoll der mündlichen Verhandlung im\nEinzelnen näher bezeichnete - Streichung aller Stellen aus der Beschreibung\ndes Streitpatent beantragt, die sich auf die Verwendung von Xanthophyllen bei\nder Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Störungen oder\nKrankheiten der Muskeln von Säugetieren und dabei insbesondere die Behandlung von equiner belastungsbedingter Rhabdomyolyse beziehen.\n\n20 Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich die zuletzt von der\nBeklagten verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 mithin vor allem dadurch,\ndass diese nicht mehr auf die Verwendung von Xanthophyllen mindestens eines Typs (einschließlich Astaxanthin) bei der Herstellung eines Medikaments\nzur Behandlung von Störungen oder Krankheiten der Muskeln von Säugern gerichtet ist. Weiterhin von der anspruchsgemäßen Lehre erfasst ist hingegen die\nVerwendung von Astaxanthin bei der Herstellung eines Medikaments zur Steigerung der Kraftausdauerleistung beim menschlichen Muskel in gesundem Zustand. Dabei wird, wie die weitere Auslegung des Patentanspruchs 1 unter Berücksichtigung auch des verbliebenen Teils der Beschreibung ergibt, mit der\nSteigerung der Kraftausdauerleistung in prophylaktischer Hinsicht die Vermeidung eines krankhaften Zustands des menschlichen Muskels und mit der Steigerung der Kraftausdauerleistung in therapeutischer Hinsicht die Verlängerung\nder Funktionsdauer desselben in gesundem Zustand angestrebt.\n\n21 Ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der von der Beklagten zuletzt verteidigten Fassung zulässig ist, bedarf danach keiner abschließenden\n\nEntscheidung, weil sich dieser bei Zugrundelegung des vorstehend erläuterten\nVerständnisses als jedenfalls nicht patentfähig erweist, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen (zu IV, Rn. 28 ff.) ergibt.\n\n22 III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung in der Sache im Wesentlichen wie folgt begründet:\n\n23 Die Verwendung von Xanthophyllen zur Steigerung der Muskelfunktionsdauer von Säugetieren sei durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen.\nVor der Aufgabe stehend, die Muskelfunktionsdauer von Säugetieren mit belastungsbedingten Muskelstörungen oder Erkrankungen medikamentös prophylaktisch und/oder therapeutisch zu steigern, werde der Fachmann sowohl den wissenschaftlichen Übersichtsartikel K9 (Dekkers et al., Sports Med. 1996,\nS. 213-238: \"The Role of Antioxidant Vitamins and Enzymes in the Prevention\nof Exercise-Induced Muscle Damage\") als auch die dort referierte Studie K22\n(Novelli et al., Free Radical Biology & Medicine 1990, S. 9-13: \"Spin-Trappers\nand Vitamin E Prolong Endurance to Muscle Fatigue in Mice\") berücksichtigen.\nDie K9 begründe die Motivation der Fachwelt zur Untersuchung der Wirkung\nvon Antioxidantien mit den zunehmenden Hinweisen auf eine Bedeutung freier\n(Sauerstoff-)Radikale beim Auftreten von Zellschäden und Entzündungen der\nMuskulatur infolge anstrengender körperlicher Bewegung. In der Fachliteratur\nwerde angenommen, dass Antioxidantien - in ihrer Wirkung als Radikalfänger\noder als Reduktionsmittel - zu einer Verminderung von Peroxiden führten, die\nwährend einer körperlichen Belastung entstünden und ursächlich für eine (kettenreaktive) Lipidperoxidation mit nachfolgender Zellschädigung seien. Die K9\nkomme zu dem Schluss, dass Antioxidantien - namentlich Vitamin E - die Muskulatur vor Schäden schützten, die durch körperliche Beanspruchung verursacht werden könnten. Deshalb empfehle sie sportlich aktiven Menschen zur\nVorbeugung von trainingsbedingten Zellmuskelschäden die Einnahme von antioxidativ wirkenden Vitaminen. Die Studie K22 vermittle dem Fachmann anhand\n\neines Versuchs an Mäusen ebenso den Hinweis, dass die Verabreichung von\nVitamin E als Antioxidans zu einer Steigerung der Ausdauerleistung beitrage.\n\n24 Über die in K9 und K22 explizit besprochenen antioxidativen Vitamine E\n(α-Tocopherol) und C (Ascorbinsäure) sei dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt - wie aus der 1990 veröffentlichten japanischen Offenlegungsschrift\nSho 63-198947 (K8) zu ersehen - das Xanthophyll Astaxanthin als weitere Substanz zur Vermeidung oxidationsbedingter Zellschäden bekannt gewesen. Da\nAstaxanthin in weit geringeren Dosierungen verabreicht werden könne, werde\nderen Verwendung in der K8 als Alternative zu Tocopherol bzw. Kombinationen\nvon Tocopherol und Ascorbinsäure beschrieben. Um zu der streitpatentgemäßen Lösung zu gelangen, habe der Fachmann lediglich die Anregung aufgreifen\nmüssen, das erheblich wirksamere Astaxanthin anstelle von Tocopherol in Betracht zu ziehen. Da für den Fachmann - einen in ein Team eingebundenen\nSportmediziner - Übereinstimmungen in der physiologischen Wirkung der Substanzen maßgebend gewesen seien, hätte er Astaxanthin auch nicht wegen\nUnterschieden in der chemischen Struktur im Vergleich mit Tocopherol außer\nBetracht gelassen.\n\n25 Die Beschränkung der Anwendung \"beim gesunden Menschen\" gemäß\nHilfsantrag IV sei nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Die\nin der K9 beschriebenen Studien zielten darauf, dem durch intensives Training\nverursachten Verlust der Muskelfunktion entgegenzuwirken und seien im Ergebnis schon auf den gesunden Menschen als intensiv trainierenden Sportler\ngerichtet.\n\n26 Soweit in weiteren Hilfsanträgen darauf abgestellt werde, dass \"das\nAstaxanthin in mit Fettsäure veresterter Form vorliegt, wobei es sich bei dem\nmit Fettsäuren veresterten Astaxanthin um Algenmehl aus gezüchteten Haematococcus sp. handelt\", bleibe dieser Verteidigung des Streitpatents ebenfalls\nder Erfolg versagt. Bereits vor dem Prioritätstag - beschrieben in der 1991 ver-\n\nöffentlichten japanischen Offenlegungsschrift Hei 1-218593 (K14) - sei das als\nAntioxidans bekannte Astaxanthin in Form von natürlich hergestelltem Algenmehl aus gezüchteten Haematococcus sp. verwendet worden, welches dann\ngenuin mit Fettsäuren verestert vorliege.\n\n27 IV. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren\nstand.\n\n28 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner zuletzt verteidigten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit,\nweil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der\nTechnik ergab.\n\n29 a) Das Patentgericht hat als zuständigen Fachmann einen Sportmediziner angesehen, der jedenfalls mit einem Pharmazeuten, der sich auf dem\nGebiet der pharmazeutischen Biologie spezialisiert und mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Erforschung biogener Arzneimittel hat, in einem\nTeam zusammenarbeitet. Ein Rechtsfehler bei dieser Festlegung wird von den\nParteien nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.\n\n30 b) Befasst sich ein solcher Fachmann mit der Bereitstellung eines\nMedikaments zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Muskeln des Menschen, wird er sich einen Überblick über in der Fachwelt bekannte Ansätze verschaffen und dabei - wie das Patentgericht zu Recht ausführt - die K9 und K22\nin den Blick nehmen.\n\n31 Die Entgegenhaltungen beschreiben übereinstimmend die Beteiligung\nfreier Radikale bei körperlicher Anstrengung als Auslöser peroxidativer Skelettmuskelschädigungen und insoweit einen möglichen Kausalmechanismus hinsichtlich der Erschöpfung der Muskelfunktion (vgl. K9, S. 213 \"Summary\"\n- 1. Absatz, S. 215 - 1. Absatz in linker Spalte, S. 218 \"2.1.1\" - 1. Absatz, vgl.\nK22 S. 9 \"Abstract\" 1. Satz, S. 11 \"Discussion\" - 1. Satz, S. 12 letzter Absatz).\n\nZugleich belegen sie, dass dem Antioxidans Vitamin E als physiologischem Radikalfänger ein Schutz vor Lipidperoxidation und einer damit zusammenhängenden bewegungsinduzierten Muskelschädigung zuerkannt wird (vgl. K9,\nS. 213 \"Summary\" - 1. Absatz, S. 214 - noch zur \"Summary\" gehörender Absatz, S. 229 \"2.2.3\" - 1. Absatz, S. 231 - 2. Absatz in linker Spalte, S. 231\n- 1. Absatz in rechter Spalte, vgl. K22, S. 10 - 3. Absatz in linker Spalte). Humanstudien wiesen darauf hin, dass eine Zuführung von antioxidativen Vitaminen Personen empfohlen werden könne, die regelmäßig schwere körperliche\nBewegung absolvierten. Trainierte Personen hätten im Vergleich zu untrainierten Personen einen Vorteil, da Training zu einer erhöhten Aktivität mehrerer\nantioxidativer Enzyme führe und den allgemeinen antioxidativen Status verbessere (K9, S. 14 \"Summary\", letzter Absatz). Die K22 - die insoweit von der K9\nzusammengefasst und gewürdigt wird - kommt anhand von Versuchen zur\nSchwimmausdauer bei Mäusen zu dem Ergebnis, dass das Einfangen und Deaktivieren freier Radikale (zwecks Begrenzung ihrer schädlichen Wirkung) mittels Vitamin E die Ausdauer bei Muskelanstrengung stark erhöht (vgl. K22,\nS. 11 f.). Ebenso empfiehlt die K9 in ihrer Bewertung der Erkenntnisse der\nFachwelt aus verschiedenen Veröffentlichungen und Studien trotz weiterhin\nstrittiger Punkte eine Supplementierung mit antioxidativen Vitaminen wie Vitamin E für Personen, die regelmäßig schwere körperliche Bewegung absolvieren, zur Prävention von durch körperliche Bewegung verursachten Muskelschäden (vgl. K9, S. 237 - 4. Conclusion).\n\n32 Mit dem Patentgericht ist demnach davon auszugehen, dass aus der K9\nund der K22 die Verwendung von Vitamin E zur Herstellung eines Medikaments\nzur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der Muskelfunktionsdauer des Menschen bekannt war und sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents davon allein durch die Verwendung von Xanthophyllen unterscheidet. Der demgegenüber von der Beklagten vorgebrachte\nEinwand, in K9 und K22 sei allein die Behandlung von Muskelschädigungen mit\n\nKrankheitswert offenbart, greift nicht durch. Wie erläutert, erfasst die Lehre aus\nAnspruch 1 des Streitpatents in der zuletzt verteidigten Fassung auch die Steigerung der Funktionsdauer des menschlichen Muskels in prophylaktischer Hinsicht zur Vermeidung eines krankhaften Zustands desselben. Abgesehen hiervon ist auch die Steigerung der Muskelfunktionsdauer des gesunden menschlichen Muskels durch Verabreichung von Vitamin E im Stand der Technik durch\ndie K9 und K22 als bekannt beschrieben.\n\n33 Ohne Erfolg bleiben Einwände der Berufung gegen die Heranziehung der\nK22 und der darin referierten Verlängerung der Muskelausdauerleistung bei\nMäusen nach α-Tocopherol-Injektionen für die Überlegungen des Fachmanns.\nDie Annahme, dass dieser Anlass hatte, die K22 bei seinen Überlegungen zu\nberücksichtigen, erweist sich unabhängig von den Zweifeln der Beklagten an\nder vom Patentgericht angenommenen Einbeziehung in die Offenbarung der K9\nals rechtlich zutreffend, weil die K22 eine eigenständige Veröffentlichung nach\nArt. 54 Abs. 2 EPÜ bildet.\n\n34 Die Behauptung der Beklagten, die Studie K22 weise gravierende konzeptionelle Fehler bei der Anlage und Auswertung der im Hinblick auf die Verlängerung der Muskelausdauerleistung bei Mäusen nach α-Tocopherol-Injektionen durchgeführten Versuche auf, führt zu keiner anderen Bewertung.\nBei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht\nnur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig\naus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann\nkraft seines Fachwissens aus ihr ableitet (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012\n- X ZR 134/11, GRUR 2013, 363 - Polymerzusammensetzung). Maßgeblich ist,\nob der Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort\nbeschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff anzuwenden. Dabei kann die Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus die-\n\nsen Maßnahmen eine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich\nstellenden technischen Problems ergab (BGH, Urteil vom 15. Mai 2012\n- X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 - Calcipotriol-Monohydrat).\n\n35 Nach diesen Grundsätzen genügt vorliegend die Feststellung, dass der\nFachmann die Studie der K22 als in der Sekundärliteratur K9 positiv als Teil\neiner Forschungs- und Entwicklungslinie gewürdigt erkennen konnte und bereits deshalb Anlass hatte, die Annahmen und Ergebnisse der K22 als Arbeitshypothese seinen - letztlich durch eigene Routineversuche zu überprüfenden -\nÜberlegungen bei der Lösung des technischen Problems zugrunde zu legen.\nDie Rüge der Berufung, der Fachmann hätte die Entgegenhaltung verworfen,\nweil die durchgeführten Versuche wissenschaftlichen Standards nicht genügten,\ngreift nicht durch. Zutreffend ist zwar, dass nach den Angaben der K22 einer\nGruppe von Mäusen bei den Schwimmtests bis zur körperlichen Erschöpfung\ntäglich drei intramuskuläre Injektionen von α-Tocopherol (100mg/kg) in Olivenöl\nverabreicht wurde, während die Mäuse einer anderen Gruppe bei gleicher körperlicher Anstrengung lediglich intraperitoneale Injektionen mit Kochsalzlösung\n(0,2 ml) erhielten. Die K22 gab dem Fachmann aber keinen Grund zu der Annahme, dass nicht die Gabe von α-Tocopherol - wie als Ergebnis der Schwimmtests festgestellt (K22, Abstract, S. 9; Figur 1; vgl. auch Tabelle 2) - zur starken\nErhöhung der Ausdauerleistung der Mäusegruppe im Vergleich mit der anderen\nMäusegruppe geführt habe, sondern diese Leistungssteigerung stattdessen auf\ndas mit dem α-Tocopherol verabreichte Olivenöl als zusätzliche Energiequelle\nzurückzuführen sei.\n\n36 Entgegen dem Vorbringen der Beklagten geht aus der K22 bereits nicht\nhervor, dass die Tiere der α-Tocopherol-Gruppe während der Tests 0,6 ml Olivenöl pro Tag erhalten haben. Vielmehr enthält die K22 keine Angaben zum\nInjektionsvolumen bei dieser Mäusegruppe. Allein der Umstand, dass der Vergleichsgruppe jeweils 0,2 ml Kochsalzlösung intraperitoneal injiziert wurde,\n\nreicht nicht aus, um auf ein entsprechendes Injektionsvolumen bei der intramuskulären Gabe von Vitamin E in Olivenöl zu schließen. Kann für die nach\nder K22 durchgeführten Schwimmtests nicht - entsprechend den weiteren Ausführungen der Beklagten - angenommen werden, dass den Mäusen der\nα-Tocopherol-Gruppe täglich 0,6 ml Olivenöl injiziert wurden, gehen auch die\nweiteren Berechnungen der Beklagten, wonach 0,6 ml Olivenöl einen Brennwert von 5,3 kcal haben, was bei einer durchschnittlichen täglichen Kalorienaufnahme von ad libitum 13,3 +/- 0,3 kcal 40 % des täglichen Energiebedarf\neiner Maus bedeute, ins Leere.\n\n37 Im Übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten auch nicht zu entnehmen,\nob und in welchem Umfang der Fachmann aus einer intramuskulären Injektion\nvon in Olivenöl aufgelöstem α-Tocopherol auf eine relevante Energieaufnahme\nbei den Mäusen der Schwimmtests schließen musste. Das Patentgericht hat in\ndiesem Zusammenhang bereits darauf hingewiesen, dass die Verabreichung in\ndie Muskulatur nicht mit einer Gabe über den Magen-Darmtrakt oder einer intravenösen Injektion vergleichbar sei. Die Beklagte hält dem unter Verweis auf\ndie Anlage N16 (\"Injektionsarten\", Internet-Ausdruck von www.medizininfo.de)\nzwar entgegen, dass ein Medikament bei intramuskulärer Injektion schneller\naufgenommen werde, als bei einer subkutanen Injektion und dass entsprechend auch intramuskulär injiziertes Olivenöl schnell in die Blutbahn übertrete.\nDamit ist aber noch nicht dargelegt, dass der Fachmann zu der Schlussfolgerung gelangen musste, die in der K22 wiedergegebenen Tests genügten nicht\nwissenschaftlichen Standards und das Ergebnis der K22, die Gabe von Vitamin E erhöhe die Ausdauerleistung bei starker körperlicher Betätigung, sei als\nAusgangspunkt für weitere Überlegungen und Versuche zur Lösung des Problems, ein Medikament zur Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit der\nMuskeln von Menschen zu finden, zu verwerfen. Selbst wenn der Fachmann\naus den von der Berufung angeführten Gründen Zweifel an der Validität der\n\nVersuchsergebnisse gehabt hätte, waren diese kein zureichender Grund, die\nden Versuchen zugrundeliegende Hypothese zu verwerfen.\n\n38 Endlich überzeugt die Erwägung der Berufung nicht, der Fachmann habe\nentgegen dem Offenbarungsgehalt der K9 und der K22 im Hinblick auf andere\nVeröffentlichungen mit einem negativen Ergebnis - wie die N7 (Lawrence et al.,\nThe American Journal of Clinical Nutrition, 1975, S. 205-208: \"Effects of α-\nTocopherol Acetate on the Swimming Endurance of Trained Swimmers\") und\ndie N10 (Rokitzki et al., International Journal of Sport Nutrition, 1994,\nS. 253-264: \"α-Tocopherol Supplementation in Racing Cyclists during extreme\nEndurance Training\") - keinen leistungssteigernden Effekt von Vitamin E annehmen dürfen und hätte deshalb bei seinen Überlegungen das antioxidative\nAstaxanthin nicht als Alternative hierzu erwogen. Die Beklagte lässt dabei unberücksichtigt, dass unabhängig von einem eindeutigen wissenschaftlichen\nNachweis eines tatsächlichen Zusammenhangs zwischen der antioxidativen\nWirkung des Vitamin E und einer Leistungssteigerung der Muskelfunktion ein\nsolcher Zusammenhang im Stand der Technik, wie die K9 und die K22, aber\nauch weitere Entgegenhaltungen wie die K19 (Saastamoinen/Juusela, Acta Agriculturae Scandinavica, Sect. A, Animal Sci, 1993, S. 52-57: \"Serum Vitamin E\nConcentration of Horses on Different Vitamin E Supplementation Levels\", S. 52)\nbelegen, jedenfalls eingehend diskutiert wurde. Der Fachmann hatte somit zumindest hinreichenden Anlass, einen solchen Zusammenhang für plausibel zu\nhalten und hierauf seine durch eigene Routineversuche zu überprüfenden Überlegungen bei der Lösung des technischen Problems aufzubauen.\n\n39 Danach kann offenbleiben, ob die N10 den Fachmann auch deshalb\nnicht davon abhalten konnte, α-Tocopherol als die Muskelfunktionsdauer verbesserndes Mittel in Betracht zu ziehen, weil der Verdacht bestand, dass die\nTests, aus denen in der Entgegenhaltung abgeleitet wird, dass Vitamin E die\nphysische Leistungsfähigkeit nicht verbessere, durch die Gabe von Dopingmit-\n\nteln verfälscht worden sein könnten, wie die Klägerin im Hinblick auf die Tabelle\n4 der N10 geltend macht, wonach ein aerobes Trainingsprogramm bei austrainierten Radsportlern mit und ohne α-Tocopherolsupplementierung nach standardisiertem Radergometertest zu überraschend hohen Steigerungen von\n6,1 % (Kontrollgruppe von 3,12 W/kg auf 3,31 W/kg) bzw. 6,5 % (α-Tocopherol-Gruppe von 3,10 W/kg auf 3,30 W/kg) der körperlichen Leistungsfähigkeit innerhalb von fünf Monaten geführt haben soll.\n\n40 c) Ergab sich für den Fachmann nach alledem aus dem Stand der\nTechnik zumindest die begründete Erwartung einer prophylaktischen und/oder\ntherapeutischen Steigerung der Muskelfunktionsdauer des Menschen durch\nmedikamentöse Verwendung von Vitamin E aufgrund seiner antioxidativen Wirkeigenschaften, entnahm er den Entgegenhaltungen K8 und K7 (Miki, Biological\nfunctions and activities of animal carotenoids, Pure & Appl. Chem. 63,\nS. 141-146) auch die Anregung, das hinsichtlich seiner oxidativen Zellschutzwirkung erheblich wirksamere Xanthophyll Astaxanthin als Alternative zu Vitamin E in Betracht zu ziehen (K8Ü [deutsche Übersetzung], S. 2, Z. 17 ff.; S. 3,\nZ. 4 ff.; S. 4, Z. 5 ff.; S. 7, Z. 27 ff.; S. 12 ff. - drittes bis siebtes Beispiel; S. 20,\nZ. 7 ff.; K7, Abstract, S. 141; Conclusion, S. 145), und gelangte so unter Überprüfung seiner Erwartungen mittels routinemäßiger Versuche zur patentgemäßen Lösung.\n\n41 Dass die K8 und die K7 das Xanthophyll Astaxanthin als wirksamere Alternative zu Vitamin E lediglich allgemein vor dem Hintergrund der Vermeidung\noxidationsbedingter Zellschäden adressieren und nicht spezifisch im Hinblick\nauf Muskelgewebe erörtern, steht dem nicht entgegen. Denn war dem Fachmann bekannt bzw. hatte er zumindest begründeten Anlass zur Annahme, dass\nmit einer Vitamin-E-Supplementation eine Steigerung der Muskelfunktionsdauer\ngerade aufgrund dessen antioxidativer Eigenschaften bewirkt werden kann, genügte dem Fachmann die allgemeine Erkenntnis über die gesteigerte antioxida-\n\ntive Wirksamkeit des Astaxanthins, um dieses Xanthophyll als Alternative zum\nVitamin E in Betracht zu ziehen.\n\n42 Ausgehend von dieser Erkenntnis wurde der Fachmann trotz der Unterschiede in der Molekülstruktur des bekanntesten Vitamin-E-Isomers α-Tocopherol einerseits und Astaxanthin andererseits dazu angeregt, eine Austauschbarkeit der Stoffe bei der Steigerung der Muskelfunktionsdauer von Säugern\n- und damit insbesondere auch des Menschen - in Erwägung zu ziehen und\ndiese Erwägung durch routinemäßige Versuche nachzuprüfen, womit er zur\nLösung des Streitpatents gelangen konnte. Denn selbst wenn der Fachmann\naufgrund der strukturellen Unterschiede der Moleküle aus seinem allgemeinen\nFachwissen nicht auf eine gleichartige Wirkung der Stoffe zu schließen vermochte, begründete der im Stand der Technik ausdrücklich beschriebene vergleichbare Schutz vor oxidationsbedingten Zellschäden für ihn die Erwartung,\ndass Vitamin E und Astaxanthin funktionell austauschbar sind.\n\n43 2. Das Streitpatent kann auch in den Fassungen der zuletzt gestellten zwei Hilfsanträge (in der Anlage E 4 der Beklagten als Hilfsanträge VI und\nVII bezeichnet) keinen Bestand haben.\n\n44 a) Die Beschränkung auf Astaxanthin in mit Fettsäuren veresterter\nForm aus Algenmehl aus gezüchtetem Haematococcus sp. (Unteranspruch 3\ndes Hauptantrags und Hilfsantrag VI) hat das Patentgericht als nicht patentfähig\nangesehen. Weder lässt diese Beurteilung einen Rechtsfehler erkennen, noch\nzeigt die Berufung einen solchen auf. Gleiches gilt im Hinblick auf Unteranspruch 2 des Hauptantrags, der vorsieht, dass Astaxanthin in mit Fettsäuren\nveresterter Form vorliegt.\n\n45 b) Soweit der Hilfsantrag VII gegenüber dem Hilfsantrag VI von der\n\"Steigerung der Kraft/Ausdauer\" statt der \"Steigerung der Muskelfunktionsdauer\" spricht, wird darin keine Änderung des Anspruchsinhalts im Sinne einer Be-\n\nschränkung deutlich. Aus den angeführten Gründen war daher auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VII nahegelegt.\n\n46 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und\n§ 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. Da der Beklagtenwechsel bereits vor dem Patentgericht wirksam war, kann die erstinstanzliche Kostenentscheidung insoweit\nkeinen Bestand haben, als sie der ausgeschiedenen Beklagten Kosten auferlegt.\n\nMeier-Beck Gröning Grabinski\n\nHoffmann Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 17.12.2013 - 3 Ni 31/11 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-06-28/x-zr-50-14","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 81","ref_norm":"81","n":2},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 115","ref_norm":"115","n":1},{"jurabk":"InsO","ref":"§ 117","ref_norm":"117","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 263","ref_norm":"263","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 265","ref_norm":"265","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 269","ref_norm":"269","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-06-28/x-zr-50-14","retrieved":"2026-10-24 08:01:29.250396+00:00"},"card":{"id":"bgh/2016-06-28/x-zr-50-14","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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