{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2016:201216UXZR84.14.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2016-12-20","aktenzeichen":"X ZR 84/14","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 84/14 Verkündet am:\n20. Dezember 2016\nHartmann\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2016:201216UXZR84.14.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 20. Dezember 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,\ndie Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Schuster und\nDr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 4. Senats\n(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2014\naufgehoben.\n\nDie Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch\nüber die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\n1 Der Beklagte ist Inhaber des am 2. April 1998 unter Inanspruchnahme\neiner Priorität vom 3. April 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 971 754 (Streitpatents),\ndas eine Fettabsaugvorrichtung betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich acht\nweitere Patentansprüche zurückbeziehen, lautet in der erteilten Fassung in der\nVerfahrenssprache:\n\nAppareil de lipo-aspiration comprenant une canule d'aspiration (3) agencée\npour aspirer de la graisse sous-cutanée par un orifice (14) d'entrée, la canule\nayant un axe longitudinal (16) et étant montée sur un organe d'entraînement\nmécanique (10, 11) logé dans un boîtier (2), ledit organe d'entraînement ayant\n\nune entrée pourvue pour y connecter une source d'énergie et agencée pour\nproduire un mouvement et le transmettre à ladite canule et le mouvement de la\ncanule comprenant un composant de translation suivant l'axe de la canule, caractérisé en ce que le mouvement de la canule est un mouvement de nutation\ncomprenant un composant de vibration perpendiculaire à l'axe de la canule et le\ncomposant de translation suivant l'axe de la canule, le composant de translation\nayant une amplitude entre 2 mm et 1 cm, et un espace (18) étant prévu entre la\ncanule (3) et le boîtier (2), ledit espace étant suffisamment dimensionné de fa-\nçon à permettre au composant de vibration de provoquer la dislocation de la\ngraisse.\n\n2 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert, er sei ferner weder ausführbar offenbart noch patentfähig.\n\n3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt (BPatG, GRUR-RR 2014, 484). Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er\ndas Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in der Fassung von fünf\nbereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.\n\nEntscheidungsgründe:\n\n4 Die zulässige Berufung hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Urteils\nund Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an\ndas Patentgericht.\n\n5 I. Das Streitpatent betrifft eine Fettabsaugvorrichtung.\n\n6 1. Nach der Patentbeschreibung ist die Technik der Fettabsaugung als\nsolche bekannt. Eine Absaugkanüle werde, so wird erläutert, unter die Haut des\nPatienten eingeführt und bis zu der Zone hineingestoßen, wo das Fett mittels in\n\nder Kanüle erzeugten Unterdrucks abgesaugt werden solle. Die Fettabsaugung\nerfordere hierbei eine wiederholte Vor- und Zurückbewegung der Kanüle. Zur\nUnterstützung des Anwenders seien Vorrichtungen entworfen worden, die mit\neinem mechanischen Antriebselement versehen seien, um eine Bewegung zu\nerzeugen und an die Kanüle zu übertragen. In Vorrichtungen, die in den US-\namerikanischen Patentschriften 5 348 535 oder 5 352 194 (D2) beschrieben\nseien, werde eine Translationsbewegung genutzt. Zur Führung der Bewegung\ngleite bei der Vorrichtung nach jener Schrift die Absaugkanüle als innere Kanüle\nin einer als Führungskanüle dienenden äußeren Kanüle. Dies sei mit der Gefahr\neines Abschneidens von Gefäßen und Nerven durch die Bewegung der inneren\ngegenüber der äußeren Kanüle (\"Guillotineneffekt\") verbunden. Bei der Vorrichtung nach der D2 wiederum werde eine Translationsbewegung der Kanüle mit\neiner Amplitude von mindestens 1 cm hervorgerufen. Der dadurch bewirkte Abschabeffekt sei gefährlich, weil der Chirurg Gefahr laufe, die Grenzen des abzusaugenden Gebiets zu überschreiten und somit den Patienten zu verletzen.\nDie in der französischen Patentanmeldung 2 691 624 gezeigte Fettabsaugvorrichtung, bei welcher das Antriebselement dazu eingerichtet sei, eine Vibrationsbewegung mit Ultraschallfrequenz zu erzeugen, habe sich demgegenüber\nals wenig wirkungsvoll erwiesen und könne zudem schwere Verbrennungen\nund Hautnekrosen verursachen.\n\n7 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine Fettabsaugvorrichtung mit mechanischer Unterstützung bereitzustellen, die eine möglichst gewebeschonende wirkungsvolle Entfernung subkutanen Körperfetts ermöglicht.\n\n8 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):\n\n1. Die Fettabsaugvorrichtung umfasst [1]:\n\n1.1 eine Saugkanüle mit einer Längsachse [1.2] zum Absaugen von subkutanem Fett durch eine Eingangsöffnung\n[1.1] und\n\n1.2 ein mechanisches Antriebselement,\n\n1.2.1 das sich in einem Gehäuse (2) befindet [1.3],\n\n1.2.2 das eine Öffnung zum Anschluss einer Energiequelle aufweist [1.4],\n\n1.2.3 auf dem die Kanüle angebracht ist (étant montée\nsur) [1.3] und\n\n1.2.4 das geeignet ist, eine Bewegung hervorzurufen\nund diese auf die Kanüle zu übertragen [1.4].\n\n2. Die Bewegung der Kanüle ist eine Nutationsbewegung (mouvement de nutation) [1.6], umfassend (comprenant)\n\n2.1 einen Vibrationsanteil (composant de vibration) senkrecht zur Achse der Kanüle [1.7] und\n\n2.2 einen Translationsanteil (composant de translation) entlang der Achse der Kanüle [1.5; 1.8]\n\n2.2.1 wobei der Translationsanteil eine Amplitude zwischen 2 mm und 1 cm aufweist [1.8.1].\n\n3. Es ist ein Zwischenraum (18) zwischen der Kanüle und dem\nGehäuse vorgesehen [1.9], der\n\n3.1 groß genug ist, dass der Vibrationsanteil die Ablösung\ndes Fetts auslösen kann [1.9.1].\n\n9 4. Mit diesen Merkmalen stellt sich für den Fachmann, den das Patentgericht rechtsfehlerfrei als Ingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Fettabsaugvorrichtungen angesehen hat, der patentgemäße Gegenstand wie folgt dar:\n\n10 a) Die patentgemäße Vorrichtung ermöglicht die Absaugung von subkutanem Fett. Eine Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) ist geeignet, in das in der Unterhautschicht angeordnete Fettgewebe vorzudringen, dort bewegt zu werden\nund bei anliegendem Unterdruck einen Durchsatz des über die Eingangsöff-\n\nnung(en) eintretenden Fettes zu ermöglichen. Eine solche - an sich bekannte -\nKanüle hat vorzugsweise eine Länge von 5 bis 35 cm (Sp. 6, Z. 11-12) und einen Durchmesser von 1,5 bis 6 mm (Sp. 4, Z. 43-46).\n\n11 b) Um eine wirksame und zugleich schonende Fettabsaugung mittels\nder Kanüle sicherzustellen, ist die erfindungsgemäße Fettabsaugvorrichtung\ndazu ausgestaltet, mittels des mechanischen Antriebselements an der Saugkanüle eine Nutationsbewegung (Merkmal 2 [1.6]: \"un mouvement de nutation\")\nzu erzeugen.\n\n12 aa) Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, erfordert die \"Nutationsbewegung\" nicht notwendig eine Kreiselbewegung, sondern meint jede Bewegung der Kanüle, die einen Vibrationsanteil senkrecht zur Achse und einen\nTranslationsanteil entlang der Achse der Kanüle im Sinne der Merkmale 2.1\n[1.7] und 2.2 [1.5; 1.8] umfasst (Sp. 2, Z. 35-39; Sp. 5, Z. 56 - Sp. 6 Z. 2).\n\n13 bb) Der Vibrationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.1 [1.7]) erlaubt nach\nder Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2, Z. 45-58; Sp. 3, Z. 5-6; Sp. 6,\nZ. 34-39; Sp. 6, Z. 49-52) am freien Ende der Kanüle in der Behandlungszone\nein leichteres Eintreten des Fetts in die Kanüle und damit eine effektive Absaugung, weil die auf das subkutane Fett übertragene Vibration zu dessen Ablösung führen und zur Herstellung einer echten Emulsion des Fettgewebes beitragen soll.\n\n14 (1) Zu der für eine hinlängliche Vibration im Fettgewebe notwendigen\nSchwingungsenergie sowie der am Kanülenende wirkenden Kraft des Vibrationsanteils verhält sich das Streitpatent nicht ausdrücklich. Entsprechend legt\nsich Patentanspruch 1 hinsichtlich des Vibrationsanteils auch nicht auf einen\nbestimmten Bereich der Amplitude fest. Allerdings entnimmt der Fachmann\ndem Anspruch 1 aus der Zusammenschau der Merkmale 2.1 [1.7] und 3.1\n[1.9.1], bestätigt durch die Beschreibung (vgl. Sp. 2, Z. 42-43; Sp. 3, Z. 5-6;\nSp. 6, Z. 34-39 und Sp. 6, Z. 49-52), dass der von der patentgemäßen Absaug-\n\nvorrichtung zu realisierende Vibrationsanteil der Nutationsbewegung nur ein\nsolcher ist, der die Ablösung des Fetts bewirken kann. Eine hierzu untaugliche,\nlediglich minimale Vibrationsbewegung senkrecht zur Achse der Kanüle, die\n- hierauf weisen die Klägerinnen zutreffend hin - bei einer sich translatorisch\nbewegenden Kanüle ohnehin nicht vollständig vermeidbar ist, wird - entgegen\nder Auffassung des Patentgerichts, das in seinem Hinweis nach § 83 PatG gemeint hat, jede \"minimale Querbewegung\" genüge - vom Patentanspruch sonach nicht als Vibrationsanteil gemäß Merkmal 2.1 [1.7] erfasst.\n\n15 (2) Die konkrete Bemessung des für eine Fettablösung hinreichenden\nVibrationsanteils bei der Konstruktion einer patentgemäßen Fettabsaugvorrichtung stellt das Streitpatent ins fachmännische Können. In der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform wird insoweit die Amplitude des Vibrationsanteils am Ende der Kanüle in einer Größenordnung von 1 cm oder darunter,\nbeispielsweise von 3 bis 5 mm vorgeschlagen (Sp. 6, Z. 15; Sp. 6, Z. 23-25).\n\n16 cc) Der Translationsanteil der Bewegung (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8]) erfüllt\nnach der Patentbeschreibung zwei Funktionen. Einerseits bedingt und verstärkt\ner den Vibrationsanteil bei der Fettabsaugung selbst (vgl. Sp. 2, Z. 50-52; Sp. 5,\nZ. 55-56; Sp. 6, Z. 30-33; Sp. 9, Z. 2-8); die Frequenz des Translationsanteils\nwirkt so als Erregerfrequenz des Vibrationsanteils. Andererseits unterstützt der\nTranslationsanteil die vom Chirurgen bei der Fettabsaugung angewendete Bewegung und erlaubt so ein leichtes und sanftes Eindringen und Vorschieben der\nKanüle unter der Haut des Patienten (Sp. 2, Z. 52-55; Sp. 6, Z. 39-42).\n\n17 dd) Damit das subkutane Fett leicht bis zur Grenze seiner Ausdehnung\nabgesaugt werden kann und gleichzeitig die Gefahr minimiert ist, die Behandlungszone zu überschreiten, wodurch Verletzungen der Gefäße und Nerven des\nPatienten maximal begrenzt werden können (Sp. 2, Z. 55 - Sp. 3, Z. 1; Sp. 6,\nZ. 2-4), gibt der Patentanspruch 1 eine Amplitude des Translationsanteils zwischen 2 mm und 1 cm vor (Merkmal 2.2.1 [1.8.1]).\n\n18 c) Neben den beiden miteinander verbundenen und zusammenwirkenden Funktionsbestandteilen Saugkanüle (Merkmal 1.1 [1.1]) und mechanisches\nAntriebselement (Merkmal 1.2 [1.4]) gibt der Streitpatentanspruch 1 als weiteres\nnotwendiges Bauteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Gehäuse vor, das\ngleichzeitig den Griff der Fettabsaugvorrichtung bilden kann. In seinem Inneren\nist das Antriebselement angeordnet, auf dem wiederum die Kanüle angebracht\nist (Merkmale 1.2.1 und 1.2.3 [1.3]; Sp. 2, Z. 33-34; Sp. 3, Z. 31-33; Sp. 4,\nZ. 39-42).\n\n19 d) Zur räumlich-relativen Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem\nGehäuse trifft Patentanspruch 1 ausdrücklich nur in Merkmal 3 [1.9] insofern\neine Aussage, als ein Zwischenraum zwischen Kanüle und Gehäuse vorzusehen ist. Das Streitpatent verdeutlicht diesen Zwischenraum bei einem Ausführungsbeispiel in Figur 4 als eine weite Durchgangsöffnung mit dem Bezugszeichen 18:\n\n20 Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] ist der Zwischenraum jedenfalls so vorzusehen, dass der Vibrationsanteil der Nutationsbewegung am freien Ende der Kanüle eine Ablösung des Fetts ermöglicht. Der hier hervorgehobene Beziehungszusammenhang zwischen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber\ndem Gehäuse und der durch den Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung\nbei der Fettabsaugung gibt dem Fachmann an, bei der Konstruktion einer patentgemäßen Fettabsaugvorrichtung eine wirkungsbeeinträchtigende Behinderung der Nutationsbewegung der Kanüle infolge einer Dämpfung des Vibrationsanteils durch das Gehäuse zu vermeiden. Insofern \"erlaubt\" der Zwischenraum zwischen Saugkanüle und Gehäuse den Vibrationsanteil nach Merkmal\n\n2.1 [1.7] und damit die Nutationsbewegung als solche und deren fettablösende\nWirkung (Sp. 2, Z. 39-43; Sp. 6, Z. 26-29; Sp. 9, Z. 8-10).\n\n21 Wie ein für die Fettablösung hinreichender Vibrationsanteil (Merkmal 2.1\n[1.7]) überhaupt erzielt werden kann, bestimmt sich demgegenüber nach der\nspezifischen Ausgestaltung der Funktionsbestandteile Saugkanüle und Antriebselement (Merkmale 1.1 [1.1; 1.2], 1.3 [1.3] und 1.2 [1.4]). Der Fachmann\nwird hierbei berücksichtigen, dass die Amplitude des Vibrationsanteils funktional\nabhängig ist von der Frequenz des vibrationserregenden Translationsanteils\n(vgl. Sp. 2, Z. 50-52) und sich proportional zur Länge der verwendeten Kanüle\nverhält (Sp. 6, Z. 8-11). Entsprechend benennt das Streitpatent für eine Vibrationsamplitude von ca. 1 cm eine Frequenz der Translationsbewegung von 15 Hz\nund eine Länge der Kanüle von 25 cm (Sp. 6, Z. 13-16).\n\n22 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\nbegründet:\n\n23 Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert. Nach Merkmal 3.1 [1.9.1] des erteilten Anspruchs 1\nwerde der Zwischenraum in einen Wirkzusammenhang mit dem Vibrationsanteil\nund der Ablösung des Fettes als Leistungserfolg gesetzt. Für einen solchen\nWirkzusammenhang fehle in den Anmeldeunterlagen jeglicher Hinweis. Die Beschreibung der Anmeldung gehe ausschließlich ausführlich auf die Bedeutung\ndes Translationsanteils und der zu wählenden Amplitude des Vibrationsanteils\nam Ende der Kanüle für eine wirksame und schonende Fettabsaugung ein.\nNach der ursprünglichen Offenbarung könne der Zwischenraum für den Vibrationsanteil völlig unberücksichtigt bleiben. Der für die Nutationsbewegung maßgebliche Vibrationsanteil am Ende der Kanüle ergebe sich ohne Rücksicht auf\nden Zwischenraum ausschließlich oder im Wesentlichen aus den weiteren Bedingungen, wie Art und Länge der Kanüle.\n\n24 Die unzulässige Erweiterung führe zwingend zur Nichtigerklärung nach\nArt. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG. Insoweit könne dahinstehen, ob das Merkmal 3.1 [1.9.1] die ursprünglich offenbarte technische Lehre nur konkretisiere\nund damit einschränke, wofür vieles spreche, oder ob es einen anderen technischen Aspekt anspreche, welcher die ursprüngliche Lehre zu einer anderen\ntechnischen Lehre mache. Denn anders als beim nationalen Patent bestehe\nangesichts der Regelung des Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ keine Möglichkeit\nzur einschränkenden Auslegung des Nichtigkeitsgrundes nach Art. 138 Abs. 1\nBuchst. c EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG unter Ausklammerung\nder \"uneigentlichen Erweiterung\".\n\n25 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht\nstand. Auf die - nach Erlass des angefochtenen Urteils vom Senat bejahte\n(BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 - Wundbehandlungsvorrichtung) - Möglichkeit, bei einer unzulässigen Erweiterung der\nvom Patentgericht angenommenen Art unter bestimmten Voraussetzungen von\neiner Nichtigerklärung abzusehen, kommt es nicht an, denn entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand des Streitpatents den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.\n\n26 1. Anders als die Klägerinnen meinen, lehren die ursprünglich eingereichten Unterlagen, dass der Vibrationsanteil nach der Erfindung nur ein solcher ist, der die Ablösung des Fetts in der subkutanen Gewebeschicht bewirken\nkann (Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1]).\n\n27 Die Anmeldung weist - in Übereinstimmung mit der Beschreibung des\nStreitpatents - gerade als Kennzeichen der Erfindung die Nutationsbewegung\nder Kanüle aus, deren \"Nutationskraft\" (force de nutation) zur Ablösung des\nFetts und Herstellung einer echten Emulsion beiträgt (Merkmal 2; S. 3, Z. 7-11\nund Z. 24-27 der Veröffentlichung der Anmeldung [WO 98/44966]). In der ursprünglichen Beschreibung wird dem Fachmann dabei verdeutlicht, dass der\nVibrationsanteil der Nutationsbewegung die zur Ablösung und zum Emulgieren\n\nerforderliche Vibration in das Fett hineinträgt (S. 3, Z. 13-17). Zum Ausführungsbeispiel, in welchem die Bewegung der Kanüle einen Vibrationsanteil mit\neiner Amplitude in der Größenordnung von 1 cm oder von 3 bis 5 mm aufweist\n(S. 8, Z. 20-23 und Z. 29-30), erläutert die Ursprungsanmeldung, dass die bei\neinem solchen Vibrationsanteil direkt auf das Fett übertragene Vibration jenes\n\"auflöst, ablöst oder zerplatzt und sozusagen schaumig schlägt\" (la fait dissocier, disloquer ou éclater et la bat pour ainsi dire en mousse), wodurch das\nFett leicht in die Kanülenöffnungen eintreten kann (S. 9, Z. 6-11). In der Zusammenschau hat der Fachmann keinerlei Anhaltspunkt, dass die namentlich\nim Ausführungsbeispiel der Anmeldung offenbarte Erfindung als Vibrationsanteil\nder Nutationsbewegung auch eine für die Fettablösung unzureichende Querbewegung der Kanüle zur Achse anspricht.\n\n28 2. Entgegen der patentgerichtlichen Würdigung zeigt das Ausführungsbeispiel der Ursprungsanmeldung auch den Beziehungszusammenhang zwischen der Anordnung der Saugkanüle gegenüber dem Gehäuse und der durch\nden Vibrationsanteil herbeizuführenden Wirkung bei der Fettabsaugung gemäß\nMerkmal 3.1 [1.9.1] des Streitpatents.\n\n29 Auch insoweit übereinstimmend mit der Streitpatentschrift (Sp. 6,\nZ. 26-29) wird beschrieben (S. 9, Z. 1-3), dass der in Figur 4 als weites Durchgangsloch mit dem Bezugszeichen 18 dargestellte freie Raum zwischen der\nKanüle und dem als Griff ausgestalteten Gehäuse vorgesehen ist, \"um die Nutationsbewegung zuzulassen\" (pour permettre le mouvement de nutation). Aus\ndem Gesamtzusammenhang des Ausführungsbeispiels wird dem Fachmann\nunmittelbar deutlich, dass der gezeigte Zwischenraum dazu beiträgt, dass sich\ndie durch das Antriebselement hervorgerufene Bewegung der Kanüle (Merkmal\n1.2.2 [1.4]) ohne Behinderung durch das Gehäuse ausbreitet, so dass am freien\nEnde der Kanüle neben dem Translationsanteil auch der für die Ablösung des\nFetts wesentliche Vibrationsanteil der Nutationsbewegung (Merkmal 2.1 [1.7])\nauftritt. Damit wird offenbart, dass die Bedeutung des Zwischenraums für die\n\nGewährleistung der Funktion des erfindungsgemäßen Vibrationsanteils darin\nliegt, eine vom Gehäuse herrührenden Schwingungsdämpfung zu vermeiden.\nHierin erschöpft sich aber, wie ausgeführt, der technische Sinngehalt des\nMerkmals 3.1 [1.9.1].\n\n30 IV. Das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen\nals richtig dar (§ 119 Abs. 1 PatG). Die Lehre von Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6\nNr. 2 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ).\n\n31 1. Die Klägerinnen machen geltend, es sei nicht offenbart, wie eine zur\nKanülenachse senkrechte Vibration erzeugt werde, wie stark die Vibration der\nKanüle sein müsse, damit es zu einer Ablösung des Fetts komme, und wie\nfestgestellt werden könne, wie der Zwischenraum gestaltet sein müsse, damit\ndie Vibration die Ablösung des Fetts auslösen könne.\n\n32 2. Diese Angriffe sind unbegründet.\n\n33 a) Das Klagevorbringen rechtfertigt - wie auch das Patentgericht in\nseinem Hinweis angenommen hat - nicht die Annahme, es werde vom Streitpatent nicht hinreichend offenbart, wie eine zur Kanülenachse senkrechte Vibration erzeugt werden kann. Im ersten Ausführungsbeispiel gibt das Streitpatent für\neine Vibrationsamplitude von ca. 1 cm vor, den Translationsanteil der Kanülenbewegung mit einer Frequenz von 15 Hz bereitzustellen (Merkmal 2.2 [1.5; 1.8]\ni.V.m. Merkmal 1.2.4 [1.4]) und eine Kanüle mit einer Länge von 25 cm zu verwenden (Merkmal 1.1 [1.1; 1.2]). Zur Erzeugung des Translationsanteils mit\neiner Frequenz von 15 Hz kann nach der Beschreibung dieses Beispiels (Sp. 5,\nZ. 14-56) das Antriebselement als Zylinder mit einem Druckluftkolben ausgeführt werden, wodurch an der mit diesem verbundenen Kanüle eine entsprechende Translationsbewegung erzielt wird, die ihrerseits am Ende der Kanüle\neine Vibrationswelle hervorruft (Sp. 5, Z. 55 f.). Die verwendete Frequenz wird\nin Abhängigkeit des für den Kolben verwendeten Materials gewählt. Dabei be-\n\neinflussen die Resonanzeigenschaften des gewählten Materials die Vibrationswelle (Sp. 5, Z. 48-50). Dass der Fachmann mit diesen technischen Informationen nicht in der Lage wäre, einen hinreichenden Vibrationsanteil nach Merkmal\n2.1 [1.7] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] zu erzeugen, zeigen die Klägerinnen nicht\nkonkret auf. Vielmehr gehen sie selbst davon aus, dass eine gewisse, durch die\ntranslatorische Bewegung ausgelöste Querkomponente ohnedies unvermeidlich\nist. Dann war es dem Fachmann aber auch möglich, durch eine Reduzierung\nder Führung der Kanüle senkrecht zu ihrer Längsachse eine stärkere Querkomponente zu erlauben.\n\n34 b) Entsprechendes gilt für die Kritik, das Streitpatent erkläre nicht,\nwie stark die Vibration der Kanüle sein müsse, damit es zu einer Ablösung des\nFetts komme. Zum Vibrationsanteil nach Merkmal 2.1 [1.7] offenbart das Streitpatent im Ausführungsbeispiel ausdrücklich eine Amplitude am freien Ende der\nKanüle, die in der Größenordnung von 1 cm liegt und vorzugsweise zwischen\n3 und 5 mm beträgt. Mit diesen Angaben kann der Fachmann eine geeignete\nStärke der Vibration durch übliche Orientierungsversuche ermitteln.\n\n35 c) Soweit die Klägerinnen schließlich eine ausführbare Offenbarung\ndes Zwischenraums nach Merkmal 3 [1.9] i.V.m. Merkmal 3.1 [1.9.1] in Abrede\nstellen, kann auch dem nicht beigetreten werden. Ausgehend von der im Streitpatent vorgeschlagenen und zu erzielenden Vibrationsamplitude sind - je nach\nder spezifischen Anbindung der Kanüle an das konkret im Gehäuse angeordnete Antriebselement - lediglich einfache trigonometrische Überlegungen erforderlich, um mit der Kanülenlänge und Kolbengeometrie den Zwischenraum so zu\nberechnen, dass vom Gehäuse keine wirkungsbeeinträchtigende Schwingungsdämpfung ausgeht, sondern dem Vibrationsanteil die Ablösung des Fetts\nerlaubt wird.\n\n36 V. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2\nPatG). Ohne weitere Sachaufklärung kann nicht festgestellt werden, ob der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist.\n\n37 1. Die in das Verfahren eingeführten druckschriftlichen Entgegenhaltungen enthalten nach vorläufiger Einschätzung des Senats unter Berücksichtigung der Ausführungen des Patentgerichts in seinem gerichtlichen Hinweis\nnach § 83 PatG weder eine Anweisung noch eine Anregung zur Gestaltung einer Vorrichtung nach dem Streitpatent. Weder ist den Entgegenhaltungen das\nErfordernis einer ausreichenden Nutationsbewegung zur Ablösung des Fettanteils zu entnehmen, noch ist feststellbar, dass eines der bekannten Geräte eine\nderartige Wirkung erzielt hat. Ebenso wenig ist aufgezeigt, aus welchen Elementen der Fachmann diesen Effekt hätte ableiten können. Bei der Bewertung\ndes druckschriftlichen Standes der Technik (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015\n- X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 -Bitratenreduktion) wird das Patentgericht deshalb nachfolgende Überlegungen zu berücksichtigen haben:\n\n38 Der US-Patentschrift 4 735 604 (D1) mag der Fachmann entnehmen,\ndass eine minimale seitliche Bewegung des rohrförmigen Elements nicht ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig gibt die D1 aber vor, jegliche seitliche\nVibration des axial vor- und zurückschwingenden Elements zu vermeiden (vgl.\nSp. 4, Z. 23-25). Eine für die Fettablösung hinreichende Querbewegung des\nschneidenden Endes, die dem streitpatentgemäßen Vibrationsanteil entspräche, wird nicht beschrieben.\n\n39 Bei der Liposuktionsvorrichtung nach der D2 überschreitet schon die\nTranslationsbewegung der Kanüle die Amplitudenobergrenze von 1 cm (Merkmal 2.2.1 [1.8.1]); in der Schrift wird darüber hinaus die Bewegung der Kanüle\nals genau gesteuerte, axiale Vor- und Zurückbewegung und nicht als senkrechte Bewegung der Kanüle zu ihrer Achse beschrieben.\n\n40 Ein gegenüber der D2 weitergehender Offenbarungsgehalt ergibt sich\nweder aus der französischen Patentanmeldung 2 744 369 (D5) noch aus der\nUS-Patentschrift 5 112 302 (D6) und auch nicht aus der - nur für die Neuheitsprüfung in Betracht zu ziehenden - internationalen Patentanmeldung 98/40021\n(D7). Die US-Patentschrift 4 634 420 (D4) und die veröffentlichte europäische\n\nPatentanmeldung 391 511 (D3) liefern ebenfalls keine Anregung zu einer Ausgestaltung der Vorrichtung, bei welcher die Kanülenbewegung neben dem\nTranslationsanteil am freien Ende einen Vibrationsanteil umfasst, der eine Ablösung des Fetts bewirken kann.\n\n41 2. Das Patentgericht wird sich daher mit der Frage der als neuheitsschädlich geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung des Liposuktionsgeräts \"VACUSON 60 LP\" zu befassen haben. Die erstmalige Prüfung dieser Frage unter Aufklärung des Parteivortrags zur tatsächlichen Ausgestaltung und\nWirkungsweise der Vorrichtung und der hierbei verwirklichten Merkmale des\nStreitpatents - namentlich Merkmal 2.1 [1.7] i.V.m. 3.1 [1.9.1] und Merkmal 3\ni.V.m. 1.2.3 und 1.2.1 [1.3] -, die eine Beweisaufnahme durch Einvernahme der\nbenannten Zeugen und gegebenenfalls - sachverständige Unterstützung erfordernde - Feststellungen zur Wirkungsweise der nach den Behauptungen der\n\nKlägerinnen mit der vorbenutzten übereinstimmenden, im Verletzungsprozess\nangegriffenen Vorrichtung in vivo notwendig machen wird, im Berufungsverfahren erscheint nicht sachdienlich (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG).\n\nMeier-Beck Grabinski Bacher\n\nSchuster Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2014 - 4 Ni 34/12 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-12-20/x-zr-84-14","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 119","ref_norm":"119","n":3},{"jurabk":"IntPatÜbkG","ref":"Art II § 6","ref_norm":"ii-6","n":3},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":2}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-12-20/x-zr-84-14","retrieved":"2026-10-24 08:01:30.028707+00:00"},"card":{"id":"bgh/2016-12-20/x-zr-84-14","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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