{"status":"available","ecli":"ECLI:DE:BGH:2016:120116UXZR38.14.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2016-01-12","aktenzeichen":"X ZR 38/14","doktyp":"Urteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nURTEIL\nX ZR 38/14 Verkündet am:\n12. Januar 2016\nAnderer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2016:120116UXZR38.14.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 12. Januar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den\nRichter Hoffmann, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nAuf die Berufung der Klägerin wird unter Zurückweisung des\nRechtsmittels der Beklagten das am 12. November 2013\nverkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.\n\nDas europäische Patent 1 379 220 wird mit Wirkung für das\nHoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.\n\nDie Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist Inhaberin des am 27. Mai 2002 unter Inanspruchnahme\n1\neiner deutschen Priorität vom 1. Juni 2001 angemeldeten und mit Wirkung für\ndie Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 379 220\n(Streitpatents), das Inhalationskapseln und deren Verwendung betrifft und in\nder erteilten Fassung 16 Patentansprüche umfasst.\n\nDie Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer beschränkten\n2\nFassung mit zehn Patentansprüchen verteidigt, wobei die Ansprüche 1 bis 7\n\nInhalationskapseln und die Ansprüche 8 bis 10 deren Verwendung betreffen.\nPatentanspruch 1 in der verteidigten Fassung lautet:\n\nInhalationskapseln, die als Inhalationspulver Tiotropium im Gemisch mit einem physiologisch unbedenklichen Hilfsstoff enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass das Kapselmaterial einen reduzierten Feuchtegehalt als TEWS- oder Halogentrockner-Feuchte von weniger als 15% aufweist, und dadurch, dass das\nKapselmaterial ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Gelatine, Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Methylcellulose, Hydroxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose,\nwobei die Gelatine im Gemisch mit anderen Zusätzen aus der\nGruppe bestehend aus Polyethylenglycol (PEG), bevorzugt\nPEG 3350, Glycerol, Sorbitol, Propylenglycol, PEO-PPO-Blockcopolymeren und anderen Polyalkoholen und Polyethern vorliegt.\n\nZum Wortlaut der weiteren mit dem Hauptantrag verteidigten Ansprüche\n3\nwird auf das angefochtene Urteil (S. 8 und 9) verwiesen.\n\nDie Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents in\n4\nder verteidigten Fassung sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent\nin der Fassung des Hauptantrags und mit fünf Hilfsanträgen verteidigt.\n\nDas Patentgericht hat dem Streitpatent die Anspruchsfassung des Hilfsantrags IV gegeben. Hiergegen richten sich die Berufungen beider Parteien. Die\nKlägerin begehrt die Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang, die\nBeklagte erstrebt die Abweisung der Klage, soweit das Streitpatent mit dem\nHauptantrag, hilfsweise mit weiteren sechs Anspruchsfassungen verteidigt wird.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nDie Berufung der Klägerin ist begründet; das Rechtsmittel der Beklagten\n6\nbleibt ohne Erfolg.\n\n7 I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung Inhalationskapseln aus spezifischen Kapselmaterialien mit reduziertem Feuchtegehalt, die den\nWirkstoff Tiotropium in Form pulverförmiger Zubereitungen enthalten.\n\n1. Nach den Ausführungen in der Patentbeschreibung bietet sich bei\n8\nder Behandlung von Atemwegserkrankungen, insbesondere von chronischer\nobstruktiver Lungenerkrankung (chronic obstructive pulmonary disease -\nCOPD) und Asthma, die inhalative Anwendung des Wirkstoffs Tiotropiumbromid\nan. Dabei handle es sich um einen Wirkstoff mit besonders hoher Wirksamkeit,\nder zur Erzielung des therapeutisch erwünschten Effekts nur in geringer Menge\npro Einzeldosis benötigt werde. Zur Herstellung des Inhalationspulvers sei es\ndeshalb erforderlich, den Wirkstoff mit geeigneten Hilfsstoffen zu verdünnen.\nUm eine gleichbleibende Dosierung des Wirkstoffs zu gewährleisten, müsse\ndas Arzneimittel in einer besonders stabilen Form bereitgestellt werden.\n\n2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine ein tiotropiumhaltiges Inhalationspulver enthaltende Inhalationskapsel bereitzustellen, die ein ausreichendes Maß an Stabilität des Wirkstoffs gewährleistet. Die Inhalationskapsel soll die Freisetzung des Wirkstoffs mit hoher\nDosiergenauigkeit ermöglichen. Hohe Stabilität und geringe Brüchigkeit der Inhalationskapsel sollen ein gutes Lochungsverhalten und eine problemlose Anwendung in geeigneten Inhalationsgeräten gewährleisten (Abs. 6).\n\n3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der in erster\n10\nLinie verteidigten Fassung vor (kursiv Merkmale nach Hilfsantrag V, der Hilfsantrag IV aus der 1. Instanz entspricht; der unterstrichene Text entfällt beim Hilfsantrag):\n\n1. Inhalationskapseln, die als Inhalationspulver enthalten\n\n1.1 Tiotropium\n\n1.2 im Gemisch mit einem physiologisch unbedenklichen\nHilfsstoff.\n\nim Gemisch mit Laktose, insbesondere, aber nicht\nausschließlich in Form ihrer Hydrate.\n\n2. Das Kapselmaterial weist einen reduzierten Feuchtegehalt als\nTews- oder Halogentrocknerfeuchte von weniger als 15% auf.\n\n3. Es ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus\n\n3.1 Gelatine, wobei die Gelatine im Gemisch mit 1 bis\n10 Gewichtsprozent anderen Zusätzen aus der Gruppe\nbestehend aus Polyethylenglycol (PEG), bevorzugt PEG\n3350, Glycerol, Sorbitol, Propylenglycol, PEO-PPO-Blockcopolymeren und anderen Polyalkoholen und Polyethern\nvorliegt,\n\nund\n\n3.2 Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose,\nMethylcellulose, Hydroxymethylcellulose und Hydroxyethylcellulose.\n\n4. Die Laktose besteht aus einem Gemisch von gröberer Laktose\nmit einer mittleren Teilchengröße von 15 bis 80 µm und\nfeinerer Laktose mit einer mittleren Teilchengröße von 1 bis 9\nµm.\n\n5. Der Anteil von feinerer Laktose an der Gesamtlaktosemenge\nbeträgt 5 bis 10%.\n\n4. Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag hat danach zwei Maßnahmen zum Gegenstand. Er schlägt zum einen die Zusammensetzung der Wirk-\n\nstoffmischung (Merkmale 1.1 und 1.2) und zum anderen die Beschaffenheit des\nKapselmaterials (Merkmal 2 und Merkmalsgruppe 3) vor. Als Wirkstoffmischung\noder Inhalationspulver ist Tiotropium angegeben, das erfindungsgemäß auch in\nForm eines Salzes, z.B. Tiotropiumbromid, vorliegen kann (Abs. 41), im Gemisch mit einem physiologisch unbedenklichen Hilfsstoff. Das Inhalationspulver\nbefindet sich in Inhalationskapseln, deren Hüllenmaterial aus Gelatine oder Cellulosederivaten besteht (Abs. 13). Es weist einen reduzierten Feuchtegehalt auf\n(Merkmal 2), der konkretisiert ist als Tews-Feuchte, d.h. die Feuchte, die mittels\ndes Feuchtemessgeräts MW 2200 des Herstellers Tews bestimmt werden\nkann. Zur Kalibrierung des Geräts kann ein Halogentrockner Verwendung finden, so dass im Rahmen der Erfindung der Begriff Tews-Feuchte die gleiche\nBedeutung wie der Begriff Halogentrocknerfeuchte hat (im Einzelnen hierzu\nAbs. 10 und 11). Wird Gelatine als Kapselmaterial verwendet, liegt sie als Gemisch mit im Anspruch näher bezeichneten Polyalkoholen und Polyethern vor\n(Abs. 14).\n\nIn der vom Patentgericht zuerkannten Anspruchsfassung ist als Hilfsstoff\n12\nLaktose gewählt, die aus einem Gemisch von gröberer und feinerer Laktose in\nangegebener Teilchengröße besteht, wobei der Anteil der feineren Laktose 5\nbis 10% der Gesamtlaktosemenge ausmacht (Merkmale 4 und 5). Als Kapselmaterial ist hier Gelatine im Gemisch mit 1 bis 10 Gewichtsprozent Polyethylenglycol (PEG), bevorzugt PEG 3350, oder Hydroxypropylmethylcellulose vorgesehen (geänderte Merkmale 3.1 und 3.2).\n\nII. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\n13\nbegründet:\n\nDie Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 des Hauptantrags\n14\nund der Hilfsanträge I bis III beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.\n\nZur Lösung der patentgemäßen Aufgabe habe der Fachmann - ein im\n15\nBereich der pharmazeutischen Technologie tätiger promovierter Apotheker oder\n\nChemiker (Galeniker) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen, insbesondere von geeigneten Darreichungsformen von Arzneimitteln für die Inhalationstherapie, der sich für eventuell auftretende medizinische Fragestellungen bei einem Mediziner informiere - von der\nStudie von Maesen et al., \"Tiotropium bromide, a new long-acting antimuscarinic bronchodilator: a pharmacodynamic study in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)\", European Respiratory Journal 1995, 8,\n1506 - 1513 (HBP4) ausgehen können. Die Doppelblindstudie beschreibe die\ndosisabhängige bronchienerweiternde Effektivität und Wirkdauer von Tiotropiumbromid, das aus Kapseln mit Laktosepulver mittels eines Inhalators von Patienten inhaliert worden sei. Die Studie offenbare zwar keine Nachteile der eingesetzten Inhalationskapseln mit Tiotropium. Der Fachmann habe aber aufgrund seines allgemeinen Fachwissens die Schwierigkeiten gekannt, die mit\nInhalationskapseln verbunden seien. Um lungengängige Partikelgrößen zu erzeugen, müsse das Pulver mikronisiert (vermahlen) werden. Zum allgemeinen\nFachwissen gehöre auch, eine Verbesserung der Dosierung durch interaktive\nPulvermischungen anzustreben, die einen wesentlich gröberen Trägerstoff - wie\nLaktose - enthielten, der pharmakologisch inaktiv sei und an den sich der mikronisierte Wirkstoff anlagere. Derartig gestaltete Inhalationskapseln, die im Bedarfsfall angestochen (gelocht) würden, seien dem Fachmann ebenso wie der\nUmstand bekannt gewesen, dass durch Feuchtigkeit das in Pulverinhalatoren\nverwendete mikronisierte lungengängige Wirkstoffpulver seine feine Verteilung\nverliere und der inhalierbare Anteil der abgegebenen Dosis abfalle, weshalb\neine aufwendige Verpackung erforderlich sei (Voigt/Fahr, Pharmazeutische\nTechnologie, 9. Aufl. 2000, S. 432 - 434, HBP22). Für den Einsatz in einem\nMultidosis-Trockenpulverinhalator seien solche Pulver ungeeignet, da dieser in\nder Regel keine dichte Verpackung gegenüber Wasserdampf darstelle (internationale Patentanmeldung WO 00/28979, S. 7 Z. 15 - S. 8 Z. 2, HBP9). Der\nFachmann werde auch bei Tiotropium-Pulvermischungen einen Stabilitätsverlust durch Feuchtigkeit in Betracht ziehen (HBP 9, S. 28 Abs. 1) und daher sei-\n\nne Aufmerksamkeit auf die Feuchtigkeit der Umgebung der Pulvermischung\nrichten und versuchen, den Feuchtegehalt der Inhalationskapsel niedrig zu halten. Um eine Verbesserung gegenüber üblichen Kapselmaterialien wie Gelatine\noder Cellulose zu erreichen, sei der Fachmann durch sein Fachwissen veranlasst gewesen, im Stand der Technik nach Kapseln mit niedrigem Feuchtegehalt zu suchen.\n\nAus der japanischen Offenlegungsschrift 2000-143502 (HBP5a) seien\n16\nKapseln für inhalierbare Pulverformulierungen bekannt. Die Kapseln müssten\neinen niedrigen Feuchtegehalt aufweisen, um eine Zusammenballung und ein\nAnhaften des Pulvers an der Innenwand der Kapsel zu vermeiden; ein zu niedriger Feuchtegehalt wiederum könne zur Brüchigkeit der Kapseln führen. Die\nEntgegenhaltung löse diese Probleme durch Gelatinekapseln, die Polyethylenglycol (PEG) enthielten. Die Kapseln seien ausreichend fest, ohne brüchig\nzu sein, und wiesen einen erniedrigten Feuchtegehalt auf, der bevorzugt weniger als 14 Gewichtsprozent betrage. In die Hartgelatinekapseln könnten jegliche\nWirkstoffpulver für die Inhalation eingefüllt werden, insbesondere auch\nIpratropiumbromid, das ebenso wie Tiotropiumbromid ein Anticholinergikum sei\nund zum Teil ähnliche Strukturmerkmale aufweise. Daraus habe sich für den\nFachmann eine hinreichende Erfolgserwartung ergeben, durch Verwendung der\naus HBP5b bekannten Kapseln für tiotropiumhaltige Inhalationspulver das Problem einer bruchfesten Kapsel mit geringer Feuchtigkeit lösen zu können.\n\nAus dem Aufsatz von Ogura et al., \"HPMC Capsules - An Alternative to\n17\nGelatin\" (Pharm. Tech. Europe 1998, 10, S. 32 - 42, HBP12) habe der Fachmann schließlich den Hinweis erhalten, Kapseln aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), die auch im Streitpatent alternativ als Kapselmaterial ausgewählt\nsei, für diesen Zweck zu verwenden.\n\nDie von der Beklagten nach Hilfsantrag IV verteidigte Fassung der Patentansprüche 1 bis 9 erweise sich dagegen als rechtsbeständig. Patentanspruch 1 des vierten Hilfsantrags erfülle das Erfordernis der Klarheit, und die\n\nKombination seiner Merkmale sei ausgehend von den bekannten Kapseln auch\nnicht nahegelegt gewesen.\n\n19 Dem Fachmann sei allerdings allgemein geläufig gewesen, dass dem\ngröberen Hilfsstoff Laktose ein Anteil an feinerer Laktose zugesetzt werden\nkönne. In den Abhandlungen von Lucas et al., \"The Role of fine Particle Excipients in Pharmaceutical dry Powder Aerosols\", in: Respriatory Drug Delivery VI,\n1998, 1, S. 243 - 249, HBP31) und Bennett et al., \"Modification of Electrostatic\nCharge on Inhaled Carrier Lactose Particles by Addition of Fine Particles\" in:\nDrug Development and Industrial Pharmacy 25(1), 1999, S. 99 - 103, HBP39)\nwerde beschrieben, dass der Zusatz von feiner Laktose zu grober Laktose als\nTräger für Inhalationspulver das Inhalationsvermögen deutlich verbessere,\nwenn Albumin als Modellprotein oder Salbutamol als Modell für einen niedermolekularen Wirkstoff verabreicht werden solle. Aus HBP39 gehe hervor, dass der\nZusatz einer kleinen Menge feiner Laktosepartikel die Wirkstoffablösung vom\ngröberen Träger in der turbulenten Stoffströmung durch die Inhalation des Patienten fördere. Auch die mit feiner Laktose versetzten Pulvermischungen seien\nnach HBP9 empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.\n\nJedoch werde in HBP9 zur Lösung des Feuchtigkeitsproblems ein anderer Lösungsweg als im Streitpatent beschritten. Die Entgegenhaltung schlage\nvor, die Feuchteempfindlichkeit von Pulvermischungen durch die Verwendung\nvon Magnesiumstearat zu verringern. Diese Maßnahme sei auch zur Verbesserung der Feuchtigkeitsbeständigkeit von vordosierten Einheiten in Form von\nKapseln geeignet. Weder aus HBP9 noch aus anderen Entgegenhaltungen ergebe sich eine Anregung, Inhalationskapseln mit Inhalationspulvern nach den\nMerkmalen des in Hilfsantrag IV enthaltenen Patentanspruchs 1 bereitzustellen.\n\nIII. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht\n21\nin vollem Umfang stand.\n\n22\n\n1. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass sich der Gegenstand der Patentansprüche nach dem Hauptantrag für den Fachmann in\nnaheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (Art. 56 EPÜ).\n\n23 a) In der Entgegenhaltung HBP4 berichten die Autoren über eine Studie, die die dosisabhängige Wirksamkeit und Wirkungsdauer von Tiotropiumbromid bei Patienten mit chronischer obstruktiver Lungenerkrankung untersuchte. Die von den Patienten inhalierten Wirkstoffdosen lagen im Gemisch mit Laktose vor und waren in Gelatinekapseln gefüllt (HBP4, Abstract, 2. Abs.). HBP4\nbeschreibt, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, keine Nachteile der\nverwendeten Inhalationskapseln. Dem Artikel ist sonach im Wesentlichen die\nInformation zu entnehmen, dass die Inhalation von Tiotropiumbromid in üblicher\nZubereitung ein wirksames COPD-Mittel darstellt.\n\nb) Vor diesem Hintergrund stellte sich dem Fachmann das Problem, die\n24\nbekannte Wirkstoff-Formulierung sinnvoll auszuführen.\n\n(1) Als Fachmann hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei und auch von\n25\nder Berufung unangefochten einen mit der Entwicklung von Darreichungsformen für die Inhalationstherapie vertrauten Galeniker angesehen. Es hat mithin\nden Fachmann nicht als auch einen Mediziner umfassendes Team angesehen.\nSeine von der Berufung angegriffene Annahme, der Fachmann werde gegebenenfalls einen Mediziner hinzuziehen, ist nicht zu beanstanden und im Übrigen\nfür die Entscheidung des Streitfalls unerheblich, da das Patentgericht einen Anlass für die Hinzuziehung eines Mediziners oder anderer Fachleute bei der Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems nicht gesehen hat.\n\n(2) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass dem Fachmann, der ein Tiotropiumgemisch zur Verabreichung in Inhalationskapseln bereitstellen sollte, aufgrund seines allgemeinen Fachwissens die mit der Bereitstellung zu inhalierender Wirkstoffmischungen verbundenen Probleme bekannt\nwaren. Insbesondere war dem Fachmann geläufig, dass das Wirkstoffpulver\n\nmikronisiert werden muss, um lungengängige Partikelgrößen zu erhalten, dass\nes einen Trägerstoff wie beispielsweise Laktose enthalten muss, an den sich\nder mikronisierte Wirkstoff anlagert, und dass das Pulver durch Feuchtigkeit\nseine feine Verteilung und damit den Wirksamkeitsgrad der gewählten Dosierung verliert. Diese Überlegungen wurden dem Fachmann, wie auch die Berufung nicht in Frage stellt, bereits in seiner Ausbildung vermittelt (vgl. das Lehrbuch für Studium und Beruf HBP22, S. 432, 433).\n\n(3) Das Bemühen des Fachmanns, der Feuchtigkeitsempfindlichkeit von\n27\nInhalationspulvern Rechnung zu tragen, spiegelt auch die Entgegenhaltung\nHBP9 wieder, die sich damit befasst, die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Trockenpulverformulierungen zur Inhalation zu verbessern und neben anderen eine Formulierung des Wirkstoffs Tiotropiumbromid mit dem Hilfsstoff Laktose in\nBeispiel 6 angibt (HBP9, S. 27, 28). Ob der Fachmann, wie das Patentgericht\nangenommen hat, deshalb Anlass hatte, bei der Wahl des Kapselmaterials im\nStand der Technik gezielt nach Kapseln mit besonders niedrigem Feuchtegehalt zu suchen, kann dahinstehen. Jedenfalls hatte der Fachmann, wenn er\ndarüber nicht ohnedies unterrichtet war, Anlass sich darüber zu orientieren,\nwelche Kapseln und Kapselmaterialien im Stand der Technik für Inhalationspulver in Betracht gezogen worden waren.\n\n28 c) Ein solches Kapselmaterial wird in HBP5b vorgeschlagen.\n\nDie Entgegenhaltung befasst sich allgemein mit inhalierbaren Zubereitungen, bei denen ein pulverförmiger Arzneistoff in Hartgelatinekapseln verpackt ist und der Arzneistoff nach Anstechen der Kapsel durch Sprühen oder\nInhalieren in den Atmungstrakt eingeführt wird. Es wird darauf hingewiesen,\ndass die in der Gelatinehülle enthaltene Feuchtigkeit leicht an den in der Kapsel\nverpackten pulverförmigen Arzneistoff binden könne (HBP5b, Abs. 5). Zur Lösung des Problems schlägt HBP5b Gelatinekapseln vor, die 3 bis 10 Gewichtsprozent Polyethylenglykol (PEG) enthalten (HBP5b, Abs. 12). Bevorzugt wird\ndabei PEG 4000, das, wie das Patentgericht unangefochten festgestellt hat,\n\ndem in Anspruch 1 des Streitpatents ebenfalls als bevorzugt genannten PEG\n3350 nach europäischer Nomenklatur entspricht. Die Kapseln seien ausreichend fest, ohne brüchig zu sein, und wiesen einen Feuchtegehalt von vorzugsweise weniger als 14 Gewichtsprozent, insbesondere 12 bis 8 Gewichtsprozent, auf.\n\nIn die in HBP5b vorgestellten Hartgelatinekapseln sollen beliebige pulverförmige Arzneistoffe für Inhalationszwecke eingefüllt werden können, unter\nanderem Bronchodilatatoren und Bronchokonstriktionsblocker wie Ipratropiumbromid und dergleichen (HBP5b, Abs. 16). Ipratropiumbromid ist, wie das Patentgericht unangegriffen festgestellt hat, ebenso wie Tiotropiumbromid ein\nAnticholinergikum. Inwieweit es dem Tiotropiumbromid ähnliche Strukturmerkmale aufweist, was die Berufung in Abrede stellt, ist ohne Belang, da Ipratropiumbromid nur als Beispiel für die beliebigen pulverförmigen Arzneistoffe für\nInhalationszwecke genannt wird, für die sich die Kapseln eigneten.\n\nd) Vor diesem Hintergrund erhielt der Fachmann aus HBP5b die Anregung, die dort beschriebene Inhalationskapsel auch für Tiotropiumbromid in\nBetracht zu ziehen. Selbst wenn der Fachmann - wofür konkrete Anhaltspunkte\nnicht aufgezeigt sind - es für unsicher gehalten hätte, ob sich die beschriebenen\nGelatinekapseln mit PEG-Zusatz auch für diesen Wirkstoff eigneten, bestand\njedenfalls Anlass zu entsprechenden Versuchen, zumal keine Anhaltspunkte\ndafür bestanden, dass diese mit technischen Schwierigkeiten oder unangemessenem Aufwand verbunden sein könnten. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob, was die Beklagte mit ihrem Versuchsbericht vom 30. September\n2013 (HE1) bestreitet, der Fachmann erwarten konnte, dass eine Wirkstoffmischung mit Tiotropiumbromid in der Hartgelatinekapsel der HBP5b das Feuchtigkeitsproblem lösen würde (vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09,\nGRUR 2012, 803 Rn. 46 - Calcipotriol-Monohydrat mwN).\n\n32\n\ne) Durch die Abhandlung HBP12 erhielt der Fachmann schließlich die\nAnregung, alternativ Kapseln bereitzustellen, deren Hülle nicht aus Gelatine,\nsondern aus Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC; Merkmal 3.2) besteht.\n\n33 (1) Nach den Ausführungen in HBP12 wird als Material zur Herstellung\nvon Hartkapseln in der Regel Gelatine verwendet. Diese Kapseln enthielten im\nAllgemeinen 13 bis 15% Wasser und seien deshalb unter Umständen nicht zur\nVerwendung für leicht wasserlösliche Wirkstoffe geeignet (HBP12, S. 32 li. Sp.).\nAls Alternative schlagen die Autoren deswegen u.a. die Herstellung von Cellulose-, insbesondere HPMC-Kapseln vor. HPMC sei nicht nur chemisch inert,\nsondern habe auch einen geringeren Feuchtegehalt (2 bis 5%), was die Aufrechterhaltung einer Umgebung mit niedrigerer Feuchtigkeit innerhalb der\nHPMC-Kapselhülle ermögliche (HBP12, S. 36 li. Sp.). Die Autoren kommen zu\nder Schlussfolgerung, HPMC habe nicht nur von Natur aus einen niedrigen\nFeuchtegehalt, sondern behalte auch selbst unter Bedingungen extrem niedriger Feuchtigkeit, wie sie durch die Zugabe von wasserabsorbierenden Hilfsstoffen geschaffen würden, seine mechanische Integrität und sei deshalb bestens\nfür die Verwendung mit Formulierungen geeignet, die feuchtigkeitsempfindliche\nWirkstoffe enthielten (HBP12, S. 42 re. Sp.).\n\n(2) Der Fachmann konnte sonach HBP12 den Hinweis entnehmen, dass\n34\nHPMC als Material für die Kapselumhüllung neben Gelatine sehr gut geeignet\nist und insbesondere einen niedrigen Feuchtegehalt mit geringer Brüchigkeit\nund damit gutem Lochungsverhalten bietet. In Anbetracht dessen und auch angesichts des in HBP12 geschilderten Problems, dass bestimmte Wirkstoffe mit\nden Aminogruppen der Gelatine reagieren könnten, und des Umstands, dass\nGelatineprodukte aufgrund religiöser oder vegetarischer Ernährungsvorschriften\ngemieden würden (HBP12, S. 32 li. Sp.), hatte er Anlass, als Alternative zu der\nüblicherweise als Material für die Kapselhülle verwendeten Gelatine die in\nHBP12 vorgeschlagenen Cellulosederivate einzusetzen (so auch der High\n\nCourt für England und Wales [J. Morgan] in seiner Beurteilung des Streitpatents, Entscheidung vom 21. Oktober 2015 - [2015] EWHC 2963 (Pat), Teva UK\nLimited vs. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG).\n\n35 2. Die Gegenstände der Hilfsanträge I, II und III beruhen ebenfalls nicht\nauf erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 der Hilfsanträge ist dadurch eingeschränkt, dass die Gelatine im Gemisch mit 1 bis 10 Gewichtsprozent PEG,\nbevorzugt PEG 3350 (Hilfsantrag I), Laktose als Hilfsstoff (Hilfsantrag II) und\nHydroxypropylmethylcellulose als Kapselmaterial (Hilfsantrag III) ausgewählt ist.\nDas Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass auch diese Gegenstände\ndurch die Entgegenhaltungen HBP4, HBP5b und HBP12, die die einschränkenden Merkmale enthalten und auf deren obige Erörterung Bezug genommen\nwird, nahegelegt waren.\n\n3. Entsprechendes gilt für den Gegenstand des mit der Berufung der\n36\nBeklagten neu vorgelegten Hilfsantrags IV, bei dem nach Patentanspruch 1 das\nKapselmaterial einen reduzierten Feuchtegehalt von weniger oder gleich 10%\naufweisen soll. Nach der Entgegenhaltung HBP5b soll der Feuchtigkeitsgehalt\nder Kapselhülle so niedrig wie möglich gehalten werden und soll vorzugsweise\n12 bis 8 Gewichtsprozent betragen.\n\n4. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war auch der Gegenstand des durch die Merkmale 4 und 5 geänderten Patentanspruchs 1 nach\nHilfsantrag V durch den bereits erörterten Stand der Technik nahegelegt. Deshalb kann dahinstehen, ob ein solcher Patentanspruch auf das Erfordernis der\nKlarheit nach Art. 84 EPÜ zu überprüfen wäre und ob er, wie das Patentgericht\nangenommen hat, dieses Erfordernis erfüllte.\n\na) Der Anspruch enthält die Merkmale der Hilfsanträge I bis III und in\n38\nden Merkmalen 4 und 5 Angaben zur Teilchengröße der gröberen und der fei-\n\nneren Laktose und zum Anteil der feineren Laktose an der Gesamtlaktosemenge, die 5 bis 10% betragen soll.\n\nb) Aus den Entgegenhaltungen HBP31 und HBP39 war dem Fachmann\n39\ngeläufig, dass dem üblichen Hilfsstoff (gröberer) Laktose ein Anteil an feinerer\nLaktose zugesetzt werden kann. So behandelt der Aufsatz HBP31 die Rolle von\nfeinteiligen Hilfsstoffen in pharmazeutisch trockenen Pulveraerosolen und\nkommt zu dem Ergebnis, dass die Teilcheneigenschaften und die Wechselwirkungen innerhalb der Systeme das Verhalten von trägerbasierten und agglomerierten Trockenpulver-Aerosolzubereitungen beeinflussen. Beispielsweise sei\ndas Inhalationsvermögen bei Zusatz von feiner zu grober Laktose als Träger für\nInhalationspulver deutlich verbessert worden, wenn Albumin als Modellprotein\noder Salbutamol als Modell für einen niedermolekularen Wirkstoff verabreicht\nwerden sollten. In der Entgegenhaltung HBP39 wird die Wirkung von zugefügten Laktosefeinpartikeln auf die elektrostatische Ladung der Laktoseträgerpartikel untersucht, da die elektrostatische Ladungsansammlung auf Pulvern die\nLeistung von Trockenpulverinhalatoren beeinflussen könne. Der Zusatz einer\nkleinen Menge (< 10 Gewichtsprozent) feiner Laktosepartikel (10 µm) fördere\ndie Wirkstoffablösung vom gröberen Träger in der turbulenten Luftströmung\ndurch den Inhalierungsvorgang, was durch die elektrostatische Ladung an der\nOberfläche der mikronisierten Pulverpartikel bedingt sei (HBP39, S. 99 re. Sp.\nunten bis S. 100 li. Sp. Abs. 1). Wie auch das Patentgericht angenommen hat,\nerhielt der Fachmann damit - sowie auch aus der internationalen Patentanmeldung 93/11746 (HBP10) - die Anregung, den für das Tiotropiumpulver verwendeten Hilfsstoff Laktose nach den Merkmalen 4 und 5 auszugestalten.\n\nc) Damit war dem Fachmann aber auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Gesamtheit nahegelegt. Der Bewertung des Patentgerichts,\ndie Kombination der - jeweils für sich nahegelegten - Wahl des Kapselmaterials\nnach der Merkmalsgruppe 3 und der Ausgestaltung des Laktosegemisches\n\nnach den Merkmalen 4 und 5 beruhe auf erfinderischer Tätigkeit, kann der Senat nicht beitreten.\n\n(1) Beide Maßnahmen dienen unterschiedlichen Zielen und lösen unterschiedliche Probleme. Weder macht die Wahl eines geeigneten Kapselmaterials es für den Fachmann entbehrlich, sich Gedanken darüber zu machen, wie\nder Trägerstoff für den Inhalationsvorgang günstig ausgestaltet werden kann,\nnoch entbindet ein geeignetes Laktosegemisch von der Aufgabe, eine geeignete Kapsel zu finden, in die das Inhalationspulver eingefüllt werden kann. Es ist\nauch nichts erkennbar, was eine Kapsel nach Merkmal 3.1 oder 3.2 für ein Laktosegemisch nach den Merkmalen 4 und 5 nicht oder weniger geeignet hätte\nerscheinen lassen können.\n\n(2) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der in HBP9 vorgeschlagenen Beifügung von Magnesiumstearat zu einem Gemisch aus gröberer und feinerer Laktose. Vielmehr bestätigt die Entgegenhaltung die ohnehin gehegte\nErwartung des Fachmanns, dass er bei einem Inhalationspulver, dessen Trägerstoff aus einem solchen Laktosegemisch besteht, nicht von der Notwendigkeit entbunden ist, auf die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Pulvers Bedacht zu\nnehmen. Damit war die Entscheidungssituation hinsichtlich des Kapselmaterials\nfür den Fachmann von der Zusammensetzung der Laktose grundsätzlich unabhängig.\n\nAls von der Wahl eines Kapselmaterials nach Merkmal 3.1 oder 3.2 wegführend könnte die HBP9 allenfalls dann angesehen werden, wenn Magnesiumstearat standardmäßig den hier angesprochenen Wirkstoffzusammensetzungen zugemischt worden wäre. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Vielmehr\nwar, wie die Klägerin zutreffend ausführt, in der Fachwelt bekannt, dass die\nBeigabe von Magnesiumstearat toxikologisch nicht unbedenkliche Wirkungen\nentfalten kann (HBP31, S. 244, 2. Abs.; Zeng et al., Improving the delivery efficiency of dry powder inhalers [DPIs] by adding fine carrier particles to powder\nformulations, HBP32, Abstract; Zeng et al., The role of fine particle lactose on\n\nthe dispersion and deaggregation of salbutamol sulphate in an air stream in\nvitro, HBP36 S. 107). Der Fachmann hatte demzufolge gerade auch mit Blick\nauf die in der HBP9 vorgeschlagene Beifügung einer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen auslösenden Substanz Anlass, nach einer unbedenklichen Alternative zu suchen und sich neben den Überlegungen zur Zusammensetzung des Wirkstoffgemischs auch Gedanken zur Ausgestaltung des Kapselmaterials zu machen.\n\n5. Entsprechendes gilt für den Gegenstand von Patentanspruch 1 nach\n44\nHilfsantrag VI, nach dem Patentanspruch 1 neben den Änderungen durch die\nvorangehenden Hilfsanträge weiter dahingehend beschränkt wird, dass das\nKapselmaterial Gelatine im Gemisch mit 1 bis 10 Gewichtsprozent Polyethylenglykol vorliegt. Diese Ausgestaltung war, wie oben unter III 1 c dargestellt,\ndurch die Entgegenhaltung HBP5b nahegelegt.\n\n6. Die nebengeordneten Verwendungsansprüche nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen nehmen jeweils Patentanspruch 1 unmittelbar oder\nmittelbar in Bezug. Für eine abweichende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist nichts ersichtlich.\n\n46 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91\nAbs. 1 Satz 1 ZPO.\n\nMeier-Beck Hoffmann Schuster\n\nDeichfuß Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 12.11.2013 - 3 Ni 10/12 (EP) -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-01-12/x-zr-38-14","cited_norms":[{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 91","ref_norm":"91","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-01-12/x-zr-38-14","retrieved":"2026-10-24 08:01:23.588444+00:00"},"card":{"id":"bgh/2016-01-12/x-zr-38-14","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"10. 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