{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-10_NA_2016-02-02_X_ZR_146_13_NA_NA_0","ecli":"ECLI:DE:BGH:2016:020216UXZR146.13.0","court":"BGH","senate":"10. Zivilsenat","decided":"2016-02-02","aktenzeichen":"X ZR 146/13","doktyp":"Teilurteil","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nIM NAMEN DES VOLKES\n\nTEILURTEIL\nX ZR 146/13 Verkündet am:\n2. Februar 2016\nHartmann\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Patentnichtigkeitssache\n\nECLI:DE:BGH:2016:020216UXZR146.13.0\n\nDer X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung\nvom 2. Februar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck\nund die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin\nDr. Kober-Dehm\n\nfür Recht erkannt:\n\nDie Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats)\ndes Bundespatentgerichts vom 11. Dezember 2014 wird zurückgewiesen; die Berufung gegen das am 24. Oktober 2013 verkündete Urteil des 10. Senats (Nichtigkeitssenats) wird insoweit zurückgewiesen, als das Streitpatent auf die Klage der Klägerin zu 1\nfür nichtig erklärt worden ist.\n\nDie Beklagte trägt die im zweiten Rechtszug entstandenen außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 3.\n\nVon Rechts wegen\n\nTatbestand:\n\nDie Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer\n1\ndeutschen Erstanmeldung vom 15. Oktober 2003 am 29. September 2004 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 524 385 (nachfolgend: Streitpatent). Patentanspruch 1 hat\nin der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:\n\n\"Platte, insbesondere Bodenplatte, bestehend aus einem im\nExtrusionsverfahren hergestellten Körper (2) aus einer Mischung\naus Naturstoffen, wie Holzfasern, Holzspäne, Stroh, Heu, Reisschalen oder dergleichen, und Kunststoff, wobei die Platte (1) an\ngegenüberliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Verriegelungssystem aus Nut (9, 9ʼ) und/oder Feder aufweist, wobei\ndie Platte (1) verlegefertig ausgebildet ist, wobei an der Oberseite\neine begehbare Oberfläche und an der Unterseite ebenfalls eine\nbegehbare Oberfläche ausgebildet ist, wobei die Platte wahlweise\nmit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann,\ndadurch gekennzeichnet,\ndass an der Oberseite eine rutschhemmende Profilierung (3, 4)\neinextrudiert ist und an der Unterseite eine anders gestaltete,\nrutschhemmende Profilierung (5, 6) einextrudiert ist.\"\n\nDie Patentansprüche 2 bis 8 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.\n\nDie Klägerinnen zu 1 und 2 und die Klägerin zu 3 haben jeweils Klage\n3\nauf Erklärung der Nichtigkeit des Streitpatents erhoben. Die Klägerinnen zu 1\nund 2 haben geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so\ndeutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zudem sei\nder Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Die Klägerin zu 3 hat sich\nebenfalls auf fehlende Patentfähigkeit berufen. Die Beklagte hat das Streitpatent jeweils in der erteilten Fassung und mit Hilfsanträgen verteidigt.\n\n4 Das Patentgericht hat das Streitpatent in beiden Verfahren für nichtig erklärt. Dagegen richten sich die - vom Bundesgerichtshof zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung verbundenen - Berufungen der Beklagten, mit denen sie jeweils die Abänderung des Urteils des Patentgerichts und die Abweisung der Klage beantragt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung eines erstinstanzlichen und zweier neuer beschränkter Anspruchssätze.\nDie Klägerinnen sind den Berufungen entgegengetreten. Über das Vermögen\nder Klägerin zu 2, eine in Luxemburg eingetragene Aktiengesellschaft, ist im\nVerlaufe des Berufungsverfahrens das Konkursverfahren eröffnet worden.\n\nEntscheidungsgründe:\n\nI. Über die zulässigen Berufungen der Klägerinnen zu 1 und 3 ist durch\n5\nTeilurteil zu entscheiden. Dem steht nicht entgegen, dass das Verfahren hinsichtlich der Klägerin zu 2 durch Eröffnung des Konkursverfahrens unterbrochen ist (§§ 62, 240 ZPO).\n\nZwischen mehreren Klägern einer Patentnichtigkeitsklage besteht zwar\n6\neine notwendige Streitgenossenschaft gemäß § 62 ZPO, wenn sie - wie im vorliegenden Fall die Klägerinnen zu 1 und 2 - die Patentnichtigkeitsklage gemeinsam erhoben haben oder mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum\nGegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden sind - wie im vorliegenden Fall die Berufungsverfahren\neinerseits der Klägerinnen zu 1 und 2 und andererseits der Klägerin zu 3 -, weil\ndie Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents durch Gestaltungsurteil gegenüber jedem der Kläger einheitlich ergehen muss und darüber hinaus\neine vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents gemäß Art. 68\nEPÜ oder §§ 22 Abs. 2, 21 Abs. 3 PatG Gestaltungswirkung gegenüber jeder-\n\nmann dahingehend hat, dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der\nNichtigerklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (vgl. BGH, Urteil\nvom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, Rn. 48 f. - Fugenband).\n\nDas bedeutet aber nicht, dass aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines von mehreren Klägern eines Patentnichtigkeitsverfahrens nicht über die Klagen der anderen Kläger durch Teilurteil erkannt werden kann. Zwischen mehreren Klägern eines Patentnichtigkeitsverfahrens besteht eine notwendige Streitgenossenschaft aus prozessrechtlichen\nGründen nach § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO und nicht eine notwendige Streitgenossenschaft aus materiell-rechtlichen Gründen nach § 62 Abs. 1 Alt. 2 ZPO, bei\nder ein Teilurteil gegenüber einzelnen notwendigen Streitgenossen von vornherein nicht zulässig ist (BGH, Urteil vom 12. Januar 1996 - V ZR 246/94, BGHZ\n131, 376, 381). Allerdings kann auch bei einer notwendigen Streitgenossenschaft aus prozessrechtlichen Gründen, wie sie insbesondere bei einer von\nmehreren Aktionären erhobenen Anfechtungsklage nach § 246 AktG oder eine\nNichtigkeitsklage nach § 249 AktG besteht, ein Teilurteil grundsätzlich nur für\noder gegen alle, nicht aber für oder gegen bestimmte einzelne Streitgenossen\nergehen (BGH, Urteil vom 5. April 1993 - II ZR 238/91, BGHZ 122, 211, 240;\nUrteil vom 1. März 1999 - II ZR 305/97, NJW 1999, 1638 f.). Von diesem Grundsatz sind die Patentnichtigkeitsklagen mehrerer Kläger, die dasselbe Patent\nzum Gegenstand haben, jedoch ausgenommen, weil - anders als insbesondere\nbei einer gesellschaftsrechtlichen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage (vgl.\n§ 246 Abs. 3 Satz 6, § 249 Abs. 2 Satz 1 AktG) - keine Verpflichtung des Gerichts besteht, mehrere Klagen zu verbinden. Vielmehr steht es bei einem Patentnichtigkeitsverfahren im pflichtgemäßen richterlichen Ermessen, das insbesondere auch von prozessökonomischen Gründen bestimmt sein kann, ob Verfahren nach § 99 PatG in Verbindung mit §§ 145, 147 ZPO miteinander verbunden oder (auch wieder) getrennt werden (Benkard/Hall/Nobbe, PatG, 11. Aufl.\n2015, § 81, Rn. 43; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl. 2013, § 82, Rn. 47;\n\nFitzner/Lutz/Bodewig-Ahrens, PatG, 4. Aufl. 2012, § 81, Rn. 111; vgl. auch\nBGH, Urteil vom 30. Juni 1959 - I ZR 59/57, GRUR 1960, 27, 28 - Verbindungsklemme). Es wäre daher, wird das Verfahren hinsichtlich eines von mehreren\nNichtigkeitsklägern durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochen\n(§§ 62, 240 ZPO), möglich, die Nichtigkeitsklagen der anderen Nichtigkeitskläger abzutrennen und darüber in einem getrennten Verfahren zu verhandeln und\nzu entscheiden. Dann ist es aber auch zulässig, über die Nichtigkeitsklagen der\nNichtigkeitskläger, hinsichtlich deren das Verfahren nicht wegen Eröffnung des\nInsolvenzverfahrens unterbrochen wurde, ohne Abtrennung durch Teilurteil zu\nentscheiden.\n\n8 II. Die Berufungen der Klägerinnen zu 1 und 3 haben in der Sache keinen Erfolg.\n\n9 1. Das Streitpatent betrifft eine Platte, insbesondere eine Bodenplatte,\nbestehend aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper. In der Beschreibung wird ausgeführt, dass Bodenplatten aus einem Vollprofil aus Holz\noder einem verpressten Holzwerkstoff mit Profilierungen zur Erhöhung der\nRutschfestigkeit an der Oberseite und Nut-Feder-Verbindungen an den Längskanten bekannt seien. Sie hätten jedoch den Nachteil, dass sie relativ schnell\nalterten und deshalb nach mehreren Jahren ausgetauscht werden müssten.\nAußerdem sei im Außenbereich eine Imprägnierung erforderlich, um die Lebensdauer zu verlängern. Mit einer Laminatschicht versehene Platten seien in\nder Herstellung relativ aufwändig, weil sie abgetrennt und an ihren Kanten\ndurch Fräsen profiliert werden müssten, damit sie beim Verlegen versiegelt\nwerden könnten. Aus der US-amerikanischen Patentanmeldung 2002/059766\nseien auch im Extrusionsverfahren hergestellte Bodenplatten bekannt.\n\nDem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, eine Platte, insbesondere\n10\neine Bodenplatte zu schaffen, die einfach und kostengünstig herzustellen und\nzu verlegen ist, über eine hohe Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit\n\nverfügt und variabel einsetzbar ist. Dies soll nach Patentanspruch 1 (Hinzufügungen in der Anspruchsfassung des Hilfsantrags I sind durch Kursivdruck gekennzeichnet.) durch folgende Ausgestaltung erreicht werden:\n\n1. Die Platte besteht aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten Körper aus einer Mischung aus\n1.1. Naturstoffen wie Holzfasern, Holzspänen, Stroh, Heu,\nReisschalen oder dergleichen und\n1.2 Kunststoff.\n2. Die Platte ist verlegefertig ausgebildet und weist an gegenüberliegenden Längsseiten ein integral ausgebildetes Verriegelungssystem aus Nut oder Feder auf.\n3. An der Oberseite und der Unterseite der Platte ist jeweils\n3.1 eine begehbare Oberfläche ausgebildet und\n3.2 eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert.\n4. Die Platte kann wahlweise mit der Ober- oder Unterseite\nnach oben verlegt werden.\n5. Die Profilierung der Unterseite ist anders gestaltet als die\nProfilierung der Oberseite.\n6. Die Oberflächen sind gebürstet.\n\n11 Bei Patentanspruch 1 handelt es sich um einen Erzeugnisanspruch, der\neine Platte unter Schutz stellt, die über die Eigenschaften einer im Extrusionsverfahren hergestellten Platte verfügt, welche aus einer Mischung aus Naturstoffen und Kunststoff - mithin insbesondere aus üblicherweise als Wood Plastic\nComposites (WPC) bezeichneten, mit Holzfasern gefüllten Polymerwerkstoffen - besteht (Merkmal 1). Beide Seiten der Platte sollen als begehbare Oberseite verwendbar sein und sind deshalb jeweils mit einer bei der Extrusion hergestellten rutschhemmenden Profilierung versehen (Merkmale 3 und 4). Sie\nkann beispielsweise aus mehreren beabstandet zueinander angeordneten Ril-\n\nlen bestehen. Zusätzlich (und nach Hilfsantrag I zwingend) kann die Oberfläche\ngebürstet sein, wodurch weitere, kleinere Längsrillen zur Verfügung gestellt\nwerden (Abs. 8, 15 und 21; Figuren 1a und 1b sowie Figur 3). Sie werden vom\nStreitpatent als rutschhemmend angesehen, weil sie den Abfluss von Regenwasser erleichtern und einen wechselseitigen Eingriff mit der Schuhsohle erlauben. Die Profilierung der beiden Plattenseiten muss sich dabei - in nicht näher\nfestgelegter Weise - voneinander unterscheiden (Merkmal 5). Die wahlweise\nVerlegbarkeit der Platte mit der Ober- oder der Unterseite bedingt, dass das\nintegral ausgebildete Verriegelungssystem aus Nut und Feder für beide Verlegungsvarianten ausgebildet ist, weitere Anpassungen an der Platte also nicht\nerforderlich sind, um diese in beiden Verlegungsvarianten verriegeln zu können\n(Merkmal 2).\n\n12 2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt\nbegründet:\n\nDer Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen\n13\nTätigkeit. Die US-amerikanische Patentanmeldung 2003/0154662 (N1) zeige\neine verlegefertig ausgebildete Bodenplatte aus extrudiertem WPC-Material mit\neinem integral an gegenüberliegenden Seiten ausgebildeten Verriegelungssystem aus Nut und Feder sowie einer an der Oberseite der Platte ausgebildeten\nbegehbaren Oberfläche. Von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des\nStreitpatents unterscheide sich die aus der Entgegenhaltung N1 bekannte Bodenplatte dadurch, dass ihre Unterseite nicht als begehbare Oberfläche vorgesehen sei, sie nicht wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt\nwerden könne und weder der Ober- noch der Unterseite eine rutschhemmende\nProfilierung einextrudiert sei.\n\nDer Fachmann - ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Spezialkenntnissen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von mittels\nExtrusionsverfahren hergestellten Bauelementen -, der die Aufgabe habe, die\n\naus N1 bekannte Platte insbesondere im Hinblick auf deren Rutschfestigkeit zu\nverbessern, und dabei auch Kostengesichtspunkte und die Wettbewerbsfähigkeit des Produktes im Auge gehabt habe, werde sich an bekannten Bodenbelägen aus Holz orientieren. Für Hersteller der im Prioritätszeitpunkt noch relativ\nneuen WPC-Platten habe es sich angeboten, das äußere Erscheinungsbild\n- und nicht zuletzt die Oberflächenprofile - von Bodenplatten aus Holz nachzuahmen. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 298 23 195 (N2) sei eine Diele\nbekannt, die mit einer rutschhemmenden Profilierung auf der Oberseite und mit\neiner davon abweichenden ebenfalls rutschhemmenden Profilierung auf der\nUnterseite versehen sei. Aufgrund der symmetrisch ausgebildeten Nuten an\nden Längsseiten der Bretter erkenne der Fachmann, dass diese wahlweise\nauch mit der Unterseite nach oben verlegt werden könnten. Von einer Nachahmung der aus N2 bekannten Holzdielen sei der Fachmann auch nicht durch die\nunterschiedliche Herstellungstechnik bei Holz- und Extruderprodukten abgehalten worden. Es sei für den Fachmann möglich gewesen, das Extrusionswerkzeug so zu konzipieren, dass eine Platte mit unterschiedlich profilierter Oberund Unterseite extrudiert werden könne. Auch wenn der Fachmann bei der\nHerstellung von WPC-Bodenplatten mit unterschiedlichen Profilen an der Oberund Unterseite vor besondere Herausforderungen gestellt worden sein sollte,\nwäre es ihm möglich gewesen, diese Schwierigkeiten auf der Grundlage seiner\nFachkenntnisse und Erfahrungen mit Hilfe von Versuchen in den Griff zu bekommen. In der Streitpatentschrift ließen sich auch keine Hinweise auf Schwierigkeiten des Herstellungsverfahrens finden. Besondere Schwierigkeiten bei\neiner asymmetrischen Verteilung der extrudierten Massen könnten zudem vermieden werden, wenn die Masse auch bei unterschiedlichen Profilen an der\nOber- und Unterseite einer Platte ober- und unterhalb einer gedachten, auf mittlerer Höhe der Platte verlaufenden Querachse gleichmäßig verteilt werde.\n\n15 Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten\nHilfsantrags sei naheliegend gewesen, da Bürsten eine dem Fachmann geläufige Maßnahme zum Aufrauen glatter Oberflächen sei, etwa um diese weniger\nrutschig zu machen. Das Argument, es sei bei der mit dem Aufrauen durch\nBürsten verbundenen Beschädigung der Oberflächen zu erwarten gewesen,\ndass die Platten ihre Witterungsbeständigkeit verlieren würden, und es habe\nsich erst bei Versuchen der Patentinhaberin herausgestellt, dass das Material\ndurch die Einstellung geeigneter Parameter beim Extrusionsvorgang eine weitgehend geschlossene Matrix bilde, die auch beim Bürsten eine hohe Dichtigkeit\nbewahre, überzeuge nicht. Das Argument beziehe sich auf den Herstellungsvorgang und könne die Patentfähigkeit eines Erzeugnisanspruchs nicht begründen. Zudem sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf Platten beschränkt, die eine bestimmte Matrix oder Dichtigkeit aufwiesen.\n\n16 3. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.\n\n17 a) Die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre war für den\n- vom Patentgericht rechtsfehlerfrei bestimmten - Fachmann zum Prioritätszeitpunkt naheliegend.\n\nDie Entgegenhaltung N1 offenbarte dem Fachmann eine Bodenplatte\n18\naus extrudiertem WPC-Material mit einem integral an gegenüberliegenden Seiten ausgebildeten Verriegelungssystem aus Nut und Feder sowie einer an der\nOberseite der Platte ausgebildeten begehbaren Oberfläche. Ihm war zudem\nbekannt, dass es sich, wie das Patentgericht unbeanstandet festgestellt hat\n(vgl. auch n. GmbH, Studie Wood-Plastic-Composites (WPC), Januar\n2006, S. 6 [Anlage 3 zu dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten von\nProf. Dr.-Ing. H. , Hochschule W. , Lehrstuhl Werkstoffkunde/Kunststofftechnik, vom 11. Februar 2014]), zwar um eine relativ neue Technik handelte, die aber über besondere Vorzüge, wie leichtes Gewicht und gute\nHandhabbarkeit bei der Montage, aber auch hohe Belastbarkeit und Beständig-\n\nkeit gegenüber Sonne, Witterung und starker Beanspruchung verfügte (vgl. N1,\nAbs. 1 und 3). Interessierte sich der Fachmann wegen dieser Vorzüge für die in\nder N1 offenbarte Bodenplatte aus WPC-Material, wollte er aber deren Eigenschaften im Hinblick insbesondere auf die Rutschfestigkeit der an der Oberfläche ebenen Platte - und gegebenenfalls deren holzähnliche Anmutung - verbessern und sie variabel verwendbar ausgestalten, lag es, wie das Patentgericht überzeugend ausgeführt hat, für ihn auf der Hand, sich darüber zu informieren, wie dieses Problem bei Bodenplatten aus den bislang gängigen Materialien wie insbesondere Holz gelöst wird und ob WPC-Bodenplatten entsprechend gestaltet werden können.\n\nVor diesem Hintergrund war die N2 für den Fachmann von besonderem\n19\nInteresse. Dieser Druckschrift geht es zwar vorrangig darum, den Verbund von\nHolzbrettern etwa für die Wand einer Laube oder für einen Fußboden oder eine\nTerrasse zu verbessern (N2, S. 2). Sie offenbart aber in diesem Zusammenhang auch Bretter bzw. Platten mit unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen\nin Längsrichtung (N2, S. 5; Ansprüche 6 und 7; Figur 4). Der Fachmann erkannte, dass diese Profilierungen der Verbesserung der Rutschfestigkeit dienen\nkönnen. Zudem wurde ihm ein Brett offenbart, das auf der einen Oberseite über\nLängsnuten und auf der anderen Oberseite über ein wellenförmiges Profil verfügt und wahlweise mit der einen oder der anderen Seite als Oberseite verlegt\nwerden kann (N2, S. 5; Figur 4). Er erhielt dadurch die Anregung, auch bei einer Platte aus WPC nicht nur an der Oberseite, sondern zusätzlich an der Unterseite eine rutschhemmende Profilierung vorzusehen, wobei die Profilierungen jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind und wahlweise die eine oder andere Seite als Oberseite verlegt werden kann. Er gelangte auf diese Weise zu einem WPC-Profil mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1.\n\n20 Der von der Holzverarbeitung abweichende Herstellungsprozess eines\nzu extrudierenden WPC-Profils stand weder dem Rückgriff auf die in der N2\nbeschriebene Holzplatte als solchem noch der Übernahme des Gedankens unterschiedlich profilierter, jeweils als begehbare Oberflächen nutzbarer Seiten\nentgegen. Die im Mittelpunkt des Berufungsangriffs stehende, mit dem Parteigutachten H. untermauerte Rüge, das Patentgericht habe vernachlässigt, dass der Fachmann nicht in Erwägung ziehen werde, das in Figur 4 der N2\noffenbarte Profil einer Bodenplatte aus Holz als WPC-Bodenplatte auszubilden,\nweil das Fließverhalten hochgefüllter Kunststoffschmelzen im Prioritätszeitpunkt\nkaum erforscht gewesen sei, greift nicht durch. Der Berufung kann nicht darin\nbeigetreten werden, dass der Fachmann Anregungen aus der N2 für die Profilgestaltung mit der Erwägung verworfen hätte, aus den unterschiedlichen\nSchwindungsmaßen von Randschicht und Querschnittsinnerem resultierende\nEigenspannungen in einem asymmetrischen Querschnitt eines hochgefüllten\nExtrusionsprofils, die zu einem Verzug des Profils führten, geböten ein symmetrisch zur Mittellinie ausgebildetes Extrudatprofil mit entsprechend symmetrischen Abkühlbedingungen.\n\nZutreffend ist, dass, wie bereits das fachkundig besetzte Patentgericht\n21\nhervorgehoben hat, die Herstellung von WPC-Platten den Fachmann vor besondere Herausforderungen gestellt hat. In dem Lehrbuch \"Extrusionswerkzeuge\" des VDI-Verlags aus dem Jahr 1996 (Anlage 3 zum Gutachten H. ,\nS. 40) wird insoweit ausgeführt, dass es allgemein bekannt sei, dass eine\nasymmetrische Massenverteilung immer zu Erschwernissen bei der Extrusion\nführt. Der Parteigutachter hebt in seinem Gutachten hervor, dass dem Fachmann nicht bekannt sein könne, welche Eigenspannung im Querschnitt eines\nhochgefüllten Extrusionsprofils sich aus den unterschiedlichen Schwindungsmaßen von Randschicht und Querschnittsinneren einstellen werde und welche\nVeränderungen des Eigenspannungszustands im Querschnitt eines hochgefüllten Extrusionsprofils sich aus der Nachkristallisation in der Randschicht einstel-\n\nlen werde. Der Fachmann werde deshalb immer bestrebt sein, durch ein symmetrisch zur Mittellinie ausgeführtes Profil einen Verzug zu vermeiden (Gutachten H. , S. 15).\n\nDiese Schwierigkeiten bei der Herstellung von WPC-Profilen im Extrusionsverfahren schlossen es aber aus fachlicher Sicht nicht aus, die aus der N1\nbekannten WPC-Platten mit einer rutschhemmenden Profilierung an Ober- und\nUnterseite in Anlehnung an die Ausgestaltung der in Figur 4 der N2 dargestellten Holzplatte zu versehen. Prof. Dr.-Ing. S. , Se. , weist\nin seiner für die Klägerinnen zu 1 und 2 abgegebenen Stellungnahme darauf\nhin, dass asymmetrische WPC-Profile im Prioritätszeitpunkt bereits hergestellt\nwurden (vgl. etwa Kaczmarek/Wortberg, Kunststoffe 2/2013, S. 18 [Anlage 2\nzur Stellungnahme S. ]) und die von dem Parteigutachter H.\ngenannten Schwierigkeiten komplizierte asymmetrische Profilgeometrien beträfen, wie sie beispielsweise auch in dem Lehrbuch \"Extrusionswerkzeuge\" gezeigt sind (Anlage 3 zum Gutachten H. , S. 41, Bild 7). Bei der in Figur 4\nder N2 dargestellten Bodenplatte ist der Schwerpunkt des Profilumfangs und\nder Profilquerschnittsfläche hingegen nahezu identisch, so dass für den Fachmann ein für die Herstellung von WPC-Bodenplatten extrusionstechnisch einfaches Profil vorliegt, das sich nur durch eine abweichende Oberflächenstruktur\nauf der Ober- und Unterseite des Profils unterscheidet (Stellungnahme S.\n, S. 5).\n\nHinzu kommt, dass aus fachlicher Sicht keine Notwendigkeit bestand, die\n23\nin Figur 4 der N2 für Holzplatten gezeigte Profilierungstiefe \"eins zu eins\" auf\nBodenplatten aus WPC zu übertragen. Vielmehr können bei Bodenplatten aus\nWPC auch vergleichsweise geringere und damit herstellungstechnisch unproblematischere Profilierungstiefen vorgesehen werden, ohne dass dies deren\nRutschfestigkeit in erheblicher Weise beeinträchtigt.\n\n24 Dafür, dass es sich insoweit um einen beherrschbaren Herstellungsvorgang handelt, spricht indiziell auch, dass sich weder in der zugrundeliegenden\nAnmeldung noch in der Streitpatentschrift ein Hinweis auf Schwierigkeiten bei\nder Herstellung einer WPC-Bodenplatte mit unterschiedlichem Oberflächenprofil\nauf der Ober- und Unterseite findet (vgl. BGH, Urteil vom 15. September 2009\n- X ZR 115/05, GRUR 2010, 322 Rn. 49 - Sektionaltor). Inwieweit der Fachmann in der Lage war, das Fließverhalten hochgefüllter Kunststoffschmelzen in\neinem beliebig geformten Extrusionswerkzeug zu berechnen oder wenigstens\nnäherungsweise vorauszusagen, ist hierfür unerheblich.\n\nAber selbst wenn der Fachmann Bedenken gehabt haben sollte, ob das\n25\nin Figur 4 der N2 dargestellte Profil als WPC-Platte extrudierbar ist, hätte ihm\ndies lediglich Veranlassung gegeben, über eine im Extrusionsprozess einfacher\nzu handhabende Ausgestaltung der beiderseitigen Oberflächenprofilierung\nnachzudenken. Nichts nötigte ihn, das in der N2 verwendete Profil sklavisch auf\neine WPC-Platte wie die in N1 dargestellte zu übertragen. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bot es sich aus fachlicher Sicht an, bei weiterhin\nunterschiedlicher Ausgestaltung der Profile an der Ober- und an der Unterseite\ndie Masse ober- und unterhalb einer gedachten, auf mittlerer Höhe der Platte\nverlaufenden Querachse - bei gegebenenfalls geringerer Profilierungstiefe als in\nFigur 4 der N2 für ein Holzbrett gezeigt - möglichst gleichmäßig zu verteilen, so\ndass im Extrusionsprozess gegebenenfalls nicht zu beherrschenden Asymmetrien jedenfalls weitgehend vermieden werden. Dieser Ansatz wird durch den\nParteigutachter S. bestätigt, der auf der einen Seite eine gröbere und\nauf der anderen Seite eine feinere Wellenstruktur in Erwägung zieht, wobei sich\ndie Größe der Oberfläche der Ober- und Unterseite des Profils und die beiden\nSchwerpunktlagen für den Profilumfang und für die Profilquerschnittsfläche\nnicht ändern (Stellungnahme S. , S. 5).\n\n26 Das von der Berufung weiterhin angesprochene Problem der Masseanhäufungen stellt sich aus Sicht des Fachmanns schon deshalb nicht, weil ihm in\nder N1 WPC-Platten mit Hohlprofil offenbart werden und es allein darum geht,\nderen Rutschfestigkeit an der Oberfläche zu verbessern. Ein Anlass, bei dem\naus der N1 bekannten Hohlprofil zusätzliche Masseanhäufungen zu bilden, die\nzu den in dem Lehrbuch \"Extrusionswerkzeuge\" genannten Problemen führen\n(Anlage 3 zum Gutachten H. , S. 42, Bild 8), bestand nicht. Im Übrigen\ngeht auch aus dem Gutachten H. nicht hervor, dass der Fachmann bei\nder Übertragung der Oberflächenprofile der in Figur 4 der N2 gezeigten Holzplatte auf die in N1 offenbarten WPC-Platten Schwierigkeiten im Hinblick auf\nMasseanhäufungen erwarten musste.\n\n27 b) Auch die in Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I unter\nSchutz gestellte Lehre, wonach die Oberfläche gebürstet sein soll, war für den\nFachmann naheliegend. Dem Fachmann war es nach den Feststellungen des\nPatentgerichts bekannt, die glatten Oberflächen von Bodenplatten durch Bürsten aufzurauen, etwa um die Oberflächen rutschhemmend zu gestalten oder die\nHaftung für einen nachfolgenden Farb- oder Lackauftrag zu verbessern. Das\nBürsten von WPC-Bodenplatten kam, wie den Erläuterungen des Parteigutachters H. entnommen werden kann (Gutachten S. 18), in Betracht, um\nderen Optik weniger kunststoffartig und damit natürlicher zu gestalten, die\nRutschfestigkeit zu verbessern und um durch den Extrusionsprozess hervorgerufene Farbschlieren zu kaschieren. Die Hinzufügung dieser Maßnahme kann\ndaher erfinderische Tätigkeit nicht begründen.\n\nDem steht nicht entgegen, dass die Fachwelt nach den weiteren Ausführungen im Gutachten H. der Auffassung war, dass durch das Bürsten\ndie Holzfasern des WPC-Profils freigelegt würden, wodurch Feuchtigkeit aus\nder Umgebung aufgenommen werde, was sich negativ auf die Beständigkeit\nder WPC-Dielen auswirke. Denn zum einen schließt dieses Bedenken eine\n\nVerwendung gebürsteter WPC-Bodenplatten jedenfalls in Bereichen, in denen\nFeuchtigkeit üblicherweise nicht auftritt (etwa in Innenbereichen), nicht aus.\nZum anderen ist nichts dafür festgestellt oder vorgetragen, dass die Auffassung\nder Fachwelt unzutreffend gewesen wäre. Es begründet jedoch regelmäßig keine erfinderische Tätigkeit, wenn Nachteile, die den Fachmann üblicherweise\nvon einer ihm ohne weiteres zur Verfügung stehenden Maßnahme abhalten,\nschlicht in Kauf genommen werden (BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94,\nGRUR 1996, 857, 860 - Rauchgasklappe; Urteil vom 25. September 2012\n- X ZR 10/10, GRUR 2013, 160 = BlPMZ 2013, 142 Rn. 43 - Kniehebelklemmvorrichtung). Soweit die Beklagte sich in erster Instanz darauf berufen hat,\ndurch die Einstellung geeigneter Parameter beim Extrusionsvorgang bilde das\nMaterial eine weitgehend geschlossene Matrix mit trotz Bürsten hoher Dichtigkeit, hat das Patentgericht zutreffend darauf verwiesen, dass solche Maßnahmen nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind und daher einen Patentschutz\nfür ein gebürstetes WPC-Profil mit beliebiger Matrix nicht zu rechtfertigen vermögen. Patentanspruch 1 schließt im Übrigen auch nicht aus, dass die gebürstete Oberfläche mit einer vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützenden\nOberfläche versehen wird.\n\n29 c) Ob die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der erstmals in\nder Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträge II und III zulässig ist, nachdem das\nPatentgericht der Beklagten in beiden Verfahren in dem nach § 83 Abs. 1 PatG\nerteilten Hinweis bereits mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach seiner vorläufigen Auffassung nicht erfinderisch sei, bedarf\nebenso wenig der Entscheidung wie die Frage, ob die Gegenstände der Hilfsanträge II und III ursprungsoffenbart sind, weil auch die Gegenstände dieser\nAnsprüche jedenfalls nicht patentfähig sind.\n\n30 aa) Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II ist auf die Verwendung der Platte nach Patentanspruch 1, bei der die Oberfläche gebürstet ist\nund die einen eingefärbten Kunststoff enthält, für Terrassen und Balkone gerichtet. Was die im Belieben des Fachmanns stehende Einfärbung des Kunststoffs zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könnte, ist nicht ersichtlich. Die\nVerwendung für Terrassen ist bereits in den Entgegenhaltungen N1 und N2\nangesprochen; was die Eignung gebürsteter Oberflächen hierfür anbelangt, so\ngilt das vorstehend zu 2 Ausgeführte.\n\n31 bb) Hilfsantrag III fügt den Merkmalen des Hilfsantrags I das weitere\nMerkmal hinzu, dass die Platte als Vollprofil ausgebildet ist. Dabei handelt es\nsich um eine nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu treffende Auswahl aus\nden beiden dem Fachmann offenstehenden Möglichkeiten, die Platte entweder\nals Hohl- oder Vollprofil auszuführen. Entsprechend ist auch bei den in der\nStreitpatentschrift beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen\nneben einer Bodenplatte mit Hohlkammern (Abs. 17, Figuren 1a bis 2b) eine als\nVollprofil ausgestaltete Bodenplatte aufgeführt, bei der die Hohlkammern durch\nleistenförmige Aussparungen an der Unterseite ersetzt sind, so dass sich der\nMaterialverbrauch und das Gewicht verringern (Abs. 21; Figur 3).\n\n32 III. Die Entscheidung über die außergerichtlichen Kosten beruht auf\n§ 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Im Übrigen ist die Kostenentscheidung\ndem Schlussurteil vorbehalten.\n\nMeier-Beck Gröning Grabinski\n\nHoffmann Kober-Dehm\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 24.10.2013 - 10 Ni 31/11 (EP) -","source":"ce-bgh","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2016-02-02/x-zr-146-13","cited_norms":[{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 62","ref_norm":"62","n":5},{"jurabk":"AktG","ref":"§ 249","ref_norm":"249","n":2},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 240","ref_norm":"240","n":2},{"jurabk":"AktG","ref":"§ 246","ref_norm":"246","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 21","ref_norm":"21","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 22","ref_norm":"22","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 121","ref_norm":"121","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 97","ref_norm":"97","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 145","ref_norm":"145","n":1},{"jurabk":"ZPO","ref":"§ 147","ref_norm":"147","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":1},{"jurabk":"PatG","ref":"§ 99","ref_norm":"99","n":1}],"authoritative_source":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","attribution":{"source":"Bundesgerichtshof","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","license":"Creative Commons Zero (CC0 1.0)","license_url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","notice":"Amtliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 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