{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-01_NA_2013-11-06_I_ZB_58_12_NA_NA_0","ecli":null,"court":"BGH","senate":"1. Zivilsenat","decided":"2013-11-06","aktenzeichen":"I ZB 58/12","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nBESCHLUSS\nI ZB 58/12 Verkündet am:\n6. November 2013\nFühringer\nJustizangestellte\nals Urkundsbeamtin\nder Geschäftsstelle\nin der Rechtsbeschwerdesache\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof.\nDr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert,\nDr. Kirchhoff und Dr. Löffler\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 30. Senats\n(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom\n16. Februar 2012 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf\n250.000 € festgesetzt.\n\nGründe:\n\n1 I. Die am 4. Februar 2005 angemeldete und am 18. April 2005 für die\nWaren\n\nLaptops (Computer), Mäuse (Datenverarbeitung)\n\neingetragene Wortmarke Nr. 305 06 417\n\nsmartbook\n\nwurde am 28. März 2006 auf die Markeninhaberin umgeschrieben.\n\n2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei und auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliege. Bereits im Jahr 2002 sei in der elektronischen Zeitung \"WELT ONLINE\"\nein Artikel erschienen, in dem es unter der Überschrift \"Notebook zum Telefonieren\" geheißen habe:\n\nMit dem Smartbook von G. lassen sich parallel Daten verschicken und\nGespräche führen.\n\nZwischen dem Desktop-PC und dem Handy hat sich mittlerweile eine große\nProduktpalette ausgebreitet, zum Beispiel Notebooks, Organizer und Smartphones. Eine Lücke zwischen diesen Kommunikationsgeräten schließt jetzt G.\n. Das Smartbook bildet eine Kombination aus Notebook und Handy …\n\n3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und\nden Löschungsantrag zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 16. Februar\n2012 - 30 W (pat) 33/11, juris).\n\n4 Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das\nRechtsmittel zurückzuweisen.\n\n5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen einer Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8\nAbs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nicht vorliegen. Dazu hat es ausgeführt:\n\n6 Die Feststellung, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt bestanden habe, könne mit zunehmendem Zeitablauf Schwierigkeiten bereiten.\nSichere Feststellungen seien möglich, wenn der Verkehr das fragliche Zeichen\n\nvor dem Zeitpunkt der Eintragung vor allem in einem beschreibenden Sinn verwendet habe. Das sei vorliegend aber nicht der Fall gewesen. Danach seien an\ndie Feststellung des Vorliegens von Schutzhindernissen strenge Anforderungen\nzu stellen.\n\n7 Bezogen auf den Eintragungszeitpunkt lägen keine Hinweise vor, dass\ndie Bezeichnung \"smartbook\" im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der fraglichen Waren üblich gewesen sei.\n\n8 Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Streitmarke im Zeitpunkt der Eintragung jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe. Für die Waren \"Laptops (Computer)\" und \"Mäuse (Datenverarbeitung)\" habe die Bezeichnung \"smartbook\" zum damaligen Zeitpunkt\nkeine auf der Hand liegende Beschreibung der Art oder der Beschaffenheit dieser Produkte aufgewiesen. Bei der im Löschungsverfahren erforderlichen nachträglichen Prognose könnten keine spekulativen Erwägungen angestellt werden. Enge sachliche Bezüge des Markenworts zu den fraglichen Waren hätten\nebenfalls nicht vorgelegen.\n\n9 Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lasse sich ebenfalls\nnicht feststellen. Für die Frage, ob das Zeichen freizuhalten sei, seien in erster\nLinie die Verhältnisse im Eintragungszeitpunkt maßgeblich. Zu berücksichtigen\nsei allerdings auch das Allgemeininteresse an einer künftigen beschreibenden\nVerwendung. Auch von einem solchen Interesse sei im Streitfall nicht auszugehen, weil im Jahr 2005 keine Hinweise auf eine zukünftige beschreibende Verwendung der Bezeichnung \"smartbook\" bestanden hätten.\n\n10 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Löschung der angegriffenen Marke für\ndie Waren \"Laptops (Computer), Mäuse (Datenverarbeitung)\" verneint (§ 50\nAbs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG). Die angegriffene Marke ist nicht entgegen § 8\nAbs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden.\n\n11 1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen\nist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG\nauch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Das Bundespatentgericht hat der Prüfung, ob die Marke trotz Vorliegens\nvon Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeitpunkt zugrunde gelegt. Der Senat hat jedoch nach dem angefochtenen Beschluss des\nBundespatentgerichts entschieden, dass für die im Eintragungsverfahren (§ 37\nAbs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der\nAnmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013\n- I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden\nFakten). Danach hat das Bundespatentgericht seiner Prüfung zwar nicht den\nrichtigen Zeitpunkt zugrunde gelegt. Das wirkt sich vorliegend aber nicht aus.\nEin Fortfall eines zuvor bestehenden Schutzhindernisses steht nicht in Rede.\nDie Beteiligten haben nicht geltend gemacht, dass im Zeitpunkt der Anmeldung\n(4. Februar 2005) ein Eintragungshindernis bestand, das bis zur Entscheidung\nüber die Eintragung (18. April 2005) entfallen ist. Dafür ist auch nichts ersichtlich.\n\n12 2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis\ndes Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für das Eintragungsverfahren verneint (§ 50 Abs. 1 MarkenG).\n\n13 a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die\neiner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder\nDienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer\nUnternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08,\nSlg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch\nTechnik]; Urteil vom 12. Juli 2012 - C-311/11, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 23\n- Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, Beschluss\nvom 13. September 2013 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013,\n503 - Deutschlands schönste Seiten; Beschluss vom 22. November 2012\n- I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten\nWaren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher\nUnterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger\nMaßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft\ngenügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschluss vom\n24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504\n- TOOOR!; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7\n= WRP 2012, 1396 - Starsat; EuG, Urteil vom 19. September 2001 - T-335/09,\nSlg. 2001, II-2581 Rn. 44 - Henkel/HABM [Dreidimensionale Tablettenform]).\n\n14 Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen.\nMaßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf\n\ndie mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren\noder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06,\nSlg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss\nvom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 Rn. 9 - Neuschwanstein; BGH,\nGRUR 2013, 522 Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten). Dieser wird die Marke\nso wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011\n- I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 - Link economy).\n\n15 b) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat angenommen, die zur Löschung führenden Schutzhindernisse bestünden zwar sämtlich im Allgemeininteresse. Dieses sei jedoch unterschiedlich\nausgeprägt. Bei den Eintragungshindernissen nach § 3 Abs. 1 und 2 sowie\nnach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG, die ohne zeitliche Begrenzung zur Löschung führen und zum Teil auch von Amts wegen aufgegriffen\nwerden könnten, sei das Allgemeininteresse besonders ausgeprägt. Dagegen\nliege den Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nur ein spezifisches Mitbewerberinteresse an der freien Verwendbarkeit von Zeichen zugrunde. Eine beschreibende Verwendung des Markenworts vor dem Eintragungszeitpunkt, die einen sicheren Rückschluss auf eine mangelnde Unterscheidungskraft zulasse, sei nicht feststellbar. Dem Artikel in der elektronischen\nZeitung \"WELT ONLINE\" aus dem Jahr 2002 sei eine beschreibende Verwendung des Markenworts nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Vielmehr lasse sich\neine beschreibende Benutzung von \"smartbook\" erst ab dem Jahr 2009 feststellen, wobei die Verwendung von der Antragstellerin initiiert worden sei. Die angegriffene Marke sei aus den englischen Wörtern \"smart\" und \"book\" gebildet,\ndie \"gewandt, schlau, intelligent\" und \"Buch\" bedeuteten. Der Verkehr verstehe\nden Gesamtbegriff im Sinne eines Buchs mit anspruchsvollem Inhalt, was für\n\ndie fraglichen Waren nicht beschreibend sei. Im Computerbereich stehe der\nBegriff \"smart\" auch für \"fähig zu unabhängigen und scheinbar intelligenten\nOperationen\" und damit für sogenannte \"gerätetechnische Intelligenz\". Aus dieser Bedeutung von \"smart\" folge ebenfalls kein beschreibender Begriffsinhalt\ndes Markenworts \"smartbook\" für die Waren \"Laptops (Computer), Mäuse (Datenverarbeitung)\". Es könne nicht festgestellt werden, dass der Markenbestandteil \"book\" sich zu einem Kürzel für tragbare Computer entwickelt habe.\n\n16 c) Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde\nstand.\n\n17 aa) Richtig ist allerdings der Ausgangspunkt der Überlegungen der\nRechtsbeschwerde, wonach für das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1\nMarkenG - Gleiches gilt für die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3\nMarkenG - kein anderer Prüfungsmaßstab als für die übrigen Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG besteht.\nDie Eintragungshindernisse sind vielmehr im Licht des Allgemeininteresses\nauszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urteil vom\n15. März 2012 - C-90 und 91/11, GRUR 2012, 616 Rn. 22 - Strigl & Securvita/\nÖko-Invest; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009,\n411 Rn. 7 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; BGHZ 193, 21 Rn. 28 - Neuschwanstein). Dieses besteht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft der\nMarke im Schutz der Allgemeinheit vor einer ungerechtfertigten Monopolisierung von Zeichen, die keine Herkunftsfunktion erfüllen (vgl. EuGH, GRUR 2008,\n608 Rn. 59 - EUROHYPO).\n\n18 Das verhilft der Rechtsbeschwerde jedoch nicht zum Erfolg. Es bestehen\nkeine Anhaltspunkte, dass das Bundespatentgericht aufgrund seiner Annahme,\nden Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG liege nur ein spe-\n\nzifisches Mitbewerberinteresse zugrunde, bei der Prüfung, ob Löschungsgründe\nvorliegen, einen zu strengen Maßstab angelegt hat. Das Bundespatentgericht\nist vielmehr zutreffend davon ausgegangen, dass das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuverlässig festgestellt werden muss\nund in Zweifelsfällen eine Löschung der Marke nicht erfolgen darf. Dies gilt\nauch bei lange zurückliegenden Eintragungsverfahren, bei denen wegen des\nZeitablaufs oder sich schnell wandelnder Verkehrsvorstellungen eine sichere\nBeurteilung besonders schwierig sein kann. In diesem Sinn sind auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts zu verstehen, an die Prüfung des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsverfahren seien strenge Anforderungen zu stellen. Deshalb hat das Bundespatentgericht auch - anders als die\nRechtsbeschwerde meint - keinen variablen Maßstab an die Prüfungsanforderungen angelegt, der umso strenger ist, je größer der zeitliche Abstand zwischen Eintragungs- und Löschungsverfahren ist.\n\n19 bb) Die Rechtsbeschwerde wendet sich auch vergeblich dagegen, dass\ndas Bundespatentgericht in die Prüfung der Frage, ob dem Markenwort zur Zeit\ndes Eintragungsverfahrens die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2\nNr. 1 MarkenG gefehlt hat, eine zuvor erfolgte beschreibende Verwendung einbezogen hat. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass\neine verbreitete beschreibende Verwendung des Markenworts vor Anfang des\nJahres 2005 einen Rückschluss auf eine fehlende Unterscheidungskraft zulassen kann. Eine derartige beschreibende Verwendung zum damaligen Zeitpunkt\nhat das Bundespatentgericht aber nicht festgestellt. Sie folgt auch nicht aus\ndem Artikel in der elektronischen Zeitschrift \"WELT ONLINE\" aus dem Jahr\n2002. Diesem Artikel ist eine beschreibende Verwendung von \"Smartbook\"\nnicht mit der gebotenen Deutlichkeit zu entnehmen. Der Begriff \"Smartbook\"\nkann in diesem Artikel auch als Marke des dort bezeichneten Anbieters aufgefasst werden. Auf die weiteren Überlegungen, die das Bundespatentgericht im\n\nZusammenhang mit beschreibenden Markennennungen in Medien angestellt\nhat, kommt es danach nicht an.\n\n20 cc) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht\nhabe nicht berücksichtigt, dass ein aus zwei beschreibenden Begriffen zusammengesetztes Markenwort im Allgemeinen ebenfalls beschreibend sei, sofern\nkein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der bloßen Summe\nder Bestandteile bestehe.\n\n21 (1) Allerdings bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen\njeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, im Allgemeinen\nselbst beschreibend, auch wenn eine sprachliche Neuschöpfung vorliegt (vgl.\nEuGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - C-408/08, Slg. 2010, I-1347 = GRUR\n2010, 931 Rn. 63 - COLOR EDITION; BGH, Beschluss vom 22. Juni 2011\n- I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 Rn. 12 = WRP 2012, 321 - Rheinpark-Center\nNeuss). Eine Kombination von Begriffen, die die fraglichen Waren beschreiben,\nliegt bei dem Markenwort \"smartbook\" jedoch nicht vor.\n\n22 (2) Das Bundespatentgericht hat zwar angenommen, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise dem Wortbestandteil \"smart\" ohne weiteres die Bedeutung einer sogenannten \"gerätetechnischen Intelligenz\" beilegen\nund ihn daher in einem beschreibenden Sinn verstehen. Es ist aber weiter davon ausgegangen, es lasse sich nicht feststellen, dass das angesprochene\nPublikum den isolierten Wortbestandteil \"book\" Anfang des Jahres 2005 beschreibend im Sinne eines tragbaren Computers verstanden habe.\n\n23 (3) Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde widerspricht diese\nSichtweise nicht der Lebenserfahrung. Der Umstand, dass der Begriff \"Notebook\" bereits im Jahr 2005 Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat,\n\nrechtfertigt nicht den Schluss, dass der Verkehr im Bereich der Informationstechnik die Angabe \"book\" zum damaligen Zeitpunkt mit Notebook gleichgesetzt\nhat. Gegenteiliges folgt auch nicht daraus, dass Computerhersteller bereits in\nder Vergangenheit Notebooks mit Markennamen versehen haben, die mit dem\nBestandteil \"book\" gebildet waren, etwa \"MacBook\", \"iBook\" und \"PowerBook\".\nDaraus lässt sich ebenfalls nicht ableiten, dass der Verkehr im Jahr 2005 die\nisolierte Bezeichnung \"book\" mit \"tragbarem Computer\" übersetzt hat.\n\n24 Nichts Abweichendes ergibt sich auch daraus, dass das Markenwort Bestandteile aus den Bezeichnungen der Gerätetypen \"Smartphone\" einerseits\nund \"Notebook\" oder \"Netbook\" andererseits kombiniert. Eine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung von Merkmalen der fraglichen Waren ergibt sich daraus jedenfalls nicht für das Jahr 2005 (aA BPatG,\nBeschluss vom 16. Februar 2012 - 25 W (pat) 45/11, juris Rn. 31). Die Rechtsbeschwerde gelangt zu dem gegenteiligen Schluss nur dadurch, dass sie einen\ndenkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt. Der Verkehr muss dazu das Markenwort \"smartbook\" in die Bestandteile\n\"smart\" und \"book\" zerlegen und erkennen, dass diese Bestandteile sich in den\nBezeichnungen \"Smartphone\" und \"Notebook\" oder \"Netbook\" finden und daraus den weiteren Schluss ziehen, ein mit \"smartbook\" bezeichnetes Produkt\nkombiniere Elemente dieser Geräte. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise unzulässig,\nweil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl.\nBGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).\n\n25 Soweit das Bundespatentgericht auch darauf abgestellt hat, es sei nach\nden Ausführungen der Antragstellerin unklar, welches Gerät mit dem Markenwort \"smartbook\" beschrieben werde, kommt es hierauf nicht an.\n\n26 (4) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde für ihre Ansicht, die\nMarke sei für die Waren, für die sie eingetragen sei, nicht unterscheidungskräftig, auf ein von der Antragstellerin vorgelegtes Verkehrsgutachten der GfK\nMarktforschung von Juli 2010. Das Bundespatentgericht hat die Ergebnisse\ndieses Gutachtens mit Recht unberücksichtigt gelassen. Das folgt zwar nicht\nschon daraus, dass es für die Ermittlung der Verkehrsauffassung auf die Sicht\ndes normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (vgl. EuGH, GRUR 2008, 608 Rn. 68 - EURO-HYPO; BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten). Dieser\nUmstand schließt es nicht aus, dass den Ergebnissen einer Verkehrsbefragung\nim Einzelfall Anhaltspunkte für die Frage entnommen werden können, ob der\nangesprochene Verkehr ein Zeichen als unterscheidungskräftig auffasst. Das\nBundespatentgericht hat die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens aber deshalb\nzu Recht unberücksichtigt gelassen, weil die im Juli 2010 durchgeführte Erhebung keinen Rückschluss auf das im Streitfall maßgebliche Verkehrsverständnis Anfang des Jahres 2005 erlaubt. Das Bundespatentgericht hat in anderem\nZusammenhang festgestellt, dass es sich bei dem in Rede stehenden Warenbereich um einen Sektor handelt, in dem eine rasche Produktentwickelung stattfindet. Mit der Entwicklung neuer Produkte sind häufig auch neu gebildete Bezeichnungen für Gerätetypen verbunden. Vorliegend kommt noch hinzu, dass\ndie Antragstellerin nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Jahr\n2009 versucht hat, den Begriff \"smartbook\" dem allgemeinen Publikum in einem\nbeschreibenden Sinn bekannt zu machen. Es ist nicht auszuschließen, dass\ndieser Umstand das Ergebnis der Verkehrsbefragung beeinflusst hat.\n\n27 3. Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint.\n\n28 a) Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung\nder Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch\ndann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten\nist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH,\nUrteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674\nRn. 95 bis 97 - Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 272 Rn. 9 - Rheinpark-Center\nNeuss; BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 70/10, GRUR 2012, 276\nRn. 8 = WRP 2012, 472 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).\n\n29 b) Das Bundespatentgericht ist für die Zeit des Eintragungsverfahrens\nzutreffend davon ausgegangen, dass sich die Bezeichnung \"smartbook\" nicht in\neiner beschreibender Angabe von Merkmalen der Waren erschöpft, für die die\nMarke eingetragen ist. Es hat angenommen, dass das Markenwort im Jahr\n2005 keine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren darstellte und\ndies vernünftigerweise auch für die Zukunft nicht zu erwarten war. Diese im\nWesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen halten der\nrechtlichen Nachprüfung stand.\n\n30 c) Ohne Erfolg hält dem die Rechtsbeschwerde entgegen, die beschreibende Verwendung im Jahr 2009 sei ein starkes Indiz, dass im Jahr 2005 mit\neiner entsprechenden Benutzung in der Zukunft zu rechnen gewesen sei. Hierfür spreche auch, dass sich bereits zu diesem Zeitpunkt die Grenzen zwischen\nComputer und Mobiltelefon verschoben hätten und mit der Entwicklung weiterer\nGeräteklassen zu rechnen gewesen sei, die in technischer Hinsicht zwischen\nden Kategorien Smartphone und Notebook einzuordnen seien. Für diese habe\n\ndie Verwendung der Bezeichnung \"smartbook\" schon im Jahr 2005 nahegelegen.\n\n31 Daraus folgt für das Jahr 2005 kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8\nAbs. 2 Nr. 2 MarkenG.\n\n32 aa) Die Verwendung des Markenworts als beschreibende Angabe im\nJahr 2009 ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts von der Antragstellerin initiiert worden. Die beschreibende Verwendung des Zeichens\n\"smartbook\" durch Dritte, auf die sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang beruft, folgt derjenigen durch die Antragstellerin ab Mitte des Jahres 2009 nach. Hat aber erst die Antragstellerin die beschreibende Verwendung\ndes Markenworts veranlasst, ist dies kein Indiz für eine im Jahr 2005 vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung.\n\n33 bb) Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch bei der aus Sicht des\nJahres 2005 erforderlichen Prognoseentscheidung davon ausgegangen, es sei\nseinerzeit nichts dafür ersichtlich gewesen, dass sich zukünftig ein Gerätetyp\netablieren werde, für den die Bezeichnung \"smartbook\" naheliegend sein würde. Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Rechtsbeschwerde auf\ndas ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung des\nSachverhalts.\n\n34 4. Das Bundespatentgericht hat schließlich auch zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 3\nMarkenG zur Zeit des Eintragungsverfahrens nicht gegeben waren.\n\n35 Nach dieser Bestimmung sind nur solche Marken von der Eintragung\nausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die\n\nim allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, weil Anfang des Jahres 2005 keine Anhaltspunkte bestanden, dass das Markenwort \"smartbook\" im Inland eine Gattungsbezeichnung war oder, ohne Gattungsbezeichnung zu sein, zur Bezeichnung der\nfür die Marke registrierten Waren im Verkehr üblich war.\n\n36 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.\n\nVorsitzender Richter am BGH Büscher Schaffert\nProf. Dr. Dr. h.c. Bornkamm\nist in Urlaub und daher verhindert zu unterschreiben.\nBüscher\n\nKirchhoff Löffler\n\nVorinstanz:\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 16.02.2012 - 30 W(pat) 33/11 -","source":null,"source_url":null,"url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-11-06/i-zb-58-12","cited_norms":[{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 8","ref_norm":"8","n":13},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 50","ref_norm":"50","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 41","ref_norm":"41","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1}],"authoritative_source":null,"attribution":null,"source_info":{"name":"nu:legal Deutsches Recht","operator":"Nulegal GmbH","terms":"https://recht.nulegal.eu/nutzungsbedingungen","attribution":"Source: nu:legal – recht.nulegal.eu","license_url":"https://recht.nulegal.eu/license","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2013-11-06/i-zb-58-12","retrieved":"2026-10-24 07:57:06.589029+00:00"},"card":{"id":"bgh/2013-11-06/i-zb-58-12","court":"BGH","court_id":"bgh","court_as_stated":"BGH","panel":"1. 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