{"status":"available","doknr":"CEBGH-BGH_Zivilsenat-01_NA_2010-10-28_I_ZB_14_10_NA_NA_0","ecli":null,"court":"BGH","senate":"1. Zivilsenat","decided":"2010-10-28","aktenzeichen":"I ZB 14/10","doktyp":"Beschluss","leitsatz":null,"text_plain":"BUNDESGERICHTSHOF\nBESCHLUSS\nI ZB 14/10\nvom\n\n28. Oktober 2010\n\nin dem Rechtsbeschwerdeverfahren\n\nbetreffend die Marke Nr. 300 85 094\n\nDer I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Oktober 2010 durch den\nVorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert,\nDr. Bergmann und Dr. Koch\n\nbeschlossen:\n\nDie Rechtsbeschwerde gegen den am 30. Dezember 2009 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.\n\nDer Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.\n\nGründe:\n\n1 I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemeldeten und am 13. März 2001 für die Markeninhaberin für \"Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel\" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 094\n\nFlixotide\n\nbeantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei.\n\n2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben. Auf die\nRechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung\n\naufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das\nBundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 2. April 2009\n- I ZB 5/08, juris). Das Bundespatentgericht hat den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts nunmehr aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.\n\n3 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Beschwerde habe auf der\nGrundlage der vom Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 2. April 2009 dargelegten Rechtsauffassung Erfolg. Es bestehe keine Veranlassung, dem Gerichtshof\nder Europäischen Union Fragen zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit vorzulegen.\n\n4 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.\n\n5 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde\nfolgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf\neine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im\nEinzelnen ausgeführt. Für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde kommt es nicht\ndarauf an, ob die Rüge durchgreift (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. April\n2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte).\n\n6 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem\nBundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör.\n\n7 a) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe dadurch\ngegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör verstoßen, dass es\nsich geradezu \"sklavisch\" am Beschluss des Senats vom 2. April 2009 orientiert habe\nund damit eine eigene Entscheidung vermissen lasse, ist unbegründet. Das Bundes-\n\npatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass es nach der Zurückverweisung\nder Sache an die rechtliche Beurteilung gebunden war, die der Senat in seinem Beschluss vom 2. April 2009 der Aufhebung der ersten Beschwerdeentscheidung\nzugrunde gelegt hat (§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Die nach der bindenden Rechtsansicht der Senatsentscheidung vom 2. April 2009 maßgeblichen Tatsachen, insbesondere welche Personenkreise ernsthaft als mögliche Lizenznehmer oder Erwerber\nder angemeldeten Marke in Betracht kommen, hat das Bundespatentgericht festgestellt und dabei auch den nach der Zurückverweisung von der Markeninhaberin gehaltenen neuen Vortrag berücksichtigt. Aus seiner Feststellung, im vorliegenden Fall\nkämen für eine beabsichtigte Lizenzierung oder Veräußerung der Marke ernsthaft\nnur der Hersteller des Arzneimittels \"Flixotide\" und die Parallelimporteure als Interessenten in Betracht, folgt, dass auch die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde ohne\nErfolg bleibt, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf\nrechtliches Gehör verletzt, weil es deren Vortrag übergangen habe, dass eine mögliche Zielgruppe für den Erwerb der Marke oder einer Lizenzierung die Parallelimporteure seien.\n\n8 b) Soweit die Rechtsbeschwerde eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an\nden Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV rügt, kann offenbleiben, ob diese Rüge die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3\nNr. 1 oder Nr. 3 MarkenG eröffnet (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 10. April 2008\n- I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung; Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08, GRUR 2009, 994 Rn. 10 = WRP 2009,\n1102 - Vierlinden, mwN). Das Bundespatentgericht hat nicht gegen die Vorlagepflicht\nnach Art. 267 Abs. 3 AEUV und daher auch nicht gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2,\nArt. 103 Abs. 1 GG verstoßen.\n\n9 aa) Eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters im Sinne des\nArt. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht nach\n\nArt. 267 Abs. 3 AEUV setzt voraus, dass die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union willkürlich unterblieben ist, weil sie bei Würdigung der das Grundgesetz\nbestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich erscheint und offensichtlich unhaltbar ist (BVerfGE 82, 159, 194 f.; BGH, GRUR 2009, 994 Rn. 11 - Vierlinden). Davon ist auszugehen, wenn ein letztinstanzliches Gericht zur Klärung der Auslegung\neiner gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift eine Vorlage überhaupt nicht erwägt, obwohl es Zweifel an der zutreffenden Beurteilung der entscheidungserheblichen Auslegungsfrage hat oder das Bestehen einer Vorlagepflicht jedenfalls naheliegt (vgl.\nBVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 50), oder wenn das erkennende Gericht\nbewusst von einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union abweicht,\nohne vorzulegen und es in den genannten Fällen den ihm insoweit notwendig zukommenden Beurteilungsrahmen dadurch in unvertretbarer Weise überschreitet\n(BVerfG [Kammer], NJW 2010, 1268, 1269). Dabei kommt es für die Prüfung einer\nVerletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht in erster Linie auf die Vertretbarkeit\nder fachgerichtlichen Auslegung des für den Streitfall maßgeblichen materiellen Unionsrechts an, sondern auf die Vertretbarkeit der Handhabung der Vorlagepflicht nach\nArt. 267 Abs. 3 AEUV (BVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 48 mwN).\n\n10 bb) Diese Voraussetzungen einer Verletzung der Vorlagepflicht sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Das Bundespatentgericht hat eine Vorlage erwogen und\nseine Entscheidung auch nicht in bewusster Abweichung von der Rechtsprechung\ndes Gerichtshofs der Europäischen Union getroffen. Es hat von einer Vorlage vielmehr abgesehen, weil der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Juni 2009\n- C-529/07, Slg. 2009-I, 4893 = GRUR 2009, 763 - Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 51 Abs. 1\nBuchst. b GMV bereits Stellung genommen hat. Der Gerichtshof habe dort, so das\nBundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluss, ausgeführt, dass bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig sei, das nationale Gericht gehalten\nsei, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheiden-\n\nden Fall eigen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorlägen; dazu gehörten insbesondere die Tatsache,\ndass der Anmelder wisse oder wissen müsse, dass ein Dritter in mindestens einem\nMitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwende, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie der Grad des rechtlichen Schutzes, der dem Zeichen des Dritten und\ndem angemeldeten Zeichen zukomme. Nach dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs könne - so das Bundespatentgericht weiter - der Umstand, wer eine Marke anmelde und wie er oder andere sie bereits benutzten, relevant dafür sein, ob der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Wenn - wie vorliegend - ein Anmelder die Marke nicht selbst benutzen, sondern mit ihr nur verhindern wolle, dass\nandere sie im Inland benutzen könnten (und Parallelimporteure umzeichnen müssten\noder dürften), bestehe kein Anlass, die von der Markeninhaberin vorgeschlagenen\nFragen dem Gerichtshof vorzulegen. Diese Fragen beträfen außerdem allenfalls einen Ausschnitt des vorliegenden Sachverhalts und umfassten nicht alle Umstände\ndes Einzelfalls. Sie könnten daher vom Gerichtshof auch nur dahingehend beantwortet werden, dass alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen seien. Es seien hier\nkeine relevanten Umstände erkennbar, die der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung nicht bereits berücksichtigt habe und die die Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund höherrangigen Rechts entfallen lassen könnten (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05, GRUR\n2007, 55 Rn. 12 - Farbmarke gelb/grün II).\n\n11 Damit hat das Bundespatentgericht den Beurteilungsrahmen, der einem letztinstanzlichen Gericht bei der Prüfung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV\nzukommt, nicht in unvertretbarer Weise überschritten. Das Bundespatentgericht hat\nrechtsfehlerfrei die zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV ergangene Entscheidung des\nGerichtshofs vom 11. Juni 2009 in Sachen Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth zur\n\nAuslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit des Markenanmelders im Sinne von Art. 3\nAbs. 2 Buchst. d MarkenRL herangezogen; zwischen beiden Vorschriften besteht\ninsoweit kein Unterschied. Der österreichische Oberste Gerichtshof hatte in der Sache Lindt & Sprüngli ./. Franz Hauswirth den Gerichtshof der Europäischen Union\ngefragt, ob bei Vorliegen der in den Vorlagefragen im Einzelnen aufgeführten Umstände ein Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als bösgläubig anzusehen sei. Der\nGerichtshof hat die ihm vorgelegten Fragen weder bejaht noch verneint, sondern unter Hinweis darauf, dass er nur mit der Fallgestaltung der ihm vorgelegten Rechtssache befasst und die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1\nBuchst. b GMV umfassend zu beurteilen sei, geantwortet, dass das nationale Gericht\nfür die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig sei, gehalten sei, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als\nGemeinschaftsmarke vorlägen, insbesondere die in den Vorlagefragen angeführten\nFaktoren (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 36 f., 53). Die Auffassung des Bundespatentgerichts, eine Vorlage an den Gerichtshof sei daher im vorliegenden Fall nicht\ngeboten, weil dieser mögliche Vorlagefragen auch nur dahingehend beantworten\nkönne, dass alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen seien, begegnet demzufolge aus Rechtsgründen keinen Bedenken. Jedenfalls hat das Bundespatentgericht\ndamit seinen Beurteilungsrahmen nicht in unvertretbarer Weise überschritten.\n\n12 cc) Folglich hat es unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht auch den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör (Art. 103\nAbs. 1 GG) nicht verletzt.\n\n13 c) Das Bundespatentgericht hat den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör ferner nicht dadurch verletzt, dass es, wie die Rechtsbeschwerde rügt,\nnicht näher auf den Wertungswiderspruch eingegangen ist, den die Markeninhaberin\nim Hinblick auf das Senatsurteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, BGHZ 173, 230\n\n- CORDARONE geltend gemacht hat. In der Rechtsbeschwerdeentscheidung des\nSenats vom 2. April 2009 ist bereits aufgezeigt worden, aus welchen Gründen die\nvorliegende Fallgestaltung im Hinblick auf die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung anders zu beurteilen ist als der der Senatsentscheidung \"CORDARONE\" zugrunde liegende Sachverhalt (vgl. auch BGH, Beschluss vom 2. April 2009 – I ZB 8/06, GRUR\n2009, 780 Rn. 24 f. = WRP 2009, 820 – Ivadal I). Darauf hat sich das Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung bezogen. Zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Markeninhaberin war das Bundespatentgericht\nzur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht gehalten.\n\n14 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.\n\nBornkamm Pokrant Schaffert\n\nBergmann Koch\n\nVorinstanz:\n\nBundespatentgericht, Entscheidung vom 30.12.2009 - 25 W(pat) 76/05 -","source":"ce-bgh","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","url":"https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2010-10-28/i-zb-14-10","cited_norms":[{"jurabk":"AEUV","ref":"Art 267","ref_norm":"267","n":5},{"jurabk":"GG","ref":"Art 101","ref_norm":"101","n":2},{"jurabk":"GG","ref":"Art 103","ref_norm":"103","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 89","ref_norm":"89","n":2},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 83","ref_norm":"83","n":1},{"jurabk":"MarkenG","ref":"§ 90","ref_norm":"90","n":1}],"authoritative_source":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","attribution":{"source":"Bundesgerichtshof","source_url":"https://doi.org/10.5281/zenodo.15153244","license":"Creative Commons Zero (CC0 1.0)","license_url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","notice":"Amtliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 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