Beschwerde-Aktenzeichen: T 1565/22 - 3.3.06
E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06 vom 11. März 2025 Beschwerdeführerin:
(Einsprechende) Infineum International Limited P.O. Box 1 Milton Hill Abingdon Oxfordshire OX13 6BB (GB) Vertreter:
Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg (DE) Beschwerdegegnerin:
Clariant International Ltd Rothausstrasse 61 4132 Muttenz (CH) (Patentinhaberin) Vertreter:
Angefochtene Entscheidung:
Rippel, Hans Christoph Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim (DE) Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 3177699 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 21. April 2022.
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender Mitglieder:
J.-M. Schwaller R. Elsässer O. Loizou
Sachverhalt und Anträge
I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtete sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in geänderter Form auf Basis des Hauptantrags aufrecht zu erhalten.
II. Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:
"1. Brennstoffölzusammensetzung, enthaltend einen schwefelarmen Marinediesel mit einem Schwefelgehalt von weniger als 1 Gew.-% und (A) mindestens ein EthylenCopolymer, welches neben 83 bis 92,0 mol-% Ethylen 8,0 bis 17 mol-% eines oder mehrerer Vinyl- und/oder (Meth)acrylester enthält, und (B) mindestens ein Kammpolymer (B) welches Struktureinheiten (B1) umfasst, die sich von C10-C28-Alkylestern ungesättigter Monound Dicarbonsäuren, C10-C28-Alkylvinylestern, C10-C28Alkylvinylethern, C10-C28-Alkylallylethern und/oder linearen C12-C30-Olefinen ableiten, und wobei mindestens 20 mol-% der an die repetitiven Struktureinheiten (B1) gebundenen Alkylreste 12 bis 16 C-Atome und mindestens 5 mol-% der Alkylreste 18 oder mehr C-Atome besitzen, worin der unbehandelte schwefelarme Marinediesel einen Eigenstockpunkt (Pour Point) von + 6°C oder darüber aufweist."
III. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin unter anderem die Dokumente D15 (Diesel fuel survey extract 2010) und D16 (Diesel fuel survey extract 2012) neu ein und brachte unter anderem vor, der Gegenstand von Anspruch 1 der erstinstanzlich für gewährbar gehaltenen Fassung sei nicht neu gegenüber D3a (CA 2 296 229). Zum erstinstanzlich vorgelegten Hilfsantrag 9 brachte sie vor, D2 (US 2012/0246999) offenbare bereits die Verwendung hochsiedender Rückstände.
IV. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin 11 Hilfsanträge ein.
V. Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2024 reichte die Beschwerdegegnerin neue Versionen einiger Hilfsanträge ein, unter anderem von Hilfsantrag 9, in denen Fehler in der Anspruchsnummerierung korrigiert wurden.
VI. Am 11. März 2025 fand die Verhandlung vor der Kammer statt, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin die Hilfsanträge 1-8 zurückzog. Die abschließenden Anträge der Parteien waren wie folgt:
Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geänderten Fassung auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 9 bis 11 aufrecht zu erhalten.
Entscheidungsgründe§
1. Auslegung des Merkmals "Marinediesel" 1.1 Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, der Begriff sei eng auszulegen. Sie hat sich hierbei insbesondere auf den ersten Absatz des nachveröffentlichten Dokuments D11 gestützt, wonach Marinediesel (MDO) immer eine Mischung aus Destillaten und einem Destillationsrückstand darstellten. Die Einspruchsabteilung hatte den Ausdruck in diesem Sinne ausgelegt und Anspruch 1 unter anderem auf dieser Basis die Neuheit zuerkannt.
1.2 Die Kammer ist jedoch zu dem Schluss gelangt, dass der Begriff breit ausgelegt werden muss und somit auch reine Destillate, wie z.B. herkömmlichen Dieselkraftstoff, umfasst. In anderen Worten impliziert der Begriff nicht zwingend die Anwesenheit eines Destillationsrückstands bzw. einer Schwerölkomponente.
1.3 Was D11 angeht, so offenbart dieses Dokument lediglich, dass Marinediesel im Allgemeinen aus Mischungen aus Destillaten und Schweröl bestehen, so dass dieses Dokument die Interpretation der Beschwerdegegnerin nicht stützt.
1.4 Weiter steht dieser Interpretation die Offenbarung des Streitpatentes selbst entgegen. So wird in Absatz 0069 der Begriff "schwefelarmer Marinediesel" definiert, aber die zwingende Anwesenheit einer Rückstands- bzw. einer Schwerölkomponente wird nicht erwähnt. Dass dieses Merkmal bzw. diese Eigenschaft an dieser Stelle nicht einfach vergessen oder als inhärent betrachtet wurde, geht aus dem erteilten abhängigen Anspruch 4 hervor, in dem die Anwesenheit eines Destillationsrückstands erwähnt wird, aber lediglich als fakultatives Merkmal. Dies ist konsistent mit Absatz 0071, der offenbart, dass erfindungsgemäß geeignete Marinediesel aus den dort genannten Destillaten hergestellt werden können, was nichts anderes bedeutet, als dass sie aus diesen Destillaten bestehen können und somit rückstandsfrei sind. Der Absatz führt weiter aus, dass sich die beanspruchten Additive in einem Marinediesel, der Destillationsrückstände enthält "besonders bewährt" haben, was die Kammer so auffasst, dass die Anwesenheit solcher Rückstände im Marinediesel ein bevorzugtes, aber kein zwingendes Merkmal der Erfindung darstellt.
1.5 Es folgt, dass der Begriff "Marinediesel" den beanspruchten Gegenstand nicht von herkömmlichen Dieseln wie Mitteldestillaten abgrenzen kann.
2. Hauptantrag 2.1 Die Kammer ist zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegenüber D3a ist.
2.2 Tabelle 5 dieses Dokumentes offenbart das Mitteldestillat Testöl 1, welches unstreitig in Schiffsdieseln eingesetzt werden kann. Basierend auf der oben dargelegten Merkmalsauslegung ist Testöl 1 somit ein Marinediesel im Sinne des Anspruchs. Ferner folgt aus den Tabellen 3 und 6, dass Testöl 1 unter anderem mit Kammpolymer E15 versetzt wurde, welches unstreitig alle Merkmale des anspruchsgemäßen Kammpolymers (B) aufweist. Ferner ist auf Seite 17, Zeilen 5-6 offenbart, dass dem Testöl zusätzlich ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer zugesetzt wurde, welches die Merkmale des anspruchsgemäßen Ethylen-Copolymers (A) aufweist.
2.3 Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, D3a offenbare für Testöl 1 nicht den beanspruchten Schwefelgehalt, denn der auf Seite 11 offenbarte Wert von unter 350 ppm sei lediglich optional und nicht spezifisch für Testöl 1 offenbart. Ebenfalls nicht offenbart sei der Eigenstockpunkt des unbehandelten Öls von +6°C oder darüber.
2.4 Die Kammer ist jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass diese beiden Merkmale den beanspruchten Gegenstand nicht von D3a abgrenzen können. Was den Schwefelgehalt angeht, so ist dieser kein Merkmal der beanspruchten Brennstoffölzusammensetzung, sondern ein Merkmal des schwefelarmen Marinediesels, der anspruchsgemäß lediglich eine (beliebig kleine) Komponente der gesamten Zusammensetzung darstellt. So kann die beanspruchte Brennstoffölzusammensetzung zum Beispiel insgesamt schwefelfrei sein, aber sie kann ohne Weiteres auch deutlich mehr als 1 Gew.-% Schwefel enthalten, wenn sie aus einer schwefelarmen Marinedieselkomponente und einer schwefelreichen weiteren Komponente besteht oder konzeptionell in solche Komponenten aufgeteilt werden kann. Das Merkmal ist somit nicht einschränkend oder zumindest sind die durch es bewirkten Einschränkung nicht klar. Ähnliche Überlegungen gelten für das Merkmal des Eigenstockpunktes.
2.5 Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegenüber D3a ist.
3. Hilfsantrag 9 3.1 Anspruch 1 dieses, dem Hauptantrag direkt nachgeordneten, Antrags, ist auf schwefelarmen Marinediesel als solchen gerichtet. Ferner wurde das Merkmal "und worin der schwefelarme Marinediesel einen Rückstand aus der Weiterverarbeitung eines Mineralöldestillats enthält, welcher ein nach ASTM D-2887 bestimmtes Siedeende von oberhalb 510°C hat", in den Anspruch aufgenommen.
3.2 Einwände unter Artikel 123(2), 84 oder 54 EPÜ wurden nicht vorgebracht und auch die Kammer sieht keinen Grund für entsprechende Einwände.
3.3 Artikel 56 EPÜ 3.3.1 Die Kammer ist zu dem Schluss gelangt, dass Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
3.3.2 Die Erfindung betrifft schwefelarme Marinediesel.
3.3.3 D3a betrifft ebenfalls solche Kraftstoffe und stellt somit einen geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar. Die relevante Offenbarung des Dokuments ist unter Punkt 2.2 und 2.3 dargelegt. Im Gegensatz zum Hauptantrag stellen der Schwefelgehalt von weniger als 1 Gew.-% und der Eigenstockpunkt des unbehandelten Marinediesels nunmehr Unterscheidungsmerkmale dar, denn der Anspruch ist auf den Marinediesel als solchen gerichtet, so dass die unter Punkt 2.4 dargelegte Argumentation nicht mehr durchgreift.
3.3.4 Was den Eigenstockpunkt des unbehandelten Marinediesels von mehr als 6°C angeht stellt die Kammer fest, dass das Merkmal ggf. nicht ganz klar ist, weil es ein Vorprodukt des beanspruchten behandelten Marinediesels definiert. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin aber nicht zu, dass das Merkmal deshalb völlig ignoriert werden kann. Zwar weist, wie die Beschwerdeführerin korrekt ausgeführt hat, das behandelte Öl den Eigenstockpunkt von 6°C oder darüber nicht mehr auf, aber es enthält immer noch die für den hohen Eigenstockpunkt des unbehandelten Öls verantwortlichen Komponenten, wie langkettige Paraffine oder Schwerölrückstände. Ein anspruchsgemäßer Marinediesel, der das Merkmal aufweist, unterscheidet sich somit von dem mit E15 additivierten Marinediesel der D3a (Tabelle 6), der außer den Additiven lediglich Testöl 1 aufweist, für das ein Eigenstockpunkt im beanspruchten Bereich nicht offenbart oder nachgewiesen ist.
Unstreitig ist, dass das mit E15 additivierte Testöl 1 keinen Rückstand mit einem Siedeende über 510°C aufweist.
3.3.5 Die Kammer nimmt zugunsten der Beschwerdeführerin an, dass die Aufgabe lediglich darin besteht, einen weiteren Marinediesel, d.h. eine Alternative, zur Verfügung zu stellen.
3.3.6 Als Lösung für diese Aufgabe schlägt das Streitpatent einen Marinediesel vor, der weniger als 1 Gew.-% Schwefel, den beanspruchten Rückstand und in unbehandelter Form einen Eigenstockpunkt von 6°C oder darüber aufweist.
3.3.7 Die Kammer ist zu dem Schluss gelangt, dass der Fachmann, ausgehend von dem mit E15 und EthylenVinylacetat-Copolymer additivierten Testöl 1 (Tabelle 6) nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten Lösung gelangt wäre.
3.3.8 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, das Einbringen eines Rückstandes mit einem Siedeende von mehr als 510°C sei naheliegend, denn zum einen lehre bereits D3a, dass die beschriebenen Kammpolymere auch in Rückstandsölen eingesetzt werden können, und zum anderen sei diese Maßnahme auch aus dem Stand der Technik wie D2 bekannt. Da ein solcher Rückstand auch den Eigenstockpunkt des unbehandelten Marinediesels anhebe und ein niedriger Schwefelgehalt auf Seite 11 der D3a als bevorzugt gelehrt werde, gelange der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1. Ferner kenne die Fachperson auch aus dem Stand der Technik, wie z.B. D15, Marinediesel mit einem Eigenstockpunkt von 6°C oder mehr, so dass deren Einsatz eine naheliegende Maßnahme darstelle. Auch bei Testöl 2 (Tabelle 5 der D3a) sei davon auszugehen, dass der Eigenstockpunkt (Pour Point) im beanspruchten Bereich liege, weil dieses einen Cloud Point von +13°C aufweist und der Pour Point üblicherweise nur wenige Grad unter dem Cloud Point liege, was durch D15 nachgewiesen sei.
3.3.9 Das letztere, Testöl 2 betreffende, Argument überzeugt jedoch nicht, denn D15 offenbart neben Dieseln, bei denen Pour und Cloud Point dicht beisammen liegen, auch einige Dieselkraftstoffe, bei denen dies nicht der Fall ist. Es ist somit nicht gezeigt, dass der Eigenstockpunkt von Testöl 2 im beanspruchten Bereich liegt.
Unbestritten zeigen D15 und D16 jedoch, dass Dieselkraftstoffe mit Eigenstockpunkten von 6°C und darüber existieren, so dass es ggf. naheliegend für den Fachmann ist, die aus D3a bekannten Additive auch in diesen Kraftstoffen einzusetzen. Ein solcher Marinediesel würde dann den beanspruchten Eigenstockpunkt aufweisen, aber nicht den beanspruchten Rückstand enthalten.
Den Einwand, der Fachmann würde ausgehend von dem in D3a offenbarten, mit E15 additivierten, Testöl 1 dieses gegen einen aus D15 bekannten Kraftstoff mit hohem Eigenstockpunkt ersetzten, um diesem wiederum gemäß der Lehre der D2 oder D3a einen Rückstand zuzusetzen, hält die Kammer für konstruiert, aber selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass ein solches Vorgehen naheliegend ist, würde es nach dem Dafürhalten der Kammer nicht zum beanspruchten Gegenstand führen, weil die Fachperson in diesem Fall nicht Kammpolymer E15 eingesetzt bzw. an diesem festgehalten hätte.
D3a lehrt nämlich, je nach Grundkraftstoff unterschiedliche Additive einzusetzen. So wird auf Seite 5 offenbart, dass dann, wenn das Additiv zur Absenkung des Eigenstockpunkts in Rückstandsölen eingesetzt wird, bevorzugt längere Alkylketten an der Struktureinheit B1 eingesetzt werden, so dass die Fachperson mit Marinedieseln mit einem erhöhten Eigenstockpunkt, denen zusätzlich noch Rückstände zugesetzt wurden, nicht Additiv E15 einsetzten würde, sondern ein längerkettiges Additiv, das den beanspruchten Mindestanteil kürzerer Alkylketten nicht mehr aufweist. In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass Verbindung E15 das einzige der in D3a offenbarten Kammpolymer ist, das die Anforderungen des Anspruchs erfüllt. Betrachtet man jedoch das Beispiel der D3a, bei dem der Eigenstockpunkt eines Rückstandsöl abgesenkt wird (Tabelle 4), so fällt auf, dass hier ausschließlich langkettige Additive eingesetzt werden, die nicht unter den Anspruch fallen. Dazu kommt, dass für diese Anwendung auch das Ethylen-Vinylacetat, d.h. Copolymer (A) in der Sprache des Anspruchs, nicht eingesetzt wird. Diese Lehre führt somit in zweifacher Hinsicht von der beanspruchten Erfindung weg.
3.3.10 Dieser Schluss gilt auch für den Einwand, der bezüglich des Eigenstockpunktes des unbehandelten Marinediesels nicht auf D15 zurückgreift, sondern auf der Annahme beruht, dass das Einbringen einer genügend großen Rückstandsmenge zu Testöl 1 zu einer Zunahme seines Eigenstockpunktes führen würde, denn auch in diesem Fall würde der Fachmann aus den genannten Gründen nicht Kammpolymer E15 einsetzten.
3.3.11 Aus diesem Grund ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht naheliegend ist. Das Gleiche gilt für die übrigen unabhängigen Ansprüche.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage des neunten Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom 23. Januar 2024, und einer gegebenenfalls noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.
Die Geschäftsstellenbeamtin:
Der Vorsitzende:
A. Wille J.-M. Schwaller